ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2019 року
м. Київ
Справа № 910/8180/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. та Колос І.Б.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - фізичної особи - підприємця Поп`юк Світлани Миколаївни (далі - Підприємець) - Кучерук Н.С.,
відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю "Квітка Експрес" (далі - Товариство) - Таламанчука О.С.,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства
на рішення господарського суду міста Києва від 02.07.2018 (суддя Балац С.В.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 (колегія суддів: Доманська М.Л. (головуючий), судді Верховець А.А. і Сотніков С.В.)
зі справи № 910/8180/17
за позовом Підприємця
до Товариства і Міністерства
про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Підприємець звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення повністю на території України дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", а також просив зобов`язати Міністерство внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) та здійснити необхідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
1.2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи статей 492, 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статей 1, 5, 16, 17, 18 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) мотивована невикористанням Товариством спірного знака за свідоцтвом України № НОМЕР_2 протягом останніх трьох років.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 02.07.2018 позов задоволено частково: достроково припинено дію свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2"; в іншій частині позову відмовлено.
2.2. Рішення суду першої інстанції з посиланням на приписи статей 492, 494 ЦК України та статей 1, 5, 16, 17, 18 Закону № 3689 мотивовано тим, що Товариством не подано доказів на підтвердження фактичного використання на території України спірного знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" щодо послуг 35 та 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) та не зазначено поважних причин невикористання спірного знака за свідоцтвом України № НОМЕР_2 щодо зазначених у ньому послуг 35 і 39 класів МКТП протягом останніх трьох років до звернення Підприємця з даним позовом до суду.
2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 назване рішення господарського суду міста Києва від 02.07.2018 зі справи скасовано в частині відмови у задоволенні вимог до Міністерства; прийнято в цій частині нове рішення про зобов`язання Міністерства внести відповідні зміни до Реєстру стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"; в іншій частині рішення місцевого суду від 02.07.2018 зі справи залишено без змін.
2.4. Постанова суду апеляційної інстанції з посиланням, зокрема, на приписи статей 1, 5, 16, 17, 18 Закону № 3689 мотивована тим, що вимога позивача про зобов`язання Міністерства внести відповідні зміни до Реєстру стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" є похідною від вимоги про дострокове припинення дії спірного свідоцтва.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
Товариство, посилаючись на порушення місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального і процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до місцевого суду.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1.1. Товариство не використовує знак " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за свідоцтвом № НОМЕР_2 з обставин, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, адже у разі рекламування Товариством своїх товарів та послуг з використанням спірного знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" переважно за допомогою мережі Інтернет пересічний споживач буде введений в оману, оскільки, знаходячи в мережі Інтернет у пошуковій сторінці позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", він буде автоматично перенаправлений на вебсайт ОСОБА_1, а не на вебсайт Товариства.
4.1.2. Зважаючи на активне використання знака іншими особами в мережі Інтернеті щодо таких самих та однорідних послуг 35 і 39 класів МКТП, у Товариства немає адекватної можливості використання спірного знака. Ця обставина перешкоджає використанню знака і є поважною причиною його невикористання з березня 2015 року.
4.1.3. До 2015 року Товариству не було відомо про встановлення директором Товариства ОСОБА_1. переадресації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3", на якому використовувався знак "ІНФОРМАЦІЯ_2", на іншій вебсайт, використання торговельної марки директором, який водночас є і засновником Товариства, вважається використанням торговельної марки самим відповідачем.
4.1.4. Попередні судові інстанції не застосували положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), щодо анулювання торговельної марки в разі її невикористання протягом п`яти років.
4.2. Доводи інших учасників справи
4.2.1. Підприємець подав відзив на касаційну скаргу, в якому зазначив про безпідставність її доводів та просив зазначену постанову апеляційного господарського суду зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
4.2.2. Відзив на касаційну скаргу від Міністерства не надходив.
5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
5.1. Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, зокрема, що:
15.02.2006 на ім`я громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_3 видане свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" щодо послуг:
35 класу МКТП: послуги щодо демонстрування промислових та продовольчих товарів, в тому числі через Інтернет; послуги постачання для інших промислових та продовольчих товарів; сприяння продажеві промислових та продовольчих товарів, в тому числі через Інтернет; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, промислових та продовольчих товарів яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за загальними каталогами цих товарів або у магазинах оптової та роздрібної торгівлі, в тому числі через Інтернет;
39 класу МКТП: транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; всі послуги, що включені до 39 класу, в тому числі: доставляння промислових та продовольчих товарів; зберігання промислових та продовольчих товарів; зберігання промислових та продовольчих товарів на складах; обгортання промислових та продовольчих товарів; пакування промислових та продовольчих товарів; доставляння промислових та продовольчих товарів поштою на замову;
На даний час право власності на спірне свідоцтво відповідно до договору про передання майнових прав на знак для товарів і послуг належить Товариству, про що прийнято рішення Державною службою інтелектуальної власності від 10.03.2011 № 10764;
Підприємець у позові вказує на тривале невикористання Товариством знака за спірним свідоцтвом з моменту його отримання. Товариство не здійснювало реклами будь-яких послуг, що відносяться до 35 та 39 класів МКТП, відсутні будь-які згадки про надання таких послуг у мережі Інтернет, відсутні записи (відгуки) клієнтів щодо якості таких послуг тощо. Також відповідно до листа-відповіді Міністерства від 06.07.2017 № 2312-07/23139-09 відомості про надання власником спірного свідоцтва ліцензій на використання знака у державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - відсутні;
підприємець має намір зареєструвати схоже позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" за 35 та 39 класами МКТП з метою використання такого позначення в господарській діяльності, що є неможливим у зв`язку з тим, що таке позначення знаходиться у власності Товариства відповідно до спірного свідоцтва, в чому позивач й вбачає порушення свого охоронюваного законом інтересу, за захистом якого звернувся до суду з даним позовом;
Товариство, заперечуючи проти позовних вимог, зазначає, що лише у 2015 році учасникам Товариства стало відомо, що приблизно з квітня 2013 року директором Товариства ОСОБА_1. було незаконно встановлено редирект (перенаправлення) з вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_3" на вебсайт "ІНФОРМАЦІЯ_1" ОСОБА_1. є власником свідоцтва України від 25.05.2009 № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1"); це стало підставою для прийняття рішення про звільнення цієї особи з посади директора;
Товариство не має жодного відношення до вебсайту "ІНФОРМАЦІЯ_1" (не є його власником);
Товариством не подано доказів фактичного використання знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" за спірним свідоцтвом для послуг 35 та 39 класів МКТП у господарській діяльності;
Товариством не подано належних доказів наявності поважних причин невикористання знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом № НОМЕР_2, у тому числі неможливості встановлення обставин невикористання торговельної марки за цим свідоцтвом Товариством протягом тривалого часу, а також Товариством не наведено підстав невикористання спірної торговельної марки після 2015 року.
6. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
6.1. Закон № 3689:
стаття 1:
- знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;
пункт 4 статті 16:
- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;
стаття 17:
- власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва;
пункт 4 статті 18 Закону:
- якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.
6.2. Угода про асоціацію:
стаття 158:
- для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки;
стаття 198:
- сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.