ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2019 року
м. Київ
Справа № 910/13119/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - компанії Джек Деніелʼс Пропертіз, Інк. (Jack Daniel`s Properties, Inc; далі - Компанія) - Коваля А.М.,
відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" (далі - Товариство) - Коляди О.О.,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) - Потоцького М.Ю.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 [колегія суддів: Отрюх Б.В. (головуючий), Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.]
зі справи № 910/13119/17
за позовом Компанії до Товариства, Міністерства
про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобовʼязання вчинити дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:
- визнання частково недійсним свідоцтва України № 50459 на знак для товарів і послуг відносно всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), щодо яких його зареєстровано;
- визнання повністю недійсним свідоцтва України № 185083 на знак для товарів і послуг відносно всіх товарів 33 класу МКТП, щодо яких його зареєстровано;
- зобовʼязання Міністерства внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
1.2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи статей 12, 15, 16, 494, 495, 499 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статті 1, 5, абзацу пʼятого пункту 2 статті 6, абзацу другого пункту 3 статті 6, статей 16, 19 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та пунктів 4.3.1.9, 4.3.2.4- 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, мотивована невідповідністю зареєстрованих на імʼя Товариства знаків за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 умовам надання правової охорони.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 10.10.2018 (суддя Зеленіна Н.І.) позов задоволено повністю.
2.2. Прийняте зі справи судове рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 15, 16, 418, 420 424 ЦК України, статті 5, абзацу другого пункту 3 статті 6, статті 19 Закону № 3689 та пункти 4.3.2.4, 4.3.2.6 Правил мотивовано тим, що знаки для товарів і послуг Товариства за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "JACK DANIELʼS" за свідоцтвом України № 5019, власником якого є Компанія.
2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 зазначене рішення місцевого суду зі справи скасовано та в задоволенні позовних вимог Компанії відмовлено повністю.
2.4. Постанову апеляційного суду зі справи з посиланням на приписи статей 15, 16, 418, 420 424 ЦК України, статті 5, абзацу другого пункту 3 статті 6, статті 19 Закону № 3689 та статей 86, 277 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано тим, що місцевим судом неповно та необʼєктивно зʼясовано обставини справи, а висновки викладенні ним у рішенні, не відповідають обставинам справи, що мають значення.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. Компанія, посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати, а рішення місцевого суду залишити в силі.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1.1. Суд апеляційної інстанції в порушення приписів статей 86, 98, 99, 101, 236 ГПК України скасував рішення місцевого суду, яке було винесено з дотриманням вимог закону, включаючи дотримання зазначених норм процесуального права.
4.1.2. Апеляційний суд, застосував частину першу статті 42 ГПК України (у редакції, що діяла на дату винесення місцевим судом 25.10.2017 ухвали про призначення судової експертизи) та частину девʼяту статті 80 ГПК України (у редакції, що діяла на дату прийняття рішення місцевим судом від 10.10.2018 зі справи), які не підлягали застосуванню; безпідставно не взяв до уваги висновок експерта за результатами проведення судової експертизи обʼєктів інтелектуальної власності, складений експертом Жилою Б.В. 23.05.2018 № 138 (далі - Висновок № 138), як належний і допустимий доказ у справі.
4.1.3. Під час прийняття постанови зі справи апеляційним судом було порушено приписи статті 7 та 236 ГПК України, оскільки постанова зі справи містить тільки наведення доводів на користь Товариства і не містить жодної оцінки доводів Компанії.
4.1.4. Судом апеляційної інстанції було порушено приписи статей 6, 19 Закону № 3689, що визначають підстави для визнання спірних свідоцтв України на знак для товарів і послуг недійсними.
5. Доводи інших учасників
5.1. Товариство подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило зазначену постанову апеляційного господарського суду зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
5.2. Відзив на касаційну скаргу від Міністерства не надходив.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Місцевим судом зі справи встановлено, що:
- Компанія звернулася до суду за захистом прав на знак для товарів і послуг "JACK DANIELʼS" за свідоцтвом України № 5109, власником якого вона є, зареєстрованого для товарів 33 класу МКТП: "віскі"; дата реєстрації знака - 31.05.1994; дата подання заявки на знак 20.08.1990;
- власником знака для товарів і послуг "BLACK JACK" за свідоцтвом України № 50459 для товарів 30, 32 та 33 класів МКТП щодо яких його зареєстровано, є Товариство, а датою подання заявки на знак є 19.05.2003;
- власником знака для товарів і послуг "БЛЕК ДЖЕК" за свідоцтвом України № 185083 для товарів 33 класу МКТП: [алкогольні напої (крім пива)], є Товариство, а датою подання заявки на знак є 29.05.2013;
- Компанія зазначила, що при реєстрації спірних знаків Товариства за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 для товарів 33 класу МКТП правопопередники Міністерства (Державний департамент інтелектуальної власності МОН України та Державна служба інтелектуальної власності України) не звернули уваги на те, що дані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком Компанії для товарів і послуг "JACK DANIELʼS" за свідоцтвом України № 5109 для однорідних та споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;
- відповідно до Висновку № 138:
1. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109;
2. Всі товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083, є спорідненими або такими самими із товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109;
3. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє наведені у свідоцтвах товари 33 класу МКТП, а саме - можуть викликати помилкове враження про те, що вказані товари походять від власника знака за свідоцтвом України № 5109, раніше зареєстрованого щодо споріднених товарів;
- відповідно до висновку експертів за результатами комісійного судового дослідження у сфері інтелектуальної власності від 27.12.2017 № 261/17 (далі - Висновок № 261/17):
1. Товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083, є спорідненими з товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109;
2. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 не є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109;
3. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 не можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги;
- відповідно до висновку експерта Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 13.07.2018 № 31/13.6/172 (далі - Висновок № 31/13.6/172):
1. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 "BLACK JACK" та № 185083 "БЛЕК ДЖЕК" не є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109 "JACK DANIEL`S" за семантичними ознаками;
2. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 "BLACK JACK" та № 185083 "БЛЕК ДЖЕК" не можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги;
- у підготовчому засіданні місцевого суду судовий експерт Жила Б.В. надав обґрунтовані відповіді на всі поставлені сторонами питання з розʼясненням суду та сторонам підходів, якими керувався експерт під час здійснення свого аналізу; зазначені висновки місцевий суд визнав повними та обґрунтованими;
- у Висновку № 261/17 не виявлено підстав та документів, згідно з якими була проведена експертиза;
- у Висновку № 261/17 експерти припустились порушень обраної ними ж методики проведення дослідження, а також положень законодавства, наслідком чого стала хибність та необґрунтованість наданих ними відповідей на питання 1 та 2. Експерти надали відповідь на питання 3 щодо можливості введення в оману досліджуваними знаками виключно спираючись на відповідь на питання 2 щодо відсутності між ними схожості до ступеню сплутування, про необґрунтованість якої було зазначено вище; отже, наслідком надання експертами необґрунтованої відповіді на питання 2 стала також необґрунтованість відповіді й на питання 3;
- як вбачається з Висновку № 31/13.6/172, експертом встановлювалася виключно семантична схожість оскаржуваних знаків Товариства зі знаком Компанії та не встановлювалися фонетична та графічна схожість.
6.2. Апеляційним судом зі справи додатково встановлено, що:
Висновок № 138 не може братися судом до уваги в звʼязку з відсутністю підтвердження надсилання (надання) його копії іншим учасникам справи;
- Висновок № 261/17 та Висновок № 31/13.6/172 містять всі необхідні реквізити, передбачені статтями 98 та 101 ГПК України, є належними та допустимими доказами у справі, які в сукупності з усіма зібраними у справі матеріалами відповідають та узгоджуються з наявними в матеріалах справи доказами; висновки являються повними, належним чином обґрунтованими; під час проведення вказаних експертних досліджень експертами застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури.
7. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
7.1. Закон № 3689:
стаття 1:
- знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;