ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2019 року
м. Київ
Справа № 911/1325/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Ультра Ойл" (далі - Товариство) - Литвин В.В.,
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Завод технічних масел "Аріан" (далі - Завод) - Мещанінова А.М., Рудика Е.Г.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства
на рішення господарського суду Київської області від 02.11.2018 (суддя Мальована Л.Я.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2019 [колегія суддів: Доманська М.Л. (головуючий), Верховець А.А., Пантелієнко В.О.]
зі справи № 911/1325/18
за позовом Товариства до Заводу про захист прав інтелектуальної власності.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Товариство звернулося до господарського суду Київської області з позовом (з урахуванням подальшого уточнення позовних вимог) про заборону Заводу використовувати словесне позначення "Азмол" окремо чи в комбінації з іншими словами, у тому числі з власними іменами, літерами, цифрами у назві продукції власного виробництва [що належить до класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): 1 "хімічні речовини для класифікації в промисловості", 4 "мастильні матеріали, мастила консистентні, жири технічні, мастильні оливи, технічні оливи", 42 "реалізація мастильних матеріалів"] у пропонуванні її до продажу, під час продажу, реалізації, у власній діловій документації чи в рекламі, в тому числі в мережі Інтернет.
1.2. Позовні вимоги з посиланням, зокрема, на приписи статей 5, 16, 20, 21 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), статті 16, 426, 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статті 20 Господарського кодексу України (далі - ГК України) мотивовано неправомірним використанням відповідачем знака "АЗМОЛ", який належить позивачу.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду Київської області від 02.11.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2019, у позові відмовлено повністю.
2.2. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням на приписи статей 492, 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 1, 5, 16 Закону № 3689 та статті 77 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано ненаданням Товариством належних доказів на підтвердження використання Заводом у господарській діяльності торговельної марки "АЗМОЛ" станом на час подання даного позову до суду.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
Товариство, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1.2. Попередні судові інстанції не дослідили належним чином зібрані у справі докази, неповно зʼясували обставини, що мають значення для справи, а суд апеляційної інстанції під час розгляду даної справи не надав належної правової оцінки новим доказам, поданим в обґрунтування обставин використання Заводом спірного знака "АЗМОЛ", тоді як самі висновки судів першої та апеляційної інстанції суперечать один одному, що є порушенням приписів статей 74, 75, 76, 77, 86 ГПК України.
4.1.3. Суд апеляційної інстанції не надав оцінки тій обставині, що Товариством договір купівлі-продажу продукції № 011/18 щодо реалізації продукції "Олива моторна Азмол Гарант М-4042 ВТ" було укладено 28.03.2018, тобто через півроку після прийняття відповідачем рішення про виключення слова "Азмол" з технічної, фінансової, бухгалтерської і рекламної документації.
4.1.4. При поданні заявки на сертифікацію продукції заявник надає марковані зразки продукції, і в судовому засіданні 02.11.2018 у суді першої інстанції Завод підтвердив, що він такі зразки надавав саме як зразки продукції "Азмол Гарант М-4042 ВТ", тобто вчинив використання торговельної марки "АЗМОЛ", однак ці обставини судом було залишено поза увагою та їм не надано оцінки.
4.2. Доводи Заводу
Завод у відзиві на касаційну скаргу зазначив про безпідставність її доводів та просив рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
5.1. Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- Товариство є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 29.12.1999 № 14601 "АЗМОЛ" для товарів 1 класу МКТП: "хімічні речовини для класифікації в промисловості", товарів 4 класу МКТП: "мастильні матеріали, мастила консистентні, жири технічні, мастильні оливи, технічні оливи" та послуг 42 класу МКТП: "реалізація мастильних матеріалів";
- в обґрунтування позову Товариство посилається на те, що згідно з публікаціями на Інтернет-порталах "https://bmpd.livejournal.соm", "https://topwar.ru", "https://golos.ua" йому стало відомо про виробництво та реалізацію Заводом оливи моторної з використанням без дозволу торговельної марки позивача "АЗМОЛ" - "Олива моторна Азмол Гарант М-4042 ВТ", що підтверджує також: інформація веб-сайту відповідача (розділ "Повний каталог продукції ЗТМ "Аріан"); ділова документація Заводу [зокрема договори купівлі-продажу відповідної продукції, акти приймання-передачі, що підтверджують їх виконання, сертифікати відповідності (якості), що видавилися на відповідну продукцію з метою її продажу, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, листування з контрагентами]; рекламні пропозиції Заводу власних мастильних матеріалів на торговельних платформах у мережі Інтернет; протокол, підписаний представниками державного підприємства "Харківське конструкторське бюро по машинобудівництву ім. А.А. Морозова", державного підприємства "Завод імені В.А. Малишева" і ТОВ "НВП АГРІНОЛ", розміщений на платформі публічних закупівель за адресою "https://prozorro.gov.ua";
- у матеріалах справи відсутні докази того, що саме відповідач є власником сайтів за посиланням "https://bmpd.livejournal.соm", "https://topwar.ru", "https://golos.ua", на яких відбулися публікації про виробництво та реалізацію Заводом оливи моторної з використанням позначення у вигляді "Олива моторна Азмол Гарант М-4042 ВТ";
- позивачем надано висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. від 25.07.2018 № 1218, в якому зазначено, що позначення "Азмол Гарант М-4042ВТ", що міститься в документах, наданих на дослідження, та знак для товарів і послуг "АЗМОЛ" за свідоцтвом України № 14601 є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо особи, яка є виробником відповідного товару;
- 20.09.2017 Заводом видано наказ № 77 щодо виключення слова "Азмол" з технічної, фінансової, бухгалтерської і рекламної документації підприємства;
- позивачем не подано доказів виробництва чи продажу та взагалі й існування продукції Заводу з використанням спірного позначення, датованої пізніше, ніж 20.09.2017;
- посилання позивача на договір купівлі-продажу продукції від 28.03.2018 № 011/18 (далі - Договір), укладений Заводом і товариством з обмеженою відповідальністю "Крос-Транс", специфікацію № 1 до Договору, додаткову угоду № 1 до Договору, видаткову накладну від 18.07.2018 № А-00000507 відхилено з посиланням на те, що:
позначення "Азмол" було наявне лише в первісній специфікації до Договору;
додатковою угодою № 1 від 30.03.2018 до Договору сторонами передбачено: "у звʼязку з виробничою та технічною необхідністю змінити назву оливи моторної "Азмол Гарант М-4042 ВТ" на оливу моторну "Гарант М-4042 ВТ";
у видатковій накладній від 18.07.2018 № А-00000507 назва товару позначення "Азмол" не містить;
- відповідачем не заперечується існування сертифіката відповідності № UА1.182.0010158-17 зі строком дії з 06.07.2017 до 05.07.2018 та сертифіката відповідності за № UА1.182.0013054-17 зі строком дії з 14.08.2017 до 05.07.2018, які було скасовано відповідно до рішень товариства з обмеженою відповідальністю "Харківський незалежний центр сертифікації" від 14.08.2017 № 182/2275 та від 18.08.2017 № 182/2340, тобто до звернення позивача (02.07.2018) з даним позовом до суду першої інстанції (т. 3, а.с. 63-64).
6. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
6.1. ЦК України:
частина перша статті 15:
- кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання;
частина перша та пункт 3 частини другої статті 16:
- кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу;
- способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути припинення дії, яка порушує право.
Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках;
стаття 492:
- торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів;
частина перша та друга статті 494:
- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом;
- обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом;
частина перша статті 495:
- майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
6.2. Закон № 3689:
стаття 1:
- знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;
пункт стаття 5:
- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг;
пункти 1, 2, 4 та 5 статті 16:
- права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору;
- свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом;
- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, повʼязану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;