ПОСТАНОВА
Іменем України
28 березня 2019 року
Київ
справа №813/8009/14
адміністративне провадження №К/9901/2654/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
головуючого судді - Гімона М.М. (суддя-доповідач),
суддів: Мороз Л.Л., Бучик А.Ю.,
розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Приватного підприємства "Едель" на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 9 квітня 2015 року (головуючий суддя Потабенко В.А., судді: Сидор Н.Т., Гулик Н.Т.) та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2015 року (головуючий суддя Попко Я.С., судді: Хобор Р.Б., Обрізко І.М.) у справі №813/8009/14 за позовом Приватного підприємства "Едель" до Державної служби інтелектуальної власності України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Акціонерне товариство "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті" про визнання протиправними рішення та зобовʼязання вчинити дії, -
ВСТАНОВИВ:
У листопаді 2014 року Приватне підприємство "Едель" звернулося до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (надалі також - відповідач, ДСІВ), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Акціонерне товариство "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті", в якому просило визнати протиправним та скасувати рішення ДСІВ від 3 вересня 2014 року №33622 про відповідність позначення "SANTAVIK" умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи по заявці ПП "Едель" №m 2013 02040 від 11 лютого 2013 року щодо частини товарів та послуг; зобовʼязати відповідача зареєструвати позначення "SANTAVIK" як знак для товарів і послуг у відповідності до заявки ПП "Едель" № m 2013 02040 від 11 лютого 2013 року.
В обґрунтування своїх вимог посилалося на те, що відповідач неправомірно відмовив у реєстрації знаку для товарів і послуг у звʼязку із визнанням даного знаку таким, що вводить в оману споживача щодо належності товару іншому виробнику. Позивач не погоджується з даним рішенням, покликаючись на тривалий час реалізації ним пластирів медичного призначення на території України, що призвело до розрізнювальної здатності та асоціації даного товару саме з ПП "Едель". Відтак, вважає оскаржуване рішення протиправним та таким, що підлягає скасуванню.
Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 9 квітня 2015 року, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2015 року, у задоволенні позову відмовлено.
Вирішуючи спір між сторонами, суди встановили, що ПП "Едель", поряд з іншим, займається виробництвом фармацевтичних препаратів і матеріалів.
Відповідно до умов договору купівлі-продажу від 10 грудня 2010 року ПП "Едель" придбало у ТзОВ "Вітапласт Компані" торговельні марки та технічні умови для виробництва пластирів для медичного застосування, зокрема, торговельну марку "САНТАВИК" класу товарів 5 за свідоцтвом №80337.
Згідно вказаного свідоцтва №80337, даний знак зареєстрований в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 серпня 2007 року. Відповідно до бібліографічних даних по цьому свідоцтву, заявка № m 2005 15649 про реєстрацію знаку для товарів та послуг "САНТАВИК" з вказівкою на індекс міжнародної класифікації товарів і послуг: Клас 5 подана ТзОВ "Вітапласт Компані" 16 грудня 2005 року.
9 березня 2011 року ПП "Едель" подало заявку № m 2011 03551 про реєстрацію знаку для товарів та послуг "САНТАВІК" з вказівкою на індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів та послуг: Клас 5. За результатами розгляду такої заявки 25 січня 2012 року ПП "Едель" отримало свідоцтво на знак для товарів та послуг №150980.
11 лютого 2013 року ПП "Едель" звернулося до Державної служби інтелектуальної власності України з заявкою № m 2013 02040 про реєстрацію знаку для товарів та послуг "SANTAVIK" з вказівкою на індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: Клас 5.
В процесі розгляду даної заявки надійшло заперечення від компанії "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті", суть якого полягала в тому, що знак "SANTAVIK" (латиницею) вже використовується турецькою компанією та вже добре відомий українському споживачу. В обґрунтування свого заперечення, третьою особою було подано ряд документів, які підтверджували тривале поширення на території України медичного пластиру під спірним позначенням власного (турецького) виробництва. Це, крім іншого, лист Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровʼя України від 04.05.2011 року щодо державної реєстрації пластирів "SANTAVIK" для медичного застосування виробництва "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті"; лист ПАТ "Укртелеком" про те, що пластир "САНТАВІК/SANTAVIK" виробництва "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті" рекламувався на таксофонних картках ПАТ "Укртелеком" з 2003 року; низку митних декларацій щодо поставки на територію України пластиру "SANTAVIK" виробництва "Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті" з 2004 року тощо. Також було надано Сертифікат про оновлення реєстрації торгової марки №83049 "SANTAVIK", виданий Інститутом патентів Туреччини, згідно якого власником торгової марки є Бетасан Бант Санаі ве Тікарет Анонім Сікреті, вперше ця торгова марка була зареєстрована компанією у 1984 році та її реєстрація продовжена терміном на 10 років з 25 жовтня 2004 року (т.1 а.с.132).
За результатами розгляду поданої заявки Державною службою інтелектуальної власності України затверджено висновок ДП "Укрпатент" про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.
Висновок, затверджений Державною службою інтелектуальної власності України за № 33622 від 3 вересня 2014 року, набув статусу рішення про реєстрацію знака та направлений заявнику. Відповідно до вказаного рішення, словесне позначення "SANTAVIK" для товарів 05 класу, а саме "пластирі, перевʼязувальні матеріали" є таким, що може ввести в оману щодо товару (належність його іншому виробнику). В обґрунтування цього наведено те, що "Пластирі медичного призначення з оригінальною назвою "САНТАВІК/SANTAVIK" поширює на територію України з 2003 року турецька компанія Betasan Bant Sanayi ve Ticaret Anonim Sikreti. Компанія здійснює свою діяльність з використанням знаку, схожого з заявленим позначенням. Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, повʼязані з товарами, які виготовляються турецькою компанією". Підставою для такого висновку зазначено розділ II ст. 6 п.2 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року N3689-XII (далі - Закон №3689-ХІІ) та п. 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. N 116 (далі - Правила №116).
Суди визнали вказане рішення ДСІВ правомірним, мотивуючи свої рішення тим, що турецька компанія поширює пластирі медичного призначення з оригінальною назвою "САНТАВІК/SANTAVIK" на території України з 2003 року і відома українському споживачу. Більше того, такі пластири поставлялись в адресу "Вітапласт Компані", яка в подальшому продала свої немайнові права на марку "САНТАВИК" ПП "Едель". Права вітчизняних та іноземних виробників, які бажають отримати права на обʼєкти інтелектуальної власності в Україні, регулюються Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883 року (далі - Паризька конвенція). Згідно положень даної Конвенції, країни, в яких застосовується ця Конвенція, утворюють Союз по охороні промислової власності. Відповідно, особи кожної країни Союзу наділені тими ж самими правами, які надаються в даний час на території іншої країни на рівні з її громадянами. З цих підстав суди дійшли висновку, що реєстрація товарного знака "SANTAVIK" (латиницею) за заявкою ПП "Едель" може ввести споживачів в оману щодо виробника товару, тобто "SANTAVIK" (латиницею) є оманливим позначенням.
Не погодившись з рішеннями судів попередніх інстанцій, ПП "Едель" подало касаційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судами норм матеріального і процесуального права, просить скасувати постанову суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду і ухвалити нове судове рішення про задоволення позову.
Касаційна скарга обґрунтована тим, що в постанові Львівського апеляційного господарського суду від 26 липня 2012 року та постанові Вищого господарського суду України від 16 жовтня 2012 року у справі №5015/561/12 зазначено зокрема про те, що докази використання турецькою компанією (третьою особою у цій справі) на території України з 2003 року позначення "САНТАВІК" ("SANTAVIK") не можуть вважатися належними. Також вказує, що саме третя особа при маркуванні своєї продукції використовує позначення "САНТАВІК", яке зареєстроване ПП "Едель". Скаржник зазначає, що не заперечує, що третя особа виробляє пластирі під торговою маркою "SANTAVIK" в країні походження, тобто у Туреччині. Однак ця компанія не має жодного пріоритету на використання на митній території України цієї торгової марки, оскільки не має жодних майнових прав інтелектуальної власності на даний товарний знак на території України і до ДСІВ з заявкою про реєстрацію такого знака не зверталось. На думку заявника, сертифікат на торгову марку "SANTAVIK" обмежується територією Туреччини і не діє на території України. Крім того, Паризька конвенція охороняє обʼєкти, зокрема товарні знаки, а не першість їх використання.