ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2019 року
м. Київ
Справа № 910/507/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Поліщук Ю.В.,
представників учасників справи:
позивача - компанії АБРО Індастріз, Інк. (ABRO Industries, Inc; далі - Компанія) - Утіралова Т.Л. - адвокат (посвідчення від 21.05.2015 № КВ5617),
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Форк трейдінг" (далі - Товариство) - не зʼяв.,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Київської міської митниці Державної фіскальної служби України (далі - Митниця) - не зʼяв.,
розглянув касаційну скаргу Компанії
на рішення господарського суду міста Києва від 12.06.2018
(суддя Картавцева Ю.В.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019
(головуючий - суддя Сотніков С.В., судді: Остапенко О.М. і Отрюх Б.В.)
у справі № 910/507/18
за позовом Компанії
до Товариства
про зобовʼязання вчинити дії,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Митниця.
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. Позов було подано про таке:
- заборонити Товариству здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 за ВМД №UA100070/2017/213128: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - 4879200000; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - 4911109000; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис "Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в США" у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - 3214101090;
- вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - 4879200000; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штук, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - 4911109000; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис "Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в США" у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - 3214101090.
2. Позов обґрунтовано посиланням на порушення відповідачем прав позивача на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП) за свідоцтвом № 24413 та промисловий звʼязок за патентами № 22379 і № 22380, оскільки відповідачем за митною декларацією від
11.12.2017 за ВМД № UA100070/2017/213128 імпортуються товари з використанням вказаних обʼєктів інтелектуальної власності позивача.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням господарського суду міста Києва від 12.06.2018:
- позов задоволено частково;
- Товариству заборонено здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 11.12.2017 №UA100070/2017/213128: коробки з негофрованого картону (картонні короби для упаковки герметика), що містять позначення: ABRO RTV silicone gasket maker, адресу ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. - 8634 штук, що розміщені у 48 картонних коробах загальною вагою 574 кг, код УКТЗЕД - 4879200000; картонні картки для герметика, що містять позначення ABRO, адресу виробника ABRO Industries, inc. p.о.box. 1174 south bend, in 46624 U.S.A. та адресу сайта www.abro.com у кількості 100000 штук та стікери для герметика, що містять позначення ABRO у кількості 143000 штуки, які запаковані разом у 28 картонних коробах загальною вагою 1496 кг, код УКТЗЕД - 4911109000; замазки для ущільнення (туби), що містять написи RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах AB-73 та AB-25) та напис "Індастріс інк, ПО бокс 1174 Сауф бенд ІН 46624 Зроблено в США" у кількості 143208 штук, що розміщені у 563 картонних коробах загальною вагою 8419 кг, код УКТЗЕД - 3214101090;
- в іншій частині позову відмовлено;
- стягнуто з Товариства на користь Компанії судовий збір у сумі 1 762 грн.
4. Додатковим рішенням названого суду від 03.07.2018: стягнуто з Компанії на користь Товариства: витрати на професійну правничу допомогу у сумі 3 000 грн.; витрати, повʼязані із вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, у сумі 967 грн.
5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019:
- апеляційні скарги Компанії та Товариства залишено без задоволення;
- згадані рішення і додаткове рішення місцевого господарського суду залишено без змін.
6. Відповідні рішення і постанову мотивовано: обґрунтованістю задоволеної позовної вимоги; у частині відмови в задоволенні іншої позовної вимоги - тим, що митне оформлення за згаданою митною декларацією було призупинено Митницею, і товари, які позивач просить вилучити з цивільного обороту, в такий оборот не вводилися.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
7. У касаційній скарзі до Верховного Суду Компанія, зазначаючи про необґрунтованість оскаржуваних судових рішень, прийняття їх за неповного дослідження доказів, з порушенням норм матеріального і процесуального права, просить відповідні судові рішення скасувати в частині відмови у задоволенні позовної вимоги й ухвалити у цій частині нове рішення, яким позовну вимогу щодо вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару задовольнити, а всі судові витрати в сумі 29 695 грн., що становить 1 103,90 дол. США згідно з офіційним курсом НБУ станом на 11.02.2019, покласти на відповідача - Товариство.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
8. Судом не застосовано ефективного способу захисту порушених прав та інтересів Компанії, тоді як знищення контрафактного товару є єдино ефективним та належним способом захисту таких прав та інтересів.
9. Судом апеляційної інстанції помилково взято до уваги як письмовий доказ висновок експерта від 15.03.2018 № 1203-01-ГС, що поданий Товариством і не стосується предмета доказування у справі.
10. Усі наявні у справі судові витрати мають бути покладені на відповідача - Товариство.
Доводи інших учасників справи
11. Товариство у відзивах на касаційну скаргу зазначає, що: обраний позивачем спосіб захисту своїх прав не відповідає засадам справедливості та розумності, не є адекватним та співрозмірним з допущеним порушенням його прав та можливими негативними наслідками для скаржника та Товариства; вилучення з цивільного обороту та знищення спірних товарів є надмірним тягарем для Товариства; Компанією не доведено необхідності знищення спірного товару, який поза межами території України не порушує охоронюваних прав Компанії; такий спосіб захисту, як вилучення з цивільного обороту та знищення товару, який не був введений в цивільний оборот на території України та за рішенням суду не може бути ввезений на митну територію України, є недоцільним та не необхідним способом захисту прав позивача; силікон у тубах (туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та Black RTV Silicone Gasket Maker (силікон у тубах АВ-73 та АВ-25) були помилково визнані судами попередніх інстанцій контрафактною продукцією; просить у задоволенні касаційної скарги відмовити, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.
Від Митниці відзив на касаційну скаргу не надходив.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
12. Позивач (Компанія) є власником свідоцтва України №24413 (далі - Свідоцтво №24413) на ЗТП "ABRO", зареєстрованого для товарів 1, 2, 3, 4, 9, 12, 16, 17 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), дата подання заявки 05.02.1999, дата видачі свідоцтва - 15.04.2002, дата публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" - 15.04.2002.
13. З метою захисту прав інтелектуальної власності на ЗТП за Свідоцтвом № 24413, 31.07.2009 цей знак було зареєстровано в митному реєстрі обʼєктів права інтелектуальної власності під №147.
14. Позивач (Компанія) є власником патентів України №22379 та №22380 на промислові зразки "Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою до нього", - згідно з випискою з Державного реєстру патентів України на промислові зразки та бібліографічними даними цих патентів.
15. 15.12.2017 Митницею на виконання статті 399 Митного кодексу України та відповідно до Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять обʼєкти права інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №647, й на підставі даних митного реєстру обʼєктів права інтелектуальної власності було здійснено призупинення митного оформлення товарів, зазначених у позовній заяві з цієї справи, які заявлені за митною декларацією № UA100070/2017/213128 від 11.12.2017, одержувач - Товариство, на строк до 10 робочих днів, з 15.12.2017 до 29.12.2017.
16. Про наведене зазначається в листі Митниці від 15.12.2017 №11651/0/26-30-18-03, де вказано також, що є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.
17. У подальшому строк призупинення митного оформлення товарів було продовжено до 16.01.2018.
18. За доводами відповідача (Товариства): спірний товар має походження з КНР, де права на обʼєкти права інтелектуальної власності не мають правової охорони; він (відповідач) не є виробником відповідної продукції та отримав частину останньої з вини відправника товарів - компанії "SHENZHEN LONGNATION LOGISTICS CO., LTD" (Китай).
19. За даними Митниці, нею у порядку частини чотирнадцятої статті 399 Митного кодексу України було складено протокол про порушення митних правил від 22.01.2018 №0052/10000/18.
20. Постановою Соломʼянського районного суду міста Києва від 27.07.2018 в адміністративній справі № 760/4315/18: закрито провадження відносно керівника Компанії ОСОБА_8 у справі про порушення митних правил, передбачених статтею 476 Митного кодексу України, за відсутності складу адміністративного правопорушення; вилучені предмети, згідно із зазначеним протоколом про порушення митних правил, а саме - силікони у тубах з маркуванням АВ-73 та АВ-25 у кількості 563 короба вартістю 209 514,03 грн., які вилучені та передані на відповідальне зберігання на склад митного органу, повернуто керівнику Товариства - ОСОБА_8
21. Позивачем (Компанією) подано суду висновок експертного дослідження обʼєктів інтелектуальної власності від 15.01.2018 №566, складений атестованим судовим експертом Дорошенком О.Ф., згідно з яким (висновком):
1) позначення ABRO на наданих зразках продукції є тотожними фонетично, семантично та графічно, незважаючи на виконання різними шрифтами, що не впливає на загальне сприйняття тотожності, із ЗТП ABRO згідно із Свідоцтвом № 24413, права на який належать Компанії, і це може призвести до змішування діяльності субʼєктів господарювання та сплутування споживачами досліджуваних товарів, маркованих ЗТП ABRO; 2) застосування позначення ABRO, нанесеного на призупинення Митницею зразках продукції, є використанням ЗТП ABRO згідно із Свідоцтвом № 24413; 3) у комплекті, що складається з туби з надписом RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp та туби з надписом ABRO BLACK RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp (силікон у тубах АВ-73 та АВ-25) та картонні картки для герметика ТМ ABRO та стікера для герметика ТМ ABRO, використано сукупність суттєвих ознак промислових зразків "Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього" за патентами України № 22379 та № 22380, права на які належать Компанії; 4) зовнішній вигляд упаковок (туб) замазок для ущільнення (силікон у тубах АВ-73 та АВ-25) є схожим на зовнішній вигляд упаковок оригінальної продукції Компанії (герметик) згідно з промисловими зразками "Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього" за патентами України № 22379 та № 22380.
22. Відповідачем (Товариством) подано до суду висновок експерта від 15.03.2018 №1203-01-ГС, складений ОСОБА_10, згідно з яким (висновком): на товарі силікон у тубах з написом "RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp" не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього" за патентом України №22379; на товарі силікон у тубах з написом "Black RTV Silicone Gasket Maker" не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього" за патентом України №22379; на товарі силікон у тубах з написом "RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp" не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього" за патентом України №22380; на товарі силікон у тубах з написом "Black RTV Silicone Gasket Maker" не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього" за патентом України № 22380; на товарі силікон у тубах з написом "RED RTV Silicone Gasket Maker Ні-Temp" не використано ЗТП "ABRO" за Свідоцтвом №24413; на товарі силікон у тубах з написом "Black RTV Silicone Gasket Maker" не використано ЗТП "ABRO" за Свідоцтвом №24413.
При цьому ОСОБА_10 не є судовим експертом у розумінні статті 7 Закону України "Про судову експертизу", він є патентним повіреним України, і його не внесено до Реєстру атестованих судових експертів.
23. За висновком попередніх судових інстанцій, поданий до митного оформлення товар за митною декларацією від 11.12.2017 №UA100070/2017/213128, слід розглядати в сукупності як такий, що підлягає зʼєднанню кожного з елементів в одне ціле (у комплект).