У Х В А Л А
18 лютого 2019 року
м. Київ
Справа № 522/18296/14-ц
Провадження № 14-62 цс 19
ВеликаПалата Верховного Суду у складі:
судді-доповідача - Гудими Д. А.,
суддів: Антонюк Н. О., Бакуліної С. В., Британчука В. В., Данішевської В. І., Золотнікова О. С., Кібенко О. Р., Князєва В. С., Лобойка Л. М., Лященко Н. П., Прокопенка О. Б., Рогач Л. І., Саприкіної І. В., Ситнік О. М., Ткачука О. С., Уркевича В. Ю., Яновської О. Г.
ознайомилася з матеріалами справи за позовом Науково-виробничого підприємства «Нива» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (далі також - ТзОВ НВП «Нива» ), ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5, Публічного акціонерного товариства (далі також - ПАТ) «Коблево», Державної служби інтелектуальної власності України, компанії «Баядера Менеджмент Лімітед» (Bayadera Management Limited) про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг і зобов'язання до вчинення дій,
за касаційною скаргою ТзОВ НВП «Нива» на ухвалу Апеляційного суду Одеської області від 29 червня 2017 року і
в с т а н о в и л а:
у вересні 2014 року ТзОВ НВП «Нива» звернулось до суду з позовом, в якому з урахуванням наступних уточнень просило:
- визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_6 від 25 червня 2012 року «MARELLI ASTI», власниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5;
- визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_5 від 25 червня 2012 року «МАРЕЛЛІ АСТІ», власниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5;
- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_6 від 25 червня 2012 року;
- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_5 від 25 червня 2012 року;
- визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_3 від 12 травня 2015 року «MARENGO AS», власником якого є ПАТ «Коблево»;
- визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_4 від 12 травня 2015 року «МАRENGO TI», власником якого є ПАТ «Коблево»;
- визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 12 травня 2015 року «PRO MARENGO», власником якого є ПАТ «Коблево»;
- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_3 від 12 травня 2015 року;
- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 12 травня 2015 року;
- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_4 від 12 травня 2015 року;
- заборонити ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень «MARENGO ASTI», «МАРЕНГО АСТІ», «MARENGO PROSECCO», «МАРЕНГО ПРОСЕККО»;
- заборонити ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «AS МАRENGO TI», «МАRENGO AS» та «МАRENGO TI», що можуть міститися як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару;
- заборонити ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «АС МАРЕНГО ТІ», «МАРЕНГО АС» та «МАРЕНГО ТІ», що можуть міститися як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару;
- заборонити ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «PRO МАRENGO SECCO», «PRO МАRENGO» та «МАRENGO SECCO», що можуть міститися як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару;
- заборонити ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «ПРО МАРЕНГО СЕККО», «ПРО МАРЕНГО» та «МАРЕНГО СЕККО», що можуть міститися як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретної одиниці товару;
- заборонити компанії «Баядера Менеджмент Лімітед» (Bayadera Management Limited) виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень «MARENGO ASTI» та «МАРЕНГО АСТІ»;
- заборонити компанії «Баядера Менеджмент Лімітед» (Bayadera Management Limited) виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень«MARENGO PROSECCO» та «МАРЕНГО ПРОСЕККО».
Позов мотивувало такими обставинами :
- ТзОВ НВП «Нива» є власником знаку для товарів і послуг «SALUTE ASTI» та «САЛЮТЕ АСТІ» відповідно до свідоцтва № 138262 від 26 квітня 2011 року, «TAIROVO ASTI» і «ТАЇРОВО АСТІ» відповідно до свідоцтва № 174265 від 12 серпня 2013 року, «PREMIUM WINE ASTI» і «ПРЕМІУМ ВИН АСТІ» відповідно до свідоцтва № НОМЕР_1 від 11 липня 2011 року, а також подало заявку №m201404522 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «SALUTE PROSECCO»;
- елемент позначень, зареєстрованих у якості знаків для товарів і послуг ОСОБА_4, ОСОБА_5, а також поданих на реєстрацію знаків для товарів і послуг ПАТ «Коблево», компанії «Баядера Менеджмент Лімітед» (Bayadera Management Limited), складається із напису: «MARELLI ASTI», «МАРЕЛЛІ АСТІ», «MARENGO ASTI», «МАРЕНГО АСТІ», «MARENGO PROSECCO», «МАРЕНГО ПРОСЕККО», «PRO МАRENGO SECCO», «PRO МАRENGO», «МАRENGO SECCO», «ПРО МАРЕНГО СЕККО», «ПРО МАРЕНГО», «МАРЕНГО СЕККО», «AS МАRENGO TI», «МАRENGO AS», «МАRENGO TI», «АС МАРЕНГО ТІ», «МАРЕНГО АС», «МАРЕНГО ТІ». Частина вказаного напису є ідентичною за написанням зі словами «ASTI», «АСТІ» та «ПРОСЕККО», «PROSECCO», вжитими у знаках компанії ТзОВ НВП «НИВА»;
- позначення «MARELLI ASTI», «МАРЕЛЛІ АСТІ», «MARENGO ASTI», «МАРЕНГО АСТІ», «MARENGO PROSECCO», «МАРЕНГО ПРОСЕККО», «PRO МАRENGO SECCO», «PRO МАRENGO», «МАRENGO SECCO», «ПРО МАРЕНГО СЕККО», «ПРО МАРЕНГО», «МАРЕНГО СЕККО», «AS МАRENGO TI», «МАRENGO AS», «МАRENGO TI», «АС МАРЕНГО ТІ», «МАРЕНГО АС», «МАРЕНГО ТІ» є такими, що можуть ввести споживача в оману стосовно виробника товарів, для яких цей знак зареєстрований;
- ОСОБА_5, ОСОБА_4, ПАТ «Коблево» та компанія «Баядера Менеджмент Лімітед» (Bayadera Management Limited) порушують особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності ТзОВ НВП «Нива», оскільки зареєстрували права на знак значно пізніше, ніж позивач.
6 жовтня 2014 року Приморський районний суд м. Одеси постановив ухвалу про відкриття провадження у справі.
11 листопада 2014 року Приморський районний суд м. Одеси ухвалою залучив до участі у справі співвідповідачем ОСОБА_4, оскільки остання разом зі ОСОБА_5 є співвласницею знаків для товарів і послуг «MARELLI ASTI» й «МАРЕЛЛІ АСТІ» відповідно до свідоцтв на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_6 і № НОМЕР_5).
2 грудня 2014 року Приморський районний суд м. Одеси постановив ухвалу про забезпечення позову.
2 червня 2015 року ТзОВ НВП «Нива» подало заяву про уточнення позовних вимог, в якій, зокрема, просило залучити до участі у справі співвідповідачем компанію «Баядера Менеджмент Лімітед» (Bayadera Management Limited), оскільки ця компанія разом з ПАТ «Коблево» подала заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг «MARENGO ASTI» (m 2015 01271, m 2015 01272), «MARENGO PROSECCO» (m 2015 01270, m 2015 01273) від 4 лютого 2015 року.
9 жовтня 2015 року Приморський районний суд м. Одеси ухвалив рішення, яким задовольнив позов повністю:
визнав недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_6 від 25 червня 2012 року «MARELLI ASTI», власниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5;
визнав недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_5 від 25 червня 2012 року «МАРЕЛЛІ АСТІ», власниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5;
зобов'язав Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_6 від 25 червня 2012 року;
зобов'язав Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_5 від 25 червня 2012 року;
визнав недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_3 від 12 травня 2015 року «MARENGO AS» власника ПАТ «Коблево»;
визнав недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_4 від 12 травня 2015 року «МАRENGO TI» власника ПАТ «Коблево»;
визнав недійсним свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 12 травня 2015 року «PRO MARENGO» власника ПАТ «Коблево»;
зобов'язав Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_3 від 12 травня 2015 року;
зобов'язав Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 12 травня 2015 року;
зобов'язав Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_4 від 12 травня 2015 року;
заборонив ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень «MARENGO ASTI», «МАРЕНГО АСТІ», «MARENGO PROSECCO», «МАРЕНГО ПРОСЕККО»;
заборонив ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «AS МАRENGO TI»; «МАRENGO AS» та «МАRENGO TI», що можуть міститися як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару;
заборонив ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «АС МАРЕНГО ТІ», «МАРЕНГО АС» та «МАРЕНГО ТІ», що можуть міститися як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару;
заборонив ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «PRO МАRENGO SECCO», «PRO МАRENGO» та «МАRENGO SECCO», що можуть міститися як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару;
заборонив ПАТ «Коблево» виробництво та реалізацію продукції (товарів) 33 класу МКТП з використанням словесних позначень «ПРО МАРЕНГО СЕККО», «ПРО МАРЕНГО» та «МАРЕНГО СЕККО», що можуть міститися як разом, так і окремо в маркуванні кожної конкретній одиниці товару;
заборонив компанії «Баядера Менеджмент Лімітед» (Bayadera Management Limited) виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень «MARENGO ASTI» та «МАРЕНГО АСТІ»;
заборонив компанії «Баядера Менеджмент Лімітед» (Bayadera Management Limited) виробництво та реалізацію алкогольної продукції (товарів) 33 класу з використанням словесних позначень«MARENGO PROSECCO» та «МАРЕНГО ПРОСЕККО».
Суд вважав, що позивач як власник серії знаків для товарів і послуг наділений правом забороняти використання позначень, що порушують його виключні майнові права інтелектуальної власності на належні йому торговельні марки серії «ASTI», «АСТІ», «PROSECCO», «ПРОСЕККО», та забороняти вчиняти дії, що порушують права інтелектуальної власності позивача на належні йому торговельні марки, які охороняються в Україні на підставі виданих свідоцтв.
21 грудня 2015 року Апеляційний суд Одеської області постановив ухвалу, якою рішення суду першої інстанції залишив без змін.
Мотивував ухвалу тим, що підставними є вимоги ТзОВ НВП «Нива» щодо заборони ПАТ «Коблево»та компанії «Баядера Менеджмент Лімітед» (Bayadera Management Limited) використовувати позначення «MARENGO ASTI», «МАРЕНГО АСТІ», «MARENGO PROSECCO», «МАРЕНГО ПРОСЕККО», «PRO МАRENGO SECCO», «PRO МАRENGO», «МАRENGO SECCO», «ПРО МАРЕНГО СЕККО», «ПРО МАРЕНГО», «МАРЕНГО СЕККО», «AS МАRENGO TI», «МАRENGO AS», «МАRENGO TI», «АС МАРЕНГО ТІ», «МАРЕНГО АС», «МАРЕНГО ТІ» в якості знаку для товарів і послуг у розумінні вимог статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з метою запобігання правопорушенню.
8 червня 2016 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановив ухвалу, якою рішення судів першої й апеляційної інстанцій скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.
Мотивував ухвалу тим, що суди не оцінили належним чином висновок експертизи, який не відповідає абзацу 2 пункту 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтв України на знак для товарів і послуг. Тому висновки судів про те, що промислові зразки, подані на реєстрацію ПАТ «Коблево», не відповідають умовам надання правової охорони й умовам патентоспроможності, порушують права інтелектуальної власності ТзОВ НВП «Нива», є передчасними та ґрунтуються на припущеннях, що заборонено частиною четвертою статті 60 ЦПК України у редакції, чинній на час ухвалення відповідних судових рішень.Крім того, з порушенням статті 16 та частини другої статті 118 ЦПК України у відповідній редакції суд прийняв до розгляду, розглянув і ухвалив рішення у спорі за позовними вимогами юридичної особи ТзОВ НВП «Нива» до юридичних осіб ПАТ «Коблево» та компанії «Баядера Менеджмент Лімітед» (Bayadera Management Limit