ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2024 року
м. Київ
справа № 755/3412/22
провадження № 61-5226св24
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Луспеника Д. Д.
суддів: Гулейкова І. Ю., Гулька Б. І., Коломієць Г. В., Лідовця Р. А. (суддя-доповідач),
учасники справи:
позивач - ОСОБА_1,
відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніка-Трейд",
третя особа - ОСОБА_2,
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ОСОБА_1, яка подана його представником - адвокатом Панченком Максимом Вадимовичем, на постанову Київського апеляційного суду від 06 лютого 2024 року у складі колегії суддів: Немировської О. В., Желепи О. В., Мазурик О. Ф.,
ВСТАНОВИВ:
1. Описова частина
Короткий зміст позовної заяви
У квітні 2022 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка-Трейд" (далі - ТОВ "Ніка-Трейд"), третя особа - ОСОБА_2, про захист прав на знак для товарів та послуг.
Позовна заява мотивована тим, що відповідно до свідоцтва України від 10 травня 2018 року № НОМЕР_1, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, він та ОСОБА_2 набули право власності на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.
Зазначав, що у травні 2021 року йому стало відомо про те, що ТОВ "Ніка-Трейд" завозить з-за кордону та реалізує на території України товари з ідентичним логотипом "ІНФОРМАЦІЯ_1", зокрема, моторну оливу, також відповідна продукція розміщена на сайті компанії ТОВ "Ніка-Трейд". Його представником - адвокатом Панченком М. В. було подано адвокатський запит до Київської митниці Держмитслужби, на який отримано відповідь, що підтверджує факт митного оформлення даного товару відповідачем у кількості 20 242,664 кг.
Вказував, що подав до Антимонопольного комітету України заяву про порушення ТОВ "Ніка-Трейд" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції від 27 червня 2021 року та додаткову до неї заяву з виправленими недоліками від 13 серпня 2021 року. Використання відповідачем торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" підтверджено Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України у своїй відповіді від 28 жовтня 2021 року за результатами розгляду його заяви. Проте він свого дозволу на використання ТОВ "Ніка-Трейд" торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" не надавав.
ТОВ "Ніка-Трейд" стверджувало, що має ліцензію від ОСОБА_2, проте в ході кримінального провадження № 12021100050001133 від 18 травня 2021 року встановлено, що такої ліцензії не існує, ОСОБА_2 не надавала відповідачу письмового дозволу на використання торговельної марки. Засновники ТОВ "Ніка-Трейд" ОСОБА_3, ОСОБА_4 та посадові особи ТОВ "Ніка-Трейд" є фігурантами вищезазначеного кримінального провадження за попередньою кваліфікацією частина 4 статті 190 та частини 1 статті 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1"), де його визнано потерпілим.
Посилався на те, що оскільки угода між співвласниками торговельної марки відсутня, то ОСОБА_2 не мала права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без його згоди, тому відповідач не має права використовувати спірну торговельну марку. Не маючи право на використання ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_1", відповідач реалізує товари марковані даним знаком та отримує від цього дохід, що може завдати та завдає позивачу збитків у вигляді упущеної вигоди, тому він вимушений звернутися до суду із цим позовом.
Ураховуючи наведене, ОСОБА_1 просив суд:
- заборонити будь-яке використання (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) відповідачем знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 10 травня 2018 року № НОМЕР_1, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також інших позначень, схожих до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1;
- заборонити пропуск через митний кордон України товарів віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 10 травня 2018 року № НОМЕР_1, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, імпорт яких здійснюється відповідачем та іншими юридичними особами і фізичними особами - підприємцями з порушенням права інтелектуальної власності позивача.
Короткий зміст судових рішень судів першої, апеляційної інстанцій та касаційної інстанцій
Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 08 серпня 2022 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 23 січня 2023 року, позов ОСОБА_1 задоволено частково.
Заборонено будь-яке використання (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) ТОВ "Ніка-Трейд" знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 10 травня 2018 року № НОМЕР_1, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також інших позначень, схожих до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1.
Заборонено пропуск через митний кордон України товарів віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 10 травня 2018 року № НОМЕР_1, виданим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, імпорт яких здійснюється ТОВ "Ніка-Трейд" з порушенням права інтелектуальної власності ОСОБА_1 .
У задоволенні іншої частини позову відмовлено.
Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.
Рішення судів попередніх інстанцій мотивовані тим, що ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2 набув право на знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 10 травня 2018 року № НОМЕР_1, виданим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг.Матеріали справи не містять доказів наявності договору про використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" між ОСОБА_1 та ОСОБА_2, як співвласниками знаку, тому відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" кожен із вказаних власників свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден не має права давати дозвіл (видавати ліцензію), укладати ліцензійний договір на використання знаку та передавати право власності на знак іншій особі без згоди інших власників свідоцтва.
Суди дійшли висновку, що ТОВ "Ніка-Трейд" всупереч вимог Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", без згоди позивача, як одного із власників свідоцтва на спірний знак для товарів і послуг, використовувало знак способами, передбаченими частиною четвертою статті 16 вказаного Закону, тому позивач має право заборонити відповідачу використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг та стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, враховуючи, що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.
Разом з тим, суди вважали необґрунтованою вимоги позивача в частині заборони пропуску через митний кордон України товарів віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 10 травня 2018 року № НОМЕР_1, виданим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, імпорт яких здійснюється іншими юридичними особами і фізичними особами - підприємцями з порушенням права інтелектуальної власності позивача, оскільки ОСОБА_1 не конкретизовано назви "інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", що позбавляє суд можливості надати оцінку порушенню прав позивача такими особами.
Суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції та відхилив доводи апеляційної скарги ТОВ "Ніка-Трейд", про те, що позивач, реалізувавши самостійно товар з позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1", надав згоду на подальшу його реалізацію і такі дії не потребують укладання окремого ліцензійного договору на використання знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1", оскільки вони не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 листопада 2023 року касаційну скаргу ТОВ "Ніка-Трейд" задоволено частково.
Постанову Київського апеляційного суду від 23 січня 2023 рокускасовано, справу передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції (касаційне провадження № 61-2470св23).
Верховний Суд вважав, що суд апеляційної інстанції не мотивував відхилення доводів відповідача щодо правомірності використання знаку для товарів і послуг та зробив передчасний висновок про залишення без змін рішення суду першої інстанції.
Короткий зміст оскаржуваного судового рішення суду апеляційної інстанції
Постановою Київського апеляційного суду від 06 лютого 2024 року апеляційну скаргу ТОВ "Ніка-Трейд" задоволено.
Рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08 серпня 2022 року скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким у задоволенні позову ОСОБА_1 відмовлено.
Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.
Ухвалюючи нове судове рішення про відмову у задоволенні позову ОСОБА_1, апеляційний суд виходив із того, що законодавець не передбачив норми, яка кваліфікує ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб`єктів прав на торговельну марку, як нікчемний.
Оскільки позивач позовну вимогу про визнання недійсним ліцензійного договору від 01 червня 2018 року, укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ "Ніка-Трейд" не пред`являв, апеляційний суд вважав, що договір є правомірним до моменту спростування презумпції правомірності правочину внаслідок визнання його судом недійсним.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі ОСОБА_1, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права, порушення норм процесуального права, просить оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції скасувати та залишити в силі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08 серпня 2022 року.
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
У квітні 2024 року касаційна скарга надійшла до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 23 квітня 2024 року відкрито касаційне провадження у справі, витребувано цивільну справу із суду першої інстанції.
У травні 2024 року справа надійшла до Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 23 вересня 2024 року справу призначено до розгляду.
Аргументи учасників справи
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга ОСОБА_1, яка подана його представником - адвокатом Панченком М. В., мотивована тим, що суд апеляційної інстанції не виконав вказівок Верховного Суду при новому розгляді справи, після скасування попереднього судового рішення, не забезпечив повного та всебічного її розгляду, не встановив обставин справи, які необхідні для правильного її вирішення.
Апеляційний суд не врахував, що між позивачем та ОСОБА_2, як співсуб`єктами прав на торговельну марку, відсутній договір щодо використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", тому спільні права на торговельну марку мають здійснюватися спільно.
Звертає увагу на те, що на момент звернення до суду з позовом (квітень 2022 року) у відповідача були відсутні законні підстави використовувати знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", оскільки дія ліцензійного договору від 01 червня 2018 року, укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ "Ніка-Трейд", закінчилася 01 грудня 2021 року, тому він не просив визнати договір недійсним. При цьому відсутні докази надання ним згоди на використання відповідачем знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1"; докази продовження дії ліцензійного договору або докази наявності у відповідача від ОСОБА_2 інших дозволів на використання знаку.
Зазначає, що використання відповідачем знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" після закінчення дії ліцензійного договору підтверджується контрактами ТОВ "Ніка-Трейд" з іноземними контрагентами від 11 листопада 2020 року № 112020, від 18 листопада 2020 року № 18112020, від 01 грудня 2020 року № DOL/V/48/2020/EN-UA (строк дії яких закінчився 31 грудня 2023 року)про поставку товарів 1 та 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, маркованих знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1", на що апеляційний суд не звернув уваги та всупереч правовим висновкам Верховного Суду, викладеним у постановах від 19 серпня 2021 року у справі № 910/570/16, від 02 лютого 2022 року у справі № 264/949/16 та від 20 вересня 2023 року у справі № 750/13341/19, відмовив у задоволенні позовних вимог про заборону використання відповідачем знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1".
Вказує, що апеляційний суд безпідставно відмовив у задоволенні клопотання про долучення до матеріалів справи висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, складеного за результатами проведення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 12022100050001877, яким було встановлено, що підписи на оригіналі ліцензійного договору були зроблені не в день його укладення, а через три роки.
Підставою касаційного оскарження зазначених судових рішень ОСОБА_1 вказує неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, а саме застосування судом апеляційної інстанцій норм права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 23 грудня 2020 року у справі № 757/28231/13-ц, від 19 серпня 2021 року у справі № 910/570/16, від 02 лютого 2022 року у справі № 264/949/16, від 12 липня 2023 року у справі № 910/5080/21 та від 20 вересня 2023 року у справі № 750/13341/19, від 08 листопада 2023 року у справі № 755/3412/22, що передбачено пунктом 1 частини другої статті 389 ЦПК України.
Також ОСОБА_1 зазначає про порушення апеляційним судом норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а саме постанова суду апеляційної інстанції оскаржується з підстав, передбачених частиною третьою статті 411 ЦПК України, оскільки суд не дослідив зібрані у справі докази та необґрунтовано відхилив клопотання про витребування, дослідження або огляд доказів або інше клопотання (заяву) учасника справи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи (пункт 4 частини другої статті 389 ЦПК України).
Доводи особи, яка подала відзив на касаційну скаргу
У травні 2024 року ТОВ "Ніка-Трейд" подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, в якому вказує, що її доводи є безпідставними та не впливають на правильність висновків суду апеляційної інстанції, тому просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову - без змін.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
На підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг від 10 травня 2018 року № НОМЕР_1, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 набули право на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (том 1, а. с. 110).
01 червня 2018 року між ОСОБА_2 (ліцензіар) та ТОВ "Ніка-Трейд" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір на використання торговельної марки, відповідно до умов якого ліцензіар за договором надає за плату ліцензіату дозвіл на використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" у підприємницькій діяльності ліцензіата на умовах простої (невиключної) ліцензії з правом видачі субліцензії. Торговельна марка може бути використана ліцензіаром у будь-який спосіб, що прямо не заборонений чинним законодавством України. Договір набуває чинності з моменту його підписання. Ліцензія видається строком на 3,5 роки з дати підписання договору і діє до 01 грудня 2021 року, проте в будь-якому випадку не довше строку дії майнових прав ліцензіара на торговельну марку (том 1, а. с. 161-163).
Згідно з договорами, укладеними між ТОВ "Ніка-Трейд" та іноземними суб`єктами господарювання, продавці поставляють ТОВ "Ніка-Трейд" автомобільну продукцію під торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1": автомобільні фільтри, автомобільну охолоджуючу рідину, автомобільні приводні ремні, автомобільні фільтри, автомобільні та промислові мастила, рідини для каталізатора, автомобільні лампи тощо, зокрема:
контракт від 09 листопада 2020 року № 09112020 на поставку автомобільних фільтрів під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 197-202);
контракт від 18 грудня 2020 року № 18122020 на поставку автомобільних ламп під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 203-204);
контракт від 10 листопада 2020 року № 10112020 на поставку автомобільних фільтрів під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 205-206);
контракт від 22 грудня 2020 року № 22122020 на поставку клею та герметиків під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 207-208);
контракт від 05 січня 2021 року № 05012021 на поставку автомобільних щіток склоочисників під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 209-210);
контракт від 12 листопада 2020 року № 12112020 на поставку автомобільних приводних ременів під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 211-212);
контракт від 17 листопада 2020 року № 17112 на поставку автомобільної хімії та косметики під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 213-214);
контракт від 11 листопада 2020 року № 112020 на поставку автомобільних та промислових мастил під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 215-216);
контракт від 18 листопада 2020 року № 18112020 на поставку автомобільних та промислових мастил, рідини для каталізатора під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 217-218);
контракт від 01 грудня 2020 року № DOL/V/48/2020/EN-UA на поставку автомобільних та промислових мастил під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 219-221);
договір купівлі-продажу від 15 лютого 2021 року № 150221 на поставку автомобільної охолоджуваної рідини під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 222-223);
контракт від 12 квітня 2021 року № 120421 на поставку автомобільних фільтрів, мастильних матеріалів, автозапчастин, засобів по догляду за авто під маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 224-225).
На підставі Свідоцтв на знак для товарів і послуг від 10 березня 2021 року № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, виданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2 набула право на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1". Співвласником, зокрема, є ОСОБА_3 (том 1, а. с. 177-190).
12 березня 2021 року між ОСОБА_3 та ТОВ "Ніка-Трейд" укладений ліцензійний договір на передачу прав на використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" (том 1, а. с. 173-176).
Згідно з листом Київської митниці Держмитслужби ДМС України від 18 червня 2021 року в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби за митною декларацією від 06 квітня 2021 року UA100070/2021/318067 здійснено митне оформлення товару "олива моторна, олива гідравлічна та олива трансмісійна" у кількості 20 242,664 кг, отримувачем якого є ТОВ "Ніка-Трейд" (том 1, а. с. 133-134).
27 червня 2021 року ОСОБА_1 подано до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України заяву про порушення ТОВ "Ніка-Трейд" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, вказуючи на неправомірне використання ТОВ "Ніка-Трейд" торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" без дозволу заявника (том 1, а. с 27-30).
13 серпня 2021 року ПП "Компанія Аверс", керівником та єдиним власником якої є ОСОБА_1, подано до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України заяву із виправленими недоліками про порушення ТОВ "Ніка-Трейд" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, вказуючи на неправомірне використання ТОВ "Ніка-Трейд" торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" без дозволу заявника (том 1, а. с. 31-35).
28 жовтня 2021 року Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України Листом № 60-02/7992 повідомлено директору ПП "Компанія Аверс" ОСОБА_1. про те, що за результатами аналізу у сукупності повідомлених заявником ПП "Компанія Аверс" обставин, а також наданих заявником і відповідачем ТОВ "Ніка-Трейд" документів та інформації, у діях ТОВ "Ніка-Трейд" не виявлено ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, у зв`язку із чим заявнику ПП "Компанія Аверс" повідомлено про відмову у початку розгляду справи за повідомленими у заяві обставинами (том 1, а. с. 117-122).
Листом від 24 червня 2022 року № 4346/125/50-2022 Дніпровським УП НП м. Києві повідомлено про те, що 19 квітня 2022 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 12021100050001133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190, частиною 1 статті 229 КК України.
За даними роздруківки з офіційного сайту ТОВ "Ніка-Трейд", товариство завозить з-за кордону та реалізує на території України товари з ідентичним логотипом "ІНФОРМАЦІЯ_1", зокрема, моторне мастило, та відповідна продукція розміщена на сайті компанії ТОВ "Ніка-Трейд" (том 1, а. с. 19-21).