ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25вересня 2024 року
м. Київ
справа № 199/3288/21
провадження № 61-1061св24
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Синельникова Є. В.,
суддів: Білоконь О. В., Осіяна О. М., Сакари Н. Ю.,
Шиповича В. В. (суддя-доповідач),
учасники справи:
позивач - фізична особа-підприємець ОСОБА_1,
відповідач - ОСОБА_2, Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій",
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, в інтересах якого діє адвокат Садиленко Олексій Леонідович, на ухвалу Дніпровського апеляційного суду, у складі колегії суддів: Халаджи О. В., Канурної О. Д., Космачевської Т. В., від 20 грудня 2023 року,
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог
1. У травні 2021 року ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1, Товариства з обмеженою відповідальністю "КРАФТБОКС" (далі - ТОВ "КРАФТБОКС") про припинення порушення прав інтелектуальної власності, заборону вчинення певних дій та стягнення моральної шкоди.
2. У червні 2021 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (далі -ФОП ОСОБА_1 ) звернувся до суду із зустрічним позовом до ОСОБА_2, Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі - ДО "Український інститут інтелектуальної власності") про визнання недійсними патентів на промислові зразки, зобов`язання вчинити певні дії.
3. Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 08 червня 2021 року зустрічний позов прийнято до спільного розгляду з первісним позовом та об`єднано їх в одне провадження.
4. Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 31 серпня 2021 року позов ОСОБА_2 залишено без розгляду.
5. Позов ФОП ОСОБА_1 обґрунтовано тим, що 06 листопада
2017 року ОСОБА_2 було подано заявку s201702044 на видачу патенту України на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ", за результатами розгляду якої ОСОБА_2 26 лютого 2018 року було видано патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ".
6. 19 березня 2019 року ОСОБА_2 було подано заявку s201900470 на видачу патенту України на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ", за результатами якої, ОСОБА_2 27 травня 2019 року було видано патент України № НОМЕР_2 на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ".
7. 06 травня 2019 року ОСОБА_2 було подано заявку s201900863 на видачу патенту України на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ" З ПІДСВІЧУВАННЯМ", за результатами розгляду якої ОСОБА_2
10 липня 2019 року було видано патент України № НОМЕР_3 на вказаний промисловий зразок.
8. Позивач посилається на існування та пропонування до продажу у мережі Інтернет:
- одношарових дерев`яних мап з 01 грудня 2015 року, тобто до 06 листопада 2017 року, що спростовує новизну патенту України № НОМЕР_1 ;
- тришарових дерев`яних мап з 12 червня 2015 року, тобто до 19 березня
2019 року, спростовує новизну патенту України № НОМЕР_2 ;
- дерев`яних мап із підсвічуванням з 26 квітня 2016 року, тобто до 06 травня 2019 року, спростовує новизну патенту України № НОМЕР_3 .
9. Наголошує, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, стала загальнодоступною у світі до подання заявки, а отже вказані промислові зразки не є новими, а тому не відповідають умові патентоспроможності "новизна", що встановлено в пункті 1 статті 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".
10. Враховуючи викладене, ОСОБА_1 просив суд:
- визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_1 від 26 лютого 2018 року на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ" за заявкою s201702044, власником якого є ОСОБА_2 ;
- зобов`язати ДП "Український інститут інтелектуальної власності", правонаступником якого є ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсними вищевказаних патентів України № НОМЕР_1 від 26 лютого 2018 на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ" за заявкою s201702044, власником якого є ОСОБА_2 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_2 від 27 травня 2019 року на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ" за заявкою s201900470, власником то є ОСОБА_2 ;
- зобов`язати ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести до Державного реєстру патентів України на вислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2 від 27 травня 2019 року на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ" за заявкою s201900470, власником якого є ОСОБА_2 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_3 від 10 липня 2019 року на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ" З ПІДСВІЧУВАННЯМ" за заявкою 201900863, власником якого є ОСОБА_2 ;
- зобов`язати ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести до Державного реєстру патентів України на вислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_3 від 10 липня 2019 року на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ" З ПІДСВІЧУВАННЯМ" за заявкою s201900863, власником якого є ОСОБА_2, та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
11. Рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 31 серпня 2023 року визнано недійсними повністю патент України № НОМЕР_1 від 26 лютого 2018 року на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ" за заявкою s201702044; патент України № НОМЕР_2 від 27 травня 2019 року на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ" за заявкою s201900470; патент України № НОМЕР_3
від 10 липня 2019 року на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ" З ПІДСВІЧУВАННЯМ" за заявкою s201900863; власником яких є ОСОБА_2 . В іншій частині позову відмовлено. Вирішено питання розподілу судових витрат.
12. Рішення суду першої інстанції мотивовано доведеністю підстав для визнання патентів недійсними. Відмовляючи у іншій частині позову, суд першої інстанції вказав, що вимоги про зобов`язання внести відомості до Державного реєстру патентів України є передчасними.
Короткий зміст ухвали суду апеляційної інстанції
13. Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 20 грудня 2023 року апеляційні скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 31 серпня 2023 рокузадоволені частково.
14. Рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 31 серпня 2023 року скасовано, а провадження у справі № 199/3288/21 закрито на підставі пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України.
15. Ухвалу апеляційного суду мотивовано тим, що предметом позову у цій справі є визнання недійсними патентів на промислові зразки, за допомогою яких сторони ведуть свою підприємницьку діяльність, зокрема реалізують настінні "МАПИ СВІТУ" через мережу Інтернет, що не заперечується учасниками справи не підтверджено належними доказами.
16. З огляду на характер правовідносин, що виникли між сторонами, зміст прав та обов`язків у цих правовідносинах і їх суб`єктний склад, оскільки позовні вимоги ОСОБА_1 зводяться до незаконного використання відповідачем у своїй господарській діяльності патентів на промислові зразки, суд вважав, що заявлений спір підлягає вирішенню відповідним господарським судом за правилами ГПК України та на підставі пункту 16 Перехідних положень ГПК України.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
17. У касаційній скарзі представник ФОП ОСОБА_1 - адвокат Садиленко О. Л. просить скасувати ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 20 грудня 2023 року і передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
18. 18 січня 2024 року через систему "Електронний Суд" представник ФОП ОСОБА_1 - адвокат Садиленко О. Л. подав касаційну скаргу на ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 20 грудня 2023 року у справі № 199/3288/21.
19. Ухвалою Верховного Суду від 27 лютого 2024 року відкрито касаційне провадження, витребувано з Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська матеріали справи № 199/3288/21, які у березні 2024 року надійшли до Верховного Суду.
20. Ухвалою Верховного Суду від 20 вересня 2024 року справу призначено до розгляду у складі колегії із п`яти суддів в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
21. Підставами касаційного оскарження судових рішень заявник зазначив неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права під час закриття провадження у цивільній справі (абзац 6 частини другої статті 389 ЦПК України).
22. Вказує на помилковість висновків апеляційного суду про те, що вказаний спір підлягає вирішеннюу судах господарської юрисдикції лише через те, що ОСОБА_1 і ОСОБА_2 зареєстровані як ФОП.
23. Звертає увагу, що за змістом приписів Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" ФОП не може отримати патент на промисловий зразок, оскільки ФОП не включено до категорії суб`єктів, яким таке право може бути надане. При цьому свій позов він заявив до ОСОБА_2 саме як до фізичної особи та в порядку цивільного судочинства.
24. Фізична особа, яка у встановленому законом порядку набула статус підприємця (суб`єкта господарювання), не втрачає свого статусу фізичної особи.
25. ОСОБА_2 зареєстрував власні права на промислові зразки та є учасником спірних правовідносин як фізична особа, і в цьому ж статусі звертався до суду з первісним позовом у цій справі.
Доводи інших учасників справи
26. У березні 2024 року ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надіслало до Верховного Суду письмові пояснення, які за своїм змістом є відзивом на касаційну скаргу, в яких посилається на помилковість висновків апеляційного суду про те, що заявлений спір підлягає вирішенню судами господарської юрисдикції.
27. Звертає увагу, що володільцем спірних патентів № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 на промислові зразки є фізична особа ОСОБА_2, а позивач вимагаючи визнання недійсними патентів на промислові зразки, фактично оспорює право ОСОБА_2 як фізичної особи, тому ця справа підлягає розгляду у порядку цивільного, а не господарського судочинства.
Обставини справи, встановлені судами попередніх інстанцій
28. 06 листопада 2017 року ОСОБА_2 подав заявку № s201702044 на видачу патенту України на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ", за результатами розгляду якої 26 лютого 2018 року йому було видано патент № НОМЕР_1 на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ";
29. 19 березня 2019 року ОСОБА_2 подав заявку № s201900470 на видачу патенту України на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ", за результатами розгляду якої 27 травня 2019 року йому було видано патент № НОМЕР_2 на промисловий зразок ""НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ";
30. 06 травня 2019 року ОСОБА_2 подав заявку № s201900863 на видачу патенту України на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ" З ПІДСВІЧУВАННЯМ", за результатами розгляду якої 10 липня 2019 року йому було видано патент № НОМЕР_3 на промисловий зразок "НАСТІННА ОЗДОБА "МАПА СВІТУ" З ПІДСВІЧУВАННЯМ".
31. Згідно з висновком експерта № 87-01 від 22 вересня 2021 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеної судовим експертом ОСОБА_3 на замовлення позивача, встановлено: 1. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "Настінна оздоба "Дерев`яна мапа світу" стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201702044, а саме до 06 листопада 2017 року. 2. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2 "Настінна оздоба "Мапа світу" стала загальнодоступною в світ і додати подання заявки s201900470, а саме до 19 березня 2019 року. 3. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_3 "Настінна оздоба "Мапа світу" з підсвічуванням" стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201900863, а саме до 06 травня 2019 року.
32. Відповідно до висновку експертів № 22/1-5/23 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21 березня 2023 року, проведеної Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності за клопотанням представника відповідача: 1. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "Настінна оздоба "Дерев`яна мапа світу" стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201702044, а саме до 06 листопада 2017 року. 2. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2 "Настінна оздоба "Мапа світу" стала загальнодоступною в світ і додати подання заявки s201900470, а саме до 19 березня 2019 року. 3. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №39695 "Настінна оздоба "Мапа світу" з підсвічуванням" стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201900863, а саме до 06 травня 2019 року.