ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2024 року
м. Київ
справа № 757/68189/21-ц
провадження № 61-5209 св 24
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Луспеника Д. Д. (суддя-доповідач),
суддів: Гулейкова І. Ю., Гулька Б. І., Коломієць Г. В., Лідовця Р. А.,
учасники справи:
позивач - компанія Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited),
відповідачі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, товариство з обмеженою відповідальністю "Петрус-Медіа", державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій",
третя особа - товариство з обмеженою відповідальністю "Золотоніський лікеро-горілчаний завод "ІНФОРМАЦІЯ_2",
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) на постанову Київського апеляційного суду від 05 лютого 2024 року у складі колегії суддів: Поліщук Н. В., Соколової В. В., Шкоріної О. І.,
ВСТАНОВИВ:
Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
У грудні 2021 року компанія Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) (далі - компанія) звернулася до суду з позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Медіа" (далі - ТОВ "Петрус-Медіа"), державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)(далі - ДП "УІІВ" (Укрпатент)), про визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки та зобов`язання вчинити дії.
Позовні вимоги обґрунтовано тим, що компанія є суб`єктом господарювання, місцерозташування якої знаходиться в Шотландії і яка входить до групи компаній міжнародної корпорації "Edrington" (Едрінгтон), виробляє спиртні напої, зокрема шотландський віскі.
Компанія є власником всесвітньо відомих брендів шотландського віскі, у тому числі "HIGHLAND PARK" та "THE FAMOUS GROUSE". Разом із компаніями,
які пов`язані з нею корпоративними зв`язками, вона входять до "The Scotch Whiskey Association" (Асоціація виробників шотландського віскі), одним
із пріоритетів діяльності якої є захист відповідної продукції у всьому світі.
Позивач є власником свідоцтв на торговельні марки, якими маркується його продукція, що реалізується на території України, зокрема:
- № 136331 від 10 березня 2011 року на торговельну марку "HIGHLAND PARK"
для товарів і послуг, 33 клас Міжнародної класифікації товарів і послуг
(далі - МКТП), заявка m201014174 від 14 вересня 2010 року;
- № 130114 від 11 жовтня 2010 року на торговельну марку "THE FAMOUS GROUSE" для товарів і послуг, 33 клас МКТП, заявка m201010926 від 15 липня 2010 року.
- № 136323 від 10 березня 2011 року на торговельну марку "Snow Grouse"
для товарів і послуг, 33 клас МКТП, заявка m201012251 від 06 серпня 2010 року;
- № 136322 від 10 березня 2011 року на торговельну марку "Black Grouse"
для товарів і послуг, 33 клас МКТП, заявка m201012249 від 06 серпня 2010 року.
- "TheFamous Grouse", 33 клас МКТП, міжнародна реєстрація від 10 травня
2005 року, № 876412.
Найбільш розповсюджені алкогольні продукції, які виробляє компанія, представлені на світовому та національному ринках алкогольною продукцією (шотландським віскі) під назвами: "HIGHLAND PARK" та "THE FAMOUS GROUSE". Компанія є власником відповідних свідоцтв на торговельну марку, зокрема:
№ 136331, № 130114, № 136323, № 136322, та за міжнародною реєстрацією
№ 876412, якими маркується популярна та відома у всьому світі алкогольна продукція (шотландський віскі), яка вироблена в Шотландії, продається в Україні
та маркована позначенням "HIGHLAND" та "FAMOUS GROUSE".
Класифікація шотландського віскі за окремими географічними регіонами проводилася протягом тривалого проміжку часу. Шотландія має всесвітню відому репутацію виробника віскі, яке має свою історію та охороняється на державному рівні. У силу історичних традицій, більшість назв віскі в Шотландії отримали
на честь місцевості виробництва.
Зокрема, "HIGHLAND" (ХАЙЛЕНД) це один із найвідоміших географічних регіонів
у Шотландії, який має асоціації з виробництвом віскі. Близько 80 % нинішніх шотландських спиртових заводів - виробників віскі, знаходяться у цьому регіоні. Спеціальні норми щодо географічної назви даного регіону закріплені у Положенні про шотландський віскі. Відповідне позначення згадується в інших документах, розроблених Асоціацією виробників шотландського віскі, які регулюють порядок щодо оформлення етикеток, тари та упаковок, що використовується
для алкогольної продукції (віскі).
Компанія та інші шотландські виробники віскі, які реєструють свої напої (віскі)
в Шотландії, мають безперечне право використовувати це географічне зазначення в назвах своїх алкогольних напоїв. Інші свідоцтва на торговельні марки, до складу яких входить словесне позначення "HIGHLAND" (Хайленд), не можуть вважатися законними.
Компанії стало відомо про реєстрацію в Україні торговельних марок
за свідоцтвами:
- № НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, заявка m201415931 від 10 листопада
2014 року, власники: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 ;
- № НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, заявка m201415932 від 10 листопада
2014 року, власники: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 ;
- № НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, заявка m201520580 від 16 листопада
2015 року, власник: ОСОБА_1 ;
- № НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, заявка m201524374 від 29 грудня 2015 року, власник: ОСОБА_1 ;
- № 251980 від 26 грудня 2018 року, заявка m201709262 від 25 квітня 2017 року, власник: товариство з обмеженою відповідальністю "Петрус-Медіа" (далі - ТОВ Петрус-Медіа");
- № 251982 від 26 грудня 2018 року, заявка m201709267 від 25 квітня 2017 року, власник: ТОВ Петрус-Медіа";
- № 253225 від 25 січня 2019 року, заявка m201709260 від 25 квітня 2017 року, власник: ТОВ Петрус-Медіа".
Крім того, в Україні виробляється та продається в роздрібній мережі алкогольна продукція, маркована оскаржуваними марками: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3,
№ НОМЕР_4, виробником якої вказано товариство з обмеженою відповідальністю "Золотоніський лікеро-горілчаний завод "ІНФОРМАЦІЯ_2" (далі - ТОВ "ЗЛГЗ "ІНФОРМАЦІЯ_2").
Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "ЗЛГЗ "ІНФОРМАЦІЯ_2" здійснює діяльність відповідно до коду КВЕД 11.01 дистиляція та змішування спиртних напоїв.
Кінцевими бенефіціарами власниками вказаного товариства є ОСОБА_1,
яка є власником/співвласником оскаржуваних марок, та ОСОБА_2, який
є співвласником марки № НОМЕР_1 та марки № НОМЕР_2. До переліку засновників (учасників) входить також ОСОБА_3, який є співвласником марки № НОМЕР_1 та марки № НОМЕР_2.
Торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_5 на торговельну марку, за якою зареєстроване доменне ім`я "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрована на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2, що підтверджує пов`язаність вказаних осіб
із виробництвом, маркуванням алкогольної продукції оскаржуваними марками:
№ НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, та пропонуванням і рекламуванням алкогольної продукції на вебсайті, який розміщений за посиланням: "ІНФОРМАЦІЯ_1".
При цьому ТОВ "Петрус-Медіа" здійснює діяльність за кодом КВЕД 73.11 рекламні агентства, кінцевими бенефіціарними власниками товариства є ОСОБА_1
та ОСОБА_2 . Крім того, ОСОБА_1 є засновником (учасником)
ТОВ "Петрус-Медіа".
Указане підтверджує пов`язаність вищезазначених осіб до виробництва
та маркування алкогольної продукції із оскаржуваними марками та рекламою алкогольної продукції, оскільки марки є відповідними рекламними матеріалами для алкогольної продукції.
Вищевказані торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг", оскільки можуть ввести в оману щодо товару
та особи, яка виробляє товар, а саме, що алкогольний напій є шотландським віскі, який виробляється в шотландському регіоні "Хайленд", а також стосовно особи, яка виробляє товар, зокрема, що особа знаходиться в указаному шотландському регіоні та має право на використання відповідного географічного позначення
для алкогольної продукції. Крім того, зображення оскаржуваної марки № НОМЕР_1 містить надпис "Blended 100 % Whiskiy". Тобто, споживач може сприйняти продукцію, марковану оскаржуваною маркою, за справжнє віскі, проте
це не відповідає дійсності.
Посилається на положення Правил складання, подання та розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116 (у редакції наказу від 20 серпня 1997 року № 72), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 вересня
1997 року за № 416/2220 (далі - Правила), зокрема на пункт 4.3.1.9, за яким
до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг, або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.
Потенційні споживачі алкогольної продукції внаслідок оформлення
у вищевказаний спосіб зовнішнього виду алкогольної продукції: "THE HIGLAND FOX (The Taste of Whiskey)", "THE HIGLAND FOX (Black)" та "THE HIGLAND FOX (White Honey)", "THE HIGLAND FOX (Cherry)", "THE HIGLAND FOX (Original)" (маркованої оскаржуваними марками), із урахуванням рекламної компанії (яка міститься, зокрема, у мережі Інтернет), можуть прийти до наступних висновків:
- алкогольний напій вироблений в регіоні "HIGHLAND (Хайленд)" (Шотландія),
що не відповідає дійсності та вводить в оману товар;
- алкогольний напій має певне відношення до продукції "Віскі" або взагалі є таким продуктом, що не відповідає дійсності та вводить в оману продукт (включаючи заяви, опубліковані на веб-сайті "ІНФОРМАЦІЯ_2" про "смак/аромат шотландського віскі/віскі");
- алкогольним напоєм є шотландський віскі, що не відповідає дійсності та вводить в оману продукт;
- виробник алкогольної продукції має право на використання у найменуванні алкогольної продукції географічного зазначення - простого зазначення походження товару "HIGHLAND", що не відповідає дійсності та вводить в оману щодо місця виробництва продукту.
З урахуванням наведеного, компанія Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) просила суд:
- визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_1;
- зобов`язати ДП "УІІВ" (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_2;
- зобов`язати ДП "УІІВ" (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_3;
- зобов`язати ДП "УІІВ" (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_3 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_4;
- зобов`язати ДП "УІІВ" (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_4 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку № 9251982;
- зобов`язати ДП "УІІВ" (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 251982 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку № 251980;
- зобов`язати ДП "УІІВ" (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 251980 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку № 253225;
- зобов`язати ДП "УІІВ" (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 253225 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Короткий зміст судових рішень суду першої інстанції
Протокольною ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11 серпня
2022 року за клопотанням ТОВ "ЗЛГЗ "ІНФОРМАЦІЯ_2" залучено до участі у справі
вказане товариство у якості третьої особи.
Протокольною ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2022 року замінено ДП "УІІВ" (Укрпатент) на державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) (далі - УКРНОІВІ).
Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 27 лютого 2023 року у складі судді Козлова Р. Ю. позов компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) задоволено.
Визнано недійсними повністю свідоцтва України на торговельні марки: № НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, № НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, № 251980 від 26 грудня 2018 року,
№ 251982 від 26 грудня 2018 року, № 253225 від 25 січня 2019 року.
Зобов`язано УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України на вищевказані торговельні марки та опублікувати відомості про це
в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Стягнуто з ОСОБА_1 судові витрати на користь компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) у розмірі 15 929,50 грн.
Стягнуто з ОСОБА_2 судові витрати на користь компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) у розмірі 15 929,50 грн.
Стягнуто з ОСОБА_3 судові витрати на користь компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) у розмірі 15 929,50 грн.
Стягнуто з ТОВ "Петрус-Медіа" судові витрати на користь компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) у розмірі 15 929,50 грн.
Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що торговельні марки
за свідоцтвами: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 251980, № 251982,
№ 253225, є такими, що не відповідають умовам надання правової допомоги відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки можуть ввести в оману щодо товару, послуги
та особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Районний суд надав оцінку наявним у справі доказам, у тому числі звіту про соціологічне опитування від 04 жовтня 2022 року та поданому позивачем висновку експертизи від 10 серпня 2022 року № 234, за торговельні марки за свідоцтвами України: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, є такими, що можуть ввести
в оману щодо вказаних у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП та особи їх виробника. Торговельні марки за свідоцтвами України: № 251980, № 251982, № 253225,
є такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах послуг 35
класу МКТП. Цей звіт і висновок визнано судом належними і допустимими доказами у справі, їх не спростовано відповідачами.
Тобто позначення: "HIGHLAND", "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, їх географічного походження або особи, яка виробляє товар.
Районний суд відхилив наданий представником ОСОБА_1 висновок
від 08 серпня 2022 року № 83/22 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі -висновок експертизи від 08 серпня 2022 року № 83/22), за яким вищевказані позначення не є оманливими та не можуть сприйматися споживачами в Україні як вказівка на місце виробництва товару/місцезнаходження виробника, так як він є необґрунтований, складений
з порушенням порядку проведення дослідження та обраних методик.
Суд першої інстанції відхилив посилання відповідачів на наявність рішення
у справі, яка вирішувалася у Південно-східному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України, оскільки в цій справі
не вирішувалося питання недійсності свідоцтв на торговельні марки.
Суд першої інстанції відхилив посилання представника ОСОБА_1
про наявність підстав для застосування позовної давності, так як оскаржувані торговельні марки були зареєстровані пізніше дати випуску алкогольної продукції "THE HIGHLAND FOX" й не доведено, що у справі про захист від недобросовісної конкуренції досліджувалися питання використання оскаржуваних торговельних марок. Виписки щодо оскаржуваних торговельних марок видані на запит позивача у червні 2021 року. Інші докази про обізнаність позивач з порушенням його прав відсутні.
Оскільки наявні правові підстави для визнання недійсними відповідних свідоцтв України, то підлягають задоволенню й похідні позовні вимоги про зобов`язання УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України:
№ НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 251980, № 251982, № 253225,
та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Суд першої інстанції застосував відповідні норми ЦК України, Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", положення Правил. Розподіл судових витрат (судовий збір і витрати, пов`язані з проведенням експертизи) здійснено на підставі статей 133, 141 ЦПК України.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
Постановою Київського апеляційного суду від 05 лютого 2024 року апеляційну скаргу представника ОСОБА_1 - адвоката Нора А. Г., задоволено частково. Апеляційну скаргу ТОВ "Петрус-Медіа" задоволено частково.
Рішення Печерського районного суду м. Києва від 27 лютого 2023 року скасовано та ухвалено нове судове рішення.
У задоволенні позовних вимог компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) в частині визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки: № НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року,
№ НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, № НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, зобов`язання УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України
на торговельні марки: № НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, № НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року,
та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" відмовлено.
Провадження в частині позовних вимог компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED до ТОВ "Петрус-Медіа", УКРНОІВІ про визнання недійсними свідоцтва України на торговельні марки: № 251980 від 26 грудня
2018 року, № 251982 від 26 грудня 2018 року, № 253225 від 25 січня 2019 року,
а також зобов`язання УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України на торговельні марки: № 251980 від 26 грудня 2018 року,
№ 251982 від 26 грудня 2018 року, № 253225 від 25 січня 2019 року та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" закрито
на підставі пункту 1 частини 1 статті 255 ЦПК України.
Суд апеляційної інстанції, застосувавши відповідні норми ЦПК Україні,
які регулюють питання предметної юрисдикції, вказав, що компанія Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited), тобто юридична особа, звернулася
із позовом у цій справі, зокрема, до ТОВ "Петрус-Медіа" про визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки: № 251980, № 251982, № 253225, власником яких є ця юридична особа. Тому районний суд помилково розглянув справу в цій частині в порядку цивільного судочинства і неправильно визначив юрисдикцію спору, який виник між юридичними особами.
Застосувавши пункт 1 частини першої статті 255 ЦПК України, апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі в частині позовних вимог компанії до ТОВ "Петрус-Медіа", УКРНОІВІ про визнання недійсними свідоцтва України на торговельні марки: № 251980 від 26 грудня
2018 року, № 251982 від 26 грудня 2018 року, № 253225 від 25 січня 2019 року,
а також зобов`язання УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України на вищевказані торговельні марки та опублікувати відомості
про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Вирішуючи спір по суті в іншій частині (позов компанії до фізичних осіб), суд апеляційної інстанції застосував відповідні норми національного та міжнародного законодавства, надав оцінку наявним у матеріалах справи доказам, у тому числі відповідним експертизам, й зазначив про те, що торговельні марки за свідоцтвами України: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, є такими, що можуть ввести
в оману щодо вказаних у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП та особи їх виробника. Вказане підтверджується висновком експертизи від 10 серпня 2022 року № 234.
Тобто апеляційний суд зробив висновок про те, що права компанії порушені.
Разом із цим, у спірних правовідносинах у відповідній частині наявні підстави
для застосування позовної давності, про що заявлено представником
ОСОБА_1 .
Позивач звернувся до суду з позовом у червні 2021 року. ТОВ "ЗЛГЗ" "ІНФОРМАЦІЯ_2" почало виробляти продукцію з використанням спірних торгових марок з грудня 2014 року. Заявки, згідно яких отримано свідоцтва України на торговельні марки № НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_3
від 12 червня 2017 року, № НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, подано відповідно
10 листопада 2014 року, 10 листопада 2014 року, 16 листопада 2016 року
та 29 грудня 2015 року.
Позивач не довів, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права, ураховуючи доводи відповідача про безперервне використання торговельних марок, починаючи з часу отримання відповідної обов`язкової сертифікації (2014 рік та 2016 рік).
Апеляційний суд відхилив доводи про те, що про порушене право позивач дізнався у червні 2021 року, оскільки у січні 2019 року представник позивача подав заяву
до Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо недобросовісної конкуренції в діях ТОВ "ЗЛГЗ "ІНФОРМАЦІЯ_2"
у вигляді поширеної інформації, що вводить в оману, а саме розміщення
на етикетках алкогольних напоїв "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY" позначення "HIGHLAND", "ХАЙЛЕНД". Тобто позивач був обізнаний із фактом використання на ринку відповідних позначень й про порушене право йому стало відомо раніше, ніж у червні 2021 року. Компанія не довела, що принаймні з серпня 2016 року вона не могла довідатися про порушення свого цивільного права. Вказане є самостійною підставою
для відмови у позові.
Суд апеляційної інстанції застосував норми ЦК України, що регулюють позовну давність, врахував прецедентну практику Європейського Суду з прав людини
(далі - ЄСПЛ), судову практику Верховного Суду з указаного питання.
Короткий зміст вимог касаційної скарги та її надходження до Верховного Суду
У квітні 2024 року компанія Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) звернулася до Верховного Суду із касаційною скаргою на постанову Київського апеляційного суду від 05 лютого 2024 року, в якій просить оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції скасувати, рішення суду першої інстанції залишити
в силі.
Підставами касаційного оскарження судового рішення заявник зазначає неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права
та порушення норм процесуального права, а саме: застосування норм права
без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду; апеляційним судом належним чином не досліджено зібрані у справі докази, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи (пункти 1, 4 частини другої статті 389 ЦПК України).
Ухвалою Верховного Суду від 18 квітня 2024 року відкрито касаційне провадження
у вказаній справі. Витребувано із районного суду вищевказану цивільну справу.
Надіслано іншим учасникам справи копію касаційної скарги та доданих до неї документів, роз`яснено право подати відзив на касаційну скаргу, надано строк
для його подання.
У травні 2024 року справа надійшла до Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду від 10 травня 2024 року відзив УКРНОІВІ на касаційну скаргу компанії повернуто заявникові без розгляду.
Ухвалою Верховного Суду від 22 травня 2024 року клопотання УКРНОІВІ
про поновлення строку на подачу відзиву задоволено частково, відповідний
строк продовжено.
Ухвалою Верховного Суду від 17 червня 2024 року у задоволенні клопотання компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) про розгляд справи за участю сторін відмовлено, справу призначено до судового розгляду в складі колегії з п`яти суддів у порядку спрощеного позовного провадження
без повідомлення учасників справи за наявними у ній матеріалами.
У липні 2024 року представник ОСОБА_3 - адвокат Федина О. В., звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою на судові рішення судів попередніх інстанцій, в якій просив оскаржувані судові рішення скасувати, справу передати
на новий судовий розгляд.
Ухвалою Верховного Суду від 30 липня 2024 року визнано неповажними наведені представником ОСОБА_3 - адвокатом Фединою О. В., підстави
для поновлення строку на касаційне оскарження, вказану касаційну скаргу залишено без руху, надано строк для усунення її недоліків. Заявника попереджено про наслідки невиконання цієї ухвали.
Ухвалою Верховного Суду від 02 вересня 2024 року відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою представника ОСОБА_3 -
адвоката Федини О. В., на рішення Печерського районного суду м. Києва
від 27 лютого 2023 року та постанову Київського апеляційного суду від 05 лютого 2024 року.
Аргументи учасників справи
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) мотивована тим, що суд апеляційної інстанції зробив помилкові висновки
як про закриття провадження на підставі пункту 1 частини першої статті 255
ЦПК України у частині вимог компанії юридичних осіб, так і про застосування позовної давності до спірних правовідносин в частині позовних вимог компанії
до відповідачів -фізичних осіб.
Апеляційний суд закрив провадження у справі у частині позовних вимог
до юридичних осіб із власної ініціативи, без урахування доводів апеляційних скарг. Позовні вимоги компанії заявлено до декількох відповідачів, у тому числі
до фізичних осіб, тому спір повинен розглядатися судом цивільної юрисдикції. Позовні вимоги компанії є пов`язаними і не можуть розглядатися окремо.
При цьому до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності дана категорія справ повинна вирішуватися в порядку цивільного судочинства.
Компанія є власником всесвітньо відомих брендів шотландського віскі, у тому числі "HIGHLAND PARK" та "THE FAMOUS GROUSE", вона є власником багатьох свідоцтв на торговельні марки, якими маркується відповідна продукція,
яка реалізується на території України, зокрема: № 136331 від 10 березня 2011 року на торговельну марку "HIGHLAND PARK"; № 130114 від 11 жовтня 2010 року
на торговельну марку "THE FAMOUS GROUSE"; № 136323 від 10 березня 2011 року на торговельну марку "Snow Grouse"; № 136322 від 10 березня 2011 року
на торговельну марку "Black Grouse", міжнародна реєстрація від 10 травня
2005 року, № 876412.
Алкогольні продукції, які виробляє позивач, представлені на світовому
та національному ринках. "HIGHLAND" (ХАЙЛЕНД) це один із найвідоміших географічних регіонів у Шотландії, який має асоціації з виробництвом віскі. Компанія має право право використовувати це географічне зазначення в назвах своїх алкогольних напоїв. Інші свідоцтва на торговельні марки, до складу яких входить словесне позначення "HIGHLAND" (Хайленд), не можуть вважатися законними.
Суд першої інстанції, вирішуючи спір по суті, зробив вірні висновки по суті спору, правильно встановив обставини справи та надав вірну оцінку доказам.
Разом із цим, суд апеляційної інстанції безпідставно застосував позовну давність до спірних правовідносин у частині позовних вимог компанії до відповідачів - фізичних осіб. Апеляційний суд урахував нерелевантну прецедентну практику ЄСПЛ і судову практику Верховного Суду, неправильно застосував частину першу статті 261 ЦК України, оскільки не звернув увагу, що цей спір виник у сфері інтелектуальної власності.
Початок строку позовної давності не може збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Суд апеляційної інстанції поклав на позивача обов`язок доводити свою необізнаність про порушення своїх прав у 2014 році
та в 2016 році, що не узгоджується з нормами процесуального закону. При цьому позивач, як іноземна компанія, не міг знати про реєстрацію спірних торгових марок саме з моменту їх реєстрації. Позивач звернувся до суду з позовом у цій справі у межах строку позовної давності, що відповідачами не спростовано.
Посилається на відповідну судову практику Верховного Суду щодо позовної давності та предметної юрисдикції.
Доводи осіб, які подали відзиви на касаційну скаргу та відповіді на відзиви
У травні 2024 року УКРНОІВІ подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, в якому викладено аргументи щодо необґрунтованості касаційної скарги. Вказується, що оскаржуване судове рішення є законним та обґрунтованим.
У травні 2024 року до Верховного Суду надійшов відзив на касаційну скаргу
від представника ОСОБА_1 - адвоката Нора А. Г., в якому вказується,
що оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції є законним
та обґрунтованим, а касаційна скарга компанії задоволенню не підлягає.
Крім того, у липні 2024 року компанія Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) подала до Верховного Суду окремі пояснення (по суті відповіді на відзиви), в яких викладено заперечення щодо доводів, викладених у відзивах на касаційну скаргу.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 є власниками знаку для товарів № НОМЕР_1, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2014 15931, поданої 10 листопада 2014 року (а. с. 165-166, т. 1).
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 є власниками знаку для товарів № НОМЕР_2, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2014 15932, поданої 10 листопада 2014 року (а. с. 167-168, т. 1).
ОСОБА_1 є власницею знаку для товарів № НОМЕР_3, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2015 20580, поданої
16 листопада 2015 року (а. с. 169-170, т. 1).
ОСОБА_1 є власницею знаку для товарів № НОМЕР_4, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2015 24374, поданої 29 грудня 2015 року (а. с. 171-172, т. 1).
ТОВ "Петрус-Медіа" є власником знаку для товарів № 251980, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2017 09262, поданої 25 квітня 2017 року (а. с. 203-204, т. 1).
ТОВ "Петрус-Медіа" є власником знаку для товарів № 251982, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2017 09267, поданої 25 квітня 2017 року (а. с. 205-206, т. 1).
ТОВ "Петрус-Медіа" є власником знаку для товарів № 253225, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2017 09260, поданої 25 квітня 2017 року (а. с. 207-208, т. 1).
Відповідно до виписки з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відносно свідоцтва № 136331 Хайленд Дістіллерс Лімітед є власником торговельної марки, згідно із заявкою m 2010 14174 від 14 вересня 2010 року
(а. с. 49-50, т. 1).
Знак належить Хайленд Дістіллерс Лімітед, що підтверджується даними виписки на торговельні марки відносно свідоцтва № 130114, згідно із заявкою
m 2010 10926 від 15 липня 2010 року (а. с. 51-52, т. 1).
Знак належить Хайленд Дістіллерс Лімітед, що підтверджується даними виписки на торговельні марки відносно свідоцтва № 136323, згідно із заявкою заявки
m 2010 12251 від 06 серпня 2010 року (а. с. 53-54, т. 1).
Знак належить Хайленд Дістіллерс Лімітед, що підтверджується даними виписки на торговельні марки відносно свідоцтва № 136322, згідно із заявкою
m 2010 12249 від 06 серпня 2010 року (а. с. 55-56, т. 1).
Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) з 10 травня 2005 року
є власником знаку для товарів 33 класу, а саме: "Whisky; all included in this class", що підтверджується відомостями міжнародної реєстрації знаку № 876412
(а. с. 58-60, т. 1).
Відповідно до висновку експертів №83/22 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності від 08 серпня 2022 року, складеного Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України на замовлення ОСОБА_1 :
1. Позначення "HIGHLAND", як частина словесної частини позначень:
"THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", "THE HIGHLAND FOX.СПРАВЖНІЙ ЛИС ЗАВЖДИ НА ВИСОТІ. СПОНСОР ПОКАЗУ", включених до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг: № НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_3 від 12 серпня 2017 року, № НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, № 251980 від 26 грудня 2018 року, № 251982 від 26 грудня 2018 року,
№ 253225 від 25 січня 2019 року, щодо заявлених товарів/послуг не можуть сприйматися споживачами в Україні як вказівка на місце виробництва товару/послуги знаходження виробника/надавача послуг.
2. Позначення: "HIGHLAND", "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", "THE HIGHLAND FOX.СПРАВЖНІЙ ЛИС ЗАВЖДИ HA ВИСОТІ. СПОНСОР ПОКАЗУ", включені до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг: № НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, № НОМЕР_4 віл 26 червня 2017 року, № 251980 від 26 грудня 2018 року,
№ 251982 від 26 грудня 2018 року, № 253225 від 25 січня 2019 року, не можуть скласти у споживача в Україні оманливі уявлення щодо походження заявлених товарів/послуг із Шотландії, зокрема з географічного регіону "HIGHLAND" (ХАЙЛЕНД).
3. Позначення "HIGHLAND", "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", "THE HIGHLAND FOX.СПРАВЖНІЙ ЛИС ЗАВЖЛИ HA ВИСОТІ. СПОНСОР ПОКАЗУ", включені до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг: № НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, № НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, № 251980 від 26 грудня 2018 року,
№ 251982 від 26 грудня 2018 року, № 253225 від 25 січня 2019 року,
не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару/послуги,
їх географічного походження або особи, яка виробляє товар або надає послугу
в Україні.
4. Сукупність словесних та графічних позначень, включених до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів
і послуг: № НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, № НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року,
№ НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, № НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, № 251980
від 26 грудня 2018 року, № 251982 від 26 грудня 2018 року, № 253225 від 25 січня 2019 року, не є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару/послуги, їх географічного походження або особи, яка виробляє товар
або надає послугу в Україні (а. с. 91-119, т. 2).
Відповідно до висновку експерта ОСОБА_6 № 72-04/21 від 01 квітня 2021 року, складеного за результатом проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності:
1. Позначення "THE HIGHLAND FOX", "ЗЕ ХАЙЛЕНД ФОКС", розміщені на етикетках напоїв алкоголів міцних "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK",
"THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", виробництва ТОВ "ЗЛГЗ "ІНФОРМАЦІЯ_2",
код ЄДРПОУ 3108218, не є оманливим або такими, що вводять в оману щодо товару, його географічного походження та особи, яка виробляє такий товар.
2. Позначення "HIGHLAND", "ХАЙЛЕНД", "The Taste of Whiskey", розміщені
на етикетках напоїв алкогольних міцних "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", виробництва ТОВ "ЗЛГЗ "ІНФОРМАЦІЯ_2", код ЄДРПОУ 31082518, не є оманливим або таким, що вводять в оману щодо товару, його географічного походження та особи, яка виробляє такий товар.
3. Інформація, розміщена на етикетках напоїв алкоголів міцних "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", виробництва ТОВ "ЗЛГЗ "ІНФОРМАЦІЯ_2", код ЄДРПОУ 31082518, та яка розміщена
на сайті в мережі Інтернет за посиланням: "ІНФОРМАЦІЯ_3", згідно з наданих
на дослідження документів, не містить неповні, неточні або неправдиві дані
про походження таких алкогольних напоїв, їх виробника, спосіб виготовлення
та споживчі властивості.
4. Сукупність текстової та графічної інформації, розміщеної на етикетках напоїв алкогольних міцних "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK",
"THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", виробництва ТОВ "ЗЛГЗ "ІНФОРМАЦІЯ_2",
код ЄДРПОУ 31082518, та яка розміщена на сайті в мережі Інтернет
за посиланням: "ІНФОРМАЦІЯ_3", не складає у споживача оманливі уявлення щодо товару, його географічного походження та особи, яка виробляє товар.
Згідно з висновку експерта № 234 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10 серпня 2022 року, складеного судовим експертом Жилою Б. В. за зверненням компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед:
1. Торговельні марки за свідоцтвами України: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3,
№ НОМЕР_4, є такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП та особи їх виробника.
2. Торговельні марки за свідоцтвами України: № 251980, № 251982, № 253225,
є такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах послуг 35 класу МКТП (а. с. 136-175, т. 2).
Згідно зі звітом від 04 жовтня 2022 року про соціологічне опитування "Сприйняття споживачами назв міцних алкогольних напоїв "THE HIGHLAND FOX",
"THE HIGHLAND FOX BLACK" та "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", що проведено з 25 серпня по 15 вересня 2022 року дослідницькою компанією "Ю.С.С.", 74,2 % опитаних споживачів (представники досліджуваної цільової аудиторії - мешканці міст України з населенням понад 100 тис. осіб, віком від 18 до 65 років,
які споживали та/або придбавали міцні алкогольні напої принаймні один раз протягом року перед датою проведення опитування) вважають, що продукція
"THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK" та "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", зображення якої були їм продемонстровані, належить до таких алкогольних напоїв як віскі. Також 58,9 % опитаних споживачів відповіли, що назва "HIGHLAND" на етикетках продукції "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK" та "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY" асоціюється у них з такою країною як Шотландія (а. с. 37-43, т. 4).
У відзиві на позовну заяву представник ОСОБА_1 - адвокат Нор А. Г., просив суд застосувати позовну давність до спірних правовідносин (а. с. 153-164, т. 1).