ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2024 року
м. Київ
cправа № 910/13105/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючої), Бенедисюка І.М., Булгакової І.В.,
за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,
представників учасників справи:
позивача - Візз Еір Хангері Зрт. (Wizz Air Hungarі Zrt.) [далі - Компанія, позивач, скаржник] - Полікарпов А.О. (адвокат),
відповідача - державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"" (далі - Організація, відповідач) - Фінагіна В.Б. (самопредставництво),
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Компанії
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 (головуючий - суддя Остапенко О.М., судді Копитова О.С., Сотніков С.В.) та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 (головуючий - суддя Остапенко О.М., судді Копитова О.С., Сотніков С.В.), прийняту за наслідком перегляду додаткового рішення,
у справі за позовом Компанії
до Організації
про визнання незаконними і скасування рішень та зобов`язання вчинити дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
ВСТУП
Предметом судового розгляду є наявність/відсутність підстав для визнання недійсним рішення про відмову у реєстрації знака.
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Компанія звернулася до суду з позовом до державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" [далі - Укрпатент] (ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.11.2022 здійснено заміну відповідача у справі №910/13105/21, а саме Укрпатент замінено його правонаступником Організацією) про:
- визнання недійсним висновку Укрпатента про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 28.05.2020 №55601/ЗМ/20, який набув статусу рішення про відмову у реєстрації знака за заявкою від 02.05.2018 №m201810403 після затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
- визнання недійсним рішення Апеляційної палати Укрпатента від 27.04.2021 про відмову у реєстрації знака (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою від 02.05.2018 №m201810403, затвердженого наказом Укрпатента від 28.05.2021 №71-Н/2021;
- зобов`язання Укрпатента внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки про реєстрацію торговельної марки за заявкою від 02.05.2018 №m201810403 для послуг 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення", здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати відповідне свідоцтво за умови сплати Компанією Державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію про видачу свідоцтва №41700 у встановленому законом розмірі.
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржувані рішення про відмову у реєстрації знака та рішення Апеляційної палати Укрпатента є необґрунтованими та такими, що суперечать нормам законодавства про захист прав на торговельні марки та порушують право позивача на реєстрацію торговельної марки за заявкою для захисту власних законних інтересів як суб`єкта господарювання.
2. Короткий зміст судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій
2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 01.06.2022 у справі №910/13105/21 (суддя - головуючий Босий В.П.) позов задоволено повністю.
2.2. Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 15.06.2022 у справі №910/13105/21 (суддя - головуючий Босий В.П.) стягнуто з Укрпатента на користь Компанії витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 109 271,50 грн і витрати, пов`язані із проведенням експертиз у розмірі 96 779,60 грн.
2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 апеляційну скаргу Організації на рішення суду першої інстанції задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2022 у справі №910/13105/21 скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.
2.4. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 апеляційну скаргу Організації на додаткове рішення суду першої інстанції задоволено та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 15.06.2022 року у справі №910/13105/21 про покладення на відповідача витрат, понесених позивачем під час розгляду справи в суді першої інстанції, скасовано.
3. Короткий зміст вимог касаційних скарг
3.1. Компанія, посилаючись на ухвалення судом апеляційної інстанції оскаржуваної постанови з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, просить скасувати оскаржуване судове рішення, залишити в силі рішення суду першої інстанції та передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
3.2. Компанія, посилаючись на ухвалення судом апеляційної інстанції оскаржуваної постанови з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, просить скасувати оскаржуване судове рішення та залишити в силі додаткове рішення суду першої інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. На обґрунтування своєї правової позиції у поданій касаційній скарзі на постанову суду апеляційної інстанції, якою скасовано рішення суду першої інстанції, Компанія з посиланням на пункти 1, 3, 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та пункт 1 частини третьої статті 310 ГПК України зазначає, що:
4.1.1. суд апеляційної інстанції, приймаючи оскаржуване рішення, неправильно застосував норми матеріального права, закріплені в статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, статтях 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції чинній на момент подання Заявки), застосовуючи їх без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, зокрема, викладених у постановах Верховного Суду від 18.11.2021 у справі №910/9610/18, від 13.09.2023 у справі №754/13529/17;
4.1.2. не з`ясувавши повною мірою обставин даної справи та не дослідивши пов`язані з ними докази, суд апеляційної інстанції допустив порушення норм процесуального права, а саме: статей 10, 13, 86, 236, 269 ГПК України, застосовуючи їх без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 12.02.2020 у справі №910/21067/17, від 13.01.2022 у справі №910/6552/20, від 17.01.2022 у справі №910/15151/17, від 20.01.2022 у справі №916/2869/19, від 27.01.2022 у справі №917/996/20, від 17.01.2023 у справі №910/17792/17, від 12.07.2023 у справі №910/5080/21, від 14.02.2024 у справі №914/1132/23;
4.1.3. на момент подання касаційної скарги питання застосування статті 193 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та пункту 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №72 у подібних правовідносинах не перебувало на вирішені Верховного Суду;
4.1.4. порушення описаних вище норм процесуального права унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення господарської справи №910/13105/21, внаслідок не дослідження зібраних у даній справі доказів.
4.2. На обґрунтування своєї правової позиції у поданій касаційній скарзі на постанову суду апеляційної інстанції, якою скасовано додаткове рішення суду першої інстанції, Компанія посилаючись на приписи статей 129, 236 ГПК України, просить суд, скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 (додаткова), а додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 15.06. 2022 у справі № 910/13105/21 залишити в силі, як похідну від первісного судового акта (основне рішення), що є його невід`ємною складовою.
5. Позиція іншого учасника справи
5.1. Відповідач у відзивах на касаційні скарги заперечив проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просив відмовити у її задоволенні, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Судом першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції встановлено, що 02.05.2018 Компанія подала до Укрпатенту заявку №m201810403 про реєстрацію торговельної марки для 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків [далі - МКТП] (повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення) для кольору рожевий (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) [далі - Знак].
6.1.1. Укрпатент 28.05.2020 надав висновок №55601/ЗМ/20 про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи (далі - Рішення від 28.05.2020), який мотивовано тим, що заявлене позначення для послуг 39 класу МКТП не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання; є таким, що не має характерного графічного виконання.
6.1.2. Не погоджуючись із вказаним рішенням, позивач звернувся до Апеляційної палати Укрпатенту із запереченнями проти Рішення від 28.05.2020, в яких просив задовольнити такі заперечення повністю, скасувати Рішення від 28.05.2020 про відмову в реєстрації Знака та зареєструвати його.
6.1.2.1. У запереченнях позивач вказував на те, що Знак набув розрізняльної здатності за дванадцять років безперервного функціонування Компанії на українському ринку та безперервного використання кольору в рекламних компаніях та при наданні послуг. Також, позивач вказував, що Знак є легко впізнаваним українцями, має розрізняльну здатність і володітиме нею при подальшому використанні в Україні.
6.1.3. Апеляційна палата Укрпатенту 27.04.2021 прийняла рішення (далі - Рішення Апеляційної палати), яким відмовила позивачу у задоволенні заперечення, а Рішення від 28.05.2020 залишила чинним.
6.1.3.1. Колегія Апеляційної палати під час перегляду Рішення від 28.05.2020 встановила, що надані позивачем матеріали не доводять набуття рожевим кольором, як таким, розрізняльної здатності відносно апелянта під час надання послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення", а сприймається споживачами лише у сукупності кольорів та іноді зі знаком "Wizz".
6.1.4. Отже, спір у справі виник у зв`язку з наявністю, на думку позивача, підстав для визнання недійсними вказаних рішень та зобов`язання відповідача вчинити певні дії.
6.2. Суд апеляційної інстанції вказав, що з бібліографічних даних заявленого до реєстрації спірного знака вбачається, що спірне позначення є кольором без окреслення контурами, у вигляді відбитку рожевого кольору (pink: pantone 233).
6.3. Позивач вважає, що заявка про реєстрацію Знаку підлягає задоволенню з огляду на те, що Знак відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим статтею 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та у відповідача відсутні підстави для відмови в наданні правової охорони з причин, викладених у пункті 2 статті 6 вказаного Закону.
6.3.1. На підтвердження власної позиції позивачем до матеріалів справи долучено висновок експерта №144-09/21 (далі - Висновок №144-09/21), складений 02.09.2021 судовим експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а також висновок експерта №198/21 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок №198/21), складений 26.10.2021 експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі - НДЦ).
6.3.2. На дослідження судовому експерту Соповій К.А. поставлені такі питання:
- чи мало позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме на 02.05.2018, розрізняльну здатність або набуло таку внаслідок його використання;
- чи було позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подачі заявки, а саме 02.05.2018, таким, що не мало характерного графічного виконання.
6.3.3. У Висновку №144-09/21 експертом встановлені такі обставини:
- заявлений колір є основним та відмітним елементом, який застосовується Компанією для вирізнення себе на ринку авіа перевізників; рожевий колір систематично використовується для позначення походження послуг компанії для привернення уваги споживача та надання своєрідності й індивідуальності наданих послуг;
- заявлений колір не виконує утилітарну функцію та не асоціюється з послугами пасажирського повітряного перевезення, жодним чином не описує характеристики послуг, а навпаки є незвичним (відмітним) для них;
- існують альтернативні кольори для послуг повітряного пасажирського перевезення, а Компанія єдина на ринку України, яка використовує яскраво-рожевий колір для вирізнення себе з-поміж інших авіаліній.
- рожевий колір за заявкою №m201810403 має відмітність та розрізняльну здатність щодо заявлених послуг 39 класу МКТП та використовується Компанією саме з метою виділення себе серед інших авіаперевізників на ринку; безперервне, систематичне використання рожевого кольору у зв`язку із наданням послуг 39 класу МКТП дозволило, крім естетичної функції, створити позначення, що вказує на комерційне джерело походження послуг Компанії;
- заявлене позначення за заявкою №m201810403 від 02.05.2018 не утворює зображення як зображувальний знак, а показує приклад кольору з об`єктивізацією його параметрів за міжнародними системами ідентифікації кольорів.
6.3.4. На підставі викладеного експертом зроблено такі висновки:
- позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме 02.05.2018, мало розрізняльну здатність та підвищило її внаслідок тривалого та безперервного використання для послуг 39 класу МКТП, а саме повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення;
- позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме 02.05.2018, не було таким, що не має характерного графічного виконання.
6.3.5. На дослідження експертів НДЦ поставлені такі питання:
- чи мало позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме на 02.05.2018, розрізняльну здатність або набуло таку внаслідок його використання;
- чи було позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подачі заявки, а саме 02.05.2018, таким, що не мало характерного графічного виконання.
6.3.6. У Висновку №198/21 експерти встановили, що:
- заявлений колір є основним та відмітним елементом, який застосовується Компанією для вирізнення себе на ринку, зокрема не виконуючи декоративної функції;
- заявлений колір, який застосовується Компанією для вирізнення себе на ринку, зокрема, не виконує утилітарну функцію, фізично або хімічно забезпечуючи ефект віддзеркалення або поглинання кольору;
- заявлений колір, який застосовується Компанією для вирізнення себе на ринку, зокрема, не пов`язаний із природними колористичними характеристиками послуг повітряного пасажирського перевезення та є незвичним (відмітним) для таких послуг;
- заявлений колір, який застосовується Компанією для вирізнення себе на ринку, зокрема, не асоціюється з видом послуги;
- заявлений колір, внаслідок тривалого використання Компанією, здобув розрізняльну здатність рожевого кольору для виділення послуг повітряного перевезення на ринку України;
- досліджуване позначення за заявкою №m201810403 відповідає вимогам, встановленим до зображення, що заявляється на реєстрацію як знак, а саме якщо як знак заявляється виключно колір як такий;
- досліджуване позначення не може бути віднесене до простих геометричних фігур, а саме квадрату, що не має характерного графічного виконання, оскільки не є таким, а є лише представленням кольору як такого.
6.3.7. На підставі викладеного експертами зроблено такі висновки:
- позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме 02.05.2018, мало розрізняльну здатність та підвищило її внаслідок тривалого та безперервного використання для послуг 39 класу МКТП, а саме повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення;
- позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме 02.05.2018, не було таким, що не має характерного графічного виконання.
6.4. Відповідач, у свою чергу, стверджуючи про правомірність оскаржуваних у даній справі рішень, оскільки в Укрпатента були всі підстави для відмови у реєстрації Знаку у зв`язку з тим, що останній не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання, на підтвердження власної правової позиції надав суду висновок експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Любимцевої О.О. №496/1 (далі - Висновок №496/1), складений 14.12.2021 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
6.4.1. На дослідження експерта поставлені такі питання:
- чи є заявлене позначення за заявкою №m201810403 таким, що не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання для послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення", відносно особи позивача станом на дату подання заявки - 02.05.2018;
- чи є заявлене позначення за заявою №m201810403 таким, що не має характерного графічного виконання;
- чи є заявлений рожевий колір (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою №m201810403 сам по собі, тобто без комбінації додаткових (кольорових, графічних, словесних) елементів, єдиним відмітним елементом, який застосовується Компанією при наданні послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення";
- чи використовується такий самий колір, як заявлений рожевий колір (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою №m201810403 іншими особами в Україні для послуг повітряного пасажирського перевезення.
6.4.2. У Висновку №496/1 експертом встановлені такі обставини:
- набуття розрізняльної здатності заявленого позначення кольору (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) саме в поєднанні з фіолетовим та/або кобальтовим синім, та, іноді, у поєднанні з білим кольором та зареєстрованими словесними знаками для послуг 39 класу МКТП: "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення";
- характерним є не лише поєднання кольорів рожевого з фіолетовим та/або кобальтовим синім, а, інколи, і їх місце розташуванням (наприклад, на літаку);
- є ймовірність сприйняття рожевого кольору - pantone 233 із широким спектром відтінків рожевого як один і той же колір, а тому виняткове використання рожевого кольору для послуг 39 класу МКТП однією особою поставить конкурентів у свідомо невигідні умови та несправедливо обмежить конкуренцію на ринку;
- заявлене позначення не має ні літери, на цифри, ні лінії, ні простої геометричної фігури, не має характерного графічного виконання, без окреслення контурами, а також певного малюнку, а представлене у вигляді кольору і сприймається не інакше, ніж колір як такий.
6.4.3. На підставі викладеного експертом зроблено такі висновки:
- заявлене позначення за заявкою №m201810403 є таким, що не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання для послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення", відносно особи позивача станом на дату подання заявки - 02.05.2018;
- заявлене позначення за заявою №m201810403 є таким, що не має характерного графічного виконання;
- заявлений рожевий колір (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою №m201810403 сам по собі, тобто без комбінації додаткових (кольорових, графічних, словесних) елементів, не є єдиним відмітним елементом, який застосовується Компанією при наданні послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення";
- вирішити питання "чи використовується такий самий колір, як заявлений рожевий колір (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою №m201810403 іншими особами в Україні для послуг повітряного пасажирського перевезення?" не виявилось можливим.
6.5. Оскільки, наявні в матеріалах справи експертизи об`єктів інтелектуальної власності, подані сторонами на їх замовлення, взаємосуперечливі, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, під час перегляду справи в апеляційному порядку ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2022 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі - НДІІВ).
6.5.1. На вирішення судової експертизи поставлено такі питання:
- чи є позначення за заявкою №m201810403 таким, що не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання для послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення", відносно Візз Еір Хангері Зрт. (Wizz Air Hungarі Zrt.) станом на дату подання заявки - 02.05.2018;
- чи є позначення за заявкою №m201810403 таким, що не має характерного графічного виконання.
6.5.2. За результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності експертами Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В. був складений висновок експертів від 28.07.2023 №1348 (далі - Висновок №1348), в якому останні дійшли висновку про таке:
- позначення за заявкою №m201810403 є таким, що не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання для послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення", відносно Компанії станом на дату подання заявки - 02.05.2018;
- позначення за заявкою №m201810403 є таким, що не має характерного графічного виконання.
6.6. Суд апеляційної інстанції вказав, що наявні чотири висновки експертів: від 02.09.2021 №144-09/21 та від 26.10.2021 №198/21 (складені на замовлення позивача), від 14.12.2021 №496/1 (складений на замовлення відповідача) та від 28.07.2023 №1348 (судова експертиза), які підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.
6.7. Досліджуючи висновки експертів №144-09/21 та №198/21, судом апеляційної інстанції встановлено, що їх складено кваліфікованими експертами. Висновки експертів містять відповідь на порушене питання та у ньому вказано, що експерти обізнані про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до статті 384 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
6.7.1. Суд апеляційної інстанції зазначив, що такі висновки не відповідають критеріям повноти, об`єктивності та обґрунтованості, а відповідні експертизи проведено з порушеннями методичного характеру, що викликає сумніви у правильності таких висновків, з огляду на таке:
- щодо Висновку №144-09/21 експерта Сопової К.А. , то він є неповним, необ`єктивним та необґрунтованим, оскільки, при проведенні дослідження експертом було допущено помилки, застосовано формальний підхід оцінки використання кольору без перевірки дійсних обставин і способів його використання, що порушує принцип об`єктивності та суперечить вимогам чинного законодавства у сфері проведення експертизи;
- так, на сторінках 27-31 Висновку №144-09/21 у підпунктах 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 експерт Сопова К.А. проводила дослідження використання інших кольорів для послуг повітряного пасажирського перевезення іншими авіакомпаніями та дійшла висновку, що рожевий колір не використовується іншими особами в Україні на ринку повітряного пасажирського перевезення;
- у той же час, на сторінках 1-6 Висновку №114-09/21 зазначені документи та матеріали (113 додатків), надані позивачем експерту Соповій К.А. для проведення дослідження разом із зверненням про проведення експертизи;
- при цьому, серед назв 113 додатків не має жодного згадування чи посилання про інших авіаперевізників, окрім самого позивача;
- оскільки, експерт не мала право самостійно збирати докази, питання перевірки використання заявленого кольору іншими особами вирішено некоректно та з порушенням процесуальних вимог - пункту 2.3 Інструкції та пункту другого статті 102 ГПК України;
- при цьому, експерт Сопова К.А. у своїх висновках наводить інформацію незрозумілого походження без вказівки джерела її отримання та наводить її як беззаперечну обставину;
- на сторінці 11 Висновку №114-09/21 зазначено, що з метою уникнення спотворення справжнього відтінку заявленого на реєстрацію позначення у вигляді рожевого кольору наводиться його зображення за міжнародною системою Pantone, a came pantone 233;
- однак, протягом всього подальшого дослідження (зазначаючи кольорові зображення як приклад використання позивачем), експерт посилалась не на pantone 233, а на "рожевий колір", маючи при цьому для дослідження різні відтінки варіантів використання позивачем рожевого кольору;
- на сторінці 78 Висновку №114-09/21 експерт зазначає, що через тривале та безперервне використання одного і того ж кольору виключно компанією позивача, рожевий колір став відомим серед українських споживачів та впізнаваним як основний колір та відмітне позначення компанії позивача;
- не зрозумілим є те, на якій підставі експерт дійшла такого висновку, оскільки, в матеріалах, наданих на дослідження, був відсутній, зокрема, висновок соціального опитування тощо;
- експертом було залишено поза увагою, що рожевий колір, як самостійний об`єкт щодо заявленого переліку послуг 39 класу МКТП не використовувався та не використовується позивачем, оскільки, в своїй діяльності він використовує рожевий колір виключно в комплексі з такими кольорами як кобальтовий, рожевий та білий;
- дослідивши використання позивачем заявленого до реєстрації позначення у вигляді рожевого кольору вбачається, що позивач не використовує рожевий колір як самостійний об`єкт без інших елементів, а використовує лише з одночасним поєднанням комбінації кольорів: білого, відтінків рожевого, фіолетового, синього, кобальтового та іноді, у комбінації із зареєстрованими знаками;
- під час складання Висновку №114-09/21 експерт Сопова К.А. здійснювала аналіз документів, які складені англійською мовою (Wizz Air Brand book - матеріали 100, Статистика промо-компаній Wizz Air в Україні в 2016 - 2018 роки (Facebook та Google) - матеріали 104, рахунки-фактури від Google за 2016-2018 роки - матеріали 108), шляхом їх самостійного та довільного перекладу;
- при цьому, експерт Сопова К.А. не має філологічної освіти, оскільки, доказів протилежного суду експертом не надано;
- вказане підтверджується під час здійснення експертом Соповою К.А. перекладу вказаних обставин, а саме - сторінки 16-17 висновків, сторінка 33 висновків;
- таким чином, здійснення експертом Соповою К.А., яка не має будь-якої філологічної освіти, перекладів документів з іноземних мов, а також надання експертом Соповою К.А. висновків щодо змісту вказаних документів без відповідної компетенції в проведенні семантико-текстуальної експертизи порушує принцип об`єктивності висновку експерта, що суперечить пункту 2.2 Інструкції, відповідно до якого на експерта покладаються обов`язки дати об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання, що також є порушенням пункту 2.3 Інструкції в частині виходу за межі спеціальних знань експерта;
- при цьому, під час допиту в судовому засіданні 22.12.2021 судовим експертом не було спростовано тверджень про необґрунтованість її висновку;
- більш того, на підтвердження вищевказаних доводів в матеріалах справи міститься копія рішення №1 дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі - дисциплінарна палата ЦЕКК) від 30.06.2022 про притягнення до дисциплінарної відповідальності судового експерта Сопової К.А. у зв`язку з допущеннями нею порушень вимог нормативно-правових актів та/або методик проведення судових експертиз під час складання висновків експерта за результатами проведення експертиз об`єктів права інтелектуальної власності, в тому числі, від 02.09.2021 №114-09/21;
- так, під час проведення засідання дисциплінарної палати ЦЕКК, за результатами обговорення питання, враховуючи доводи експерта Сопової К.А. та розгляду доданих документів, членами дисциплінарної комісії ЦЕКК встановлено, що експертом Соповою К.А. самостійно перекладено та досліджено документи на іноземній мові, які вона не могла досліджувати без перекладу, тому вийшла за межі спеціальних знань експерта, чим порушила пункт 2.3 Інструкції №53/5;
- зокрема, членами дисциплінарної комісії ЦЕКК зазначено, що використання документів на іноземній мові можливо лише у тому випадку, коли вони перекладені на державну мову, нотаріально засвідчені, а в залежності від угод, якщо потребується апостилізація даного документу, то потрібно апостиль;
- враховуючи, що експертизи виконувались на замовлення, замовник повинен був здійснити такий переклад та надати матеріали у перекладі;
- окрім цього, членами дисциплінарної комісії ЦЕКК встановлено, що експерт Сопова К.Л. порушила пункт 2.3 Інструкції №53/5, яким експерту під час проведення експертизи забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню;
- замовником експертизи не було надано ні повного вичерпного переліку авіаперевізників, що працюють на території України, ані відомостей про такі авіакомпанії;
- тобто, якщо дослідження проводилось у вузькому колі авіаперевізників, які надав заявник, експерт повинна була відповісти, що дослідження було проведено у відповідності до матеріалів, наданих на дослідження, однак нею робиться категоричний висновок щодо всіх авіакомпаній, що працюють на ринку України, та свідчить про те, що експерт самостійно проводила пошук авіакомпаній та даних про них. Опис процесу дослідження по даному питанню у висновку відсутній;
- наведені зауваження, як було встановлено членами дисциплінарної комісії ЦЕКК під час дисциплінарного провадження, свідчать про неповноту проведеного дослідження;
- таким чином, експертом Соповою К.А. порушено вимоги пункту 2.2 Інструкції №53/5;
- проведене експертом Соловою К.А. дослідження за результатом проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є неповним та необґрунтованим;
- оцінивши встановлені під час дисциплінарного провадження обставини та дії (бездіяльність) експерта, дисциплінарна палата ЦЕКК дійшла висновку про грубу та очевидну недбалість експерта, в діях якого наявний склад дисциплінарного проступку;
- щодо висновку експертів Ковальової Н.М. та Федоренка В.Л. від 26.10.2021 №198/21, суд зазначає, що він також є необґрунтованим, методологічно неправильним, складеним з порушеннями визначених методик дослідження у сфері інтелектуальної власності, з хибами у застосованих підходах, що негативно вплинуло на аргументацію експерта, а відтак кінцевий результат висновку є сумнівним, що підтверджується таким;
- експертами Ковальовою Н.М. та Федоренком В.Л. не було досліджено питання використання рожевого кольору (pantone 233) на ринку повітряних пасажирських авіаперевезень до дати подання заявки (02.05.2018) не лише самим позивачем, а й у співставленні з іншими надавачами послуг (авіаперевізниками) для таких самих або споріднених послуг;
- на сторінках 1-7 Висновку №198/21 зазначено документи та матеріали (117 додатків), надані позивачем експертам для проведення дослідження разом із листом про проведення експертизи. 117 додатком є відзив Укрпатента від 25.08.2021 №Вих-20772/2021, на сторінці 23 якого у підпункті 4.3. розділу 4 "Аргументи на підтвердження того, що позначення за заявкою №m201810403 для послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення" не має розрізняльної здатності та не набуло її внаслідок використання" Укрпатентом було зазначено, що використання рожевого кольору є властивим та традиційним на ринку пасажирських авіаперевезень, а тому не носить оригінальний характер;
- також, Укрпатентом у вказаному відзиві наведено ряд прикладів використання рожевого кольору або його відтінків на ринку авіаперевезень не лише позивачем, а й іншими авіакомпаніями, а саме: ісландською авіакомпанією WOW Air, канадською авіакомпанією JetWest, японською авіакомпанією Peach, таїландською авіакомпанією Nok Air, бразильською авіакомпанією Azul;
- однак, експертами не було взято до уваги ці дані, що робить неповним висновок в частині встановлення наявності розрізняльної здатності в заявленому на реєстрацію позначенні;
- на сторінці 16 Висновку №198/21 експерти зазначають, що заявлений колір є основним та відмітним елементом, який застосовується компанією позивача для вирізнення себе на ринку, зокрема, не виконуючи декоративної функції;
- однак, експертами залишено поза увагою, що рожевий колір, як самостійний об`єкт щодо заявленого переліку послуг 39 класу МКТП, не використовувався та не використовується позивачем, оскільки в своїй діяльності позивач використовує рожевий колір виключно в комплексі з такими кольорами як кобальтовий, рожевий та білий;
- у Брендбуці за 2016 рік, на який посилаються експерти, вказано, що кольорами, які використовує компанія, є білий, рожевий, фіолетовий та кобальтовий синій кольори;
- дослідивши використання позивачем заявленого до реєстрації позначення у вигляді рожевого кольору вбачається, що позивач не використовує рожевий колір як самостійний об`єкт без інших елементів, а використовує виключно з одночасним поєднанням комбінації кольорів: білого, відтінків рожевого, фіолетового, синього, кобальтового та іноді, у комбінації із зареєстрованими знаками;
- як вбачається на сторінці 1 Висновку №198/21, лист позивача від 13.10.2021 про проведення експертизи було отримано НДЦ 13.10.2021, в той час як сам Висновок №198/21 датовано 26.10.2021, тобто за вирахуванням вихідних та святкових днів, Висновок №198/21 було підготовлено за 5 робочих днів;
- беручи до уваги законодавчі приписи щодо специфіки реєстрації кольорів, як торговельних марок, та необхідність у зв`язку з цим дослідження значного обсягу доказів та обставин, що підлягають з`ясуванню, а також враховуючи навантаження судових експертів НДЦ, наявні підстави для висновку про те, що експерти підійшли поверхово та неповно до проведення дослідження;
- на сторінці 18 Висновку №198/21 в абзаці другому експерти резюмують: "Отже, протягом вісімнадцяти років саме рожевий колір був відмітним елементом торговельних марок компанії ВІЗ3 Еір Хангері 3рт. Він є головним, ключовим, що застосовується у більшості випадків... (Додаток №115)";
- разом з тим, Додатком №115 значиться Висновок експерта Сопової К.А. №114-09/21, складений 02.09.2021 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності;
- на сторінці 20 Висновку №198/21 у абзаці другому експерти також посилаються на Висновок експерта №114-09/21 та констатують, що стосовно будь-яких інших факторів під час надання послуг повітряного перевезення, будь-то одяг екіпажу або огородження майданчику вікон реєстрації рожевим, одразу сприймається як приналежність до компанії позивача;
- ґрунтування висновку експертів на обставинах, що встановлені висновком іншого експерта (який на той час не оцінений судом як доказ по справі), як на дійсних, та використання такого висновку іншого експерта, як належного та допустимого, свідчить про процесуальні порушення під час проведення відповідного дослідження;
- за вказаних вище обставин, висновки експертів №144-09/21 та №198/21, зроблені на замовлення позивача, які було прийнято місцевим господарським судом в якості належних та допустимих доказів та, в тому числі, покладено в основу оскаржуваного відповідачем рішення за принципом вірогідності доказів, апеляційним господарським судом не можуть бути взяті за основу при прийнятті рішення по суті позовних вимог у справі №910/13105/21, а тому колегією суддів не приймаються у якості належних доказів по справі з метою мотивування рішення суду.
6.8. Оцінюючи висновок експерта Любимцевої О.О. від 14.12.2021 №496/1, судом апеляційної інстанції встановлено що його складено кваліфікованим експертом відповідно до вимог чинного законодавства.
6.8.1. У вказаному висновку зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність згідно зі статтею 384 КК України.
6.8.2. Висновок містить докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та відповіді на питання, поставлені експерту, обґрунтовані, дані висновки складені у порядку, визначеному законодавством.