ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2024 року
м. Київ
cправа № 922/3128/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І. М. (головуючий), Колос І. Б., Малашенкової Т. М.
за участю секретаря судового засідання Росущан К. О.,
представників учасників справи:
позивача - не з`явився,
відповідача - Коваль А. М. (адвокат),
Сопільняк О. Ю. (адвокат),
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді",
на рішення Господарського суду Харківської області від 21.02.2024 та
постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024,
на додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 07.03.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024 та
на додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 02.07.2024
у справі № 922/3128/23
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді"
про припинення порушення прав інтелектуальної власності.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (далі - ТОВ "Хладопром", позивач) звернулося до Господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" (далі - ТОВ "Три Ведмеді",відповідач) [з урахуванням заяви про зміну предмета позову] про:
- заборону ТОВ "Три Ведмеді" здійснювати використання позначення "Каштан" стосовно товарів 30 класу МКТП "морозиво", яке порушує права ТОВ "Хладопром" на визнану рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 у справі № 760/18843/15-ц добре відомою в Україні з 29.09.2000 відносно товарів 30 класу МКТП "морозиво" торговельну марку "Каштан", зокрема, шляхом: заборони нанесення позначення на упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку; заборони зберігання товару із нанесеним позначенням із метою пропонування для продажу, заборони пропонування товару із нанесеним позначенням для продажу, заборони продажу такого товару з нанесеним позначенням;
- заборону ТОВ "Три Ведмеді" здійснювати використання позначення "Каштан" стосовно товарів 30 класу МКТП "морозиво", яке порушує права ТОВ "Хладопром" на зареєстровану, в тому числі, стосовно товару 30 класу МКТП "морозиво" торговельну марку "Каштан" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 № 19356, зокрема, шляхом: заборони нанесення позначення на упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку, заборони зберігання товару із нанесеним позначенням із метою пропонування для продажу, заборони пропонування товару із нанесеним позначенням для продажу, заборони продажу такого товару з нанесеним позначенням.
1.2. Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач здійснює неправомірне використання позначення "Каштан" у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи "Каштан ваніль" / "Каштан шоколад", "три ведмеді" та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів, які є:
- 1) схожими із зареєстрованими, серед іншого, для спорідненого товару 30 класу МКТП "морозиво", торговельними марками, які на праві власності належать ТОВ "Хладопром" (за Свідоцтвами України на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 № 19356 та від 27.07.2020 № 279110) настільки, що внаслідок такого використання їх можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація такого позначення з торговельними марками позивача;
- 2) імітацією, здатною викликати змішування з належною ТОВ "Хладопром" згідно з рішенням Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/18843/15-ц від 19.11.2015 добре відомою в Україні торговельною маркою "Каштан" для товару 30 класу МКТП "морозиво"; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його до продажу, продаж, застосування зазначеного неправомірно використаного позначення в рекламі та в мережі Інтернет.
1.3. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 20.09.2023 задоволено клопотання ТОВ "Три Ведмеді" про передачу справи за підсудністю; вирішено матеріали справи № 922/3128/23 передати за підсудністю на розгляд до Господарського суду міста Києва.
1.4. Постановою Східного апеляційного господарського суду від 06.11.2023 ухвалу Господарського суду Харківської області від 20.09.2023 скасовано, а справу №922/3128/23 направлено для продовження розгляду до Господарського суду Харківської області.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Господарський суд Харківської області рішенням від 07.03.2024 (суддя Трофімов І. В.), залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024 (колегія суддів: Медуниця О. Є., Істоміна О. А., Радіонова О. О.) у справі № 922/3128/23 позовні вимоги задовольнив.
2.2. Судові рішення мотивовані тим, що відповідач неправомірно використовує позначення "Каштан" у складі комбінованих позначень, які містять у собі словесні елементи "Каштан ваніль" / "Каштан шоколад", "три ведмеді" та зображувальні елементи у вигляді стилізованих малюнків ведмедів, які використовуються відповідачем на упаковці товару 30 класу МКТП "морозиво" "Три ведмеді Каштан ваніль" та "Три ведмеді Каштан шоколад", зокрема: шляхом нанесення його на упаковку, в якій міститься товар; зберігання такого товару із нанесенням такого позначення з метою пропонування для продажу; пропонування його до продажу та застосування зазначеного позначення в рекламі, що призводить до порушення виключних прав позивача на використання торговельних марок останнього.
2.3. Додатковим рішенням Господарського суду Харківської області від 07.03.2024 у справі № 922/3128/23 задоволено заяву ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат у справі. Стягнуто з ТОВ "Три Ведмеді" на користь ТОВ "Хладопром" витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 138 000,00 грн, витрати пов`язані з проведенням експертизи в сумі 38 236,80 грн та 2 684,00 грн судового збору за подання ТОВ "Хладопром" апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Харківської області від 20.09.2023 у справі № 922/3128/23.
2.4. Східний апеляційний господарський суд постановою від 19.06.2024 апеляційну скаргу ТОВ "Три Ведмеді" задовольнив частково. Змінив додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 07.03.2024 та виклав резолютивну частину додаткового рішення у такій редакції: "Заяву ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат у справі задовольнити частково. Стягнути з ТОВ "Три Ведмеді" на користь ТОВ "Хладопром" витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 100 000,00 грн, витрати пов`язані з проведенням експертизи в сумі 38 236,80 грн та 2 684,00 грн судового збору за подання ТОВ "Хладопром" апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Харківської області від 20.09.2023 у справі №922/3128/23. В іншій частині заяви ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат у справі відмовити". В іншій частині додаткове рішення Господарського суду Харківської області у справі № 922/3128/23 залишив без змін.
2.5. Додатковою постановою Східного апеляційного господарського суду від 02.07.2024 ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково. Стягнуто з ТОВ "Три Ведмеді" на користь ТОВ "Хладопром" витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 75 000,00 грн. В іншій частині заяви ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу відмовлено.
3. Короткий зміст вимог касаційних скарг
3.1. ТОВ "Три Ведмеді", не погоджуючись з прийнятими у справі судовими рішеннями звернулося до Верховного Суду із касаційними скаргами, в яких, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права та порушення судами норм процесуального права, просить:
- скасувати рішення Господарського суду Харківської області від 21.02.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024 повністю та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у справі № 922/3128/23;
- скасувати додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 07.03.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024 у справі № 922/3128/23 та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні заяви ТОВ "Хладопром" про відшкодування судових витрат;
- скасувати додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 02.07.2024 у справі № 922/3128/23 та прийняти нову, якою відмовити у задоволенні заяви позивача від 24.06.2024 про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. Доводи особи, яка подала касаційні скарги
4.1.1. Касаційна скарга ТОВ "Три Ведмеді" на судові рішення ухвалені судом першої та апеляційної інстанції по суті спору подана на підставі пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) з посиланням на пункт 6 частини першої статті 310 ГПК України і пункти 3, 4 частини третьої статті 310 ГПК України.
4.1.2. Касаційна скарга ТОВ "Три Ведмеді" на додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 07.03.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.06.2024 подана на підставі пунктів 1, 3 частини другої статті 287 ГПК України.
4.1.3. Касаційна скарга ТОВ "Три Ведмеді" на додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 02.07.2024 подана на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України.
4.1.4. Обґрунтовуючи наявність підстави касаційного оскарження судових рішень ухвалених по суті спору, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає про неврахування судами попередніх інстанцій висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 № 910/13988/20 (щодо добре відомої торговельної марки) та у постановах Верховного Суду від 25.06.2020 у справі № 924/233/18, від 31.01.2018 у справі № 910/8763/17 (щодо встановлення судом конкретних форм та способів використання об`єкта інтелектуальної власності у справах про порушення прав на такі об`єкти), від 04.05.2023 у справі № 904/702/21 (щодо з`ясування та встановлення судом ключових, вагомих і визначальних питань у вирішенні такого спору).
4.1.5. З посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України скаржник також зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме:
щодо питання застосування положень статті 108 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та пункту 4 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII), зокрема:
- у контексті наявності / відсутності у особи права на використання позначення у господарській діяльності, за умов, що така особа подала заявку на реєстрацію цього позначення у якості торговельної марки, і за яким є попередня відмова, однак така заявка перебуває на стадії оскарження в Апеляційній палаті?
- та "чи є достатньою підставою для того, аби стверджувати про неможливість використання особою позначення, поданого такою особою на реєстрацію в якості торговельної марки, при наявності попередньої відмови у реєстрації"?
щодо питання застосування положень статті 16 Закону № 3689-XII, зокрема:
- "до якої межі використання торговельної марки у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знаку, вважається використанням зареєстрованої торговельної марки"?
- "чи перешкоджає подання на реєстрацію особою нового позначення в якості торговельної марки, використанню зареєстрованої торговельної марки у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами"?
щодо питання застосування положень статті 7 Закону № 3689-XII, зокрема: " щодо наявності / відсутності у особи - володільця прав на торговельну марку обов`язку здійснити реєстрацію нової, видозміненої торговельної марки, у разі видозміни торговельної марки та фірмового стилю компанії?"
щодо питання застосування положень статей 7, 16 Закону № 3689-XII та статті 1109 ЦК України, зокрема: "чи може факт подання однією із сторін ліцензійного договору заявки на реєстрацію іншого позначення (яке не є предметом ліцензійного договору) бути свідченням автоматичного розірвання такого ліцензійного договору"?
щодо питання застосування положень статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі - Паризька конвенція), зокрема, щодо використання окремих "елементів" зареєстрованих торговельних марок у аспекті того чи може вважатися таке використання, використанням окремих позначень (елементів) та чи це відповідає використанню зареєстрованих торговельних марок "такими, як вони є" (принцип telle quelle) в порядку приписів статті 6 quinquies Паризької конвенції?
щодо питання застосування положень статті 18 ГПК України у аспекті таких питань:
- "чи є обов`язковим врахування судом апеляційної інстанції при винесенні постанови врахування рішення суду, яке набрало законної сили на момент розгляду судом апеляційної інстанції і яким встановлено обставини, що є визначальними і ключовими для справи?
- якщо є таке рішення суду, що вступило в законну силу, в якому встановлені обставини, які в силу частини четвертої статті 75 ГПК України не потребують доказування, то таке рішення має обов`язковий характер лише для справи, в якій воно прийняте, чи для усіх інших справ?
- чи є обов`язковим для суду апеляційної інстанції врахування такого рішення?
- чи розповсюджує таке рішення свою силу у часі лише перспективно чи й ретроспективно?
- якщо ретроспективно, то лише у конкретній справі, чи й у всіх інших, провадження в яких ще триває"?
4.1.6. Також скаржник зазначає, що суди попередніх інстанцій порушили норми процесуального права, зокрема правила виключної підсудності, що передбачено пунктом 6 частини першої статті 310 ГПК України та підпадає під визначення випадку, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 287 цього Кодексу.
4.1.7. ТОВ "Три Ведмеді" також зазначає про те, що суди попередніх інстанцій порушили норми процесуального права, необґрунтовано відхилили клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, на стороні відповідача - власника торговельних марок за свідоцтвами України № 121585 та № 121586, які використовує відповідач у своїй господарській діяльності на підставі ліцензійного договору.
4.1.8. Крім того, підставою касаційного оскарження визначив пункт 4 частини третьої статті 310 ГПК України, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 287 цього Кодексу та вказує про те, що суди першої та апеляційної інстанцій безпідставно встановили правомірність переходу до позивача майнових прав на торговельну марку "Каштан", визнану добре відомою відносно Приватного акціонерного товариства "Хладопром", виключно на підставі витягу з ЄДРПОУ.
4.1.9. На переконання скаржника, такий витяг є недопустимим доказом для встановлення обставин щодо прав позивача на добре відому торговельну марку "Каштан", у тому числі і наявність одного ідентифікаційного коду у різних юридичних осіб - Приватного акціонерного товариства "Хладопром" та ТОВ "Хладопром" також не підтверджує належність прав позивача на добре відому торговельну марку.
4.2. Крім того відповідач вважає, що прийнятий судами та покладений в основу оскаржуваних судових рішень висновок експерта Жили Б.В. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.07.2023 № 247 також є недопустимим доказом, оскільки складений та підготовлений з грубими порушеннями норм, які регламентують порядок проведення дослідження, норм матеріального права та методичних приписів.
4.2.1. Із посиланням на положення статті 311 ГПК України ТОВ "Три Ведмеді" також зазначає, що суди першої та апеляційної інстанції у вирішенні цього спору грубо порушили норми процесуального права та неправильно застосували норми матеріального права, зокрема:
- статті 261, 267 ЦК України у вирішенні питання щодо позовної давності;
- статтю 16 Закону № 3689-XII та частину п`яту статті 236 ГПК України у вирішенні питання щодо використання позначень (торговельних марок) відповідачем;
- статті 161, 166 та 119 ГПК України у вирішенні питання про залишення без розгляду відповіді на відзив;
- статті 86 та частини п`ятої статті 236 ГПК України у вирішенні питання надання оцінки обставинам реєстрації торговельних марок за заявками № m202002650 та №m202002654;
- статті 76-79, 56, 58 ГПК України у сукупності з неправильним застосуванням положень Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо надання оцінки висновкам експертів.
- статті 76-79 ГПК України щодо надання оцінки соціологічного опитування;
- статті 50 ГПК України у вирішенні питання щодо залучення третьої особи;
- статті 18, 75 ГПК України у вирішенні питання щодо наявності підстав для врахування висновків, викладених у рішенні Господарського суду міста Києва від 21.12.2023 у справі № 910/6518/19.
4.2.2. У поданій касаційній скарзі на додаткове рішення суд першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції (прийняту за результатами перегляду додаткового рішення) скаржник зазначає про порушення судом першої інстанції положень частини шостої статті 233 ГПК України та вказує, що резолютивна частина рішення суду, яка наявна у матеріалах справи відрізняється від резолютивної частини рішення, проголошеної у судовому засіданні 21.02.2024. Зокрема, вказує, що при оголошенні вступної та резолютивної частини рішення прийнятого за результатами вирішення спору по суті судом не було зазначено про призначення до розгляду заяви позивача про відшкодування судових витрат, що підтверджується звукозаписом судового засідання. Питання відшкодування судових витрат взагалі не було предметом розгляду у жодному із судових засідань. Лише згодом, у процесі виготовлення повного тексту судового рішення, суд першої інстанції доповнив проголошену ним вступну та резолютивну частину рішення інформацією про призначення до розгляду питання відшкодування судових витрат за заявою, яка надійшла після його оголошення (26.02.2024), що призвело до порушення порядку вирішення, в тому числі призначення до розгляду, питання про відшкодування судових витрат.
4.2.3. За вказаних обставин, скаржник зазначає, що суд першої інстанції мав би ухвалою суду вирішити питання про призначення судового засідання з розгляду заяви позивача (про вирішення питання про судові витрати), виконавши при цьому, вимоги ГПК України щодо викликів і повідомлень, у тому числі задля надання відповідачу, як учаснику процесу, розумного строку для реагування на відповідні процесуальні документи. Наведені порушення процесуальних норм судом першої інстанції призвели до ухвалення незаконного судового рішення, які суд апеляційної інстанції визнав недостатніми у розумінні положень статті 277 ГПК України обов`язковими підставами для скасування оскаржуваного додаткового рішення.
4.2.4. Відповідач вважає, що наведене вище свідчить про порушення судами першої та апеляційної інстанції принципу змагальності сторін, передбаченого у статті 13 ГПК України, внаслідок чого останній був фактично позбавлений можливості скористатися своїм правом на подання клопотання про зменшення судових витрат.
4.2.5. У цьому аспекті скаржник вказує про неврахування судом апеляційної інстанції висновків Верховного Суду, які викладені у постановах від 21.12.2022 у справі № 204/4406/20, від 12.06.2024 у справі № 911/172/22 та від 16.01.2024 щодо порушення судами першої та апеляційної інстанції принципу законності, шляхом недотримання норм процесуального права (пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України).
4.2.6. Також з посиланням на положення пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України вказує про відсутність висновків Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, зокрема, у вирішенні таких питань:
- чи допускається відмінність тексту резолютивної частини судового рішення при складанні його повного тексту від проголошеного тексту резолютивної частини у судовому засіданні?
- чи може суд вказати дату судового засідання для вирішення питання про судові витрати лише в тексті резолютивної частини судового рішення при складанні його повного тексту, водночас не оголосивши дату призначеного такого судового засідання сторонам при проголошенні вступної та резолютивної його частини у судовому засіданні?