ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2024 року
м. Київ
cправа № 902/327/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Ємця А.А.,
за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,
представників учасників справи:
позивача - компанії B&B TRENDS S.L. (далі - Компанія, позивач) - Місечко В.М. (адвокат),
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Зелмотор" (далі - Товариство, відповідач, скаржник) - Якименко Є.П. (адвокат),
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Товариства
на рішення Господарського суду Вінницької області від 24.01.2024 (головуючий - суддя Тісецький С.С.),
додаткове рішення Господарського суду Вінницької області від 08.02.2024 (головуючий - суддя Тісецький С.С.),
постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.04.2024 (головуючий - суддя Василишин А.Р., судді Бучинська Г.Б., Маціщук А.В.)
та додаткову постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 13.06.2024 (головуючий - суддя Василишин А.Р., судді Бучинська Г.Б., Маціщук А.В.)
у справі за позовом Компанії
до Товариства
про припинення порушення прав інтелектуальної власності.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
ВСТУП
Предметом судового розгляду є наявність/відсутність підстав для припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки.
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Компанія звернулася до суду з позовом до Товариства про:
- припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №982311 [zelmer], №985233 [], №992993 [], №1128849 [] шляхом заборони відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) [далі - МКТП];
- вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional".
1.2. Позовні вимоги мотивовано тим, що:
- позивачу стало відомо про імпорт та продаж в Україні відповідачем, як офіційним дистриб`ютором в Україні польської компанії Zelmotor sp. zoo., дрібної побутової техніки під торговельною маркою ZELMOTOR PROFESSIONAL;
- існує ймовірність того, що споживач може сприймати позначення "zelmotor" як продовження серії торговельних марок, які належать позивачу, що не відповідає дійсності та може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто, щодо джерела походження товару (особи виробника).
2. Короткий зміст рішень суду першої інстанції та постанов суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням Господарського суду Вінницької області від 24.01.2024 позов задоволено частково; припинено порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №982311, №985233, №992993, №1128849 шляхом заборони відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 МКТП; у решті позовних вимог відмовлено; покладено на відповідача витрати на сплату судового збору у розмірі 2 684 грн та 12 501 грн витрат на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності (з урахуванням ухвали від 08.02.2024).
2.2. Додатковим рішенням Господарського суду Вінницької області від 08.02.2024 задоволено заяву позивача про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі №902/327/23 частково; стягнуто з позивача на користь відповідача (пропорційно сумі задоволених позовних вимог) такі судові витрати: 81 086,98 грн витрат на правничу допомогу та 5 072,50 грн; у задоволенні решті вимог позивача відмовлено; задоволено заяву відповідача про ухвалення додаткового рішення у справі №902/327/23 частково; стягнуто з позивача на користь позивача пропорційно сумі задоволених позовних вимог 9 690 грн витрат на правничу допомогу; у задоволенні решті вимог відповідача відмовлено.
2.3. Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.04.2024 у справі №902/327/23 апеляційні скарги Товариства залишено без задоволення, рішення Господарського суду Вінницької області від 24.01.2024 та додаткове рішення Господарського суду Вінницької області від 08.02.2024 у справі №902/327/23 - без змін.
2.4. Додатковою постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 13.06.2024 у справі №902/327/23 заяву Компанії щодо відшкодування витрат на професійну правничу допомогу адвоката в суді апеляційної інстанції задоволено частково; стягнуто з Товариства на користь Компанії 41 851,39 грн судових витрат на професійну правничу допомогу адвоката в суді апеляційної інстанції, у задоволенні решти вимог відмовлено.
3. Короткий зміст вимог касаційних скарг
3.1. Товариство, посилаючись на ухвалення судами попередніх інстанцій оскаржуваного рішення та додаткового рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанцій з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, просить скасувати оскаржувані судові рішення, ухвалити нове рішення, яким відмовити у повному обсязі в задоволенні позовних вимог. Також, скаржник просив стягнути судові витрати у справі з позивача на користь відповідача.
3.2. Товариство, посилаючись на ухвалення судом апеляційної інстанції додаткової постанови з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, просить ухвалити нове судове рішення про скасування додаткової постанови.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційні скарги
4.1. У поданій касаційній скарзі на рішення та додаткове рішення суду першої інстанції і постанову суду апеляційної інстанції Товариство на обґрунтування своєї правової позиції у поданій касаційній скарзі з посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та посиланням на:
- постанову Великої Палати Верховного Суду від 26.01.2021 у справі №522/1528/15-ц (провадження №14-67цс20), постанови Верховного Суду від 03.02.2022 зі справи №905/730/20, від 16.12.2020 у справі №278/1258/16-ц, від 25.11.2020 у справі №233/1950/19 та постанови Великої Палати Верховного Суду від 26.11.2019 у справі №905/386/18, від 13.10.2020 №640/22013/18 зазначає, що судовими інстанціями неправильно застосовано статтю 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статтю 20 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та порушені вимоги статті 4 ГПК України;
- постанову Верховного Суду від 06.09.2022 у справі №914/2380/21 та вказує на неправильне застосування судами статті 489 ЦК України та статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон);
- ухвалу Вищого спеціалізованого суду України від 19.12.2012 у справі №6-40093-2св12 і вказує на порушення судом норм процесуального права (статей 4, 41, 45, 76, 77, 78, 79, 86, 101, 102, 104, 107 ГПК України) та те, що судову експертизу №1340, в порушення приписів статті 101 ГПК України проведено не на замовлення учасника справи.
4.2. Також, скаржник зазначає на порушення судом:
- статей 4, 41, 42, 45 та 101 ГПК України та звертає увагу на те, що під час проведення судової експерти №1340, відповідач незаконно був позбавлений своїх законних прав, які гарантовані статтями 42, 101 ГПК України (ставити експерту питання, заявляти відводи тощо);
- статей 86, 102, 104 ГПК України та неправильному застосування Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень від 08.10.1998 №53/5 (далі - Інструкція);
- так, судом не надано правової оцінки порушенню вимог пунктів 2.2, 4.14 Інструкції, які допустив експерт Дорошенко О.Ф. під час проведення експертного дослідження, з урахуванням приписів статей 76, 77, 78, 79, 86 ГПК України;
- в основу оскаржуваних судових рішень покладений експертний висновок №1340, в якому викладено припущення позивача, які нічим не підтверджені, а судові інстанції не врахували правовий висновок Великої Палати Верховного Суду, який викладено у постанові від 03.12.2019 у справі №904/10956/16 стосовно того, що висновок суду не може ґрунтуватися на припущеннях та поясненнях однієї зі сторін.
4.3. Товариство з посиланням на постанови Верховного Суду від 14.02.2017 у справі №910/3640/16, від 28.03.2018 у справі №520/8073/16-ц, від 07.07.2022 у справі №910/886/21, від 02.02.2023 у справі №910/14228/21, від 05.10.2023 №911/1981/20 зазначає, що судом безпідставно та без належного мотивування відхилено висновок кваліфікаційної експертизи від 04.02.2022 №29254/ЗМ/22 (висновок патентного перевіреного), який складено УКРНОІВІ (Укрпатент), що є порушенням статей 76- 79, 86, 104 ГПК України та їх застосування без врахування наведених правових висновків Верховного Суду у зазначених вище справах.
4.4. Скаржник у касаційній скарзі вказує, що судом не врахований правовий висновок, викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі №826/1216/16 (провадження №11-562ас18), у якому зазначено, що "склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг тощо), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку. Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат".
4.5. Товариство у касаційній скарзі вважає, що є підстави для врахування та застосування правового висновку об`єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду, наведеній у постанові від 03.10.2019 у справі №922/445/19 та позицію Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 12.01.2023 у справі №908/2702/21 та інших, відповідно до яких під час вирішення питання про розподіл витрат на професійну правничу допомогу суд може з власної ініціативи застосовувати критерії, що визначені у частинах п`ятій-сьомій статті 129 ГПК України і не розподіляти такі витрати повністю та покласти їх на позивача, на користь якого ухвалено рішення, а також застосувати правовий висновок, щодо витрат на оплату послуг експерта, який викладено в постанові Верховного Суду від 16.12.2020 у справі №824/647/19-а (провадження №К/9901/31359/20).
4.6. У поданій касаційній скарзі відповідач з посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України зазначає на відсутності висновку Верховного Суду щодо:
- застосування норм права (статті 102 ГПК України та пунктів 1.4, 2.3 Інструкції) у подібних правовідносинах, щодо законності самостійного пошуку експертом у мережі Інтернет об`єкта для експертного дослідження та самостійного збирання експертом у мережі Інтернет інформації для проведення експертного дослідження, з урахуванням приписів статті 102 ГПК України та пунктів 1.4, 2.3 Інструкції;
- застосування статті 75 Закону України "Про міжнародне приватне право" у подібних правовідносинах щодо наявності правових підстав для залишення позову без розгляду (або розгляду позову) у випадку подання позивачем позовної заяви до офіційного представника сторони в Україні, з якою у позивача існує судовий спір у іншій іноземній державі про той самий предмет і з тих самих підстав та про наявність якого суду стало відомо до відкриття провадження у справі.
4.7. У поданій касаційній скарзі на додаткову постанову суду апеляційної інстанції Товариство з посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України зазначає, що судом апеляційної інстанції застосовані норми права без урахування висновків щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду
- від 20.09.2022 у справі №904/4262/17 (подання до суду заяви від імені іноземної компанії);
- від 13.08.2021 у справі №910/21107/20, від 13.07.2020 у справі №905/2203/19, від 09.06.2020 у справі №904/92/20, а також в ухвалах Верховного Суду від 07.03.2018 у справі №921/502/17-Г/8, від 23.01.2020 у справі №905/1144/19, від 02.03.2020 у справі №910/6718/19, від 13.03.2020 у справі №922/2844/19, від 23.01.2020 у справі №926/1336/19 висновки, щодо документів, якими підтверджуються повноваження керівника іноземної компанії.
4.8. Також скаржник зазначає, що апеляційним господарським судом допущено порушення норм процесуального права (статті 126, 129 ГПК України) та застосовано зазначені норми права без врахування правового висновку Верховного Суду викладеного в постанові 30.09.2021 у справі №918/853/20 та у постановах Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі №826/1216/16 (провадження №11-562ас18), від 02.02.2024 у справі №910/9714/22, від 10.04.2024 у справі №914/1507/23, від 01.12.2021 у справі №910/20852/20, від 16.03.2023 у справі №927/153/22, від 20.11.2018 у справі №910/23210/17, від 13.02.2019 у справі №911/739/15).
5. Позиція іншого учасника справи
5.1. Позивач у відзиві на касаційну скаргу заперечив проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просив відмовити у її задоволенні, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.
5.2. Також, у відзиві на касаційну скаргу Компанія зазначила, що попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із касаційним розглядом справи складає розмір витрат на правову допомогу (адвокатські послуги), які позивач поніс у зв`язку із розглядом справи в касаційному суді становить 1 500 євро, що еквівалентно 65 278,20 грн, із розрахунку, де 1,00 євро дорівнює 43,5188 грн, згідно з офіційним курсом Національного банку України (далі - НБУ) станом на дату подання даного відзиву на касаційну скаргу (25.06.2024).
5.3. У пункті 4 прохальної частини відзиву на касаційну скаргу Компанія просила Суд стягнути з Товариства на свою користь витрати на правничу (правову) допомогу, пов`язані з касаційним розглядом справи у розмірі 1 500 євро, що еквівалентно 65 278,20 грн, із розрахунку, де 1,00 євро дорівнює 43,5188 грн, згідно з офіційним курсом НБУ станом на дату подання даного відзиву на касаційну скаргу (25.06.2024).
5.4. До відзиву на касаційну скаргу додано, зокрема, такі документи:
- ордер на надання правової допомоги;
- копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
- копія додаткової угоди від 18.06.2024 до договору від 14.12.2021 №14/12-21 про надання адвокатських послуг;
- копія рахунку-фактури від 19.06.2024 №LS-137;
- копія витягу з офіційного сайту НБУ щодо офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом на 25.06.2024;
- докази направлення примірника відзиву на касаційну скаргу і доданих до неї документів на адресу Товариства.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Судом першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції встановлено, що позивач створений та діє у відповідності до законодавства Королівства Іспанії, реєстраційний номер В86880473, зареєстрована адреса: Каталонія 24, Полігон інд. Ка Ноллер, 08130 Санта-Парпетуа-да-Мугоза, Іспанія.
6.2. Позивач є власником міжнародних торговельних марок, пошук яких можна здійснити за допомогою Інтернет сторінки WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності), https://branddb.wipo.int/en/ та дія яких поширюється на територію України, відповідно до положень Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 року, учасниками яких є Україна, а саме: від 15.10.2008 №ТМ982311, класи 7, 9, 11 "Zelmer"; від 22.04.2008 №ТМ985233, класи 7, 9, 11 "Zelmer" (графічне зображення наведено у позові); від 18.11.2008 №ТМ992993, класи 7, 11 "Zelmer "NERRO"" (графічне зображення наведено у позові); від 05.06.2012 №ТМ1128849, класи 7, 9, 11 "BASIK by Zelmer" (графічне зображення наведено у позові).
6.3. Суди попередніх інстанцій вказали, що позивач має в Україні офіційних імпортерів та дистриб`юторів, а продаж товарів здійснюється по всій Україні від дрібних торгових точок до великих мереж гіпермаркетів та на сайтах інтернет-магазинів, зокрема, Комфі, Ельдорадо, Епіцентр, Розетка, та інші, що підтверджується наведеними у позові посиланнями на веб-сторінки в мережі Інтернет.
6.4. В той же час, позивачу стало відомо, що відповідач, офіційний дистриб`ютор в Україні польської компанії Zelmotor sp. zoo. (реєстраційний номер компанії KRS 0000341768, адреса реєстрації: вул. Промислова, 4а, місто Жешув, 35-105, Польща) імпортує та продає в Україні дрібну побутову техніку виробництва польської компанії Zelmotor sp. zoo., а саме: м`ясорубки, слайсери, блендери, тостери, міксери, сушарки тощо, доказом чого є касовий чек ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" від 25.11.2020 №ЧКІР5-0004 про придбання м`ясорубки виробництва польської компанії Zelmotor sp. z о.о., торговельна марка ZELMOTOR PROFESSIONAL, імпортер - відповідач.
6.5. На переконання позивача, імпорт та продаж на території України товарів відповідачем із використанням знаку для товарів і послуг ZELMOTOR та ZELMOTOR PROFESSIONAL, є порушенням належних позивачу прав інтелектуальної власності.
6.6. Позивач, що є власником вказаних вище міжнародних торговельних марок дія яких розповсюджується на Україну, наголошує, що не укладав договір на право використання цих торговельних марок з відповідачем та жодним іншим чином не надавав на це згоду.
6.7. За твердженням позивача, польська компанія Zelmotor sp. z о. о. (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) створена в січні 2010 року (реєстрація листопад 2009 року) на базі заводу з виробництва двигунів у рамках реструктуризації заводу Zelmer.
6.8. Також, позивач стверджував, що Компанія Zelmotor sp. z о. о. була основним виробником і постачальником двигунів для продукції Zelmer, і лише у 2019 році Zelmotor перетворилася з технологічної компанії на виробника готової продукції в секторі малої побутової техніки, при цьому, перша продукція дрібної побутової техніки під брендом Zelmotor з`явилася на ринку на початку 2020 року. Тобто, на дату початку виробництва дрібної побутової техніки Zelmotor зазначені торговельні марки Zelmer вже були зареєстровані більше десяти років.
6.9. Польською компанією Zelmotor sp. z о. о. подано до Укрпатенту заявку на реєстрацію торговельної марки "Zelmotor" від 15.05.2020 за номером m202009115, яка знаходиться на стадії реєстрації.
6.10. Позивач 23.04.2021 звернувся до відповідача та польської компанії Zelmotor sp. z о. о. із заявою (претензією) про припинення порушення прав, але така заява залишилась без відповіді зі сторони адресатів.
6.11. Позивач 20.01.2022 звернувся до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі - НДІ) з заявою про проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності та надання обґрунтованих відповідей на такі питання:
1) Чиє позначення "zelmotor", "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки та отримання в подальшому свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні польською компанією Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (заявка №m202009115) та позначення на товарах, що поставляються в Україну та реалізуються відповідачем, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими міжнародними торговельними марками №982311, №985233, №992993, №1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України, для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг?
2) Чи є позначення "zelmotor", "zelmotor professional" оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів міжнародних торговельних марок №982311, №985233, №992993, №1128849 щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?
6.12. Судовим експертом Дорошенко Олександром Федоровичем 24.08.2022 надано висновок експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.08.2022 №1340 (далі - Висновок №1340), відповідно до якого під час дослідження надані такі відповіді:
- по питанню №1 встановлено: "Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia та позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться на сайті https://zelmotor.com.ua з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional", є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями №982311, №985233, №1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг.
Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою №m202009115 польською компанією Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №992993 компанії В&В TRENDS, S.L., дія якої поширюється на територію України, в частині таких самих та споріднених товарів і послуг, а саме: товарів 07 класу МКТП: "млинки побутові, крім ручних" та послуг 35 класу МКТП: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп`ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби".
- по питанню №2 встановлено: "Позначення "zelmotor", "zelmotor professional" є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу".
6.13. Судами попередніх інстанцій вказано, що крім того, з наданих на дослідження матеріалів експертом встановлено таке:
- торговельні марки zelmer, Zelmer та Zelmer "NERRO" за міжнародними реєстраціями №982311, №985233 та №992993 зареєстровано ще у 2008 році;
- тобто на дату подачі заявки на реєстрацію позначення zelmotor professional заявкою №202009115 - 15 травня 2020 року, зазначені торговельні марки вже були зареєстровані;
- отже, за цей час товари позивача, марковані зазначеними торговельними марками, вже набули певної відомості серед відповідної групи споживачів цих товарів. Така відомість серед споживачів створює міцний асоціативний зв`язок між товарами, позначеними торговельними марками за міжнародними реєстраціями №982311, №985233 та №992993, та позивачем;
- тому поява на ринку таких самих або споріднених товарів і послуг, на яких нанесено позначення або при наданні яких використовується позначення, схоже настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №982311, №985233, №992993 та №1128849, може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з виробником, які насправді не відповідають дійсності;
- крім того, у 2012 році позивачем зареєстровано ще одну торговельну марку за міжнародною реєстрацією №1128849, в основі якої лежить слово "zelmer". При цьому позивач є власником ряду торговельних марок, які містять спільну частину zelmer, що утворює серію торговельних марок з основою серії - словом "zelmer";
- враховуючи це, існує ймовірність того, що споживач може сприймати позначення "zelmotor" як продовження серії торговельних марок, які належать позивачу, що не відповідає дійсності;
- отже, використання позначень "zelmotor", "zelmotor professional" для позначення товарів та послуг, які є такими самим та спорідненими з товарами, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародними реєстраціями №982311, №985233, №992993, №1128849, може призвести до сплутування споживачами цих товарів з такими самими та спорідненими товарами позивача.
6.14. Позивач повідомляє, що товари під торговельною маркою "zelmotor" та "zelmotor professional", виробником яких є польська компанія Zelmotor sp. zo.o., що постачаються відповідачем на територію України, були також представлені для продажу на польському ринку.
6.15. У зв`язку з цим, позивач звернувся з клопотанням про охорону до Окружного суду Варшави (XXII відділ інтелектуальної власності), який 14.10.2021 виніс постанову у справі №XXII GWo 81/21, та заборонив Zelmotor sp.z о.о., зокрема: розміщення знаків "zelmotor" на товарах у вигляді електропобутових приладів, на упаковках товарів; пропонувати товари, упаковки товарів зі знаками "zelmotor" на ринку; використовувати знаки "zelmotor" на документах, пов`язаних з розміщенням на ринку товарів, замовлень, пропозицій, запитів, договорів, фактур, рахунків, прайс-листів, правил продажу, каталогів товарів, документів відпуску товарів, інвойсів, паперової та електронної кореспонденції; використовувати знаки "zelmotor" у рекламі, в тому числі на веб-сайтах, на Інтернет порталах, в соціальних мережах Facebook та Instagram.
6.16. На час звернення позивача з даним позовом до господарського суду, на офіційному сайті польської компанії https://zelmotor.com/ відсутня для продажу побутова техніка зі знаком товару "zelmotor" та "zelmotor professional".
6.17. Як вказують сторони та не спростовано будь-якими належними і допустимими доказами, зважаючи на заборону використання торговельної марки "zelmotor" на території Польщі, компанія Zelmotor sp. z о.о. провела повний ребрендинг товарів та випустила нову лінію товарів побутової техніки з іншою назвою торгової марки "SMAPP".
6.18. Водночас у поданій позовній заяві позивач доводить, що імпорт та продаж товарів з товарним знаком Zelmotor досі здійснюється в Україні.
6.19. Узагальнено суд апеляційної інстанції зазначив, що:
- предметом позову у цій справі є вимоги про припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача шляхом заборони відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 МКТП та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional";
- підставами позовних вимог, серед іншого, зазначено те, що позивачу стало відомо про імпорт та продаж в Україні відповідачем дрібної побутової техніки польської компанії Zelmotor sp. zoo. під торговельною маркою ZELMOTOR PROFESSIONAL. Позивачем стверджується, що існує ймовірність того, що споживач може сприймати позначення "zelmotor" як продовження серії торговельних марок, які належать позивачу компанії В&В TRENDS, S.L., що не відповідає дійсності та може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто, щодо джерела походження товару (особи виробника). На підтвердження таких обставин, позивачем долучено до позову, зокрема, Висновок №1340;
- отже, з огляду на зміст предмету поданого позову та аргументів позивача, необхідним є встановлення порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача на зареєстровані за останнім міжнародні торговельні марки за вказаними у позові номерами.
6.20. Суд апеляційної інстанції вказав, що:
- відповідач не погоджуючись з винесеним судом першої інстанції рішенням, звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив суд рішення місцевого господарського суду скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог про припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №982311, №985233, №992993, №1128849 шляхом заборони відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 МКТП;
- відповідач не погоджуючись з винесеним судом першої інстанції додатковим рішенням, звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив суд прийняти рішення про часткове скасування додаткового рішення Господарського суду Вінницької області від 08.02.2024 у справі №902/327/23 та викласти дане судове рішення в такій редакції: "Стягнути з Відповідача на користь Позивача (пропорційно сумі задоволених позовних вимог наступні судові витрати: 4 845 грн. - витрат на правничу допомогу. В решті вимог заяви представника Позивача. про ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23, апелянт просив відмовити. Водночас скаржник просив стягнути з Позивача на користь Відповідача (пропорційно сумі задоволених позовних вимог) наступні судові витрати: 9 690 грн - витрат на правничу допомогу та витрати пов`язані з перекладом рішень Польських судів у розмірі - 4 150 грн".
6.21. Зважаючи на доводи апеляційної скарги щодо того, що висновки суду першої інстанції щодо задоволених позовних вимог (в частині припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки шляхом заборони відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням спірних позначень) зроблені за результатом судової експертизи та зокрема всі підстави та предмет позову (зокрема, апелянт зауважує, що постачальником продукції є ТОВ "Розетка УА") не мають ніякого відношення до відповідача, що на переконання відповідача, є підставою для закриття провадження по справі, то суд апеляційної інстанції вказав таке.
6.21.1. Під час огляду речових доказів в суді першої інстанції (про що безпосередньо зазначено в протоколі судового засідання та судовому рішенні) встановлено, що на пакуванні товару імпортером вказано саме відповідача. При цьому, магазини (наприклад, ТОВ "Розетка УА"), є лише торговими майданчиками, які продають дану продукцію кінцевому споживачу, тоді як відповідальним за дотримання вимог законодавства буде особа або компанія, яка здійснює фактичний імпорт товарів, тобто в даному випадку - відповідач. Як вказує позивач, саме відповідач порушив права позивача, шляхом імпортування (ввезення) товару на територію України, маркованого позначенням, що є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за міжнародними торговельними марками №982311, №985233, №992993, №1128849, що належить позивачу.
6.21.2. Вказане підтверджується відповіддю Державної митної служби України, якою надано розгорнуту інформацію щодо митного оформлення товару відповідачем за період з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2022 року станом на 13 березня 2023 року, копія якої міститься в матеріалах справи. Даним доказом встановлено, що відповідач імпортував у згаданий період товари польської компанії Zelmotor sp. zoo., дрібної побутової техніки під торговельною маркою ZELMOTOR PROFESSIONAL на територію України.
6.21.3. Відповідно, зважаючи на зміст даного доказу суд апеляційної інстанції дійшов висновки, що таким чином спростовуються доводи відповідача щодо того, що він не має ніякого відношення до імпортування (ввезення) товару на територію України, маркованого позначенням, що є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за міжнародними торговельними марками №982311, №985233, №992993, №1128849.
6.22. Суд апеляційної інстанції наголошує, що позивач є власником низки торговельних марок, які містять спільну частину zelmer, що утворює серію торговельних марок з основою серії - словом "zelmer".
6.23. Враховуючи це, існує ймовірність того, що споживач може сприймати позначення "zelmotor" як продовження серії торговельних марок, які належать позивачу, що в свою чергу, як встановлено судом апеляційної інстанції у цій постанові, не відповідає дійсності.
6.24. Отже, на думку суду апеляційної інстанції, використання позначень "zelmotor", "zelmotor professional" для позначення товарів та послуг, які є такими самим та спорідненими з товарами, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародними реєстраціями №982311, №985233, №992993, №1128849, може призвести до сплутування споживачами цих товарів з такими самими та спорідненими товарами Компанії. Це може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто, щодо джерела походження товару (особи виробника).
6.25. Таким чином, суд апеляційної інстанції резюмує, що позначення "zelmotor", "zelmotor professional" є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.
6.26. При цьому, зважаючи на непогодження відповідача зі змістом експертного висновку, суд апеляційної інстанції зауважив, як свідчить зміст оскаржуваної постанови, що висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, поряд з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України.
6.27. Суд апеляційної інстанції вказав, що Висновок №1340 містить усі відомості передбачені приписами статті 98, 101 ГПК України.
6.28. При цьому суд апеляційної інстанції наголошував на тому, що при перевірці та оцінці поданого суду експертного висновку в сукупності з фактом дослідження місцевим господарським судом речових доказів у судовому засіданні та в розрізі довідки Державної митної служби України щодо митного оформлення відповідачем товарів зі спірними позначеннями, колегією суддів не встановлено фактів недодержання вимог законодавства при проведенні експертизи; не встановлено жодних обставин, які б виключали участь експерта у такому дослідженні, встановлено наявність повноти відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; встановлено відповідність та узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи. Дане в поєднанні з фактом не подачі відповідачем іншого висновку експертизи та не подачі ним будь-яких інших належних та допустимих доказів на спростування встановлених обставин у даній справі.