ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2024 року
м. Київ
cправа № 910/1138/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І. М. (головуючий), Ємця А. А., Жайворонок Т. Є.,
за участю секретаря судового засідання Росущан К. О.,
представників учасників справи:
позивача - Штанько В.А. (адвокат)
відповідача 1 - не з`явився
відповідача 2 - Андрощук С.В. (адвокат)
третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - не з`явився
третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Крижов С.В. (адвокат)
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу Компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited)
на рішення Господарського суду міста Києва від 07.06.2022,
постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.04.2024 та
додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.05.2024
за позовом Компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited)
до: державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій";
Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг",
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман";
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримська водочна компанія",
про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Компанія Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited; далі - Компанія, позивач) звернулася до суду з позовом до державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", УКРНОІВІ, відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (далі - ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг", відповідач 2) (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, яку суд прийняв до розгляду) про:
- визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 187563 від 25.06.2014, № 187564 від 25.06.2014, № 187565 від 25.06.2014, № 187566 від 25.06.2014, № 187567 від 25.06.2014, № 187568 від 25.06.2014, № 188096 від 10.07.2014, № 188097 від 10.07.2014, № 188998 від 25.07.2014, № 188999 від 25.07.2014, № 210409 від 11.04.2016, № 190704 від 10.09.2014, № 190705 від 10.09.2014, № 190706 від 10.09.2014, № 190707 від 10.09.2014, які зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг";
- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України № 187563 від 25.06.2014, № 187564 від 25.06.2014, № 187565 від 25.06.2014, № 187566 від 25.06.2014, № 187567 від 25.06.2014, № 187568 від 25.06.2014, № 188096 від 10.07.2014, № 188097 від 10.07.2014, № 188998 від 25.07.2014, № 188999 від 25.07.2014, № 210409 від 11.04.2016, № 190704 від 10.09.2014, № 190705 від 10.09.2014, № 190706 від 10.09.2014, № 190707 від 10.09.2014, які зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг", та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- заборону ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" використовувати позначення "МЪРНАЯ", "МІРНА ПЛАТИНА, МЕРНАЯ ПЛАТИНА", "МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА", "МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА", "МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА", "МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА", "МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА", "ВОДКА МЕРНАЯ", "ГОРІЛКА МІРНА", "РУССКАЯ АРКТИКА", "СИБИРСКАЯ АРКТИКА", "НАША МАРКА КАЛИНОВА", "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ", "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА", "НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА", "НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА", а також інші позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками позивача за свідоцтвами України № 14590, № 37247, № 47015, № 47029 та № 141763 відносно всіх товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, у тому числі шляхом нанесення їх на будь-який товар 33 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на невідповідність оспорюваних торговельних марок умовам надання правової охорони станом на дату подання заявок на їх реєстрацію, оскільки вони є схожими до ступеня змішування з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача для таких самих та споріднених товарів. Також позивач зазначає про те, що зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" торговельні марки за оскаржуваними свідоцтвами України є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.
1.3. Згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2019 зі справи № 910/1138/19, зокрема, залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Гетьман".
1.4. Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 16.01.2020 зі справи № 910/1138/19, зокрема, замінено найменування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
1.5. Згідно з ухвалою Північного апеляційного господарського суду, яка постановлена у первісному розгляді справи № 910/1138/19, зокрема, здійснено заміну відповідача 1 у справі його правонаступником - державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності".
2. Короткий зміст рішень суду першої інстанції та постанов суду апеляційної інстанції
2.1. Суди розглядали справу неодноразово.
2.2. Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.02.2020 зі справи № 910/1138/19 позов задоволено, з посиланням на його обґрунтованість.
2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 рішення суду першої інстанції від 27.02.2020 змінено у його мотивувальній частині та викладено у редакції постанови. В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.
2.4. Постановою Верховного Суду від 22.04.2021 рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 у справі № 910/1138/19 скасовано; справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
2.5. Направлячи справу № 910/1138/19 на новий розгляд, суд касаційної інстанції зазначив, зокрема, про необхідність встановлення у новому розгляді справи таких обставин:
- хто володів знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634 на період реєстрації спірних знаків;
- чи знав (міг знати) первинний власник свідоцтв на знаки для товарів і послуг: №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634 (до моменту їх відчуження) про факт порушення своїх прав шляхом реєстрації спірних знаків для товарів і послуг та про особу, яка їх порушила; відповідно, чи існувало порушене право на момент набуття позивачем права власності на вказані свідоцтва;
- визначити початок виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних позначень, зокрема, використання товарних знаків позивачем (у тому числі первинним власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634) на ринку та початок використання спірних торговельних марок на ринку відповідачем;
- за наявності порушеного права позивача - встановити, чи пропустив позовну давність позивач, звертаючись до суду з цим позовом у січні 2019 року, і якщо так, то чи існують поважні причини пропуску такого строку.
2.6. Рішенням господарського суду міста Києва від 07.06.2022 зі справи № 910/1138/19 (суддя Маринченко Я.В.) у задоволенні позову відмовлено з посиланням на відсутність порушеного права позивача, за захистом якого останній звернувся з позовом до суду.
2.7. Так, згідно з рішенням місцевого господарського суду спірні свідоцтва на знаки для товарів і послуг були зареєстровані за згодою первинного власника свідоцтв на знаки для товарів і послуг (Товариства з обмеженою відповідальністю "Домані Групп"), що захищаються як похідні, у зв`язку з чим у суду відсутні підстави вважати, що відповідачі шляхом реєстрації спірних свідоцтв на знаки для товарів і послуг порушили права названого товариства.
2.8. Згідно з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.12.2022, зокрема, здійснено заміну відповідача 1 у справі його правонаступником - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".
2.9. Відповідно до ухвали Північного апеляційного господарського суду від 19.04.2023, зокрема, залучено до участі у справі в якості третьої особи ТОВ "Кримська водочна компанія".
2.10. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.09.2023 зі справи рішення місцевого господарського суду від 07.06.2022 скасовано, ухвалено нове рішення про задоволення позову.
2.11. Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано, зокрема, тим, що зареєстровані на ім`я відповідача 2 знаки для товарів і послуг за свідоцтвами: № 190704, 190705, 190706, 190707 від 10.09.2014, № 210409 від 11.04.2016, № 187563, № 187564, № 187565, № 187566, № 187567, № 187568 від 25.06.2014, № 188096, № 188097 від 10.07.2014, № 188998, № 188999 від 25.07.2014, № 210409 від 11.04.2016 є "похідними" від серії знаків групи "НАША МАРКА", групи "МІРНА", групи "АРКТИКА", що на момент розгляду спору судом належать позивачеві, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками, які наразі належать позивачу, для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар; судом не встановлено наявності обставин, пов`язаних з існуванням саме агентських чи представницьких відносин між Товариством з обмеженою відповідальністю "Домані Групп", ТОВ "Кримська водочна компанія" та відповідачем-2 у розумінні приписів статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності; оригінали угод, зокрема від 01.09.2011 та 01.10.2013, копії яких містяться в матеріалах заявок та на підставі яких відповідачем 1 здійснювалася реєстрація спірних марок за відповідачем 2, та які, за твердженням відповідача-2, підтверджують надання згоди товариством з обмеженою відповідальністю "Домані Групп" на реєстрацію спірних марок, відповідачем 2 не надані; отже, здійснення реєстрації спірних торговельних марок на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" з дозволу попереднього власника не підтверджено належними та допустимими доказами. Доказів того, що попередній власник знаків, які на теперішній час належать позивачеві, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю "Домані Групп", надавало таку згоду відповідачеві 2, матеріали справи не містять.
2.12. Верховний Суд постановою від 25.01.2024 скасував постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.09.2023 у справі № 910/1138/19. Справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.
2.13. Направляючи справу на новий розгляд до апеляційного господарського суду, Верховний Суд зауважив, зокрема, про те, що суд апеляційної інстанції, дійшовши заснованого на законі висновку про наявність підстав для витребування з метою огляду оригіналів документів, достовірність яких заперечували учасники справи (зокрема, представники позивача та третьої особи - ТОВ "Кримська водочна компанія", залученого до участі у справі згідно з ухвалою суду від 19.04.2023), водночас не вжив відповідних заходів для витребування таких документів в особи (учасника справи), в якої вони знаходяться або повинні знаходитися.
2.14. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.04.2024 (колегія суддів: Отрюх Б. В., Шапран В. В., Коротун О. М.) рішення Господарського суду міста Києва від 07.06.2022 залишено без змін.
2.15. Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.05.2024 (колегія суддів: Отрюх Б. В., Шапран В. В., Коротун О. М.) стягнуто з Компанії на користь ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) грн. В іншій частині заяви відмовлено.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. Компанія, не погоджуючись із судовими рішеннями попередніх інстанцій, звернулася до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить їх скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. Касаційна скарга Компанії подана на підставі пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України та пунктів 1, 3, 4 частини третьої статті 310 ГПК України.
4.2. Скаржник у своїй касаційній скарзі зазначає, що суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми права і не врахував відповідних висновків Верховного Суду, а саме:
- неправильне застосування норм матеріального права і висновок апеляційного суду про те, що права позивача (та інших, попередніх власників "первинних ТМ") не було порушено, внаслідок реєстрації оспорюваних ТМ, оскільки позивач (попередні власники "первинних ТМ") не використовували ці свої "первинні ТМ". Для наявності порушення права позивача суд вважав необхідним факт фізичного використання Позивачем своїх "первинних ТМ";
- апеляційний господарський суд у оскаржуваній постанові помилково не застосував положення статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII) та зробив неправильні висновки про настання моменту порушення прав власника свідоцтва, що в свою чергу призвело до неправильного застосування судом статті 6 Закону № 3689-XII. Це, на думку скаржника, суперечить висновкам, викладеним у постановах Верховного Суду від 11.08.2022 у справі № 910/16586/18, від 26.09.2019 та від 20.02.2020 у справі № 910/20650/17, 19.08.2021 у справі № 910/570/16;
- частину третю статті 86, статтю 80, 91 ГПК України, оскільки суд прийняв до уваги недопустимі "докази" - незасвідчені копії "угод" як "документи" за відсутності оригіналів таких "документів", що суперечить правовим висновкам у постановах Верховного Суду від 14.04.2021 у справі № 520/17947/18, від 21.03.2018 у справі № 922/1235/16, від 07.11.2018 у справі № 183/3811/16-ц; що також кореспондується з підставами оскарження, визначеними з пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України, у частині оскарження постанови з підстав, передбачених частиною третьою статті 310 ГПК України - суд не дослідив зібрані у справі докази, суд "встановив" обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів, а також, що кореспондується з порушенням судом обов`язкових вказівок касаційного суду і, відповідно, порушення частини п`ятої статті 310, частини першої статті 316 ГПК України;
- частину п`яту статті 310 ГПК України, частину першу статті 316 ГПК України, оскільки суд апеляційної інстанції порушив та не виконав обов`язкові висновки, вказівки суду касаційної інстанції, надані для третього апеляційного перегляду справи, що суперечить правовим висновкам, які викладені у постановах Верховного Суду від 23.05.2024 у справі № 924/498/23, від 17.12.2021 у справі №913/567/19, від 08.12.2021 у справі № 916/1577/19, від 07.10.2020 у справі № 910/20487/13;
- частину першу, другу статті 2, частину першу, другу статті 13, частину першу статті 77, частину другу, п`яту статті 236, частину першу статті 237, пункти 2 - 5 частини четвертої статті 238 ГПК України, статті 129 Конституції України, оскільки оскаржувані постанова та рішення зазначеним вимогам до судового рішення не відповідають, порушують вимоги процесуального закону щодо рівності прав, змагальності, неупередженості вирішення спорів, справедливості, законності та обґрунтованості (умотивованості) рішення, допустимості доказів; висновки судів є передчасними та такими, що зроблені з порушенням вказаних норм процесуального права, за відсутності належного дослідження усіх наявних у матеріалах справи доказів, надання оцінки цим доказам та доводам учасників справи, що суперечить правовим висновкам, викладеним у постановах Верховного Суду від 01.07.2021 у справі № 917/549/20, від 08.12.2021 у справі № 916/1577/19, від 17.12.2021 у справі № 913/567/19;
- статті 261 ЦК України, статті 74 ГПК України, оскільки суд не дав жодної оцінки і не відхилив заяву про застосування строку позовної давності, що суперечить правовим висновкам, викладеним у постановах Великої Палати Верховного Суду/Верховного Суду від 06.02.2019 у справі № 145/797/15- ц, від 28.05.2020 у справі № 910/13119/17, від 19.08.2021 у справі № 910/570/16.
4.3. Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, Компанія зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування судами вимог статей 426, 1107, 1108, 1109 ЦК України до правовідносин "надання дозволу власником на реєстрацію похідних ТМ" і вимог до відповідного правочину, умов його укладеності, нікчемності, а саме:
- чи є "дозвіл на реєстрацію похідних ТМ", який був би підписаний правовласником первинних ТМ - використанням власником об`єкта права інтелектуальної власності за змістом статті 426 ЦК України;
- чи має право правовласник "первинних ТМ" дозволяти використання таких своїх "первинних ТМ" (як ліцензіар) шляхом надання іншій особі (ліцензіату) дозволу на реєстрацію похідних ТМ на ім`я ліцензіата і чи є такий письмовий правочин ліцензією за змістом статті 1108 ЦК України;
- чи повинен вказаний вище правочин, ліцензія, "дозвіл на реєстрацію похідних ТМ", відповідати вимогам статті 1109 ЦК України, і якими будуть правові наслідки, якщо такий правочин не відповідає вимогам статті 1109 ЦК України, не містить визначених вказаною статтею істотних умов правочину.
4.4. Компанія зазначає, що суди застосували вказані норми матеріального права неправильно (не застосували їх), висновок Верховного Суду щодо застосування таких норм у подібних правовідносинах відсутній.
4.5. Скаржник також зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування судами вимог статті 269 ГПК України до процесуальних правовідносин щодо подання доказів на стадії апеляційного перегляду справи, у разі якщо ці докази:
- подаються апеляційному суду на виконання обов`язкових вимог суду касаційної інстанції відповідно до частини п`ятої статті 310, частини першої статті 316 ГПК України, для встановлення обставин, які Верховний Суд зобов`язав встановити у справі під час повторного апеляційного перегляду;
- доводять не матеріально-правові підстави позову, а процесуальне питання про момент початку відліку позовної давності;
- на вказані обставини позивач посилався раніше, як тільки дізнався про їх можливе існування, але з об`єктивних і незалежних від позивача причин не мав можливості надати такі докази суду. Щодо доведення цих обставин позивач також просив суд призначити судові експертизи ще під час другого апеляційного перегляду справи, але суд необґрунтовано відмовив у цьому;
- подані учасником справи, який раніше, під час розгляду справи у суді першої інстанції, не брав участі у справі і, відповідно, був позбавлений можливості надавати будь-які докази.
4.6. Компанія також зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування судами вимог статті 269 ГПК України, надання (ненадання) судом під час повторного розгляду справи оцінки, прийняття до уваги (чи відхилення) тих доказів, які були подані сторонами до справи під час попередніх розглядів справи і були прийняті відповідним судом під час попереднього розгляду справи, долучені судом до матеріалів справи (не були повернуті).
4.7. Враховуючи переконання Компанії про те, що постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню, скаржник просить також скасувати і додаткову постанову у цій справі як похідну.
4.8. Скаржник у своїй касаційній скарзі також зазначає про очікуваний розмір судових витрат позивача за подання касаційної скарги, окрім оплати судового збору, який складає 120 000 грн.
5. Доводи інших учасників справи
5.1. Від відповідача 2 надійшов до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу (документ сформовано в системі "Електронний суд" 24.06.2024), в якому заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані рішення - без змін. Відповідач 2 також зазначає про попередній орієнтовний розрахунок витрат на правову (правничу) допомогу - 50 000,00 грн.
5.2. Від УКРНОІВІ до Верховного Суду надійшов відзив на касаційну скаргу (документ сформовано в системі "Електронний суд" 01.07.2024), в якому відповідач 1 заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані рішення - без змін. УКРНОІВІ надіслав до Верховного Суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити без участі представника УКРНОІВІ з урахуванням позиції, яку відповідач 1 виклав у своєму відзиві на касаційну скаргу.
5.3. ТОВ "Кримська водочна компанія" 02.07.2024 надіслало до Верховного Суду пояснення на касаційну скаргу та відзив, в якому повністю підтримує касаційну скаргу позивача та просить касаційну скаргу Компанії задовольнити в повному обсязі.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6. Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено таке.
6.1. Компанія є власником, зокрема, таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:
- свідоцтва № 14590 від 29.12.1999 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА" (заявка від 09.03.1998), зареєстрований для товарів і послуг 32, 33, 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП);
- свідоцтва № 174967 від 27.08.2013 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКА" (заявка від 19.03.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 174968 від 27.08.2013 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКАЯ" (заявка від 19.03.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 194282 від 10.12.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА" (заявка від 24.10.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 141763 від 25.07.2011 на знак для товарів і послуг "АРКТИКА" (заявка від 04.03.2010), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 215324 від 11.08.2016 на знак для товарів і послуг "ARCTICA" (заявка від 11.02.2016), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 220966 від 26.12.2016 на знак для товарів і послуг "ARCTICA POLAR" (заявка від 08.08.2016), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 37247 від 15.01.2004 на знак для товарів і послуг "МЕРНАЯ" (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 47015 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг "МІРНА" (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 47016 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг "MERNAYA" (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 47029 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг "Мірна. Медова з перцем" (заявка від 08.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 54611 від 17.10.2005 на знак для товарів і послуг "Мърная. На молоке" (заявка від 25.07.2003), зареєстрований для товарів і послуг 33, 35, 43 класів МКТП;
- свідоцтва № 154732 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг "МЕРНАЯ" (заявка від 12.01.2011), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 154733 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг "MERNAYA" (заявка від 12.01.2011), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 191190 від 25.09.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА" (заявка від 04.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 191634 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "МЪРНАЯ" (заявка від 04.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП.
6.2. Компанія 26.12.2018 стала власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг: № 37247, № 47015, № 47016, № 47029, № 54611, № 154732, № 154733, № 191190, № 191634, № 141763, № 215324, № 220966, № 14590, № 174967, № 174968, № 194282, а саме з дати публікації та реєстрації відомостей про передачу права власності на зазначені свідоцтва відповідно до рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.12.2018.
6.3. До набуття Компанією прав за вказаними знаками для товарів і послуг у 2013 - 2016 роках такими правами володіло Товариство з обмеженою відповідальністю "Домані Групп" (російська федерація), а з 12.09.2016 - Компанія "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед", що підтверджується рішенням Державної служби інтелектуальної власності України № 20359 від 22.08.2016 та наявними у матеріалах справи виписками з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки.
6.4. ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" є власником таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:
- свідоцтва № 210409 від 11.04.2016 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА КАЛИНОВА" (заявка від 10.10.2014), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 190704 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 190705 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 190706 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 190707 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188998 від 25.07.2014 на знак для товарів і послуг "РУССКАЯ АРКТИКА" (заявка від 07.08.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188999 від 25.07.2014 на знак для товарів і послуг "СИБИРСКАЯ АРКТИКА" (заявка від 07.08.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187563 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА)" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187564 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187567 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187565 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187566 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 187568 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188096 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "Водка Мерная" (заявка від 28.05.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;
- свідоцтва № 188097 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "Горілка Мірна" (заявка від 28.05.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП.
6.5. Заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг відповідача 2 групи "НАША МАРКА" були подані ТОВ "Кримська водочна компанія" щодо свідоцтв № 190704, 190705, 190706, 190707 - 16.07.2013; ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" щодо свідоцтва № 210409 - 10.10.2014.
6.6. Заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг відповідача 2 групи "МІРНА" були подані ТОВ "Кримська водочна компанія" щодо свідоцтв № 187563, № 187564, №187565, № 187566, №187567, № 187568 - 16.07.2013; щодо свідоцтв № 188096, № 188097 - 28.05.2013.
6.7. Заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг відповідача 2 групи "АРКТИКА" були подані ТОВ "Кримська водочна компанія" щодо свідоцтв № 188998, № 188999 - 07.08.2013.
6.8. Тобто заявки за оспорюваними свідоцтвами на знаки для товарів і послуг були подані у 2013 році ТОВ "Кримська водочна компанія", а щодо свідоцтва № 210409 ("НАША МАРКА КАЛИНОВА") - ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" у 2014 році.
6.9. На момент подання вказаних заявок у 2013-2014 роках, як і на дату реєстрації знаків відповідача 2, власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 14590, № 194282 ("НАША МАРКА"), № 174968 ("НАША МАРКА ПОСОЛЬСКАЯ"), № 37247 ("МЕРНАЯ"), № 47015 ("МІРНА"), № 47029 ("МІРНА МЕДОВА З ПЕРЦЕМ"), № 121763 ("АРКТИКА") було Товариство з обмеженою відповідальністю "Домані Групп" (російська федерація).
6.10. Відповідно до висновку експертів від 23.09.2019 № 160/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який склали судові експерти Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Чабанець Т. М. та Фоя О. А., щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг позивача та відповідача 2 встановлено:
- торговельні марки МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА), МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА, Водка Мерная, Горілка Мірна за свідоцтвами України № 187563, № 187564, № 187567, № 187565, № 187566, № 187568, № 188096, № 188097 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками МЕРНАЯ, МІРНА, Мірна. Медова з перцем за свідоцтвами України № 37247, № 47015, № 47029 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;
- торговельні марки НАША МАРКА КАЛИНОВА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА за свідоцтвами України № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою НАША МАРКА за свідоцтвом України № 14590 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;
- торговельні марки РУССКАЯ АРКТИКА та СИБИРСКАЯ АРКТИКА за свідоцтвами України № 188998 та № 188999 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою АРКТИКА за свідоцтвом України № 141763 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;