ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2024 року
м. Київ
cправа № 916/1689/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Ємця А.А., Колос І.Б.,
за участю секретаря судового засідання Росущан К. О.,
представників учасників справи:
позивача - Войков А.П. (адвокат)
відповідача - Краснопивцев О.К. (адвокат)
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - не з`явився
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу ПУМА СЕ (PUMA SE)
на рішення Господарського суду Одеської області від 04.09.2023 та
постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 22.05.2024
за позовом ПУМА СЕ (PUMA SE)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "СТІЛЛІ"
про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Одеська митниця.
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. ПУМА СЕ (PUMA SE) (далі - ПУМА СЕ, позивач) звернулася до господарського суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "СТІЛЛІ" (далі - ТОВ "СТІЛЛІ", відповідач), в якій просило суд заборонити відповідачеві здійснювати використання позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями, права на які належать позивачеві, та вилучити з цивільного обороту та знищити товар ввезений за митною декларацією, одержувачем/імпортером якого є ТОВ "СТІЛЛІ".
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ "СТІЛЛІ" на митну територію України ввезено товар, який містить ознаки використання об`єкту права інтелектуальної власності знаків для товарів та послуг на підставі міжнародної реєстрації, право інтелектуальної власності на які належить ПУМА СЕ, що підтверджується, зокрема висновком експерта, виготовленим на замовлення позивача. Крім того, як стверджує позивач, ПУМА СЕ (PUMA SE) не надавала ТОВ "СТІЛЛІ" права на використання своїх торговельних марок за міжнародними реєстраціями знаків для товарів і послуг у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар. Між позивачем та відповідачем не має жодних комерційних зв`язків, а таке використання може ввести в оману споживачів.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням Господарського суду Одеської області від 04.09.2023 (Щавинська Ю.М.) у задоволенні позову відмовлено. Скасовані заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою суду від 14.04.2023.
2.2. Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 22.05.2024 (колегія суддів: Аленін О.Ю., Богатир К.В., Філінюк І.Г.) рішення Господарського суду Одеської області від 04.09.2023 залишено без змін.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. ПУМА СЕ, не погоджуючись з судовими рішеннями попередніх інстанцій, звернулася до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасувати і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. Касаційна скарга подана на підставі пункту 4 частини другої статті 287 ГПК України та пункту 4 частини третьої статті 310 ГПК України.
4.2. Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає про те, що суд апеляційної інстанції не дотримався вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи та в їх сукупності, оскільки обмежився частковим цитуванням висновку експертів від 04.03.2024 № 5315-Е за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та узагальненим висновком про його належність і допустимість.
4.3. ПУМА СЕ звертає увагу на те, що у висновку судової експертизи від 04.03.2024 № 5315-Е не вказано де саме проводилась експертиза, хто був присутній під час проведення експертизи та період її проведення, а відтак при його складенні також не було додержано вимог частини шостої статті 98 ГПК України, з огляду на що позивач вважає цей висновок неналежним та недопустимим доказом.
4.4. Позивач зазначає, що в протиставлення обставинам, які апеляційний суд вважає встановленими, у тексті висновку судової експертизи від 04.03.2024 № 5315-Е відсутнє будь-яке посилання на визначення домінуючих елементів знаків і відповідно не зроблено порівняльне дослідження графічних (візуальних) ознак домінуючих елементів. Зазначене, на переконання скаржника, спростовує те, що судом апеляційної інстанції всебічно та повно досліджено висновок експертів від 04.03.2024 №5315-Е, що є порушенням статті 86 ГПК України.
4.5. ПУМА СЕ у своїй касаційній скарзі звертає увагу на те, що експерти при проведенні судової експертизи не використовували Сінгапурський договір при вирішення поставлених питань, що, на думку позивача, призвело до неправильних висновків.
4.6. На думку позивача, експерти при проведенні судової експертизи неповно встановили об`єкт дослідження та не врахували, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією є позиційною торговельною маркою.
5. Доводи інших учасників справи
5.1. У відзиві на касаційну скаргу відповідач заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. ПУМА СЕ (PUMA SE) володіє правами інтелектуальної власності на цілий ряд торговельних марок, зареєстрованих відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, дія яких поширена на Україну, зокрема за №№ 426712, 439162, 1250838, 1138941, 925647, 599703.
6.2. З метою захисту прав інтелектуальної власності, позивачем в порядку статті 398 Митного кодексу України подано заяву про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності знаку для товарів та послуг, що охороняється відповідно до чинної міжнародної реєстрації на знаки для товарів і послуг № 426712 відповідно, щодо включення їх до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності. За такою заявою Правовласника ПУМА СЕ, зазначені вище знаки для товарів та послуг включені до митного реєстру та діють на цей час.
Одеською митницею прийнято рішення від 22.03.2023 № 2023/006 про призупинення митного оформлення товарів:
Товар №1. Взуття жіноче типу "кросівки", халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.: BL21-* р.36 - 200 пар.;
Товар № 2. Взуття жіноче типу "кросівки", халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.:BL21-* р.37-40 - 1400 пар., всього: 1600 пар., -
строком на 10 робочих днів, як таких, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності на зображувальну торговельну марку, зареєстровану в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності за номером 229, майнові права на яку належать компанії PUMA SE, заявлених за митною декларацією типу ІМ40ДЕ (далі - МД) від 21.03.2023 №/2023/009288.
6.3. У квітні 2023 позивач звернувся до судового експерта К.А. Сопової з заявою про проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності та на вирішення експерта поставлено наступне питання: "Чи є позначення, використані на бокових частинах зразка взуття за митною декларацією UA500500/2023/009288 MRN23UA500500009288U0 від 21.03.2023 схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE? ".
6.4. У висновку від 10.04.2023 № 203-04/23, складеному на замовлення позивача, експерт дійшов висновку, що позначення, використані на бокових частинах зразка взуття за митною декларацією UA500500/2023/009288 MRN23UA500500009288U0 від 21.03.2023 р., є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE.
6.5. Звертаючись із даним позовом до суду ПУМА СЕ зазначила, що не надавала ТОВ "СТІЛЛІ" права на використання своїх торговельних марок за міжнародними реєстраціями знаків для товарів і послуг та позначень, схожих із згаданими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).
6.6. Також, за твердженням позивача, між сторонами не має жодних комерційних зв`язків, а таке використання може ввести в оману споживачів.
6.7. Позивач стверджує, що відповідач, незважаючи на встановлену законодавством заборону використання в своїй діяльності об`єктів права інтелектуальної власності без дозволу правовласника, здійснюючи ввезення товарів на митну територію України, не дотримався встановлених законодавством вимог щодо отримання такого дозволу від позивача, чим порушив вимоги статті 495 ЦК України, а також статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
6.8. З огляду на вищевикладене, компанія ПУМА СЕ просила суд відновити її порушені права у спосіб припинення порушення ТОВ "СТІЛЛІ" прав інтелектуальної власності та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених з порушенням права інтелектуальної власності.
6.9. В свою чергу, відповідач, заперечуючи проти заявлених позовних вимог, надав до суду першої інстанції висновок судового експерта Петренка С.А. від 02.05.2023 № 147-01, виготовлений на замовлення відповідача, за висновками якого позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні товару - взуття жіноче типу "кросівки", халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відноситься до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.: BL21-* - не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, № 439162 та №1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE).
6.10. Відтак, оскільки використані ТОВ "СТІЛЛІ" позначення не є схожими до ступеню сплутування зі знаками, правовласником яких є позивач, на переконання відповідача, відсутній і факт порушення прав інтелектуальної власності позивача.
6.11. Приймаючи оскаржуване рішення, місцевий господарський суд дійшов висновку про необґрунтованість заявлених позовних вимог та відмовив у їх задоволенні у повному обсязі.
6.12. В мотивах оскаржуваного рішення суд першої інстанції зазначив, що у судовому засіданні судом було оглянуто пару взуття, яке фактично кожною із сторін було надано для проведення експертизи, а також досліджено зображення зразків взуття, надані позивачем на вимогу суду, які, на його думку, є більш схожими з тими зразками, які були оглянуті судом в якості речового доказу.
6.13. На підставі такого дослідження суд першої інстанції дійшов висновку, що на взутті, зображення якого надано позивачем у додаткових поясненнях, у переважній більшості використано не лише торгівельну марку із зображенням смуг, а й словесне найменування PUMA на підошві або на м`якій частині взуття, зображення пантери, тощо. Тобто, фактично виробник PUMA при нанесенні зареєстрованих позначень на власні вироби не обмежується будь-яким одним, а використовує їх у певній сукупності.
6.14. З урахуванням наведеного, суд першої інстанції дійшов висновку, що пересічним споживачем при зоровому огляді сприймається увесь кінцевий образ певної категорії товару.
6.15. Натомість, оцінюючи, зокрема, речовий доказ з позиції кінцевого споживача, суд першої інстанції зазначив, що за відсутності будь-яких інших позначень, що використовуються PUMA для спортивного (дозвільного) взуття, нанесене на кросівках відповідача позначення, яке не має окресленого контуру, натомість містить як горизонтальні (вигнуті), так і вертикальні смуги (стрічки), які перетинаються між собою, створює враження простроченої м`якої частини взуття. Отже, як позначення, так і виріб в цілому не сприймається як такі, що схожі, та як такі, що можна сплутати із торгівельними марками позивача та взуттям виробника PUMA.
6.16. Аналізуючи наданий позивачем висновок експерта, суд першої інстанції зауважив, що висновок про схожість позначення з міжнародною реєстрацією будується фактично на виокремленні окремої частини оздоблення кросівок, що певним чином нагадує зображення вигнутих в одному напрямку смуг, та не надає оцінку в цілому зображенню бічної сторони взуття.
6.17. За твердженням суду першої інстанції, наданий відповідачем висновок експерта будується на дослідженні в цілому зображення (позначення) на бічній частині взуття, яке має не чітко виражені криволінійні смуги, які звужуються знизу зліва до верху справа, а має криволінійні смуги, які перетинаються між собою в умовних прямокутниках. Як вказує експерт, криволінійні смуги на взутті відповідача, що перетинаються між собою, утворюють візерунок у вигляді чотирикутних фігур.
6.18. Отже, враховуючи наведене у сукупності, суд першої інстанції дійшов висновку про недоведення позивачем обставини використання відповідачем такого позначення, яке можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою PUMA, що відповідно виключає задоволення позовних вимог.
6.19. Залишаючи без змін рішення місцевого господарського суду, апеляційний господарський суд виходив, зокрема, з таких міркувань:
- міжнародна реєстрація за №426712 діє на території України у повному обсязі з 19.11.1976, міжнародна реєстрація №439162 діє на території України у повному обсязі з 11.07.1978, міжнародна реєстрація № 1250838 діє на території Україні з 12.11.2014.
- предметом доведення в рамках даної справи є схожість позначення, розміщеного на взутті, із торговельною маркою, права на яку належать позивачу, настільки, що їх можна сплутати.
- експертні висновки надані сторонами є протилежними за змістом, а тому ухвалою від 30.11.2023 суд апеляційної інстанції призначив у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
6.20. На вирішення експерта поставлено питання:
- Чи є позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні товару - взуття жіноче типу "кросівки" заявленого за митною декларацією №UA500500/2023/009288, за артикулом BL21-*, схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №426712, №439162, №1250838, права на які належать ПУМА СЕ (PUMA SE)?
6.21. Судом апеляційної інстанції отримано висновок експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за результатами проведення судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 04.03.2024 № 5315-Е.
6.22. Відповідно до висновку експертів - позначення, що розміщені на бічній поверхні товару взуття жіноче типу "кросівки" заявленого за митною декларацією №/2023/009288, за артикулом BL21-*, не є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать ПУМА СЕ (PUMA SE) щодо однорідних товарів.
6.23. Суд апеляційної інстанції зазначив, що за результатами порівняльного зіставлення ознак торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать ПУМА СЕ (PUMA SE) та позначення на товарі, наданому на дослідження, експертами встановлено, що розбіжність ознак позначення на наданому на дослідження товарі і торговельних марках за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838 свідчить про не схожість досліджуваних позначень, а у разі використання для однорідних товарів є не схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838.
6.24. З урахуванням проведених досліджень експертами встановлено:
- товари, для яких використовуються торговельні марки за міжнародними реєстраціями №426712, №439162, №1250838 та товар, для якого використовується позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні є спорідненими та використовуються для класу 25 МКТП;
- торговельні марки за міжнародними реєстраціями №426712, №439162, №1250838 та позначення, розміщене на бічній поверхні товару, наданого на дослідження, не є схожими;
- позначення, що розміщені на бічній поверхні товару - взуття жіноче типу "кросівки" заявленого за митною декларацією №UA500500/2023/009288, за артикулом BL21-*, не є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками, зареєстрованими за міжнародними реєстраціями за №426712, №439162, №1250838, права на які належать Компанії PUMA SE (ПУМА СЕ, Німеччина) щодо однорідних товарів.
6.25. Вказаний висновок судової експертизи визнано судом апеляційної інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.
6.26. Суд апеляційної інстанції прийняв до уваги висновок експертів, виготовлений на вимогу ухвали суду, яким встановлено, що позначення, що розміщені на бічній поверхні товару взуття жіноче типу "кросівки" заявленого за митною декларацією №UA500500/2023/009288, за артикулом BL21-*, не є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать ПУМА СЕ (PUMA SE) щодо однорідних товарів.