ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2024 року
м. Київ
cправа № 910/2286/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Ємця А. А. (головуючого), Бенедисюка І. М., Колос І. Б.,
за участю секретаря судового засідання Рєзнік А. В.,
представників учасників справи:
позивача - Кім Г. В.,
відповідача-1 - Грунського В. О.,
відповідача-2 - не з`явився,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Лакме Косметікс С.Л. (LAKME COSMETICS S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), Королівство Іспанія)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2024 (головуючий суддя Сотніков С. В., судді Пантелієнко В. О., Остапенко О. М.)
у справі
за позовом Лакме Косметікс С.Л. (LAKME COSMETICS S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), Королівство Іспанія)
до: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг", 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт",
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідуей",
про припинення дій, які порушують право інтелектуальної власності,
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст і підстави позовних вимог
1. У лютому 2023 року Компанія Лакме Косметікс С.Л. (LAKME COSMETICS S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), Королівство Іспанія) (далі - Компанія, позивач) звернулася з позовом (з урахуванням клопотання про залучення співвідповідача та зміну предмета позову) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдинг" (далі - ТОВ "Мейкап трейдинг", відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фреско імпорт" (далі - ТОВ "Фреско імпорт", відповідач-2) про:
- визнання використання ТОВ "Мейкап трейдинг" торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1, що належить Компанії, протиправним та таким, що порушує право інтелектуальної власності Компанії на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1;
- припинення дій, що порушують інтелектуальні права Компанії шляхом заборони ТОВ "Мейкап трейдинг" здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу будь-якої продукції, в тому числі, але не обмежуючись, асортименту засобів для догляду за волоссям, з нанесеними на їх етикетку торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1;
- визнання використання ТОВ "Фреско імпорт" торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1, що належить Компанії протиправним та таким, що порушує право інтелектуальної власності Компанії на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1;
- припинення дій, що порушують інтелектуальні права Компанії шляхом заборони ТОВ "Фреско імпорт", здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу будь-якої продукції, в тому числі, але не обмежуючись, асортименту засобів для догляду за волоссям, з нанесеними на їх етикетку торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1.
2. Обґрунтовуючи позовні вимоги, Компанія зазначила, що вона є власником торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвами № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, виробляє косметичну продукцію та маркує її зазначеною торговельною маркою. Єдиним дистриб`ютором продукції під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1 на території України є Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідуей" (далі - ТОВ "Мідуей"), яке у жовтні 2022 року повідомило позивача про те, що відповідач-1 в мережі Інтернет через власний сайт http://makeup.com.ua здійснює продаж товарів під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1. Відповідач-2 здійснює імпорт продукції під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1 та постачає його відповідачу-1 для подальшого роздрібного продажу. Такі дії відповідачі здійснюють без дозволу правовласника, тобто позивача.
3. Господарський суд міста Києва ухвалою від 06.03.2023, крім іншого, залучив до участі у справі ТОВ "Мідуей" як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.
Короткий зміст судових рішень судів попередніх інстанцій
4. Господарський суд міста Києва (суддя Щербаков С. О.) рішенням від 07.12.2023 позовні вимоги задовольнив частково: зобов`язав ТОВ "Мейкап трейдинг" припинити дії, що порушують право інтелектуальної власності Компанії на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом заборони ТОВ "Мейкап трейдинг" здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу продукції з нанесеними на їх етикетку знаками для товарів та послуг: торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 свідоцтво № НОМЕР_1, строк дії до 29.03.2031, торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 свідоцтво № НОМЕР_2, строк дії до 21.03.2027; зобов`язав ТОВ "Фреско імпорт" припинити дії, що порушують право інтелектуальної власності Компанії на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом заборони ТОВ "Фреско імпорт" здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу продукції з нанесеними на їх етикетку знаками для товарів та послуг: торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 свідоцтво № НОМЕР_1, строк дії до 29.03.2031, торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 свідоцтво № НОМЕР_2, строк дії до 21.03.2027. В іншій частині позову відмовлено.
5. Судове рішення мотивовано тим, що суд встановив факт використання відповідачами у процесі своєї господарської діяльності торговельної марки позивача ІНФОРМАЦІЯ_1, що охороняється за міжнародними реєстраціями, а тому таке використання є порушенням майнових прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1 за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_1, та № НОМЕР_2.
6. Оскільки в мотивувальній частині цього рішення суд встановив протиправність використання відповідачами торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1, що належить позивачу, як і встановив, що таке використання порушує право інтелектуальної власності Компанії на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1 за міжнародними реєстраціями, за висновками суду такі вимоги позивача (перша та третя вимоги відповідно до прохальної частини клопотання про зміну предмета позову) не призводять до поновлення порушеного права позивача та у разі її задоволення шляхом викладення в резолютивній частині рішення не можуть бути виконані у примусовому порядку, оскільки відсутній механізм виконання такого рішення, відповідно, в цій частині позовні вимоги не підлягають задоволенню.
7. Північний апеляційний господарський суд постановою від 27.02.2024 скасував рішення суду першої інстанції в частині задоволених позовних вимог та ухвалив нове рішення в цій частині, яким відмовив у задоволенні позовних вимог Компанії до ТОВ "Мейкап трейдинг", ТОВ "Фреско імпорт" про зобов`язання припинити дії, що порушують право інтелектуальної власності на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1. В решті рішення Господарського суду міста Києва від 07.12.2023 у цій справі залишено без змін.
8. Аргументуючи постанову, суд апеляційної інстанції послався на те, що продукція, яку відповідач-1 пропонує до продажу, є оригінальною, оскільки доказів зворотного суду не надано, випущена у вільний обіг позивачем без будь-яких обмежень у її використанні, законно поставлена відповідачем-2 на користь відповідача-1, який законно пропонує її до продажу на роздрібному ринку кінцевому споживачу. У цьому випадку має місце "вичерпання прав" на об`єкт інтелектуальної власності - торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з тим, що товари марковані такою маркою вже введено в цивільний обіг на території іншої держави, тоді як доказів зміни або погіршення товару після введення його в цивільний оборот позивач не надав.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
9. Компанія, не погоджуючись із постановою суду апеляційної інстанції, звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просила скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.02.2024 та залишити в силі рішення Господарського суду міста Києва від 07.12.2023 у цій справі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
10. Обґрунтовуючи вимоги касаційної скарги, Компанія із посиланням на пункт 1 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зазначає, що суд апеляційної інстанції помилково застосував пункт 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) без врахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 15.07.2019 у справі № 911/2674/17, від 26.05.2022 у справі № 911/3338/20, від 16.09.2021 у справі № 910/4540/20 та у постанові Великої Палати Верховного Суду від 07.09.2022 у справі № 910/16579/20.
11. Також позивач вважає, що суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права, зокрема, щодо застосування статей 74- 79, 86, 236, 237 ГПК України без урахування висновків, викладених у постановах Верховного Суду, на які посилається позивач у касаційній скарзі, та встановлення обставин введення товару в обіг, що має суттєве значення для цієї справи, на підставі недопустимих доказів та припущень.
Позиція інших учасників справи
12. ТОВ "Мейкап трейдинг" та ТОВ "Фреско імпорт" до Верховного Суду надіслали відзиви на касаційну скаргу, в яких просять відмовити в задоволенні касаційної скарги та залишити постанову апеляційної інстанції без змін.
13. Крім того, ТОВ "Мейкап трейдинг" у відзиві зазначає, що він очікує понести витрати на професійну правничу допомогу в суді касаційної інстанції на підставі частини 8 статті 129 ГПК України. При цьому зауважує, що докази їх вартості буде надано у строк, встановлений положенням цієї статті.
14. ТОВ "Мідуей" не скористалося своїм процесуальним правом на подання відзиву на касаційну скаргу, що відповідно до частини 3 статті 295 ГПК України не перешкоджає перегляду судових рішень.
15. Від позивача та відповідачів додатково надійшли письмові пояснення по справі.
16. Від ТОВ "Фреско імпорт" надійшла заява про розгляд справи без участі його представника.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
17. Як зазначає позивач, Компанія є єдиним власником міжнародної торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до реєстрів Всесвітньої організації інтелектуальної власності та Європейської організації інтелектуальної власності, під якими корпорацією Lakme Cosmetics SL здійснюється виробництво та продаж, крім іншого, асортименту засобів для догляду за волоссям. Виробник є також єдиним та законним власником та / або авторизованим користувачем певного переліку доменних імен з використанням назви "ІНФОРМАЦІЯ_1".
18. Суди попередніх інстанцій встановили, що ТОВ "Мідуей" (дистриб`ютор) та Компанія 01.06.2012 уклали дистриб`юторську угоду (далі - контракт), відповідно до умов якої Компанія у якості виробника зобов`язується й обіцяє продати дистриб`ютору "продукти по догляду за волоссям", вироблені Компанією і позначені торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_1 (і іншими марками), для того щоб дистриб`ютор перепродавав ці продукти тільки й ексклюзивно на території України.
19. Ексклюзивність повинна завжди розумітися в такий спосіб: (1) на відповідних територіях, компанія може продавати "продукти по догляду за волоссям" Lakme Cosmetics тільки дистриб`ютору, і (2) дистриб`ютор може тільки перепродавати продукти, прямо або непрямо, на цих територіях і може придбати їх тільки від Компанії. Дистриб`ютор погоджується з тим, що він не буде реекспортувати куплені продукти за межі територій.
Крім того, згідно з преамбулою вказаної дистриб`юторської угоди Компанія заявляє, що вона є єдиним законним власником міжнародної торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_1 і торгових марок TEKNIA, K-THERAPY, K-STYLE, LAKMЕ INSPIRED HAIR CARE i LAKME COLLAGE відповідно до ОМРІ (Всесвітньої організації інтелектуальної власності) і ОНІМ (Бюро по гармонізації на внутрішньому ринку); під якими вона виробляє і продає, крім іншого, низку "продуктів для догляду за волоссям". Така продукція, вироблена Компанією, іменується в цій угоді "Продукція". Компанія також є унікальним законним власником і/або вповноваженим користувачем доменних імен, вказаних у Додатку № 1, ТОВ "Мідуей" у якості Дистриб`ютора заявляє, що в неї є власна збутова мережа, за допомогою якої вона може адекватно розповсюджувати Продукцію.
20. Відповідно до пункту 10 статті 4 дистриб`юторської угоди дистриб`ютор зобов`язаний інформувати Компанію про всі нечесні торгові практики, які мають місце на територіях і про всі випадки порушення прав на торгову марку Компанії LAKME (та інші марки) або торгової марки "LAKME COSMETICS S.L.".
21. Строк дії вказаного контракту було пролонговано в порядку статті 3 контракту - до 01 червня 2024 року без укладання додаткових угод сторонами.
22. У жовтні 2022 року від ТОВ "Мідуей" на адресу Компанії надійшов лист від 04.10.2022 № 02/10, в якому третя особа повідомляє про те, що ТОВ "Мейкап трейдинг" здійснює продаж товарів під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1 на території України через власний сайт - https://makeup.com.ua та просила позивача надати інформацію, чи здійснювала Компанія продаж власної продукції ТОВ "Мейкап трейдинг", а також чи надавався вказаному підприємству дозвіл на використання торговельної марки. ТОВ "Мідуей" також вказує, що як ексклюзивний дистриб`ютор не здійснювало продажу продукції ТОВ "Мейкап трейдинг".
23. Позивач надав відповідь третій особі, в якій підтвердив, що ТОВ "Мідуей" є єдиним дистриб`ютором продукції Компанії на території України, контракт продовжує свою дію, ТОВ "Мейкап трейдинг" Компанія продаж не здійснює. Також позивач зазначив, що він перевірив вказану у листі третьої особи інформацію та виявив, що відповідач-1 на сайті https://makeup.com.ua здійснює продаж повного асортименту товарів за класом 03 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніцца Класифікація) та переліку класифікованих відповідно до них товарів і послуг під належною позивачу торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1.
24. Компанія 01.11.2022 направила адвокатські запити від 30.10.22 № 30/10-1 та № 30/10-2 на адресу ТОВ "Мейкап трейдинг" з вимогою надати вичерпні відомості про походження товару - асортименту засобів для догляду за волоссям, що продається на сайті ТОВ "Мейкап трейдинг" - https://makeup.com.ua під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема, але не обмежуючись, копії договорів поставки товару, дистриб`юторський контракт з виробником тощо.
25. Вказані адвокатські запити відповідач-1 отримав 08.11.2022, втім відповіді на запити не надав.
26. Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначав, що відповідачі протиправно, нe маючи відповідного дозволу власника, використовують торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: імпортують на територію України та здійснюють подальше комерційне розповсюдження на території України продукції (товарів) за класом 3 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніцца Класифікація) із нанесеними на її етикетку торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1, чим порушують виключні права інтелектуальної власності позивача на торговельну марку, що мають міжнародну правову охорону
27. Заперечуючи проти позову, відповідач-1 вказував, що здійснює продаж оригінальних товарів, вироблених та введених в цивільний обіг правовласником (виробником), для підтвердження чого посилався на договір від 17.03.2020 № 17/03-1ПМ, укладений з ТОВ "Фреско імпорт", а також на гарантійний лист ТОВ "Фреско імпорт" від 18.04.2023 б/н, в якому відповідач-2 зазначив, що увесь асортимент товарів виробництва Компанії, маркованих торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1, закуповує безпосередньо у виробника або його офіційних дистриб`юторів, у тому числі в країнах ЄС, у зв`язку з чим правомірно імпортує на територію України для подальшого продажу.
28. Суд апеляційної інстанції зазначив, що обставин використання спірної торговельної марки під час пропонування для продажу та продажу товарів, маркованих такою торговельною маркою, відповідач-1 не заперечує, а отже, вони є встановленими. При цьому такий спосіб використання підтверджується також скріншотами із сайту makeup.com.ua, який використовує відповідач-1 для вказаних цілей.
29. Також за висновком суду апеляційної інстанції, матеріалами справи підтверджується, а відповідач-2 не заперечує, що він здійснює імпорт продукції на підставі контракту від 07.10.2019 № 3 з іноземною компанією Best Foods & Drinks S.L., маркованої спірною торговельною маркою, та постачає її відповідачу-1 на підставі укладеного між відповідачами договору від 17.03.2020 № 17/03-1ПМ.
30. Водночас позивач зазначив, що він як правовласник не надавав дозволу ані ТОВ "Мейкап Трейдинг", ані ТОВ "Фреско Імпорт" здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу продукції з нанесеними на їх етикетку знаками для товарів та послуг торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1.
Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
31. Згідно з положеннями частини 1 статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
32. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина 2 статті 300 ГПК України).
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій
33. Спір у справі виник у зв`язку з порушенням відповідачами, на думку позивача, права інтелектуальної власності Компанії, а саме використання без дозволу останньої належної їй торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1.
34. Відповідно до статті 1 Закону торговельна марка - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
35. Згідно з пунктом 3 статті 5 Закону набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.
36. Пунктом 4 цієї ж статті Закону передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.
37. Відповідно до пунктів 1, 2, 4 і 5 статті 16 Закону:
права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки;
свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом;
використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки;
свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.