ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2024 року
м. Київ
cправа № 910/6518/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Гибало В.О.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" - Сопільняк В.Ю., адвокат (ордер від 19.04.2024), Сопільняк О.Ю., адвокат (ордер від 19.04.2024),
відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" - Мосейчук А.І., адвокат (ордер від 14.03.2024),
відповідача-2 - державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" - не з`явився,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" - Лузан О.С., адвокат (ордер від 14.03.2024),
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" та товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром"
на рішення господарського суду міста Києва від 21.12.2023 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.),
додаткове рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2024 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.),
постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 (колегія суддів: Пантелієнко В.О.(головуючий), Сотніков С.В., Остапенко О.М.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 (колегія суддів: Пантелієнко В.О.(головуючий), Сотніков С.В., Остапенко О.М.), яка ухвалена за результатом апеляційного перегляду додаткового рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2024
зі справи № 910/6518/19
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" (далі - ТОВ "Три Ведмеді")
до товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (далі - ТОВ "Хладопром") та державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі - Офіс),
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" (далі - ТОВ "Фабрика морозива Хладопром"),
про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг.
1. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
ТОВ "Три Ведмеді" звернулося до суду з позовом до відповідачів про припинення дії свідоцтва України від 16.04.2001 № 19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН" внаслідок визнання позначення "КАШТАН" загальновживаним щодо товару класу 30 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) "морозиво"; зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи частини третьої статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" мотивована тим, що ТОВ "Хладопром" є власником свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН", яке стало загальновживаним для 30 класу МКТП "морозиво" після дати подання заявки на його реєстрацію, оскільки останнє, зокрема, використовується як назва товару фахівцями відповідних галузей виробництва та споживачами, застосовується як назва одного і того ж товару великою кількістю виробників.
Короткий зміст рішень суду першої інстанції та постанов суду апеляційної інстанції
Справа розглядалася судами неодноразово.
За результатом нового розгляду справи № 910/6518/19 рішенням господарського суду міста Києва від 21.12.2023 позов задоволено частково: припинено дію свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН", власником якого є ТОВ "Хладопром" в частині товарів 30 класу МКТП "морозиво", а саме "вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті", у зв`язку з перетворенням його в загальновживане позначення після подання заявки m99020539 від 22.02.1999; зобов`язано Офіс внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № 19356 в частині товарів 30 класу МКТП "морозиво" (а саме "вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті") та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". У задоволенні інших позовних вимог, а саме щодо припинення дії свідоцтва № 19356 стосовно товарів іншого виду, відмовлено.
Додатковим рішенням господарського суду міста Києва від 31.01.2024 зі справи задоволено частково заяву позивача про відшкодування судових витрат: стягнуто з відповідача-1 на користь позивача 45 000,00 грн витрат на проведення експертизи, 340 962,24 грн витрат на професійну правничу допомогу.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 зі справи рішення суду першої інстанції від 21.12.2023 залишено без змін.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2024 додаткове рішення місцевого господарського суду від 31.01.2024 залишено без змін.
Короткий зміст вимог касаційних скарг
Не погоджуючись із судовими рішеннями попередніх інстанцій у справі, які ухвалені по суті спору, ТОВ "Хладопром" та ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" просять Суд судові рішення скасувати, ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову у повному обсязі.
У касаційній скарзі на додаткове рішення місцевого господарського суду та постанову суду апеляційної інстанції, якою додаткове рішення залишено без змін, ТОВ "Хладопром" просить Суд скасувати зазначені судові рішення попередніх інстанцій, ухвалити нове рішення про повернення заяви позивача про відшкодування судових витрат без розгляду.
2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи осіб, які подали касаційні скарги
В обґрунтування підстав касаційного оскарження судових рішень попередніх інстанцій, які ухвалені по суті спору, скаржники у касаційних скаргах посилаються на пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зазначаючи про неврахування судами попередніх інстанцій висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 16.05.2023 зі справи № 910/16093/18, від 17.08.2023 зі справи № 910/16718/20, від 13.01.2022 зі справи № 910/6552/20, від 12.02.2020 зі справи № 910/21067/17, від 06.12.2018 зі справи № 902/1592/15, від 18.03.2019 зі справи № 908/1165/17, від 05.06.2019 зі справи № 909/452/18, від 10.04.2024 зі справи № 912/1725/22, від 13.09.2016 зі справи № 910/28726/14.
З посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України скаржники також зазначають про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме:
щодо питання застосування абзацу 2 пункту 3 статті 18 закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":
- чи будь-яка особа, як зазначили суди першої та апеляційної інстанцій в оскаржуваних судових рішеннях, може звертатися до суду з вимогою про припинення дії свідоцтва у зв`язку з перетворенням торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва?
- у разі звернення особи до суду з позовом про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг внаслідок визнання позначення загальновживаним щодо певного товару без вказівки з якої дати, - чи наділений суд процесуальним правом змінювати предмет позову у справі, задовольняючи позовні вимоги частково, самостійно вказуючи, що позначення перетворилося у загальновживане, самостійно встановлювати дату, з якої відповідне перетворення відбулося, та самостійно вказувати видове чи родове поняття товару щодо якого позначення, на думку суду, стало загальновживаним без наявності відповідних висновків експертів?
- чи належним обґрунтуванням права звернення до суду на підставі абзацу 2 пункту 3 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ліцензіатом до власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом є конфлікт, який виник не між власниками свідоцтв на знаки для товарів і послуг, а між виробниками, які є ліцензіатами (подання позову ліцензіата до ліцензіата)?
- чи належними, допустимими, достовірними є докази, які датують до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, у разі, якщо особа подала позов про припинення дії свідоцтва у зв`язку з визнанням торговельної марки загальновживаним позначенням певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва?
щодо питання застосування абзацу 2 пункту 3 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":
- наявність судового рішення про визнання словесної торговельної марки добре відомою в Україні станом на дату пізніше від дати подання заяви на реєстрацію знака для товарів і послуг для словесного позначення, яке є ідентичним (аналогічним) добре відомій в Україні торговельній марці призводить до того, що докази, які мають оцінюватися судом для припинення дії свідоцтва мають датуватися після дати, на яку торговельна марка визнана добре відомою в Україні?
щодо питання застосування частини першої статті 261 Цивільного кодексу України:
- обізнаність директора юридичної особи, який є власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг, і надає юридичній особі, в якій є директором, виключну ліцензію на використання знаків за належними директору на праві власності свідоцтвами на знаки для товарів і послуг про подання до директора позову про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг чи є свідченням початку перебігу позовної давності для юридичної особи - ліцензіата, яка є обізнаною про порушення прав директора-власника свідоцтв на знаки для товарів і послуг?
щодо питання застосування статті 108 Цивільного кодексу України та пункту 4 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":
- визнання торговельної марки добре відомою в Україні за певною юридичною особою на підставі судового рішення та подальша зміна організаційно-правової форми юридичної особи свідчить про те, що власником добре відомої в Україні торговельної марки є юридична особа, яка змінила організаційно-правову форму?
щодо питання застосування пункту 4 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":
- за наявності декількох судових рішень про визнання торговельної марки добре відомою в Україні різні дати та інформування власника добре відомої торговельної марки НОІВ про визнання торговельної марки добре відомою в Україні на підставі судового рішення, за яким станом на більш ранню дату визнано торговельну марку добре відомою в Україні свідчить про те, що торговельна марка є добре відомою на підставі одного судового рішення, щодо якого власник торговельної марки здійснив інформування НОІВ про таке рішення?
щодо питання застосування частини першої статті 497 Цивільного кодексу України:
- використання різними юридичними особами на підставі ліцензійних договорів та/або на підставі реєстрації торговельних марок, які містять у своєму складі зареєстровану торговельну марку іншої особи свідчить про те, що торговельна марка іншої особи перетворилася у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг?
щодо питання застосування частини шостої статті 91 ЦПК України:
- чи достатньо учаснику справи при наявності сумнівів щодо відповідності копії (електронної копії) письмового доказу поставити відповідні докази під сумнів шляхом відповідного зазначення в усній чи письмовій формі та/або шляхом подання клопотання про витребування оригіналу доказу для того, щоб суд застосував абзацу 2 частини шостої статті 91 ЦПК України - не брав до уваги докази, які не подані, за наявності сумніву учасника справи?
- чи може суд за наявності сумніву в учасника справи щодо відповідності оригіналу письмового доказу поданій копії проігнорувати відповідні сумніви з посиланням на те, що "відсутні обґрунтування сумнівів" та взяти до уваги копії доказів як докази без їх витребування?
Крім того, скаржники посилаються на те, що суди попередніх інстанцій не дослідили зібрані у справі докази та встановили обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів (пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України, пункти 1, 4 частини третьої статті 310 ГПК України).
Також скаржники посилаються на невиконання судами вказівок Верховного Суду, які міститься у постанові від 09.02.2021 зі справи № 910/6518/19.
У касаційній скарзі на додаткове рішення місцевого господарського суду та постанову суду апеляційної інстанції, якою зазначене додаткове рішення залишено без змін, ТОВ "Хладопром" посилається на:
- пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України, зазначаючи про неврахування судами попередніх інстанцій висновку щодо застосування норм права, а саме, приписів статей 6, 42, 170, 221, 244 ГПК України у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 31.01.2024 зі справи № 750/14000/21, від 12.04.2023 зі справи № 626/133/21, від 21.02.2024 зі справи № 910/17223/19, від 30.11.2023 зі справи № 924/878/22, від 12.12.2023 зі справи № 927/561/21, від 05.12.2023 зі справи № 917/178/23;
- пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначаючи про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме:
щодо питання застосування частини третьої статті 244 ГПК України:
- чи достатньо особі, яка подала заяву з доказами понесених судових витрат, з метою ухвалення додаткового рішення під час першого розгляду справи у суді першої інстанції без доказів направлення відповідної заяви з додатками учасникам справи та за відсутності ухвалення додаткового рішення у справі під час першого розгляду справи у суді першої інстанції вже під час нового розгляду справи у суді першої інстанції подавати відповідну заяву про понесені судові витрати з додатками, які підтверджують розмір судових витрат та доказами направлення відповідної заяви учасникам справи, а лише здійснити посилання на відповідну заяву, наявну в матеріалах справи для розгляду її судом першої інстанції під час нового розгляду справи?
- чи може суд першої інстанції під час нового розгляду справи ухвалювати додаткове рішення щодо судових витрат за заявою про понесені судові витрати, поданої під час першого розгляду справи у суді першої інстанції, без подання відповідної заяви під час нового розгляду справи та за відсутності доказів направлення заяви про понесені судові витрати з додатками учасникам справи?
щодо питання застосування частини другої статті 170 ГПК України та абзацу 2 частини восьмої статті 129 ГПК України:
- які наслідки не подання разом з доказами на підтвердження розміру судових витрат поданими протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду доказів надсилання відповідних доказів іншим учасникам справи?
щодо питання застосування абзацу 2 частини восьмої статті 129 ГПК України, частини другої статті 170 ГПК України та частини першої статті 119 ГПК України:
- у разі не надання доказів надсилання доказів понесених судових витрат учасникам справи чи має право суд, не отримавши клопотання про поновлення пропущеного строку на подання відповідних доказів направлення, долучати докази направлення відповідних доказів та здійснювати розгляд заяви про ухвалення додаткового рішення?
щодо питання застосування частини другої статті 170 ГПК України та частини шостої статті 42 ГПК України:
- чи вважається направлення учасником справи на електронну пошту суду заяви про ухвалення судового рішення з накладенням електронного підпису без використання ЄСІТС заявою, яка підписана відповідно до вимог ГПК України та чи підлягає відповідна заява розгляду судом?
- пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України, пункти 1, 4 частини третьої статті 310 ГПК України, з посиланням на те, що суди попередніх інстанцій не дослідили зібрані у справі докази та встановили обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.
Також ТОВ "Хладопром" посилається на порушення судами вимог абзацу 1 частин першої, другої та четвертої статті 170 ГПК України, статей 42, 209, 210, 218, 244 ГПК України, безпідставне покладення на відповідача-1 повного розміру витрат на проведення експертиз, витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 340 962,24 грн, безпідставне включення до витрат на професійну правничу допомогу ПДВ, необґрунтовано завищений розмір стандартної погодинної ставки адвокатів та помічника адвоката, неспівмірність витрат на правничу допомогу з обсягом наданої професійної правничої допомоги та складністю справи, безпідставне включення позивачем до переліку наданих юридичних послуг - послуг зі сфери приватного життя, неспівмірність витраченого адвокатами часу у справі.
Доводи інших учасників справи, розгляд клопотань учасників справи
Офіс у відзивах на касаційні скарги посилався, зокрема, на його визначені законодавством повноваження, до яких не віднесено здійснення контролю за використання торговельних марок їх власниками, а також зазначив про те, що Офіс, як новостворена державна некомерційна організація, якій з 08.11.2022 передані функції НОІВ, не є правонаступником прав та обов`язків Державної служби інтелектуальної власності України, Мінекономіки та Укрпатенту, та не несе жодної майнової (компенсаторної) відповідальності за їх зобов`язаннями, у тому числі, не несе цивільно-правової відповідальності за дії, бездіяльність чи рішення цих державних інституцій.
У відзивах на касаційні скарги Офіс просив Суд розглядати касаційні скарги у справі без участі представника Офісу, з урахуванням правової позиції, викладеної у відзивах.
ТОВ "Три Ведмеді" у відзиві на касаційні скарги просило Суд залишити касаційні скарги на судові рішення по суті спору без задоволення, а зазначені судові рішення попередніх інстанцій без змін, з посиланням, зокрема, на те, що викладені у касаційних скаргах доводи не спростовують того, що судами попередніх інстанцій надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних правовідносин.
Згідно з розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 06.05.2024 № 32.2-01/755 проведено повторний автоматизований розподіл справи № 910/6518/19 у зв`язку з відпусткою суддів Булгакової І.В. та Жайворонок Т.Є.
У судовому засіданні 16.05.2024 Суд вважав за можливе розглядати касаційні скарги у справі за відсутності представника Офісу, з огляду на те, що участь представників учасників справи у судовому засіданні обов`язковою не визнавалася.
Розгляд касаційних скарг 16.05.2024 відкладався до 30.05.2024.
Згідно з розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 27.05.2024 № 32.2-01/945 проведено повторний автоматизований розподіл справи № 910/6518/19 у зв`язку з відпусткою судді Ємця А.А.
Через підсистему "Електронний суд" ТОВ "Хладопром" 29.05.2024 подало письмові пояснення по справі.
Через підсистему "Електронний суд" ТОВ "Хладопром" 30.05.2024 подало клопотання про відкладення розгляду касаційних скарг у справі, у зв`язку з неможливістю забезпечити участь у судовому засіданні 30.05.2024 представника ТОВ "Хладопром". Також ТОВ "Хладопром" зазначило про невиконання позивачем усної вказівки Суду про надання письмових пояснень з приводу виконання при новому розгляді справи вказівок Верховного Суду, які містилися у постанові від 09.02.2021 зі справи.
У судовому засіданні 30.05.2024 Суд протокольною ухвалою залишив клопотання ТОВ "Хладопром" без розгляду, враховуючи пояснення представника ТОВ "Хладопром", який був присутнім у судовому зсіданні 30.05.2024 в режимі відеоконференції. Що ж до ненадання позивачем письмових пояснень, то у минулому судовому засіданні 16.05.2024 Судом було запропоновано представнику позивача надані відповідні письмові пояснення, проте останнє є правом, а не обов`язком учасника справи.
3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Рішення судів попередніх судових інстанцій мотивовані такими фактичними встановленими обставинами та висновками.
На підставі заявки № 99020539 від 22.02.1999, поданою відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат № 2", 16.04.2001 Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів та послуг "КАШТАН" (словесне, без надання захисту кольорам) та видано названому товариству свідоцтво на знак для товарів та послуг "КАШТАН" за № 19356, зареєстрованого щодо товарів та послуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, і послуг 35 класів МКТП, зокрема:
кл. 30: кава; чай; какао; цукор; рис; тапіока; саго; замінники кави; борошно та зернові продукти; хліб; солодощі; морозиво; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, за виключенням печива.
У подальшому власником зазначеного свідоцтва № 19356 на знак для товарів та послуг "КАШТАН" стало дочірнє підприємство "Мілкіленд-Україна", проте в матеріалах даної судової справи відсутні документи щодо набуття прав власності на знак дочірнім підприємством "Мілкіленд-Україна" та передачі відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат № 2" прав на знак (припинення дії якого є предметом спору у справі) вказаній особі.
На вимогу суду у новому розгляді справи (протокольні ухвали від 27.01.2022 та від 18.05.2022) відповідачем-1 подано до суду копію рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 06.05.2021 (за реєстраційним № 11066 від 25.05.2011), відповідно до якого дочірнє підприємство "Мілкіленд-Україна" передало право власності на знаки за рядом свідоцтв України на знаки для товарів та послуг акціонерному товариству закритого типу "Хладопром", у тому числі, передало права на знак для товарів та послуг "КАШТАН" за свідоцтвом № 19356.
До Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.07.2016 внесено зміни в частині зміни організаційно-правової форми власника свідоцтва України № 19356, а саме, зазначено, що власником свідоцтва стало ТОВ "Хладопром" (відоповідач-1 у даній справі).
Позивач у справі є виробником морозива "Три ведмеді КАШТАН Ваніль" та "Три ведмеді КАШТАН Шоколад", та використовує відповідні торгівельні марки за свідоцтвом України № 121586 від 26.04.2010 (заявка m200813204 від 04.07.2008 щодо комбінованого позначення, класи МКТП 29, 30) та за свідоцтвом України № 121585 від 26.04.2010 (заявка m200813203 від 04.07.2008 щодо комбінованого позначення, класи МКТП 29, 30) на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) від 31.12.2016, укладеного позивачем з власником вказаних свідоцтв - Ушмаєвим Д.І.
Предметом позову у справі є вимоги позивача припинити дію свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН" внаслідок визнання позначення "КАШТАН" загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП "морозиво" та зобов`язати його внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № 19356 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги мотивовані перетворенням торговельної марки "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356 в позначення, що стало загальновживаним для товарів класу 30 МКТП: "морозиво" на дату після подання заявки № 99020539 відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат № 2" - 22.02.1999.
Згідно з доводами позивача, викладеними в позовній заяві та у заявах по суті спору, позивач наділений правом на звернення до суду із заявою про припинення дії свідоцтва, оскільки останній є виробником морозива "КАШТАН Ваніль" та "КАШТАН Шоколад", та використовує торговельні марки за свідоцтвом України № 121586 від 26.04.2010 та за свідоцтвом України № 121585 від 26.04.2010 на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) від 31.12.2016. Позивач виготовляв та реалізував зазначену продукцію, починаючи з 2010 року.
У 2018 році проти позивача ліцензіатом відповідача-1 було подано позов, метою якого було заборонити позивачу виготовляти морозиво "КАШТАН" та використовувати позначення "КАШТАН".
Позивач зазначав, що після цього між позивачем та відповідачем-1 виник конфлікт на ринку, що й стало підставою для захисту ним законного інтересу на безперешкодне ведення господарської діяльності з виробництва та введення до цивільного обігу морозива, маркованого торговельними марками за свідоцтвом України № 121586 від 26.04.2010 та за свідоцтвом України № 121585 від 26.04.2010.
Позивачем було надано висновок експертів від 21.06.2019 № 011-СІВ/19 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертами Стародубовим І.В. та Бегуш В.В. на замовлення позивача.
За результатами проведеного експертного дослідження експертами у висновку від 21.06.2019 № 011-СІВ/19 встановлено, що знак для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом № 19356 став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу МКТП: "морозиво" після дати подання відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат № 2" заявки на його реєстрацію.
Крім того, позивачем було надано висновок експерта від 28.08.2019 № 20-08/19, який складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності експертом Соповою К.А. на замовлення представника позивача.
Згідно з висновком № 20-06/19 встановлено, що знак для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356 став загальновживаним позначенням для товару 30 класу МКТП "морозиво", після дати подання відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат № 2" заявки на його реєстрацію.
Позивач стверджував, що морозиво "КАШТАН" вперше з`явилося ще за радянських часів. Як і всі інші види морозива, "КАШТАН" виготовлялося за стандартами ГОСТ 117-41 "Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое" і швидко стало одним із найрозповсюдженіших видів морозива. Доказом виробництва морозива "КАШТАН" з радянських часів, позивач зазначав копію прейскуранту № 016 "Розничные цены на мороженое и молочные прохладительные напитки", затвердженого Державним комітетом цін Ради міністрів СССР у 1973 році. У зазначеному прейскуранті 1973 року на сторінці 13 "Украинская ССР" (прейскурант № 016-02) у розділі "Торты, пирожные из мороженого (фасованные)", зокрема, міститься така інформація у найменуваннях видів морозива: "Пирожное "КАШТАН" из пломбира в шоколадной глазури".
Виготовлення морозива "КАШТАН" декількома виробниками позивач підтверджує нормативною документацією, а саме: копією ТУ У 46.39.096-96 "Мороженое" і доповненням до технологічної інструкції (нормативна документація, розроблена, затверджена та зареєстрована ТУ молочної промисловості та "Укрпродконтрактом" Мінсельхозпроду України). Термін дії з 01.04.1997, без обмеження терміну дії.
Позивачем було надано суду роздруківки з незалежного ресурсу - сайту "otzovik.com", відповідно до яких за пошуковим запитом на цьому веб-сайті "КАШТАН мороженое" видає, зокрема, таке морозиво різних виробників, назва якого містить слово "КАШТАН", та відзиви про них: Мороженое Хладик "КАШТАН"; Мороженое Телочка "КАШТАН"; Мороженое Лимо "Львовский КАШТАН"; Мороженое пломбир Хладопром "КАШТАН классический"; Мороженое Рудь "КАШТАН"; Мороженое Лимо "КАШТАН", Мороженое Полярная сказка "КАШТАН"; Мороженое Винтерпром "КАШТАН"; Мороженое Ласка "КАШТАН"; Мороженое Полюс "КАШТАН"; Мороженое Ласунка "КАШТАН"; Мороженое Геркулес "КАШТАН донецкий"; Мороженое Ласунка "Каштаны Лева"; Мороженое Своя Линия "КАШТАН"; Мороженое Луганскхолод "КАШТАН"; Мороженое пломбир Полтавахолод "КАШТАН Полтавский"; Мороженое Три медведя "КАШТАН"; Мороженое эскимо Минский Хладокомбинат № 2 "КАШТАН"; Мороженое ПрАТ Хладопром "Золотой КАШТАН"; Мороженое Мушкетер "КАШТАН".
Відгуки споживачів щодо морозива "КАШТАН", що містяться на зазначеному ресурсі, також свідчать про те, що назва морозива "КАШТАН" асоціюється у споживачів з певним видом морозива, з притаманними саме йому властивостями, а не з конкретним виробником. Крім того, зазначені відгуки свідчать про те, що споживачі добре обізнані з тим, що морозиво під назвою "КАШТАН" виробляється різними виробниками і обирають "КАШТАН" саме певного виробника серед інших за своїми особистими смаковими уподобаннями.
Також до матеріалів справи додано роздруківки статей з веб-сайтів щодо морозива під назвою "КАШТАН", які не містять конкретного виробника морозива "КАШТАН".
Позивачем надано роздруківку статті "Простое мороженое: экспертиза мороженого" з веб-сайту від 24.07.2019, в якій наведено результати тесту 11 торговельних марок морозива, проведеного у 2002 році Центром Незалежних Споживацьких Експертиз, у тому числі, такі як: "КАШТАН" - київський холодокомбінат № 2; "КАШТАН" - харківська компанія "Полюс"; "КАШТАН" - Хмельницький; "КАШТАН" - черкаська компанія "Юрія", що додатково свідчить про те, що морозиво "КАШТАН" випускалося та випускається різними виробниками, а також про те, що морозиво під назвою "КАШТАН" асоціюється з певним видом морозива з притаманними йому властивостями.
Крім того, матеріали справи містять такі листи-відповіді на адвокатські запити, а саме:
- лист від 01.07.2019 № 824 від АТ "Житомирський маслозавод", у якому зазначено, що AT "Житомирський маслозавод" у період з 01.05.2014 по 31.05.2017 використовувало знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 для позначення морозива на підставі ліцензійних договорів, укладених з ПрАТ "Хладопром" (пізніше ТОВ "Хладопром"). 31.05.2017 AT "Житомирський маслозавод" припинило використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 через недосягнення домовленості з власником знака. Також зазначено, що з метою збереження асортименту продукції AT "Житомирський маслозавод" було подано до ДП "Укрпатент" заявки для реєстрації знаків для товарів і послуг "КАШТАН Поліський Білий" та "КАШТАН Поліський Шоколадний";
- лист ТОВ "Продюсерська компанія "Гармонія", відповідно до якого ТОВ "Лубенський молочний завод" здійснювало виробництво морозива "Лубенський КАШТАН" на підставі ліцензійного договору на використання знака з ТОВ "Продюсерська компанія "Гармонія";
- лист від 05.07.2019 № 1913 від ПрАТ "Львівський холодокомбінат", у якому, зокрема, зазначено, що з 1997 ВАТ "Львівський холодокомбінат" розпочало виробництво морозива "КАШТАН", яке виготовлялося по ТУ У 46.39.096-96 "Морозиво" від 01.04.1997 та по ТУ У 14275901,015-96 "Мороженое со стабилизатором "Мейпроген" від 19.07.1996. Технічні умови, згідно з якими у вказані роки було розпочато виробництво морозива "КАШТАН", є нормативними документами, що підтвердило ДП "Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "Укрметртестстандарт") у своєму листі від 11.10.2018 № 20-57/322, зазначивши також, що виробництво товару "морозиво" у період 1990-2006 років в Україні (УРСР) проводилося (тобто було регламентовано) за технічними умовами, які пройшли державну реєстрацію. Приблизно у 2002 році ПрАТ "Львівський холодокомбінат" почало також виготовляти й реалізовувати морозиво ескімо з назвою "КАШТАН Львівський", виробництво якого, у свою чергу, було дозволено і закріплено за ВАТ "Львівський холодокомбінат" на нормативному рівні, а саме, відповідно до зміни № 3 до Технічних умов У 15.5-20016121.002.2002. У 2010 році ПрАТ "Львівський холодокомбінат" було розпочато виробництво морозива "КАШТАН зі смаком ванілі", а станом на 2019 рік ПрАТ "Львівський холодокомбінат" здійснює також виробництво морозива "КАШТАН зі Львова" та "Лімо-КАШТАН зі смаком ванілі";
- лист від 22.03.2021 № 3847 від ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", згідно з яким після 2012 року останнє здійснювало продаж морозива "КАШТАН" ДП "Морозко" (дочірнє підприємство ПрАТ "Львівський холодоконбінат"), ТОВ "ФМ Хладопром", ТОВ "Хладик-Трейд", ТОВ "Ажур Фроузен Фуд". Інформація, що стосується обсягів продажу, віднесена ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" до комерційної і надана не була;
- лист від 17.03.2021, в якому ТОВ "Сільпо-Фуд" повідомило, що з 2016 року вказане товариство здійснювало реалізацію морозива, назва якого містить позначення "КАШТАН", постачальників ТОВ "Наш продукт плюс", ТОВ "ФМ Хладопром", ПП "Ласунка-Маркет", ДП "Морозко" ПрАТ "Львівський холодоконбінат", ТОВ "Три Ведмеді";
- лист від 16.03.2021 № 25/2021-ЮД від ТОВ "ЛК-ТРАНС", яке повідомило, що з квітня-травня 2018 року співпрацює з двома постачальниками морозива, в назві якого міститься позначення "КАШТАН": ТОВ "Дистриб`юторська компанія "Дельта-Київ" та ТОВ "ФМ "Хладопром".
- лист-відповідь ТОВ "Еко", що підтверджує реалізацію морозива, в назві якого міститься позначення "КАШТАН", через мережу "Еко маркет", починаючи з 2008 року, зокрема, таке морозиво як "Злата" Каштан глазур 65г, Рудь Ескімо Каштан 70г, Рудь Ескімо Каштан шоколадний 70г, Ажур Каштан ванільне в шоколадній глазурі 70г, Волошкове поле Каштан Черкаський пломбір-ескімо в шоколадній глазурі на паличці 80г, Вінтер Каштан фірмовий пломбір в глазурі 70г, Хладік Каштан без наповнювача в кондитерській глазурі 75г, ЛІМО Каштан шоколад 70г, Геркулес Каштан пломбір шоколадний в шоколадній глазурі 80г, Укрпродукт, Екомарка в шоколадній глазурі "Каштан Київський" 65г, Королевское мороженое Каштан пломбір ванільний в шок. глазурі на паличці 65г, Ласка Каштан ескімо пломбір в шоколадно-горіховій глазурі 15% 70г, Мозаїка Дунайський Каштан 85г, Полтавахолод Каштан Полтавський Крем-брюле мигдаль ескімо 70г, Сніговик Каштан ескімо пломбір в шок. глазурі 70г, Столица Каштан пломбір 80г, Троянда Каштан Український пломбір-ескімо 67г, Хрещатик Золотий каштан пломбір у вершк. глаз. 70г фольга.
На думку позивача, вказані листи підтверджують використання позначення "КАШТАН" різними виробниками протягом тривалого часу, при цьому як виробниками, що здійснювали таке використання як ліцензіати відповідача-1, так і тими, які самостійно використовували зазначене позначення.
Позивачем надано суду копії договорів, що підтверджують замовлення ним сировини та пакувальних матеріалів для виробництва морозива "КАШТАН Шоколад" та "КАШТАН Ваніль", зразки етикеток, що використовувалися ним в різний період, вибіркові видаткові накладні, що підтверджують продаж ним вказаного морозива через загальнонаціональні продуктові мережі, локальні продуктові мережі та дистриб`юторів, а також довідку щодо загальної кількості виробленого ним морозива "КАШТАН Шоколад" та "КАШТАН Ваніль", територію його розповсюдження та підстави виготовлення.
Матеріали справи містять копію наданого позивачем звіту про надання патентно-інформаційних послуг за договором від 01.02.2018 № 853/1, відповідно до якого після 22.02.1999 (дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 в Україні, за результатами інформаційного пошуку щодо словесного позначення "КАШТАН" відносно товарів 30 класу МКТП по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг (за національною процедурою та Мадридською Угодою)) виявлені такі тотожні та схожі позначення станом на 01.02.2018 - за національною процедурою, та станом на 01.02.2018 - за Мадридською Угодою, а саме, на дату проведення пошуку база зареєстрованих знаків та база поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг містила 18 зареєстрованих знаків, що включають слово "КАШТАН", на ім`я 7 різних заявників та 27 заявок, що включають слово "КАШТАН" (діловодство по яких не припинено на зазначену дату), поданих трьома різними заявниками. Всі зазначені заявки подані після 22.02.1999 - дати подання заявки на знак для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом № 19356 та містять у переліку товарів такий товар як "морозиво".
Позивач також посилався на роздруківки фотографій упаковок морозива "КАШТАН" різних виробників, що містяться у матеріалах справи, а саме морозиво "КАШТАН" з ароматом ванілі глазуроване" ТМ "Ажур"; морозиво "КАШТАН" шоколадне глазуроване" ТМ "Ажур"; Морозиво "КАШТАН" з шоколадним смаком в глазурі" ТМ "Геркулес"; морозиво "КАШТАН" ванільне" ТМ "Королевское мороженое"; морозиво "КАШТАН" шоколадне" ТМ "Королевское мороженое"; морозиво "КАШТАН" з курагою в шоколадній глазурі" ТМ "Ласунка"; морозиво "КАШТАН зі Львова" з шоколадним смаком" ТМ "Лімо"; морозиво "Лімо-КАШТАН" зі смаком ванілі" ТМ "Лімо"; морозиво ескімо "КАШТАН" Класичний" ТМ "Рудь"; морозиво ескімо "КАШТАН" шоколадний" ТМ "Рудь"; морозиво "КАШТАН" ТМ "Своя Лінія"; морозиво "КАШТАН" з какао" ТМ "Своя лінія"; морозиво "КАШТАН" Український морозиво шоколадне" ТМ "Троянда"; морозиво "КАШТАН" Український морозиво з ароматом ванілі глазуроване" ТМ "Троянда"; морозиво "КАШТАН шоколадний" шоколадне в глазурі" ТМ "а1"; морозиво "КАШТАН" пломбір шоколадний в шоколадній глазурі" ТМ "Смак Дитинства".
З роздруківок фотографій зазначених упаковок морозива "КАШТАН" вбачається, що упаковки морозива різних виробників, назва якого містить слово "КАШТАН", відрізняються багатьма елементами, мають різне оформлення, слово "КАШТАН" має різні графічні виконання, до слова "КАШТАН" у назві можуть додаватися інші словесні елементи, такі як "Український", "Лімо", "Класичний", "зі Львова" тощо, на упаковках поряд із назвою "КАШТАН" застосовується торговельна марка виробника морозива, яка саме й ідентифікує для споживача товар "морозиво "КАШТАН"" конкретного виробника з-поміж товарів "морозиво "КАШТАН"" інших виробників.