ОКРЕМА ДУМКА
(розбіжна)
суддів Великої Палати Верховного Суду Мартєва С. Ю., Усенко Є. А.,
17 квітня 2024 року
м. Київ
Справа № 910/13988/20
Провадження № 12-3гс23
у справі за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - Фармацевтична фірма) до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (яка є правонаступником Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"), Акціонерного товариства "Лубнифарм" про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії, за касаційною скаргою Акціонерного товариства "Лубнифарм" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29 вересня 2022 року та рішення Господарського суду міста Києва від 26 січня 2022 року
Відповідно до змісту частини третьої статті 34 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою окрему думку, про наявність окремої думки повідомляються учасники справи без оголошення її змісту в судовому засіданні.
І. ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Фармацевтична фірма звернулася до суду із позовом до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (яка є правонаступником Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності") та до іншого фармацевтичного підприємства про визнання торговельної марки "Цитрамон" добре відомою на ім`я позивача, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг Акціонерного товариства "Лубнифарм" недійсним, зобов`язання вчинити дії, мотивуючи це безперервним, інтенсивним та географічно обширним просуванням торговельної марки "Цитрамон" з 90х років.
2. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили, мотивуючи тим, що станом на 01 січня 1997 року позначення "Цитрамон" стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати". Торговельна марка "Цитрамон У", належна відповідачу-2 за свідоцтвом України № 24778, та добре відома на ім`я позивача торговельна марка "Цитрамон" є схожими настільки, що їх можна сплутати.
3. Вважали, що Акціонерне товариство "Лубнифарм" не довело реалізацію ним препарату "Цитрамон" на території України у 1996 році.
4. Касаційну скаргу Акціонерне товариство "Лубнифарм" мотивувало тим, що суди попередніх інстанцій не дослідили обставини пропуску позовної давності та не надали оцінки зібраним у справі доказам, установили обставини, що мають суттєве значення на підставі недопустимих доказів. Первинним доказом використання знаку визнається застосування його на товарах, а вторинним - реклама, просування та експонування.
5. У цій справі Великій Палаті Верховного Суду належало вирішити питання:
щодо застосування/незастосування у справах про визнання торговельної марки добре відомою позовної давності, зокрема статей 256, 261 Цивільного кодексу України;
чи потребує звернення з такою вимогою до суду як до альтернативного компетентного органу в силу приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" поряд з Апеляційною палатою наявності саме порушеного права та/або законного інтересу або достатньої необхідності для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Адже перебіг позовної давності починається з дня виникнення права на позов або, іншими словами, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
6. Постановою від 17 квітня 2024 року Велика Палата Верховного Суду касаційну скаргу АТ "Лубнифарм" задовольнила частково.
7. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 29 вересня 2022 року та рішення Господарського суду міста Києва від 26 січня 2022 року у справі скасувала.
8. У частині позовних вимог про визнання позначення "Цитрамон" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" стосовно ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" та зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести відомості про визнання позначення "Цитрамон" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" стосовно ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні "Промислова власність", прийняла нове рішення. У позові в цій частині відмовила.
9. У частині позовних вимог про визнання недійсним належного АТ "Лубнифарм" свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН У" щодо усіх товарів 05 класу МКТП та зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № 24778 справу направила на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
10. Мотивувала постанову тим, що на час звернення позивача до суду з позовом у цій справі частина перша статті 25 Закону України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII) встановлювала, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.
11. Велика Палата Верховного Суду зауважила, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення.
12. Зазначила, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї.
13. Дійшла висновку, що визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати. Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати.
14. Виходила з того, що ГПК України передбачає розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою як окремої категорії справ щодо прав інтелектуальної власності, під`юрисдикційних Вищому суду з питань інтелектуальної власності (пункт 3 частини другої статті 20).
15. Частина друга статті 20 ГПК України (у частині визначення юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності) вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності у газеті "Голос України" повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності (пункт1 розділу X "Прикінцеві положення" ГПК України).
16. Зазначила, що на час розгляду цієї справи судами положення пункту 3 частини другої статті 20 ГПК України не введене в дію. До введення його в дію справи цієї категорії належать до юрисдикції господарських судів.
17. Мотивувала тим, що на час розгляду судами попередніх інстанцій цієї справи процесуальний закон не передбачав іншої форми господарського судочинства для справ, пов`язаних з визнанням торговельної марки добре відомою, ніж позовне провадження.
18. Велика Палата відзначила, що положення процесуального закону про юрисдикцію стосовно справ про визнання торговельної марки добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права. Інститут способів захисту цивільних прав є інститутом матеріального права.
19. Дійшла висновку про те, що визнання марки добре відомою є з урахуванням зазначеного положення Паризької конвенції не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва).
20. Вважала, що визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є таким чином встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника.
21. Посилалася на те, що першим реченням частини першої статті 25 Закону № 3689-XII у наступних редакціях після внесення змін Законом від 22 травня 2003 року № 850-IV встановлено: "Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом" (у редакції Закону від 21 липня 2020 року № 815-IX термін "добре відомий знак" замінено на "добре відома торговельна марка").
22. На думку Великої Палати Верховного Суду, ця норма Закону № 3689-XII спрямована на виконання положення статті 6bis Паризької конвенції, повністю їй відповідає і, отже, не встановлює визнання судом марки добре відомою як окремий спосіб захисту прав.
23. Зазначала, що стаття 494 ЦК України регулює засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, а не власне набуття цього права.
24. Виходила з того, що протилежне тлумачення, а саме, що визнання в установленому законом порядку марки добре відомою є набуттям права на неї, суперечило б положенням статті 6bis Паризької конвенції, Закону № 3689-XII та, у випадку, коли мова йде про визнання марки добре відомою судом у позовному провадженні, призводило б до ситуації, коли судове рішення, яким вирішується спір між його сторонами, має значення erga omnes, тобто для невизначеного кола осіб, адже як засіб набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку за його допомогою сторона набувала б таке право як абсолютне, тобто у відносинах з третіми особами.
25. Аналогічний підхід Велика Палата Верховного Суду застосувала й до положення частини другої статті 495 ЦК України про те, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
26. Вважала, що ця стаття встановлює презумпції різної сили стосовно особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Стосовно торговельної марки, набуття прав на яку засвідчено свідоцтвом, - це володілець свідоцтва. Свідоцтво, дійсно, засвідчує для необмеженого кола осіб набуття його володільцем майнових прав інтелектуальної власності. Стосовно добре відомої торговельної марки, набуття прав на яку не засвідчено свідоцтвом, однак яку визнано добре відомою рішенням Апеляційної палати, ця норма встановлює презумпцію належності майнових прав інтелектуальної власності особі, щодо якої Апеляційна палата визнала марку добре відомою. На відміну від значення свідоцтва для необмеженого кола осіб, це визнання має обов`язкове значення для заявника і Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ). Визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення inter partes, тобто тільки для сторін спору
27. Велика Палата Верховного Суду вважала помилковими висновки судів у цій справі про існування підстав для задоволення вимоги про визнання позначення "Цитрамон" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" на ім`я позивача як окремої позовної вимоги.
28. Велика Палата виснувала, що така вимога не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту. У зв`язку із цим у задоволенні цієї вимоги слід відмовити.
29. Виходила з того, що внесення до переліку, який за законом має інформаційний характер, відомостей про добре відому марку не має юридичного значення для правовідносин, пов`язаних з правами на торговельну марку.
30. Мотивувала тим, що оскільки набуття права на торговельну марку, що визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом (абзац третій пункту 3 статті 5 Закону № 3689-XII), інформуванням НОІВ про визнання марки добре відомою та внесенням відповідних відомостей до Переліку досягається поінформованість НОІВ про добре відомі марки і практична можливість для НОІВ не допустити реєстрацію торговельної марки, тотожної або схожої настільки, що її можна сплутати, зокрема, асоціювати з відповідною добре відомою маркою.
31. Дійшла висновку про те, що дії чи бездіяльність НОІВ стосовно внесення відомостей до Переліку не впливають на права учасників цивільного обігу, а Перелік за частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII має інформаційний характер, а тому вимога власника добре відомої марки про зобов`язання НОІВ внести відомості до Переліку не спрямована на захист прав на добре відому марку.
32. Виходила з того, що суди в оскаржених рішеннях також послались на інформаційний характер відомостей Переліку, що, однак, не перешкодило їм прийняти помилкове рішення щодо цієї позовної вимоги.
33. Зазначила, що помилково задовольнивши як окрему позовну вимогу заявлену позивачем вимогу про визнання позначення "Цитрамон" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" на ім`я фірми, суди також помилково вважали вимогу про визнання недійсним повністю свідоцтва товариства похідною від неї і такою, що право позивача на звернення з нею до суду виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.
34. Вважала, що задовольнивши вимогу про визнання недійсним свідоцтва АТ "Лубнифарм", суди також задовольнили як похідну від неї вимогу зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.
35. Велика Палата звернула увагу на взаємовиключність наведених вище висновків судів, оскільки з моменту, коли торговельна марка стає добре відомою в силу дії факторів, з якими пов`язується набуття маркою відомості (а не з моменту визнання її такою Апеляційною палатою або судом), її власник набуває передбачені законодавством права власника добре відомої марки, зокрема й право звернутись до Апеляційної палати для визнання марки добре відомою або, якщо права власника були порушені, - до суду з відповідним позовом, спрямованим на захист цих прав.
36. Виходила з того, що за відсутності недобросовісності у реєстрації торговельної марки іншою особою позов власника добре відомої марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) торговельної марки цієї особи може бути задоволений в межах загальної позовної давності, що не може бути менше п`яти років від дати реєстрації марки.
37. Вважала, що у цій справі, зважаючи на особливі умови, з якими законодавство пов`язує захист права інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, суди мали встановити, чи набув позивач це право, і чи є знак відповідача-2 таким, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої торговельної марки, здатні викликати змішування з нею.
38. Якщо так, то суди мали встановити, чи дотримано строк, встановлений національним законодавством та Паризькою конвенцією для вимоги про визнання недійсним свідоцтва, або ж чи була реєстрація знака відповідачем-2 недобросовісною.
39. Посилалася на те, що суди обставин, які б дозволили зробити висновки з цих питань, не встановили, не дослідили докази, на які скаржник вказує у касаційній скарзі, визначаючи серед підстав касаційного оскарження також пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України.
40. Велика Палата дійшла висновку про обґрунтованість доводів скаржника, викладених у касаційній скарзі, про неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, внаслідок того, що судами не були досліджені належні докази, що є порушенням вимог статей 86, 236, 237, 238, 282 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
ІІ. Зміст окремої думки
41. Не погоджуємося із висновком Великої Палати про неможливість розгляду позовної вимоги про визнання позначення "Цитрамон" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" на ім`я позивача як окремої позовної вимоги та про те, що ця вимога не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту.
42. Такий висновок із вимогами чинного законодавства не узгоджується.
43. З огляду на частину першу статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
44. Складовими частинами принципу верховенства права є законність та правова визначеність.
45. Відповідно до пункту 1статті 25 Закону № 3689-XIIохорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.
46. Також згідно із абзацом 2 пункту 3 цієї статтірішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.
47. Виходячи із пункту 4 статті 25 в редакції Закону № 815-IX від 21 липня 2020 року у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення.
48. Отже, висновок про неможливість розгляду позовної вимоги про визнання позначення "Цитрамон" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" на ім`я позивача як окремої позовної вимоги не ґрунтується на законі.
Щодо визнання торговельної марки добре відомою як засобу охорони прав на неї і їх захисту
49. Як убачається із частини четвертої статті 300 ГПК України суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, зокрема, у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
50. У постанові від 14 лютого 2024 року Верховний Суд дійшов висновку про те, що згідно з пунктом 6 статті 3 ЦК України загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність.
51. Дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними, тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони правовідношення.
Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а зловживання правом в інших формах (частина третя статті 13 ЦК України).
У частинах першій, другій статті 319 ЦК України передбачено, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків власник зобов`язаний додержуватися моральних засад суспільства(справа № 570/2575/20 провадження № 61-12628св23).
52. Постанова Верховного Суду від 22 лютого 2024 року містить правовий висновок про те, що зловживання правом і використання приватно-правового інструментарію всупереч його призначенню проявляється в тому, що: особа (особи) "використовувала/використовували право на зло"; наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб`єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб`єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які "потерпають" від зловживання нею правом, або не перебувають); враховується правовий статус особи /осіб (особа перебуває у правовідносинах і як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не вперше перебуває у цих правовідносинах або ці правовідносини є тривалими, або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин). (справа № 464/7832/21 провадження № 61-13550св23).
53. У постанові від 07 лютого 2024 року Верховний Суд виснував, що однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (пункт 6 статті 3 ЦК України) і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними. Тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.
При здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах (частина третя статті 13 ЦК України).
Оцінюючи домірність припису частини третьої статті 13 ЦК України, Верховний Суд виснує про те, що вказана норма права має на меті стимулювати учасників цивільних правовідносин до добросовісного та розумного здійснення своїх цивільних прав у всіх їх проявах, є заходом, спрямованим на зміцнення засад цивільно-правового регулювання, оскільки кожен зобов`язаний вчиняти дії без посягання на права і свободи інших людей.
Категорія "добросовісність" є основоположною в розмежуванні належного здійснення цивільних процесуальних прав і зловживання такими правами. Добросовісність слід розглядати як властивість, що передбачає використання цивільних процесуальних прав виключно за їх призначенням та є однією з умов виконання завдань цивільного судочинства, оскільки вона є регулятором суспільних відносин ( справа № 490/1981/21 провадження № 61-5788св23).
Щодо суті справи
54. У справі, що розглядається, позов подано з метою захисту прав на добре відому торговельну марку.
55. До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (стаття 420 ЦК України).
56. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).
57. Тобто торговельна марка - це будь-яке позначення або комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.
58. В основу поняття торговельної марки закладено декілька основних характеристик: по-перше, торговельна марка розуміється як позначення, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів; по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне вирізнити з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). Основною спрямованістю торговельної марки є "індивідуалізація" товарів і послуг. У цьому проявляється її дистинктивний (розрізняльний) характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється, тобто те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою.
59. Основною (ключовою) позовною вимогою цього спору є вимога про визнання позначення "Цитрамон" добре відомою торговельною маркою щодо ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", оскільки інші позовні вимоги взаємопов`язані та залежать від установлення зазначеного факту доброї відомості на відповідну, визначену позивачем дату.
60. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позначення "Цитрамон" є добре відомим в Україні та в порядку статті 25 Закону № 3689-XII підлягає визнанню добре відомим в Україні з 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" стосовно позивача.
61. Водночас позивач послався на те, що належний АТ "Лубнифарм" знак для товарів і послуг "Цитрамон У" за свідоцтвом України № 24778 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01 січня 1997 року торговельною маркою позивача для ідентичних товарів, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з позивачем та з продукцією, яка виробляється під схожими торговельними марками "Цитрамон".
62. Позивач зазначив, зокрема, про фактичне сплутування споживачем лікарського засобу "Цитрамон" виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" з лікарським засобом "Цитрамон У" виробництва АТ "Лубнифарм".
63. На думку позивача, спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону № 3689-XII (у редакції від 23 грудня 1993 року).
64. За доводами позивача, права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеню сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг.
65. До прийняття ЦК України у спеціальному законодавстві України з питань інтелектуальної власності замість терміну "торговельна марка" використовувались терміни "товарний знак" і "знак обслуговування" (у Тимчасовому положенні про правову охорону об`єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій, затвердженому Указом Президента України від 18 вересня 1992 року № 479/92), а пізніше - термін "знак для товарів і послуг" (у Законі № 3689-XII).
66. Закон № 3689-XII визначає поняття "торговельна марка", відповідно до якого це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
67. За частиною другою статті 5 Закону № 3689-XII об`єкт торговельної марки - будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень.
Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.
68. За змістом наведеної вище правової норми торговельною маркою можуть визнаватись словесні, зображувальні, об`ємні та інші позначення або їх комбінації.
69. Стаття 5 Закону № 3689-XII визначає умови надання правової охорони торговельній марці. Відповідно до пункту 3 цієї статті набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.
70. З огляду на це умовою визнання позначення об`єктом права інтелектуальної власності, а саме торговельною маркою, та надання йому правової охорони є його реєстрація у встановленому законом порядку.
71. Разом з цим стаття 6 Закону № 3689-XII містить підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці (критерії охороноздатності).
72. Правова охорона може бути надана торговельній марці, на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, визначені в статті 6 Закону № 3689-XII.
73. Зокрема, за абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.
74. Абзац третій пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII визначає, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
75. Звертаємо увагу на те, що Закон № 3689-XII розмежовує поняття набуття права на торговельну марку та охорони прав на торговельну марку.
76. Набуття права на торговельну марку означає отримання власником права на володіння та використання її в комерційній діяльності шляхом реєстрації торговельної марки в установленому законом порядку. Охорона прав на торговельну марку передбачає захист цих прав від будь-яких порушень чи незаконного використання марки третіми особами.
77. Відповідно до пункту четвертого статті 16 Закону № 3689-ХІІ використанням знаку (торговельної марки) визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі "Інтернет".
78. Частина друга статті 157 Господарського кодексу України зазначає, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.
79. Водночас, згідно із абзацом п`ятим пункту 4 статті 16 Закону № 3689-ХІІ, торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.?
80. За змістом статті 16 чинної редакції Закону № 3689-ХІІ, право на подібне використання торговельної марки також надається власнику свідоцтва на зареєстровану торговельну марку і починає діяти від дати подання заявки.
81. Добре відома торговельна марка (добре відомий знак) - це позначення, що використовується на певній території протягом тривалого часу і стало широко відомим серед певного кола споживачів товарів та/або послуг.
82. Визначений статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, що набула чинності для України 25 грудня 1991 року (далі - Паризька конвенція), термін "загальновідомий знак" характеризується як відомий великій частині населення й асоціюється в його свідомості з визначеними товарами чи послугами.
83. Пункт "b" статті 2 Спільної рекомендації про положення щодо охорони загальновідомих знаків (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) (далі - Спільна рекомендація), прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) на 34 серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року, містить перелік факторів, на підставі яких компетентний орган може дійти висновку про те, чи є знак загальновідомим, а саме: ступінь відомості та визнання знаку у відповідному секторі суспільства; тривалість, ступінь та географічний район використання знаку; тривалість, ступінь та географічний район будь-якої діяльності з просування знаку, включаючи рекламу чи пропаганду та презентацію на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, для яких використовується цей знак; тривалість та географічний район здійснених реєстрацій знаку та/або будь-яких заявок на його реєстрацію в тій мірі, в якій вони відображають використання або визнання цього знаку; матеріали, що відображають факти успішної реалізації прав на знак, зокрема, що відображають міру, в якій цей знак було визнано загальновідомими компетентними органами; цінність, притаманна цьому знаку.
84. Поняття "добре відома торговельна марка" також імплементовано у спеціальне законодавство України з питань інтелектуальної власності, зокрема в Законі № 3689-XII, після прийняття Закону України № 850-ІV від 22 травня 2003 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" (далі - Закон № 850-ІV), яким доповнено його статтею 25 "Охорона прав на добре відомий знак".
85. За абзацом третім пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII (у редакції Закону № 850-ІV) не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.