Постанова
Іменем України
02 травня 2024 року
м. Київ
справа № 331/6402/15-ц
провадження № 61-2620св24
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: головуючого - Крата В. І. (суддя-доповідач), суддів: Гудими Д. А., Дундар І. О., Коротенка Є. В., Краснощокова Є. В.,
учасники справи:
за позовом про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав з патенту:
позивач - ОСОБА_1,
відповідачі: приватне підприємство-фірма "Дарьял", ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,
третя особа - Державна служба інтелектуальної власності України,
за зустрічним позовом про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1":
позивач - приватне підприємство-фірма "Дарьял",
відповідач - ОСОБА_1,
розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу ОСОБА_2 на рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року в складі судді: Світлицької В. М., та постанову Запорізького апеляційного суду від 23 січня 2024 року в складі колегії суддів: Кухаря С. В., Крилової О. В., Полякова О. З.,
Історія справи
Короткий зміст позовів
У вересні 2015 року ОСОБА_1 звернувся з позовом до приватного підприємства-фірма "Дарьял", ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, третя особа - Державна служба інтелектуальної власності України, про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав з патенту.
Позов мотивований тим, що у провадженні Господарського суду Запорізької області знаходиться справа № 908/549/14 за позовом ТОВ "Фірма "Унікон" до ПАТ "Завод "Універсальне обладнання", ТОВ "Мелітопольский ливарний завод", третя особа -ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод". Предметом спору є питання про встановлення факту використання корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1".
ПАТ "Завод "Універсальне обладнання" у своєму відзиві від 13 березня 2014 року на позовну заяву зазначив, що має законне право на виробництво та реалізацію порошкового дроту, оскільки виробництво проводить на підставі субліцензійного договору № 01-54880 від 10 січня 2012 року на право використання корисної моделі за патентом UA№ НОМЕР_5 "ІНФОРМАЦІЯ_2" з ПП-фірмою "Дарьял".
ПП-фірма "Дарьял" має ліцензійний договір на використання корисної моделі за патентом UA № НОМЕР_5 від 25 жовтня 2010 року з фізичними особами: ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 .
Згідно публікацій в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 22 від 25 листопада 2010 року Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки № u201006644 від 31 травня 2010 року зареєстрував на ім`я ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_2" та видав патент України № НОМЕР_1 .
ОСОБА_1 вважав, що корисна модель на патент № НОМЕР_1 не відповідає умовам "патентоздатності", оскільки не є новою в зв`язку з тим, що сукупність ознак даної корисної моделі стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на її реалізацію, це вбачається з бібліографічних даних двох патентів. До того ж обидві корисні моделі мають тотожні незалежні формули, в корисній моделі відповідачів є ті ж самі ознаки, які є в корисній моделі позивача. Станом на час подання відповідачами заявки на видачу патенту України № НОМЕР_1 відомості щодо кожної ознаки патенту № НОМЕР_2 позивача вже стали загальнодоступними у світі, оскільки на один рік раніше були викладені у заявці позивача на одержання патенту № НОМЕР_2 . При порівнянні двох корисних моделей видно, що обидві мають одні і ті ж ознаки, використовуються в одній і тій же сфері виробництва. Відповідачі до позивача, як особи якій належить патент № НОМЕР_2, за наданням дозволу не зверталися, чим порушують його права.
ОСОБА_1 просив:
встановити факт використання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 ;
визнати патент № НОМЕР_1, власниками якого ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 залежним від патенту № НОМЕР_2, власником якого є ОСОБА_1 ;
зобов`язати приватне підприємство-фірму "Дарьял" припинити використання у будь-який спосіб корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2 ;
заборонити приватному підприємству-фірмі "Дарьял" здійснювати використання у будь-який спосіб корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2 ;
у разі встановлення факту порушення виключного права за патентом № НОМЕР_2 зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати відомості про порушення прав за патентом № НОМЕР_2 та зміст судового рішення в офіційному бюлетні "Промислова власність";
зобов`язати ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 укласти ліцензійну угоду з ОСОБА_1 на право використання корисної моделі № НОМЕР_1 без порушення прав на корисну модель раніше виданого патенту № НОМЕР_2 .
У вересні 2015 року приватне підприємство-фірма "Дарьял" звернулося із зустрічним позовом до ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1".
Зустрічний позов мотивований тим, що в патенті ОСОБА_1 № НОМЕР_2 заявлена корисна модель на використання хімічних елементів кальцій, титан, алюміній при виплавці чорних металів. Дата подання заявки 25 серпня 2009 року, дата публікації 25 листопада 2009 року.
У той же час на використання кальцію, титану, алюмінію при виплавці чорних металів, у тому числі на їх використання у складі наповнювачів порошкових дротів, призначених для обробки металургійних розплавів, були видані патенти, що передують патенту № НОМЕР_2 : патент на винахід № НОМЕР_3 "ІНФОРМАЦІЯ_3"; патент на винахід № НОМЕР_4 "ІНФОРМАЦІЯ_4"; патент на корисну модель № НОМЕР_6 "ІНФОРМАЦІЯ_5". Зазначене доводить, що корисна модель за патентом № НОМЕР_2 не є новою, є частиною рівня техніки, тобто патент № НОМЕР_2 не відповідає умовам патентоздатності.
Приватне підприємство-фірма "Дарьял" просило:
визнати недійсним патент на корисну модель № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1".
Короткий зміст судового рішення суду першої інстанції
Рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року первісний позов ОСОБА_1 задоволено частково.
Встановлено факт використання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 .
Визнано патент № НОМЕР_1, власниками якого були ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, залежним від патенту № НОМЕР_2, власником якого був ОСОБА_1 .
В іншій частині первісного позову відмовлено.
У задоволенні зустрічного позову приватного підприємства-фірма "Дарьял" відмовлено.
Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що:
факт використання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2, а також корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2, суд вважає підтвердженим, зокрема, укладанням відповідачами ліцензійного договору №1 від 25 листопада 2010 року (т. 1, а. с. 32), згідно якого автори патенту № НОМЕР_5 передають право його використання. При цьому, оскільки формула корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1, повторює кожну ознаку формули корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_7, використання патенту № НОМЕР_1, як і використання корисної моделі за цим патентом без відповідного дозволу власника раніше виданого патенту, порушує його права. З 10 жовтня 2018 року ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 не є власниками патенту України № НОМЕР_1, у зв`язку з передання (відчуженням) виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України № НОМЕР_5 до нового власника ПП-фірми "Дарьял", але вони є винахідниками (авторами) вказаної корисної моделі згідно Спеціалізованої бази "Винаходи (корисні моделі) в Україні";
беручи до уваги неправомірність використання відповідачами за первісним позовом патенту № НОМЕР_2 та корисної моделі, захищеної ним, без дозволу ОСОБА_1, є підстави для визнання патенту № НОМЕР_1 на корисну модель залежним від патенту № НОМЕР_2 на корисну модель, незважаючи на відсутність передбачених законом підстав для видачі примусової ліцензії (через тотожність мети призначення обох корисних моделей за патентами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 і відсутність доказів наявності у корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 значних техніко-економічних переваг перед корисною моделлю за патентом № НОМЕР_2 ). Тому позовні вимоги ОСОБА_1 про встановлення факту використання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 та визнання патенту № НОМЕР_1 залежним від патенту № НОМЕР_2 підлягають задоволенню;
згідно публікації від 25 вересня 2019 року в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 18 за 2019 рік патент України № НОМЕР_2 на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" припинив чинність 25 серпня 2019 року у зв`язку із закінченням строку дії. 31 травня 2020 року припинив свою чинність і патент України № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_2" у зв`язку із закінченням строку дії (публікація в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 12 за 2020 рік). Тому у ОСОБА_1 відсутнє право забороняти чи дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, а тому позовні вимоги за первісним позовом щодо зобов`язання ПП-фірми "Дарьял" припинити використання у будь-який спосіб корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_6", яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2, заборони ПП-фірма "Дарьял" здійснювати використання у будь-який спосіб корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_6", яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2, зобов`язання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 укласти ліцензійну угоду з ОСОБА_1 на право використання корисної моделі № НОМЕР_1 без порушення прав на корисну модель раніше виданого патенту № НОМЕР_2, не підлягають задоволенню в цій частині, у зв`язку з припиненням чинності обох патентів. Також не підлягає задоволенню вимога про зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати відомості про порушення прав за патентом № НОМЕР_2 та зміст судового рішення в офіційному бюлетені "Промислова власність", оскільки з 25 квітня 2019 року припинено юридичну особу в результаті її ліквідації;
у зв`язку із тим, що позивач за первісним позовом лише у 2014 році під час розгляду справи № 908/549/14 в Господарському суді Запорізької області дізнався про порушення його прав, і позовна заява в цій справі надійшла до суду 31 серпня 2015 року, то позовна давність ОСОБА_1 не пропущена;
відповідно до висновку експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз № 6205 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по цивільній справі № 331/6402/15-ц від 06 березня 2017 року, корисна модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_2 від 25 серпня 2009 року відповідає умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи. Крім того, у матеріалах справи містяться: висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 06 вересня 2016 року № 18120/ЗУ/16, складений головним експертом ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), за результатами якої встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 в обсязі формули, внесеної відповідно до відомостей про припинення дій патенту на корисну модель на підставі заяви власника частково та опублікованої 10 березня 2016 року, відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеними для неї частиною другою статті 7 Закону, а саме: за пунктами 1, 2 формули є промислово придатною та новою; висновок експертного дослідження № 139/17-27 за результатами проведення дослідження в сфері інтелектуальної власності від 11 вересня 2017 року, складений експертом Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції, відповідно до якого встановлено, що змінена формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_2 відповідає умові патентоздатності "новизна" відносно Європейського патенту № НОМЕР_10. Будь-яких належних доказів на спростування зазначених висновків стороною позивача за зустрічним позовом суду не надано, і надані висновки не суперечать іншим матеріалам справи. Тому вимоги позивача за зустрічним позовом про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1" не знайшли свого підтвердження належними доказами.
Короткий зміст судового рішення суду апеляційної інстанції
Постановою Запорізького апеляційного суду від 23 січня 2024 року апеляційну скаргу приватного підприємства-фірми "Дарьял", ОСОБА_2 залишено без задоволення. Рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року залишено без змін.
Постанова апеляційного суду мотивована тим, що:
факт використання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2, а також корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2, є підтвердженим, зокрема, укладанням відповідачами ліцензійного договору № 1 від 25 листопада 2010 року, згідно якого автори патенту № НОМЕР_5 передають право його використання. При цьому, оскільки формула корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1, повторює кожну ознаку формули корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_7, використання патенту № НОМЕР_1, як і використання корисної моделі за цим патентом без відповідного дозволу власника раніше виданого патенту, порушує його права;
з 10 жовтня 2018 року ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 не є власниками патенту України № НОМЕР_1, у зв`язку з передання (відчуженням) виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України № НОМЕР_5 до нового власника ПП-фірми "Дарьял", але вони є винахідниками (авторами) вказаної корисної моделі згідно Спеціалізованої бази "Винаходи (корисні моделі) в Україні". Беручи до уваги неправомірність використання відповідачами за первісним позовом патенту № НОМЕР_2 та корисної моделі, захищеної ним, без дозволу його власника - ОСОБА_1, є підстави для визнання патенту № НОМЕР_1 на корисну модель залежним від патенту № НОМЕР_2 на корисну модель незважаючи на відсутність передбачених законом підстав для видачі примусової ліцензії (через тотожність мети призначення обох корисних моделей за патентами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 і відсутність доказів наявності у корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 значних техніко-економічних переваг перед корисною моделлю за патентом № НОМЕР_2 );
під час розгляду справи знайшло підтвердження наявними у справі доказами використання ПП-фірмою "Дарьял" корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2, зокрема, це: лист ПП-фірми "Дарьял" № 772-1111 від 11 листопада 2011 року (т. 4, а. с. 13); лист ПП-фірми "Дарьял" № 803-3011 від 30 листопада 2011 року (т. 4, а.с. 14); паспорт якості №01/02-12 від 13 березня 2012 року, наданим ПП-фірмою "Дарьял", у якому зазначено склад наповнювача порошкового дроту та вага продукції, яка була реалізована (т. 4, а.с.15); субліцензійний договір №01-54880 від 10 січня 2012 року на використання корисної моделі за патентом UA № НОМЕР_1 (т. 1, а. с. 31); акт відбору проб (зразків) № О-4742 від 11 квітня 2019 року (т. 6, а. с. 109-110); клопотання ПП-фірми "Дарьял" від 12 квітня 2019 року про долучення до матеріалів справи №905/1492/15 об`єкта експертного дослідження, відібраного на виконання ухвал господарського суду Запорізької області від 21 березня 2019 року, від 04 квітня 2019 року (т. 6, а. с. 107-108); висновок № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07 червня 2018 року (с. 24 висновку), відповідно до якого підтверджуються факти виготовлення ПП-фірмою "Дарьял" та поставки на ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" порошкового дроту зі складом алюмінію, кальцію та титановмісного матеріалу, в тому числі у 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 та 2017 роках (т. 4, а. с. 159-174). На підставі субліцензійного договору № 01-54880 від 10 січня 2012 року на право використання корисної моделі за патентом UA НОМЕР_8 "ІНФОРМАЦІЯ_2", укладеного між ПАТ "Завод "Універсальне обладнання" та ПП-фірмою "Дарьял" відбувалося виготовлення та продаж продукту, що підтверджується сертифікатом якості № 5620 від 11 квітня 2012 року (т. 1, а. с. 23), договором № 187-П/12 від 29 березня 2012 року з додатком № 1 до договору від 29 березня 2012 року № 187-П/12 - специфікація № 1 (т. 1, а. с. 24-25), рахунком про сплату № 124 від 12 квітня 2012 року (т. 1, а. с. 26), видатковою накладною № 106 від 12 квітня 2012 року (т. 1, а. с. 27), податковою накладною № 1 від 03 квітня 2012 року (т. 1, а. с. 28), банківською випискою № 58 від 03 квітня 2012 року (т. 1, а. с. 29). Крім того, факт використання відповідачами за первісним позовом патенту № НОМЕР_1 з порушенням прав ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2, а також використання корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_7 також підтверджується наявними у справі висновками експертиз, зокрема, висновком № 120/16 від 15 вересня 2016 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеним експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; висновком Донецького НДІСЕ № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07 червня 2018 року. Позовні вимоги ОСОБА_1 за первісним позовом про встановлення факту використання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 та визнання патенту № НОМЕР_1 залежним від патенту № НОМЕР_2 знайшли своє підтвердження, а тому задоволені в цій частині;
згідно публікації від 25 вересня 2019 року в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 18 за 2019 рік патент України № НОМЕР_2 на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" припинив чинність 25 серпня 2019 року у зв`язку із закінченням строку дії (т. 6, а.с. 58-60). Також 31 травня 2020 року припинив свою чинність і патент України № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_2" у зв`язку із закінченням строку дії (публікація в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 12 за 2020 рік). Враховуючи зазначені обставини, у ОСОБА_1 відсутнє право забороняти чи дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, а тому позовні вимоги за первісним позовом щодо зобов`язання ПП-фірми "Дарьял" припинити використання у будь-який спосіб корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_6", яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2, заборони ПП-фірма "Дарьял" здійснювати використання у будь-який спосіб корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_6", яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2, зобов`язання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 укласти ліцензійну угоду з ОСОБА_1 на право використання корисної моделі № НОМЕР_1 без порушення прав на корисну модель раніше виданого патенту № НОМЕР_2, не підлягають задоволенню в цій частині, у зв`язку з припиненням чинності обох патентів. При цьому, не підлягає також задоволенню позовна вимога за первісним позовом про зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати відомості про порушення прав за патентом № НОМЕР_2 та зміст судового рішення в офіційному бюлетені "Промислова власність", оскільки з 25 квітня 2019 року припинено юридичну особу в результаті її ліквідації;
у матеріалах справи міститься висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 06 вересня 2016 року № 18120/ЗУ/16, відповідно до якого визначено, що запатентована корисна модель за патентом України № НОМЕР_2 в обсязі формули, внесеної відповідно до відомостей про припинення дій патенту на корисну модель на підставі заяви власника частково та опублікованої 10 березня 2016 року, відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеними для неї частиною другою статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме: за пунктами 1, 2 формули є промислово придатною та новою. У висновку експертизи № 6205 від року Львівського НДІСЕ вказано, що "Корисна модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_2 відповідає умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи". У висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності № 139/17-27 від 11 вересня 2017 року Кропивницького відділення Київського НДІСЕ, відповідно до якого встановлено, що змінена формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_2 відповідає умові патентоздатності "новизна" відносно Європейського патенту № НОМЕР_10. Враховуючи викладене, суд першої інстанції зробив обґрунтований висновок про недоведеність вимог за зустрічним позовом.
Аргументи учасників справи
20 лютого 2024 року ОСОБА_2 засобами поштового зв`язку подала касаційну скаргу на рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року та постанову Запорізького апеляційного суду від 23 січня 2024 року, в якій просила:
скасувати постанову апеляційного суду;
скасувати рішення суду першої інстанції: в частині встановлення факту використання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2, визнання патенту № НОМЕР_1, власниками якого були ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, залежним від патенту № НОМЕР_2, власником якого був ОСОБА_1 ; в частині відмови у задоволенні зустрічного позову приватного підприємства-фірма "Дарьял";
у позові ОСОБА_1 відмовити в частині встановлення факту використання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2, визнання патенту № НОМЕР_1, власниками якого були ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, залежним від патенту № НОМЕР_2, власником якого був ОСОБА_1 ;
передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції в частині зустрічного позову приватного підприємства-фірма "Дарьял".
Касаційна скарга мотивована тим, що:
ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4 не використовували патент № НОМЕР_1 відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме: не виготовляли продукт та не використовували процес із застосуванням корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_2" патенту № НОМЕР_1, не застосовували такий продукт патенту № НОМЕР_1, не пропонували для продажу продукт патенту НОМЕР_9, в тому числі через Інтернет, не продавали продукт патенту № НОМЕР_1, не імпортували продукт патенту № НОМЕР_1, не зберігали продукт патенту № НОМЕР_1. Дії відповідачів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, (ліцензіарів) по укладанню з Приватним підприємством-фірмою "Дарьял" (ліцензіатом) ліцензійного договору на використання корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 не є діями по використанню ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 . Наявність ліцензійного договору на патент № НОМЕР_1 не доводить факт використання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 згідно статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";
відповідачі ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4 не брали участі у справі № 905/1492/15, тому обставини справи № 905/1492/15 не стосуються їх. Приватне підприємство-фірма "Дарьял" з 10 жовтня 2018 року є власником патенту № НОМЕР_1, про що зроблена публікація в Офіційному бюлетені "Промислова власність" №19 за 2018 рік. Господарський суд Запорізької області рішенням від 11 січня 2022 року у справі № 905/1492/15 не встановив факт використання Приватним підприємством-фірмою "Дарьял" патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 . Тому постанова Верховного Суду від 21 вересня 2023 року у справі № 905/1492/15 не впливає на вирішення справи № 331/6402/15-ц;
використання пізніше виданого патенту може порушувати раніше виданий патент тільки в тому випадку, якщо корисна модель за пізніше виданим патентом не відповідає умовам патентоздатності - не є новою і не є промислово придатною. У матеріалах справи № 331/6402/15-ц відсутні докази, що патент № НОМЕР_1 не є новим та не є промислово придатним. Відповідно частини другої статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент № НОМЕР_1 відповідає умовам патентоздатності, відсутні підстави по визнанню патенту № НОМЕР_1 недійсним. Зазначене доводить, що патент № НОМЕР_1 не порушує патент № НОМЕР_2, тому використання патенту № НОМЕР_1 не порушує патент № НОМЕР_2 ;
визнання судами патенту № НОМЕР_1, власниками якого були ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, залежним від патенту № НОМЕР_2, власником якого був ОСОБА_1, зроблено з неправильним застосуванням судами норм матеріального права - статті 30 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". У матеріалах справи № 331/6402/15-ц відсутні докази, що патент № НОМЕР_1 призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги над патентом № НОМЕР_2 . Та обставина, що патент № НОМЕР_1 не призначений для досягнення іншої мети, ніж патент № НОМЕР_2, встановлена Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, який вказав, що корисні моделі за патентами НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 відноситься до чорної металургії, до позапічної обробки металургійних розплавів, тобто призначені для досягнення однакової мети;
пропущена позовна давність за патентними спорами на корисні моделі за відсутності доказів про поважність причин пропуску якого є підставою для відмови в позові, якщо особа не доведе, що про порушення права вона довідалася або могла довідатися в межах позовної давності (постанова Верховного Суду від 24 червня 2020 року у справі № 199/9938/15-ц). Суд першої інстанції повинен був відмовити у задоволенні позову в зв`язку із пропуском позовної давності;
ОСОБА_1 відповідно до статті 23 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" через три місяці від дати опублікування 25 листопада 2010 року відомостей про видачу патенту № НОМЕР_1, починаючи з березня 2011 року міг довідатися про склад формули корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_2" за патентом України № НОМЕР_1 . Оскільки підставою порушення патенту НОМЕР_7 судом визнана формула патенту № НОМЕР_1, перебіг позовної давності починається з березня 2011 року та закінчується у березні 2014 року. Натоміть позов подано у серпні 2015 року;
суди встановили обставини на підставі копії висновку №1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07 червня 2018 року, складеного судовим експертом Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Лушниковою Т. М., у справі №905/1492/15, без дослідження оригіналу документа;
суд першої інстанції не розглянув клопотання приватного підприємства-фірми "Дарьял" від 07 вересня 2018 року про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності корисної моделі за патентом України № НОМЕР_2, що унеможливило з`ясування обставин, які мають значення для справи №331/6402/15-ц за зустрічним позовом приватного підприємства-фірми "Дарьял" до ОСОБА_7 .
У квітні 2024 року ОСОБА_1 через представника ОСОБА_8 надав відзив на касаційну скаргу, в якому просить:
закрити касаційне провадження з підстав касаційного оскарження рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року та постанови Запорізького апеляційного суду від 23 січня 2024 року на підставі пункту 1 частини другої статті 389 ЦПК України;
касаційну скаргу залишити без задоволення;
оскаржені рішення залишити без змін.
Відзив на касаційну скаргу мотивований тим, що:
письмовими доказами, наявними в матеріалах справи, підтверджується те, що у незалежному пункті формули корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_2" за патентом України № НОМЕР_1 наявні всі суттєві ознаки незалежного пункту формули корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_2 ;
факт використання відповідачами патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2, а також корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_7, підтверджується, зокрема, укладанням ними Ліцензійного договору від 25 листопада 2010 року, згідно якого автори патенту № НОМЕР_1 передають право його використання ПП-фірмі "Дарьял" (власниками якої є ці ж особи), при цьому оскільки у формулі корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1, наявні всі ознаки формули корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2, то використання патенту № НОМЕР_1, як і використання корисної моделі за цим патентом неможливе без порушення прав ОСОБА_1 . Тобто передача прав на об`єкт інтелектуальної власності (шляхом, зокрема, видачі ліцензій - укладення ліцензійного договору) є введенням об`єктів інтелектуальної власності (корисної моделі) в цивільний обіг;
судові експертизи також підтверджують факт використання відповідачами патенту № НОМЕР_1 з порушенням прав ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2, а також використання корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2 . Факт використання ПП-фірмою "Дарьял" корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2, підтвердився також рішенням господарського суду Запорізької області від 11 січня 2022 року у справі № 905/1492/15, залишеним в силі постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13 червня 2023 року та постановою Верховного Суду від 21 вересня 2023 року;
власник патенту зобов`язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту;
предмет спору та позовні вимоги справи №199/9938/15-ц стосуються визнання недійсним патенту. Натомість у справі № 331/6402/15-ц позовними вимогами не є вимоги про визнання патенту недійсним, а є саме встановлення факту порушення прав ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2, а також визнання патенту № НОМЕР_1, власниками якого були ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, залежним від патенту № НОМЕР_2, власником якого був ОСОБА_1 . Тому наведені висновки Верховного Суду не можна вважати такими, що сформовані у подібних правовідносинах;
опублікування відомостей про видачу оспорюваного патенту та наявність права на ознайомлення з відомостями Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи не може бути підставою для встановлення пропуску позовної давності.
Рух справи
Ухвалою Верховного Суду від 10 квітня 2024 року відкрито касаційне провадження у справі.
19 квітня 2024 року справа передана судді-доповідачу Крату В. І.
Ухвалою Верховного Суду від 24 квітня 2024 року справу призначено до судового розгляду.
Межі та підстави касаційного перегляду
Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України).
В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження (частина восьма статті 394 ЦПК України).
В ухвалі Верховного Суду від 10 квітня 2024 рокузазначено, що наведені у касаційній скарзі доводи містять підстави, передбачені частиною другою статті 389 ЦПК України для відкриття касаційного провадження: суд апеляційної інстанції в оскарженій постанові застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду: від 24 червня 2020 року у справі № 199/9938/15-ц; від 09 квітня 2019 року у справі № 910/17205/17; відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.
Аналіз касаційної скарги свідчить, що судові рішення оскаржуються у частині задоволених позовних вимог за первісним позовом про встановлення факту порушення прав за патентом та в частині відмови у задоволенні зустрічного позову про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1". В іншій частині судові рішення не оскаржуються, тому в касаційному порядку не переглядаються.
Фактичні обставини
Суди встановили, що ОСОБА_1 є власником патенту № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1", який виданий Державним департаментом інтелектуальної власності України на підставі заявки №u200908844 від 25 серпня 2009 року згідно публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 22 від 25 листопада 2009 року.
Згідно публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 22 від 25 листопада 2010 року Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки № u201006644 від 31 травня 2010 року зареєстрував на ім`я ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_2" та видав патент № НОМЕР_1 .
25 листопада 2010 року між фізичними особами, власниками патенту UA № НОМЕР_1 на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_2" ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ПП-фірмою "Дарьял" було укладено ліцензійний договір на використання корисної моделі за патентом UA№ НОМЕР_1.
Незалежна формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1" є наступною: 1.Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній - решта; 2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію; 3. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції.
Сутність корисної моделі за патентом № НОМЕР_2 полягає в тому, що в порошковому дроті для обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, до складу наповнювача додатково введений титановмісний матеріал. Визначено оптимальне співвідношення провідних елементів в наповнювачі, мас.%: кальцій 15-30; титан 10-30; алюміній решта.
Загальними з прототипом істотними ознаками є: - металева оболонка; - наповнювач з алюмінію і кальцію. Відмітними від прототипу істотними ознаками є: - додатковий вміст в наповнювачі титановмісного матеріалу; - співвідношення між провідними елементами в наповнювачі, мас.%: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній - решта.
Додатковими істотними ознаками є: - алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію; - титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші в будь-якому співвідношенні.