ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2024 року
м. Київ
cправа № 910/10373/22
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Гибало В.О.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Брайтф`юче Ессет Менеджмент" - Петрушина К.І., адвокат (ордер від 08.01.2024),
відповідача - державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" - Фінагіна В.Б., в порядку самопредставництва,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
на рішення господарського суду міста Києва від 31.05.2023 (суддя Зеленіна Н.І.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2023 (головуючий суддя: Поляков Б.М., судді: Остапенко О.М., Отрюх Б.В.)
у справі № 910/10373/22
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Брайтф`юче Ессет Менеджмент" (далі - ТОВ "КУА "Брайтф`юче Ессет Менеджмент")
до державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"),
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ),
про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії.
1. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
ТОВ "КУА "Брайтф`юче Ессет Менеджмент" звернулося до суду з позовом до ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) про:
- визнання протиправними дій УКРПАТЕНТУ щодо відмови в публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесенні змін до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 132176 від 10.12.2010 та № 132177 від 10.12.2010;
- зобов`язання відповідача опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості про передачу права власності на знак, засвідчений свідоцтвом України № 132176 від 10.12.2010 та на знак, засвідчений свідоцтвом України № 132177 від 10.12.2010, на ім`я позивача, який діє від свого імені за рахунок та в інтересах як компанія з управління активами закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Промислові інвестиції".
Згідно з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.08.2023 зі справи № 910/10373/22 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача залучено УКРПАТЕНТ.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду міста Києва від 31.05.2023, яке залишено без змін згідно з постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2023, позов задоволено з посиланням на його обґрунтованість.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", з посиланням на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить суд касаційної інстанції скасувати судові рішення попередніх інстанцій, ухвалити нове рішення про відмову в позові.
2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування доводів касаційної скарги скаржник посилається на пункт 3 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зазначаючи про те, що оскаржувані судові рішення попередніх інстанцій ухвалені з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права за відсутності висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме: щодо питання реєстрації майнових прав інтелектуальної власності за інститутами спільного інвестування, за договорами про передання таких прав на ім`я компаній, що здійснюють управління активами інституту спільного інвестування від свого імені в інтересах пайових фондів, які не є юридичними особами; скаржник зазначає, що необхідність формування єдиної правозастосовчої практики щодо реалізації майнових прав інститутів спільного інвестування обумовлена юридичною колізією - розбіжністю норм спеціального законодавства, зокрема, положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", який регулює відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні та Закону України "Про інститути спільного інвестування", який поширюється на суспільні відносини, що виникають у сфері спільного інвестування у зв`язку з утворенням та діяльністю суб`єктів спільного інвестування, з метою забезпечення гарантування права власності на цінні папери інститутів спільного інвестування та захисту прав учасників інститутів спільного інвестування.
За доводами ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", невизначеним залишається питання застосування вказаних законів у судовій практиці, з огляду на наявність спорів в частині набуття та реєстрації майнових прав інтелектуальної власності інститутами спільного інвестування.
Також скаржник зазначає про те, що судами не надано оцінки аргументам відповідача та не зазначено в рішенні підстави для відмови у закритті провадження у справі; судами розглянуто справу за відсутності предмета спору до ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", як відповідача за даними позовним вимогами.
Доводи інших учасників справи
ТОВ "КУА "Брайтф`юче Ессет Менеджмент" у відзиві на касаційну скаргу просило Суд залишити судові рішення попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, з посиланням, зокрема, на безпідставність доводів касаційної скарги.
У відзиві на касаційну скаргу позивач просить Суд покласти судові витрати, у тому числі, витрати на правничу допомогу, понесені ТОВ "КУА "Брайтф`юче Ессет Менеджмент" в суді касаційної інстанції у розмірі 15 000,00 грн., на відповідача.
3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
20.01.2022 товариством з обмеженою відповідальністю "Орієнтир-Буделемент" (продавець) та ТОВ "КУА "Брайтф`юче Ессет Менеджмент", яке діяло від свого імені за рахунок та в інтересах як компанія з управління активами закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Промислові інновації" (покупець) укладено договір № 3-ІІІ про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності (права власності) на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (далі - Договір), відповідно до умов якого продавець передає (відчужує) покупцю виключні майнові права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), визначені у пункті 1.1 договору (зокрема, торговельну марку "Стоунлайт" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 132176 від 10.12.2010, та торговельну марку "Stonelight" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 132177 від 10.12.2010), а покупець отримує виключні майнові права на знаки і сплачує продавцю кошти на умовах, в розмірі та порядку, передбачених цим договором.
Відповідно до пункту 1.2 Договору, виключні майнові права на знаки переходять до покупця після укладення цього договору та надходження повної оплати за торговельні марки згідно розділу 4 цього договору, та державної реєстрації цього договору відповідно до законодавства.
14.02.2022 ТОВ "КУА "Брайтф`юче Ессет Менеджмент" в інтересах закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Промислові інновації" звернулося до Національного органу інтелектуальної власності - УКРПАТЕНТУ із заявою за вх. № 6295/2022 про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо передачі права власності на торговельні марки за свідоцтвами України № 132176 та № 132177, та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Листом за вих. № 4927/2022 від 10.06.2022 УКРПАТЕНТ повернув надіслані документи, як такі, що не відповідають вимогам чинного законодавства. Зокрема, повернення документів мотивовано тим, що у поданих документах зазначено, що ТОВ "КУА "Брайтф`юче Ессет Менеджмент" діє в інтересах та щодо активів закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Промислові інновації" - пайового фонду, який не є юридичною особою та не може бути власником свідоцтв на торговельні марки.
З посиланням на те, що стороною Договору є ТОВ "КУА "Брайтф`юче Ессет Менеджмент", яке при його укладенні діяло від власного імені, в інтересах та за рахунок коштів пайового фонду; дії Національного органу інтелектуальної власності є протиправними та порушують права позивача, позивач звернувся з цим позовом до суду.
4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для: визнання протиправними дій УКРПАТЕНТУ щодо відмови в публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесенні відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки про передачу права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 132176 від 10.12.2010 та № 132177 від 10.12.2010; зобов`язання відповідача опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості про передачу права власності на вказані знаки на торговельні марки.
В обґрунтування доводів касаційної скарги скаржник посилається на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначаючи про те, що оскаржувані судові рішення попередніх інстанцій ухвалені з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права за відсутності висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме: щодо питання реєстрації майнових прав інтелектуальної власності за інститутами спільного інвестування, за договорами про передання таких прав на ім`я компаній, що здійснюють управління активами інституту спільного інвестування від свого імені в інтересах пайових фондів, які не є юридичними особами; скаржник зазначає, що необхідність формування єдиної правозастосовчої практики щодо реалізації майнових прав інститутів спільного інвестування обумовлена юридичною колізією - розбіжністю норм спеціального законодавства, зокрема, положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", який регулює відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні та Закону України "Про інститути спільного інвестування", який поширюється на суспільні відносини, що виникають у сфері спільного інвестування у зв`язку з утворенням та діяльністю суб`єктів спільного інвестування, з метою забезпечення гарантування права власності на цінні папери інститутів спільного інвестування та захисту прав учасників інститутів спільного інвестування. За доводами ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", невизначеним залишається питання застосування вказаних законів у судовій практиці, з огляду на наявність спорів в частині набуття та реєстрації майнових прав інтелектуальної власності інститутами спільного інвестування.
Відповідно до приписів пункту 3 частини третьої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у випадку якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.
Отже, по-перше, слід з`ясувати відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а по-друге, наявність/відсутність подібності правовідносин та наявність/відсутність неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Слід зазначити, що висновки Верховного Суду стосовно питання застосування норм матеріального права, про які зазначає скаржник у спорах предметом розгляду яких є визнання недійсними дій Національного органу інтелектуальної власності та спонукання органу до вчинення дій, відсутні.
Отже, з огляду на відсутність таких висновків, необхідно з`ясувати наявність або відсутність неправильного застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Верховний Суд виходить з того, що неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню (частина третя статті 311 ГПК України).
Відповідно до статті 1 Закону України "Про інститути спільного інвестування" (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) інститут спільного інвестування - це корпоративний або пайовий фонд; активи інституту спільного інвестування - це сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія); інвестиційний сертифікат - це цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду); Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування - це сукупність записів про інститути спільного інвестування, які містять інформацію, визначену нормативно-правовими актами Комісії.
Згідно з частинами першою та четвертою статті 41 названого Закону пайовий фонд - це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб.
У силу приписів статті 42 Закону України "Про інститути спільного інвестування" пайовий фонд створюється компанією з управління активами. Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду є компанія з управління активами такого фонду. Пайовий фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до Реєстру.
Відповідно до частин другої та третьої статті 43 названого Закону (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), укладаючи договори за рахунок активів пайового фонду, компанія з управління активами діє від свого імені в інтересах пайового фонду з обов`язковим зазначенням у таких договорах реквізитів фонду. Активи пайового фонду, в тому числі нерухоме майно, цінні папери і депозити, реєструються в установленому порядку на ім`я компанії з управління активами з обов`язковим зазначенням реквізитів такого фонду.
У силу приписів статті 63 Закону України "Про інститути спільного інвестування" компанія з управління активами - це господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією. Компанія з управління активами здійснює управління активами інституту спільного інвестування. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами пайового фонду повинна діяти від власного імені, в інтересах учасників такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності коштів фонду - за власний рахунок.
З правового аналізу вказаних норм законодавства Верховний Суд дійшов висновку, що пайовий фонд у спірних правовідносинах є об`єктом - сукупністю активів (а не суб`єктом права, як про це помилково вказує скаржник). Водночас суб`єктами прав у таких спірних правовідносинах є: компанія з управління активами (господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю) та учасники пайового фонду (юридична або фізична особа, яка є власником інвестиційного сертифіката такого фонду в силу приписів статті 45 Закону України "Про інститути спільного інвестування").
З огляду на викладене, правовий режим спільної часткової власності учасників пайового фонду хоча формально відповідатиме приписам статті 356 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), яка визначає суть права спільної часткової власності, проте у даному випадку норми статті 358 ЦК України, які визначають особливості здійснення права спільної часткової власності, до спірних правовідносин застосовуватись не будуть, зокрема, через врегулювання таких правовідносин спеціальними нормами Закону України "Про інститути спільного інвестування", які прямо передбачають, що діяльність з професійного управління активами пайового фонду виконує відповідна компанією з управління активами, а інвестори не впливають на її діяльність, а також з огляду на специфіку здійснення прав інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.
Відповідно до статті 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлені судом.
Згідно з приписами статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.
Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.
В силу приписів статті 428 ЦК України право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.
У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08.05.2019 в справі № 646/1750/17 (провадження № 61-17405св18) зазначено, що тлумачення статті 428 ЦК України свідчить, що в ній передбачено конструкцію спільності прав інтелектуальної власності. При цьому законодавець не пов`язує спільну належність прав інтелектуальної власності із правовим режимом спільної власності, оскільки вона є притаманною для речових відносин.
Згідно з частиною сьомою статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.
Водночас відповідно до статті 1 названого Закону термін "особа" вживається у ньому як фізична або юридична особа.
При цьому перелік майна, в яке компанія з управління активами як управитель має/не має права інвестувати кошти спільного інвестування з урахуванням складу і структури активів пайового інвестиційного фонду регламентовано, зокрема, Положенням "Про склад та структуру активів інституту спільного інвестування", яке затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 № 1753 (з внесеними змінами та в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин; далі - Положення), що визначає загальні вимоги щодо складу та структури активів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ).
Так, абзац перший пункту 1 розділу II вказаного Положення (у наведеній редакції) передбачає, що активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об`єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також деривативних контрактів та інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених Законом безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних фондів.