ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2024 року
м. Київ
справа № 761/20710/21
провадження № 61-13035св23
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Луспеника Д. Д.
суддів: Гулейкова І. Ю., Гулька Б. І., Коломієць Г. В., Лідовця Р. А. (суддя-доповідач),
учасники справи:
позивач -ОСОБА_1,
відповідачі: Приватне акціонерне товариство "Галіція Дистилері", Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності",
треті особи:Приватне акціонерне товариство "Львівський лікеро-горілчаний завод", ОСОБА_2
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ОСОБА_1, яка подана його представником - адвокатом Євстратенко Світланою Юріївною, на постанову Київського апеляційного суду від 17 липня 2023 рокуу складі колегії суддів: Шкоріної О. І., Поліщук Н. В., Соколової В. В.,
ВСТАНОВИВ:
1. Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
У червні 2021 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Приватного акціонерного товариства "Галіція Дистилері" (далі - ПрАТ "Галіція Дистилері"), Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - ДП "Український інститут інтелектуальної власності"), треті особи: Приватне акціонерне товариство "Львівський лікеро-горілчаний завод" (далі - ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод"), ОСОБА_2, про визнання недійсним свідоцтва про право на знак для товарів і послуг, заборону використання знаку для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.
Позовна заява мотивована тим, що він є власником знаку для товарів і послуг (торговельної марки) "ІНФОРМАЦІЯ_1" на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, що видане Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року, та договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року.
Згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, що видане Державною службою інтелектуальної власності України, власником знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1" для товарів класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) на момент видачі такого свідоцтва був ОСОБА_2, який реалізував своє право на розпорядження правами інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, уклав з ним договір № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року.
Відповідно до пункту 1.1 договору власник передає правонаступнику право власності на знак для товарів і послуг, що належить йому відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, у повному обсязі, у тому числі, всі виключні майнові права, а правонаступник приймає право власності на знак у повному обсязі, у тому числі, всі виключні майнові права, від власника у порядку, передбаченому цим договором. У результаті передачі прав за цим договором власником знака стає ОСОБА_1 ..
Пунктом 1.2 договору визначено, що передача права власності на знак поширюється для всіх вказаних у свідоцтві для товарів і послуг, класифікованих згідно МКТП - кл. 16,30, 33, 34, 37, 39 та 45.
Між ним ("ліцензіар") та ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод" 01 вересня 2015 року укладено ліцензійний договір № 1/15 на право користування знаком для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1", відповідно до п.1.1 якого, беручи до уваги, що ліцензіар володіє виключним правом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 на підставі договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року, ліцензіар надає ліцензіату на строк дії свідоцтва за винагороду невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1" для товарів класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45 МКТП.
ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод" виробляє лікеро-горілчані вироби та використовує знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1" для позначення відповідних алкогольних напоїв (горілки) - клас 33 згідно МКТП, що підтверджується сертифікатами відповідності, виданими ДП "Львівстандартметрологія".
Вказував, що він дізнався про порушення своїх інтелектуальних прав на торговельну марку " ІНФОРМАЦІЯ_1", а саме у торговельній мережі здійснюється продаж алкогольних напоїв - коньяку під торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1", який виробляє та реалізовує ПрАТ "Галіція Дистилері".
Йому стало відомо, що зазначену торговельну марку відповідач використовує на підставі свідоцтва на знак № НОМЕР_2, виданого Державною службою інтелектуальної власності України 25 листопада 2016 року. Відповідно до зазначеного свідоцтва відповідачем було зареєстровано право інтелектуальної власності на знак " ІНФОРМАЦІЯ_2" для товарів 33 класу МКТП.
Оскільки знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1", який використовує ПрАТ "Галіція Дистилері", є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1", право власності на який зареєстровано за ним раніше і який використовується для аналогічних товарів - алкогольних напоїв (крім пива) - 33 клас МКТП, це може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє в Україні товар класу 33 МКТП під торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Така діяльність відповідача порушує його виключні права, як власника об`єкта інтелектуальної власності.
Ураховуючи наведене, ОСОБА_1 просив суд: визнати недійсним свідоцтво України № НОМЕР_2 ; заборонити ПрАТ "Галіція Дистилері" використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1" для товарів 33 класу за МКТП.
Короткий зміст судового рішення суду першої інстанції
Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 16 травня 2022 року у складі судді Мальцева Д. О. позов ОСОБА_1 задоволено.
Визнано недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1", яке видане ПрАТ "Галіція Дистилері" Державною службою інтелектуальної власності України 25 листопада 2016 року.
Заборонено ПрАТ "Галіція Дистилері" використання знаку для товарів і послуг (торговельної марки) № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1" для товарів 33 класу за МКТП, у тому числі, нанесення його на будь-який товар 33 класу МКТП, упаковку в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосування його в діловій документації чи в рекламі та мережі Інтернет.
Зобов`язано ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1", яке видане ПрАТ "Галіція Дистилері" Державною службою інтелектуальної власності України 25 листопада 2016 року та здійснити публікацію про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".
Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.
Рішення районного суду мотивовано тим, що знаки за свідоцтвом № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 є схожими настільки, що їх можна сплутати та що пересічний споживач, у зв`язку зі схожістю даних знаків, може бути введений в оману щодо виробника продукції.
Суд першої інстанції взяв до уваги висновок експертів № 035/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26 червня 2020 року, що був складений у іншій справі, та відхилив висновок експерта Сопової К. А. № 130-12/21 від 03 грудня 2021 року, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, з посиланням на висновки рецензії від 18 січня 2022 року, підготовленої судовим експертом вищого кваліфікаційного класу Прохоровим-Лукіним Г. В., відповідно до яких експертиза об`єктів інтелектуальної власності, за результатами якої складено висновок експерта від 03 грудня 2021 року № 130-12/21 проведена неповно та необ`єктивно, з виходом експерта за межі його компетенції, а зроблені в результаті цього експертного дослідження висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження щодо обов`язку експерта провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на задані йому питання, а також стосовно докладного опису проведених експертом досліджень, зроблених у результаті цих висновків та обґрунтованості відповідей на поставлені питання.
Суд першої інстанції вважав, що позивачем не пропущено строк на звернення до суду за захистом свого порушеного права, оскільки про порушення свого права позивач дізнався у листопаді 2019 року, а з зазначеним позовом до суду звернувся у червні 2021 року.
Короткий зміст судового рішення суду апеляційної інстанції
Постановою Київського апеляційного суду від 17 липня 2023 року апеляційну скаргу ПрАТ "Галіція Дистилері" задоволено.
Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 16 травня 2022 року скасовано та ухвалено нове судове рішення.
У задоволенні позову ОСОБА_1 відмовлено.
Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.
Судове рішення апеляційного суду мотивовано тим, що позивач не довів своїх позовних вимог, а саме схожості торгових знаків настільки, що їх можна сплутати.
Суд взяв до уваги висновок експерта Сопової К. А., якою проведено дослідження та складено висновок від 03 грудня 2021 року № 130-12/21 про те, що позначення на товарі - горілка, виробництва ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод", не є тотожним з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1. Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Цей висновок експерта на відміну від інших є повним, об`єктивним, досліджував всі оригінальні графічні елементи спірних знаків. Суд послався на практику Верховного Суду.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі, поданій у вересні 2023 року до Верховного Суду, ОСОБА_1, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права, порушення норм процесуального права, просить постанову Київського апеляційного суду від 17 липня 2023 року скасувати та залишити в силі рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 16 травня 2022 року.
Крім того, заявив клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
Аргументи учасників справи
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга мотивована тим, що суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про відмову у задоволенні позову, оскільки можливість сплутати торгівельні знаки сторін доведена беззаперечним доказом - висновком комісійної експертизи від 26 червня 2020 року № 035/20.
Вказує, що його торгівельний знак та торгівельний знак ПрАТ "Галіція Дистилері" обидва містять однакове слово - "ІНФОРМАЦІЯ_1", що, на його думку, саме по собі беззаперечно підтверджує існування можливості їх сплутати.
Вважає, що суд апеляційної інстанції без належного обґрунтування надав перевагу одному експертному висновку над іншим, не навівши належних мотивів відхилення одного з висновків.
Зазначає, що апеляційний суд помилково застосував Порядок проведення рецензування висновків судових експертів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03 лютого 2020 року № 335/5, оскільки він стосується виключно підвищення кваліфікації експертів та підготовки експертів до атестації, тому не має відношення до оцінки висновків експертиз для потреб судочинства.
Мотивуючи підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, вказує, що існує виключна правова проблема, яка полягає в різному розумінні судами юридичної природи "рецензії на висновок експерта", а також можливості віднесення рецензії до джерела доказів у справі, що створює різну судову практику з цього питання.
Доводи особи, яка подала відзив на касаційну скаргу
У листопаді 2023 року ДП "Український інститут інтелектуальної власності" подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, в якому вказує, що викладені в ній доводи є безпідставними та не впливають на правильність вирішення спору судом апеляційної інстанції, який забезпечив повний та всебічний розгляд справи, зробивши законні та обґрунтовані висновки, тому просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову - без змін.
У листопаді 2023 року ПрАТ "Галіція Дистилері" подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу,в якому вказує, що доводи позивача є безпідставними, торгові знаки не є подібними настільки, що їх можливо сплутати. Суд апеляційної інстанції правильно дослідив обставини справи, ухваливши законне та обґрунтоване судове рішення, тому просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову - без змін.
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 05 жовтня 2023 року відкрито касаційне провадження у цій справі та витребувано цивільну справу із суду першої інстанції.
26 жовтня 2023 року справа надійшла до Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду від 19 лютого 2024 року справу призначено до розгляду.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
Згідно з договором № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року власник ОСОБА_2 передав правонаступнику ОСОБА_1 право власності на знак для товарів і послуг, що належить йому відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, що видане Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року, у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, а правонаступник прийняв право власності на знак у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, від власника, в порядку передбаченому цим Договором. Передача права власності на Знак поширюється на всі вказані у свідоцтві товари і послуги, кваліфіковані згідно МКТП - класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45.
У результаті передачі прав за цим договором власником знака став ОСОБА_1 .
Із рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 03 вересня 2015 року вбачається, що Державна служба інтелектуальної власності України розглянула заяву правонаступника власника свідоцтва від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1, та прийняла рішення опублікувати в офіційному бюлетені Промислова власність та внести до Державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для товарів і послуг класів 16, 30, 33, 34, 37, 39, 45, на які зареєстровано знак, свідоцтво України № НОМЕР_1, передається власником свідоцтва ОСОБА_2 - ОСОБА_1 .
Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25 вересня 2015 року вбачається, що ОСОБА_1 є власником свідоцтва від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг (торговельної марки) "ІНФОРМАЦІЯ_1".
Відповідно до Ліцензійного договору № 1/15 на право користування знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" від 01 вересня 2015 року, укладеного між ОСОБА_1 та ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод", ОСОБА_1 володіє виключним правом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, на підставі свідоцтва виданого Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року та Договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року, ОСОБА_1 надає ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод" на строк дії свідоцтва від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1 за винагороду невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1" відносно товарів і послуг класифікованих згідно МКТП - класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45.
ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод" виробляє лікеро-горілчані вироби та використовує знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1" для позначення відповідних алкогольних напоїв (горілки) клас 33 згідно МКТП, що підтверджується сертифікатами відповідності, виданими ДП "Львівстандартметрологія".
25 листопада 2016 року Державною службою інтелектуальної власності України, ПрАТ Галіція Дистилері видано свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_2".
Із висновку експертів № 035/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26 червня 2020 року, наданого ОСОБА_1, вбачається, що: 1) знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України від 25 листопада 2016 року № НОМЕР_2 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1 щодо товарів 33 класу МКТП; 2) знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України від 25 листопада 2016 року № НОМЕР_2 є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє в Україні товари 33 класу МКТП під знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) " ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1.
На підставі проведених досліджень експертами зроблені висновки про те, що досліджувані знаки для товарів і послуг за наявністю близьких до співпадіння звуків, розташуванням близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного та за рахунок повного входження знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" у складі знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1" є схожими за фонетичною ознакою.
При дослідженні семантичних позначень спірних знаків для товарів і послуг, експертами виявлено подібність закладених і у позначеннях понять, ідей (стара назва міста України), а також збіг одного з елементів позначень, на який припадає логічний наголос і який має самостійне значення (слово "ІНФОРМАЦІЯ_1", іменник) та зроблено висновок про схожість знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" зі знаком для товарі і послуг № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1" за семантичними ознаками.
Також, шляхом зіставлення графічних (візуальних) ознак знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3, експертами зроблено висновок про схожість таких знаків за графічними ознаками.
Відповідно до висновку експерта Сопової К. А., якою проведено дослідження та складено висновок від 03 грудня 2021 року № 130-12/21, на упакуванні товару - горілка, виробництва ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод", не використано торгівельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.
У результаті порівняльного дослідження, експертом встановлено, що позначення на товарі - горілка, виробництва ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод", відрізняється від торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 за індивідуально-характерним комплексом ознак, а саме: відсутність у позначенні зображувального елементу у вигляді реалістичного зображення монети (у позначенні на товарі горілка виробництва відповідача - комбінований елемент зі стилізованим зображенням лева та комбінацією букв та цифр); додавання у позначенні комбінованого елементу зі стилізованим зображенням лева та комбінацією букв та цифр; відсутність словесного елементу "ІНФОРМАЦІЯ_1". На підставі викладеного, експертом зроблено висновок, що позначення на товарі - горілка, виробництва ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод", не є тотожним з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1.
Назви "ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1" часто застосовуються у складі торговельних марок різними власниками, про що свідчать дані реєстру, тому споживач звик до використання таких елементів різними власниками і не буде звертати увагу на них, як на дистинктивні (розрізняльні) елементи знака. Для будь-якого товару давня назв міста Львів - "ІНФОРМАЦІЯ_1" є елементом з низькою розрізняльною здатністю, оскільки часто використовується і зареєстрована у складі торговельних марок різних власників для різних товарів і послуг.
Експертом зроблено висновок, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1" торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожими за фонетичними (звуковими) ознаками; торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1" торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожими за семантичними (смисловими) ознаками; торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1" торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожими за візуальними (графічними) ознаками. Досліджувані торговельні марки не є схожими в цілому за візуальними (графічними) ознаками.
Експерт дійшов висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.
2. Мотивувальна частина
Позиція Верховного Суду
Підстави касаційного оскарження судових рішень визначені у частині другій статті 389 ЦПК України.