ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2024 року
м. Київ
справа № 243/6452/21
провадження № 61-2073св23
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Крата В. І.
суддів: Гудими Д. А., Дундар І. О., Краснощокова Є. В., Русинчука М. М. (суддя-доповідач),
учасники справи:
позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Славенергопром",
відповідачі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, Товариство з обмеженою відповідальністю "НПО "Ізолятор", Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізолятор ЛТД",
розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Славенергопром" на рішення Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 06 жовтня 2021 року у складі судді Фаліна І. Ю. та постанову Дніпровського апеляційного суду від 11 січня 2023 року у складі колегії суддів: Хейло Я. В., Мірути О. А., Тимченко О. О.,
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог
У червні 2021 року позивач Товариство з обмеженою відповідальністю "Славенергопром" (далі - ТОВ "Славенергопром") звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2, Товариства з обмеженою відповідальністю "НПО "Ізолятор" (далі - ТОВ "НПО "Ізолятор"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Ізолятор ЛТД" (далі - ТОВ "Ізолятор ЛТД") про визнання недійсними ліцензійних договорів.
Позов мотивований тим, що під час розгляду справи № 905/730/20 за позовом ТОВ "НПО "Ізолятор" до ТОВ "Славенергопром", ТОВ "Монолітторг",
ДП "НАЕК "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Рівненська АЕС"
про заборону незаконного використання корисної моделі та стягнення збитків позивач дізнався, що 12 січня 2016 року між ОСОБА_1,
ОСОБА_2 (ліцензіар) і ТОВ "НПО "Ізолятор" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 01-12.
За умовами вказаного договору ліцензіар надав ліцензіату оплатну виключну ліцензію на використання корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" з метою ексклюзивного виробництва продукції для потреб ДП "НАЕК "Енергоатом" без обмеження по кількості та вартості, або інших замовників. Договір укладено на строк 2 роки та 11 місяців з моменту його підписання.
Згідно з відомостями офіційного електронного майданчика публічних закупівель "Прозорро" позивач дізнався, що 24 березня 2020 року ДП "НАЕК "Енергоатом"
в особі відокремленого підрозділу "Рівненська АЕС" оголошено тендер на закупівлю ізоляторів в кількості 1038 шт.
В межах цієї закупівлі ТОВ "Ізолятор ЛТД" подало скаргу, до якої додано копію ліцензійного договору від 22 березня 2019 року № 03-22, укладеного між ОСОБА_1, ОСОБА_2 (ліцензіар) і ТОВ "Ізолятор ЛТД" (ліцензіат), відповідно до якого ліцензіар надав ліцензіату оплатну виключну ліцензію на використання корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1"
з метою ексклюзивного виробництва продукції для потреб ДП "НАЕК "Енергоатом" без обмеження по кількості та вартості, або інших замовників. Договір укладено на строк 2 роки та 11 місяців з моменту його підписання.
Позивач вважав, що обидва ліцензійні договори від 12 січня 2016 року № 01-12 та від 22 березня 2019 року № 03-22 містять ряд тотожних положень, а саме: вид ліцензії за цими договорами - виключна; видача виключної ліцензії за договором виключає можливість використання ліцензіаром корисної моделі у сфері, що обмежена цією ліцензією та видачі іншим особам ліцензій на використання корисної моделі у зазначеній сфері; винагорода ліцензіару становить
30 000,00 грн, та 30 відсотків чистого прибутку від продажу продукції по ліцензії; ліцензіат протягом 10 днів, наступних після звітного періоду щомісяця надає ліцензіару відомості про обсяг виготовленої та реалізованої продукції за цією ліцензією.
ТОВ "Славенергопром" заперечував дійсність таких договорів, оскільки існування одночасно двох ліцензійних договорів та додаткових угод до них, не передбачено чинним законодавством, їх зміст суперечить нормам законодавства, які передбачають можливість видачі виключної ліцензії лише одній особі. Це вказує на порушення встановленого публічного порядку такими договорами, а тому, на думку позивача, вони підлягають визнанню недійсними.
Крім того, зазначені ліцензійні договори укладені відповідачами без мети реального настання правових наслідків, а для маніпулювання правом на участь у публічних закупівлях через застосування до ТОВ "НПО "Ізолятор" санкцій Ради національної безпеки і оборони України, чим порушуються права та інтереси ТОВ "Славенергопром" на виробництво та реалізацію продукції, здійснення господарської діяльності.
ТОВ "Славенергопром" просило:
визнати недійсними ліцензійний договір про надання дозволу
на використання об`єкта інтелектуальної власності від 12 січня 2016 року № 01-12, укладений між ОСОБА_1, ОСОБА_2 і ТОВ "НПО "Ізолятор";
визнати недійсними ліцензійний договір про надання дозволу
на використання об`єкта інтелектуальної власності від 22 березня 2019 року
№ 03-22, укладений між ОСОБА_1, ОСОБА_2
і ТОВ "Ізолятор ЛТД".
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
Рішенням Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 06 жовтня 2021 року, залишеним без змін постановою Дніпровського апеляційного суду від 11 січня 2023 року, в задоволенні позовних вимог ТОВ "Славенергопром" відмовлено.
Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, виходив
з того, що позивач при зверненні до суду з позовом про визнання недійсними ліцензійних договорів від 12 січня 2016 року № 01-12 та від 22 березня 2019 року № 03-22, посилався на норми статті 228 ЦК України та зазначав, що існування двох ліцензійних договорів та додаткових угод до них порушує встановлений публічний порядок та інтереси самого позивача як учасника ринкових відносин, який здійснює господарську діяльність щодо реалізації подібної продукції.
Проте позивач не зазначив, який саме інтерес держави чи суспільства порушено спірними правочинами, а також не обґрунтував, які суттєві основи правопорядку порушено вчиненим правочином. Крім того, позивач не врахував, що приватно-правові відносини, які лежали в основі спірних правочинів були здійснені без залучення будь-яких третіх осіб, в тому числі органів держави або місцевого самоврядування. Здійснений правочин відповідав усім вимогам, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Таким чином, сам по собі факт укладання ліцензійних угод між ОСОБА_1 і ОСОБА_3 з іншим підприємством за наявності виключної ліцензії на використання корисної моделі не є підставою для визнання таких угод такими, що порушують публічний порядок. Крім того, для застосування наслідків, передбачених частиною третьою статті 228 ЦК України, є необхідним наявність умислу обох сторін на порушення інтересів держави і суспільства.
Суди вказали, що спірні договори не можна віднести до правочинів, які порушують публічний порядок, оскільки вони не посягають на суспільні, економічні та соціальні основи держави, не спрямовані на порушення публічного порядку, а тому не є такими, що порушують публічний порядок.
Отже, укладення спірних договорів, а також виконання зобов`язання за ними, не
є правочинами, які порушують публічний порядок, оскільки позивач не довів існування обставин, з якими закон пов`язує правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства. Крім того, позивач не довів який саме інтерес держави чи суспільства порушено спірними правочинами, та не обґрунтував які суттєві основи правопорядку порушено вчиненими правочинами.
Посилання позивача в апеляційній скарзі на висновок, викладений у постанові Східного апеляційного господарського суду від 04 листопада 2021 року у справі № 905/730/20, який на думку позивача, свідчить про те, що оскаржувані договори не відповідають нормам законодавства України та не мали на меті настання жодних правових наслідків, суд апеляційної інстанції до уваги не взяв, оскільки постановою Верховного Суду від 03 лютого 2022 року у вказаній справі постанову Східного апеляційного господарського суду від 04 листопада 2021 року скасовано, а справу передано на новий розгляд до апеляційного суду.
Аргументи учасників справи
У лютому 2023 року ТОВ "Славенергопром" подало до Верховного Суду касаційну скаргу, у якій просить скасувати рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного суду, а справу направити на новий розгляд суду першої інстанції.
Касаційна скарга з урахуванням її уточнення мотивована тим, що:
суди попередніх інстанцій не надали оцінки тим обставинам, що відповідачі
не спростували доводи позивача про відсутність як волевиявлення сторін на реальне виконання умов договорів, так і самого реального виконання ними оскаржуваних договорів;
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ТОВ "НПО "Ізолятор", ТОВ "Ізолятор ЛТД" порушили засади добросовісності, оскільки в їх діях є ознаки суперечливої поведінки;
висновки суду першої інстанції та апеляційного суду про відповідність вказаних договорів вимогам законодавства є помилковими;
суди попередніх інстанцій в оскаржуваних рішеннях застосували норми права без урахування висновків, викладених у постановах Верховного Суду, щодо застосування норм права у подібних правовідносинах.
У червні 2023 року від ОСОБА_1, ОСОБА_2, ТОВ "НПО "Ізолятор", ТОВ "Ізолятор ЛТД" надійшов відзив, в якому просили касаційну скаргу залишити без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій - без змін.
Відзив на касаційну скаргу мотивований тим, що касаційна скарга ТОВ "Славенергопром" є безпідставною та необґрунтованою. На переконання відповідачів, доводи касаційної скарги зводяться до тверджень скаржника про неповноту встановлення судами першої та апеляційної інстанції, обставин справи та його незгоди із наданою судами правовою оцінкою встановлених обставин
і досліджених доказів.
Рух справи
Ухвалою Верховного Суду від 23 лютого 2023 року касаційну скаргу
ТОВ "Славенергопром" залишено без руху, надано строк для усунення її недоліків.
Ухвалою Верховного Суду від 21 березня 2023 року продовжено
ТОВ "Славенергопром" строк для усунення недоліків касаційної скарги.
Ухвалою Верховного Суду від 25 квітня 2023 року продовжено
ТОВ "Славенергопром" строк для усунення недоліків касаційної скарги.
Ухвалою Верховного Суду від 27 квітня 2023 року поновлено ТОВ "Славенергопром" строк на касаційне оскарження рішення Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 06 жовтня 2021 року та постанови Дніпровського апеляційного суду від 11 січня 2023 року, відкрито касаційне провадження та витребувано справу із суду першої інстанції.
Ухвалою Верховного Суду від 19 січня 2024 року справу призначено до судового розгляду.
Межі та підстави касаційного перегляду
Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції
в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України).
Доводи касаційної скарги містять підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 1 частини другої статті 389 ЦПК України. Зазначено, що апеляційний суд
в оскаржуваному судовому рішенні застосував норми права без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 28 червня 2022 року у справі № 638/20682/15, від 26 травня 2021 року у справі № 761/35556/14, від 03 лютого 2021 року у справі
№ 390/199/18, від 04 червня 2019 року у справі № 916/3156/17, від 06 січня
2023 року у справі № 335/736/17, від 10 квітня 2019 року у справі № 390/34/17, від 08 червня 2021 року у справі № 662/397/15-ц, від 04 грудня 2019 року у справі
№ 917/1739/17, від 25 червня 2019 року у справі № 924/1473/15.
Фактичні обставини справи
Суди встановили, що ОСОБА_1 і ОСОБА_2 є власниками прав на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_1, який зареєстрований у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12 січня 2016 року (заявка від 03 червня 2015 року № u 2015 05462).
Формула корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_1 складається з одного незалежного пункту та десяти залежних пунктів, які викладені в описі до патенту на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1".
12 січня 2016 року ОСОБА_1 і ОСОБА_2, які діяли спільно
як ліцензіар, та ТОВ "НПО "Ізолятор" як ліцензіат укладений ліцензійний договір про надання дозволу на використання об`єкта права інтелектуальної власності
№ 01-12, відповідно до умов якого ліцензіар надає ліцензіату дозвіл (оплатну виключну ліцензію) на використання корисної моделі за патентом України
№ НОМЕР_1 із назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1" (корисна модель), виданого за заявкою на корисну модель № НОМЕР_2, про видачу якого опубліковані відомості
в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 1 за 2016 рік з метою виробництва продукції для потреб ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та атомних станцій без обмеження за кількістю та вартістю або для інших замовників.
Згідно з пунктом 2.2 договору про надання дозволу на використання об`єкта права інтелектуальної власності від 12 січня 2016 року № 01-12 об`єктом договору є корисна модель за патентом України № НОМЕР_1, яка належить до галузі електротехніки і стосується конструкції полімерних ізоляторів, і може бути використана для кріплення і ізолювання екранованих струмопроводів, деталей і вузлів в електричних апаратах електростанцій, ГРЕС, атомних станцій та підстанцій змінної напруги до 100 Гц, що знаходяться під напругою. ІНФОРМАЦІЯ_1 містить електроізоляційний стрижень, закінцьовувачі, щонайменше один юбочний елемент; містить пружинний контактор, вбудований в один із закінцьовувачів, виготовлених з немагнітних матеріалів, юбочний елемент виконано з діелектрики
і встановлено на електроізоляційному стрижні так, що він закриває щонайменше частину бічної поверхні одного закінцьовувача.
У пункті 2.3 договору про надання дозволу на використання об`єкта права інтелектуальної власності від 12 січня 2016 року № 01-12 зазначено, що вид ліцензії за цим договором - виключна.
Видача виключної ліцензії за цим договором виключає можливості використання ліцензіаром корисної моделі у сфері, що обмежена цією ліцензією та видачі ним іншим особам ліцензій на використання корисної моделі у зазначеній сфері (пункт 2.4 вказаного договору).
Відповідно до пункту 13.1 договору про надання дозволу на використання об`єкта права інтелектуальної власності від 12 січня 2016 року № 01-12 строк його дії складає 2 роки та 11 місяців з моменту підписання договору сторонами. Якщо жодна із сторін за 1 місяць до закінчення дії договору не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах.
Згідно з актом від 12 січня 2016 року приймання-передачі патентної та конструкторської технічної документації на корисну модель за патентом України
№ НОМЕР_1, ліцензіар передав, а ліцензіат прийняв патентну та конструкторську технічну документацію, що необхідна і достатня для виготовлення продукції за виключною ліцензією про надання дозволу на використання корисної моделі
за патентом України № НОМЕР_1 із назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1".
20 березня 2019 року між ОСОБА_1, ОСОБА_2 і ТОВ "НПО "Ізолятор" укладено додаткову угоду № 1 до договору про надання дозволу
на використання об`єкта права інтелектуальної власності від 12 січня 2016 року
№ 01-12 про призупинення дії ліцензії, а 01 грудня 2019 року укладено додаткову угоду № 2 до цього ж договору, в якій сторони погодили розірвати з 01 грудня
2019 року додаткову угоду № 1 до договору про надання дозволу на використання об`єкта права інтелектуальної власності від 12 січня 2016 року № 01-12.
20 січня 2020 року між ОСОБА_1, ОСОБА_2 і ТОВ "НПО "Ізолятор" укладено додаткову угоду № 3 до договору про надання дозволу
на використання об`єкта права інтелектуальної власності від 12 січня 2016 року
№ 01-12 про призупинення дії ліцензії позивача, а 13 квітня 2020 року укладено додаткову угоду № 4 до вказаного договору, в якій сторони погодили розірвати
з 13 квітня 2020 року додаткову угоду № 3 до договору про надання дозволу
на використання об`єкта права інтелектуальної власності від 12 січня 2016 року
№ 01-12.
21 квітня 2020 року між ОСОБА_1, ОСОБА_2 і ТОВ "НПО "Ізолятор" укладено додаткову угоду № 5 до договору про надання дозволу на використання об`єкта права інтелектуальної власності від 12 січня 2016 року