ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2023 року
м. Київ
справа № 482/1361/21
провадження № 61-9458св23
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: Коломієць Г. В. (суддя-доповідач), Гулька Б. І., Луспеника Д. Д.,
учасники справи:
позивач -компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД
відповідачі: ОСОБА_1, Національний орган інтелектуальної власності Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент),
розглянув у попередньому судовому засіданні у порядку письмового провадження касаційну скаргу компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун Артем Олександрович, на рішення Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року, ухвалене у складі судді Козлова Р. Ю., та постанову Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року, прийняту у складі колегії суддів: Березовенко Р. В., Лапчевської О. Ф., Мостової Г. І.,
ВСТАНОВИВ:
Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
У жовтні 2021 року компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД звернулася до суду з позовом до ОСОБА_1, Національного органу інтелектуальної власності Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), правонаступником якого є Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі - ДП "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"), в якому просила суд:
- достроково припинити повністю дію свідоцтва України від 10 травня 2016 року № 211724 на торгівельну марку "baidu" щодо всіх заявлених послуг 38 класу МКТП, для яких вона зареєстрована;
- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на торгівельні марки про дострокове припинення дії свідоцтва України від 10 травня 2016 року № 211724 на торгівельну марку "baidu" повністю щодо всіх заявлених послуг 38 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
Позов мотивований тим, що компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО.,ЛТД має міжнародну реєстрацію наступних торговельних марок: 1532661 - Baidu, дата реєстрації: 13 січня 2020 року; 1098119 - Baidu, дата реєстрації: 08 листопада 2011 року; 1093504 - Baidu, дата реєстрації: 23 вересня 2011 року; 1064506 - baidu, дата реєстрації: 04 січня 2011 року.
18 лютого 2021 року компанія звернулася до Національного органу інтелектуальної власності - Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) із заявкою на реєстрацію торговельної марки № m202103645 для послуг 38 та 42 Міжнародної класифікації товарів і послуг.
Однак в ході ретельного патентного пошуку торговельних марок схожих, за окремими ознаками або тотожних із вищезазначеними торговельними марками за міжнародною реєстрацією, за даними звіту про надання патентно-інформаційних послуг від 13 серпня 2021 року, виконаному патентним повіреним України ОСОБА_2 патентно-правової компанії ТОВ "Компанія "Інвента", встановлено, що за громадянином ОСОБА_1 зареєстровано торговельну марку: "baidu" за свідоцтвом України на торговельну марку від 10 травня 2016 року № 211724 (опубліковано 10 травня 2016 року, бюл. № 9/2016; порядковий номер заявки: № m201416573, дата подання заявки 20 листопада 2014 року).
За даними звіту про надання патентно-інформаційних послуг від 13 серпня 2021 року, виконаного патентним повіреним України ОСОБА_2 патентно-правової компанії ТОВ "Компанія "Інвента", було встановлено ймовірність попередньої відмови в реєстрації торговельної марки компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД з огляду на те, що заявлене на реєстрацію позначення за заявкою на реєстрацію торговельної марки № m202103645 від 18 лютого 2021 року для заявлених послуг 38 класу МКТП, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом від 10 травня 2016 року № 211724 на ім`я ОСОБА_1 для таких самих послуг 38 класу МКТП.
Таким чином, внаслідок існування торговельної марки "baidu" за свідоцтвом від 10 травня 2016 року № 211724 (опубліковано 10 травня 2016 року, бюл. № 9/2016), що належить ОСОБА_1, компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на торговельну марку за національною заявкою від 18 лютого 2021 року № m202103645 для послуг 38 та 42 класу МКТП.
В той же час, компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД зазначає, що торговельна марка "baidu" за свідоцтвом України на торговельну марку від 10 травня 2016 року № 211724 не використовувалась в Україні протягом останніх п`яти років щодо заявлених послуг 38 класу МКТП, для яких вона зареєстрована.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року позов компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД залишено без задоволення.
Залишаючи без задоволення позов, суд першої інстанції виходив із того, що надані відповідачем суду докази у сукупності з іншими матеріалами свідчать про те, що відповідачем доведено факт використання торгівельної марки протягом п`яти років з дати публікації відомостей про її реєстрацію.
При цьому належним підтвердженням використання відповідачем торгівельної марки в мережі Інтернет є надані відповідачем копії двох сертифікатів про реєстрацію доменного імені baidu.ua, зокрема від 16 травня 2016 року та від 29 вересня 2021 року, які видані ТОВ "Інтернет Інвест" щодо придбання доменного імені другого рівня - baidu.ua, де і розміщується відповідний сайт з 16 травня 2016 року.
Крім того, знак активно та регулярно використовується відповідачем у діловому листуванні з контрагентами, та в іншому документообігу, що підтверджується копією листа від 13 жовтня 2019 року вих. № 18 від ТОВ "Агро-Флор" та копією листа у відповідь від імені відповідача від 01 листопада 2019 року № 41; копією прайс-листа станом на 18 грудня 2020 року та копією акта приймання-передачі майна у найм (прокат) за договором б/н від 02 березня 2021 року.
Суд першої інстанції також дійшов висновку, що позовні вимоги до ДП "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про зобов`язання вчинити дії не можуть бути задоволені, оскільки є похідними від основної вимоги про визнання свідоцтва недійним.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
Постановою Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року апеляційну скаргу Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, подану представником - адвокатом Моргуном А. О., залишено без задоволення, рішення Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року залишено без змін.
Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції виходив із того, що надані відповідачем докази підтверджують реальне використання торгівельної марки відповідачем протягом п`яти років з дати публікації про її реєстрацію, тобто з 10 травня 2016 року, тому позовні вимоги задоволенню не підлягають.
Короткий зміст вимог касаційної скарги та її доводів
У червні 2023 року компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун А. О., подала до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права, просила суд скасувати рішення Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року та постанову Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року і направити справу на новий розгляд.
Касаційна скарга мотивована тим, що суди першої та апеляційної інстанцій не надали належної оцінки доказам, наданим позивачем (довідки, відповіді уповноважених органів) та не дослідили в повній мірі питання щодо того, що оскаржувана торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, зокрема щодо безперервності його використання.
Отже, судами попередніх інстанцій не з`ясовано та не досліджено те, що: розміщення позначення на домені baidu.com.ua не є належним фактом (доказом) використання торговельної марки відповідно до вимог частини четвертої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; веб-ресурс, який на думку відповідача є підтвердженням використання знака для товарів і послуг в Україні відносно послуг, для яких цей знак зареєстровано, не підтверджує належним чином використання знаку для товарів і послуг саме 38 класу МКТП, бо є не активним, а створений задля розгляду судової справи на його користь; копії листів та інших документів за підписом та печаткою відповідача не може бути підтвердженням використання торговельної марки, бо виконані саме за його підписом та печаткою, і таке виконання може бути датовано будь-якою датою (ймовірно після відкриття провадження по справі). Цифрового підпису з визначенням дати документа не надано, дата не зафіксована. Також, відповідачем не надано відповідних договорів щодо реклами, інших договорів, касових чеків, квитанцій, накладних, іншої документації, що містить інформацію про найменування товару й місце його придбання, митні декларації та інші митні документи. Не надано належної бухгалтерської документації, що формується за цифровими підписами та у відповідній програмі. Маркування технічних пристроїв (телефонів), на рекламній продукції (ручки кулькові, пакети, ділові щоденники) доводиться лише наявністю відповідного договору на рекламу на відповідні бухгалтерські документи. Маркування виготовлено невідомою датою та нанесено на товар в невідомий період. Отже, відповідачем не надано доказів виробництва продукції, маркованої спірними позначеннями, протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позовом до суду, а також доказів реалізації такої продукції. А надані копії документів та невстановлене маркування не містить інформації щодо використання в оформленні цієї продукції спірного знаку.
Підставою касаційного оскарження рішення Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2022 року та постанови Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року заявник зазначає відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме дострокового припинення дії свідоцтва, якщо торгівельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів та послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (частина четверта статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").
Доводи особи, яка подала відзив на касаційну скаргу
У липні 2023 року ДП "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, в якому просило суд залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення без змін як такі, що ухвалені з додержанням норм матеріального і процесуального права.
У серпні 2023 року компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун А. О., подала до Верховного Суду відповідь на відзив ДП "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на касаційну скаргу, в якому зазначила, що касаційна скарга підлягає задоволенню.
У листопаді 2023 року ОСОБА_1 подав до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, в якому зазначив, що за встановлених у цій справі обставин та досліджених судами попередніх інстанцій доказів, з урахуванням заявлених в суді першої інстанції позовних вимог, суди правильно застосували норми матеріального права до спірних правовідносин, було проведено повне і всебічне з`ясування ними обставин справи, а доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку, що суди допустили неправильне тлумачення наведених норм або застосували закон, який не підлягав застосуванню чи не застосували закон, який підлягав застосуванню. Таких фактів з посиланням на норми закону представник позивача у касаційній скарзі не вказує, тому доводи касаційної скарги висновки судів не спростовують та ґрунтуються на формальних міркуваннях.
У листопаді 2023 року компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун А. О., подала до Верховного Суду відповідь на відзив ОСОБА_1, в якому просила суд відмовити в прийнятті та долученні до матеріалів справи відзиву у зв`язку з пропуском строку на його подання та відсутність клопотання щодо поновлення відповідного строку.
Рух касаційної скарги у суді касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 28 червня 2023 року касаційну скаргу залишено без руху та надано строк для усунення недоліків касаційної скарги.
У липні 2023 року заявник у встановлений судом строк усунув недоліки касаційної скарги.
Ухвалою Верховного Суду від 13 липня 2023 року поновлено компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун А. О., строк на касаційне оскарження, відкрито касаційне провадження у справі та витребувано матеріали цивільної справи із суду першої інстанції.
У липні 2023 року до Верховного Суду надійшли матеріали справи.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
Компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД є власником ряду торговельних марок за міжнародною реєстрацією: 1532661 - Baidu, дата реєстрації: 13 січня 2020 року; 1098119 - Baidu, дата реєстрації: 08 листопада 2011 року; 1093504 - Baidu, дата реєстрації: 23 вересня 2011 року; 1064506 - baidu, дата реєстрації: 04 січня 2011 року.
18 лютого 2021 року компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД через свого представника звернулася до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) із заявкою на реєстрацію торговельної марки № m202103645 від 18 лютого 2021 року для послуг 38 та 42 Міжнародної класифікації товарів і послуг.
У подальшому в ході ретельного патентного пошуку торговельних марок, схожих за окремими ознаками або тотожних з вищезазначеними торговельними марками за міжнародною реєстрацією, за даними звіту про надання патентно-інформаційних послуг від 13 серпня 2021 року, виконаному патентним повіреним України ОСОБА_2 патентно-правової компанії ТОВ "Компанія "Інвента", було встановлено, що за ОСОБА_1 зареєстровано торговельну марку: "baidu" за свідоцтвом України на торговельну марку від 10 травня 2016 року № 211724 (опубліковано 10 травня 2016 року, бюл. № 9/2016; порядковий номер заявки: № m201416573, дата подання заявки 20 листопада 2014 року).
За даними звіту про надання патентно-інформаційних послуг від 13 серпня 2021 року, виконаному патентним повіреним України ОСОБА_2 патентно- правової компанії ТОВ "Компанія "Інвента", встановлено про ймовірність попередньої відмови в реєстрації торговельної марки компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, з огляду на те, що заявлене на реєстрацію позначення за заявкою на реєстрацію торговельної марки від 18 лютого 2021 року № m202103645 для заявлених послуг 38 класу МКТП, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом від 10 травня 2016 року № 211724 (опубліковано 10 травня 2016 року, бюл. № 9/2016) на ім`я: ОСОБА_1, для таких самих послуг 38 класу МКТП.
Таким чином, внаслідок існування торговельної марки "baidu" за свідоцтвом від 10 травня 2016 року № 211724 (опубліковано 10 травня 2016 року, бюл. № 9/2016), що належить ОСОБА_1, компанія Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на торговельну марку за національною заявкою від 18 лютого 2021 року № m202103645 для послуг 38 та 42 класу МКТП.
ОСОБА_1 є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку, яка зареєстрована для послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.
Мотивувальна частина
Позиція Верховного Суду
Частиною другою статті 389 ЦПК України передбачено, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду вважає, що касаційна скарга компанії Байду Онлайн Нетворк Текнолоджі (БЕЙЦЗІН) КО., ЛТД, від імені якої діє адвокат Моргун А. О., не підлягає задоволенню.
Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права
Статтею 400 ЦПК України встановлено межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Так, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги у межах, які стали підставами для відкриття касаційного провадження, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що постанова суду апеляційної інстанції ухвалена з додержанням норм матеріального та процесуального права, а доводи касаційної скарги цих висновків не спростовують.
Відповідно до статті 15 ЦПК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.
Згідно з статтею 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
До об`єктів права інтелектуальної власності відповідно до частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).