ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2023 року
м. Київ
cправа № 911/2129/22
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М., Булгакової І.В.,
за участю секретаря судового засідання Гибало В.О.,
представників учасників справи:
від позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Салтівський м`ясокомбінат" - Денисенко О.М., адвокат (ордер від 29.11.2023),
від відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "Пік і К" - Кузнецова А.А., адвокат (ордер від 14.02.2023),
від відповідача-2 - фізичної особи - підприємця Гопаца Олени Юріївни - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Пік і К"
на рішення господарського суду Київської області від 03.05.2023 (суддя Сокуренко Л.В.),
додаткове рішення господарського суду Київської області від 22.06.2023 (суддя Сокуренко Л.В.),
постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.10.2023 (головуючий суддя: Пантелієнко В.О., судді: Сотніков С.В., Доманська М.Л.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.10.2023 (головуючий суддя: Пантелієнко В.О., судді: Сотніков С.В., Доманська М.Л.), яка ухвалена за результатом перегляду додаткового рішення в апеляційному порядку
у справі № 911/2129/22
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Салтівський м`ясокомбінат" (далі - ТОВ "Салтівський м`ясокомбінат")
до товариства з обмеженою відповідальністю "Пік і К" (далі - ТОВ "Пік і К") та фізичної особи - підприємця Гопаца Олени Юріївни (далі - Підприємець)
про захист порушеного права інтелектуальної власності.
1. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
ТОВ "Салтівський м`ясокомбінат" звернулося до суду з позовом до ТОВ "Пік і К" та Підприємця про захист порушеного права інтелектуальної власності, а саме, позивач просив суд:
- зобов`язати ТОВ "Пік і К" припинити використовувати корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка охороняється патентом України № НОМЕР_1, у тому числі, виготовляти продукти із застосуванням запатентованої корисної моделі, пропонувати такі продукти для продажу, рекламувати (в тому числі, через мережу Інтернет), продавати та іншим способом вводити їх в цивільний обіг або зберігати такі продукти з метою їх продажу;
- зобов`язати Підприємця припинити використовувати корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка охороняється патентом України № НОМЕР_1, у тому числі, пропонувати до продажу продукти виробництва ТОВ "Пік і К", виготовлені із застосуванням корисної моделі, продавати та зберігати такі продукти з метою їх продажу;
- зобов`язати ТОВ "Пік і К" вилучити з цивільного обігу та знищити ковбасні вироби, які знаходяться на балансі у ТОВ "Пік і К" та Підприємця, як такі, що виготовлені та введені в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка охороняється патентом України № НОМЕР_1.
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що йому стало відомо про те, що орієнтовно з 2021 ТОВ "Пік і К"" виготовляє продукти із застосуванням корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 (виключні майнові права на використання якої належать позивачу) без дозволу позивача, пропонує такі продукти для продажу, рекламує їх (в тому числі, через мережу Інтернет), продає та зберігає такі продукти з метою їх продажу. Також позивач зазначає про те, що Підприємець пропонує до продажу та продає в своєму магазині "М`ясник" за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд. 11-А, продукцію ТОВ "Пік і К", яка виготовлена із застосуванням корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1. Зазначеним, за доводами позивача, порушуються права позивача на корисну модель.
Короткий зміст рішень суду першої та апеляційної інстанцій
Рішенням господарського суду Київської області від 03.05.2023 зі справи № 911/2129/22 позов задоволено частково. Зобов`язано ТОВ "Пік і К": припинити використовувати корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка охороняється патентом України № НОМЕР_1, у тому числі, виготовляти продукти із застосуванням запатентованої корисної моделі, пропонувати такі продукти для продажу, рекламувати (в тому числі, через мережу Інтернет), продавати та іншим способом вводити їх в цивільний обіг або зберігати такі продукти з метою їх продажу; вилучити з цивільного обігу та знищити ковбасні вироби, які знаходяться на балансі у ТОВ "Пік і К", як такі, що виготовлені та введені в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка охороняється патентом України № НОМЕР_1. Стягнуто з ТОВ "Пік і К" на користь ТОВ "Салтівський м`ясокомбінат" 4 962,00 грн. судового збору. В іншій частині позовних вимог відмовлено.
Рішення місцевого господарського суду обґрунтовано, зокрема, тим, що відповідач-1 під час виробництва ковбасного виробу в упаковці "Ковбаса варена "Лікарська" вищого сорту ДСТУ 4436:2005 використав кожну ознаку незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1, або ознаку еквівалентну їй (виключні майнові права на використання якої належать позивачу) без дозволу позивача. Що ж стосується позовних вимог, пред`явлених позивачем до відповідача-2, то судом зазначено про те, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами порушення відповідачем-2 прав інтелектуальної власності позивача на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 шляхом продажу продуктів відповідача-1, пропонування їх для продажу та зберігання таких продуктів у зазначених цілях.
Згідно з додатковим рішенням господарського суду Київської області від 22.06.2023 зі справи № 911/2129/22 клопотання позивача про вирішення питання про судові витрати задоволено частково. Клопотання ТОВ "Пік і К" про зменшення судових витрат на професійну правничу допомогу задоволено. Стягнуто з відповідача-1 на користь позивача 50 000,00 грн адвокатських витрат. В іншій частині у задоволенні клопотання позивача про вирішення питання про судові витрати відмовлено.
Згідно з постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.10.2023 зі справи рішення суду першої інстанції від 03.05.2023 залишено без змін.
Відповідно до постанови Північного апеляційного господарського суду від 23.10.2023 зі справи додаткове рішення суду першої інстанції від 22.06.2023 залишено без змін.
Короткий зміст вимог касаційних скарг
У касаційних скаргах (розгляд яких здійснюється Судом спільно) ТОВ "Пік і К", з посиланням на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить суд касаційної інстанції скасувати рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції, ухвалені по суті спору, ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог, пред`явлених позивачем до відповідача-1 (ТОВ "Пік і К").
Також ТОВ "Пік і К" просить Суд скасувати додаткове рішення суду першої інстанції від 22.06.2023 та постанову суду апеляційної інстанції, ухвалену за результатом перегляду в апеляційному порядку додаткового рішення суду першої інстанції, ухвалити нове рішення про відмову позивачу у відшкодуванні витрат на професійну правничу допомогу в повному обсязі. У разі врахування Судом доказів, які були подані позивачем, -зменшити розмір судових витрат на професійну правничу допомогу до 1000 грн.
2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційні скарги
В обґрунтування підстав касаційного оскарження судових рішень попередніх інстанцій по суті спору (в частині задоволених вимог до відповідача-1) ТОВ "Пік і К" посилається на те, що судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосовані норми права без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Великої Палати Верховного Суду від 19.01.2021 у справі № 916/1415/19, від 22.09.2020 у справі № 910/3009/18, від 16.02.2021 у справі № 910/2861/18, від 05.06.2018 у справі № 338/180/17, від 11.09.2018 у справі № 905/1926/16, від 30.01.2019 у справі № 569/17272/15-ц, від 11.09.2019 у справі № 487/10132/14-ц, від 16.06.2020 у справі № 145/2047/16-ц, від 31.08.2021 у справі № 903/1030/19 та постановах Верховного Суду від 03.02.2022 у справі № 905/730/20, від 22.12.2022 у справі № 910/9215/21, від 27.04.2023 у справі № 910/9215/21 та від 14.08.2018 у справі № 910/10771/17 щодо способу захисту порушеного права.
Також, за доводами скаржника, суди попередніх інстанцій не врахували, що позивач є неналежним позивачем у справі з огляду, зокрема, на належність патенту № НОМЕР_1 фізичній особі ОСОБА_1 (правові висновки викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду від 07.07.2020 у справі № 910/10647/18, від 08.10.2019 у справі № 916/2084/17, від 28.09.2021 у справі № 761/45721/16-ц).
Серед іншого скаржник зазначає про те, що місцевий та апеляційний суди порушили приписи статей 15, 16, 20 256, 261, 267 Цивільного кодексу України (висновки викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду від 20.11.2018 у справі № 907/50/16, постановах Верховного Суду від 23.01.2020 у справі № 910/14006/18, від 06.02.2020 у справі № 916/2828/18), помилково не застосувавши позовну давність та наслідки її спливу.
Скаржник вказує про те, що суди попередніх інстанцій помилково не зупинили провадження у справі № 911/2129/22 до набрання законної сили рішенням Фрунзенського районного суду міста Харкова у справі № 645/1429/23, порушивши пункт 5 частини першої статті 227 ГПК України (висновки викладені у постановах Верховного Суду від 06.07.2020 у справі № 902/537/18, від 27.05.2020 у справі № 916/2739/19).
Поряд з цим ТОВ "Пік і К" зазначає про те, що в ухваленні судового рішення зі справи брав участь суддя, якому було заявлено відвід; суд першої інстанції не залучив до участі у справі власника патенту № НОМЕР_1, а тому суд ухвалив рішення про права, інтереси та (або) обов`язки осіб, що не були залучені до участі у справі; суд встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів, а саме, на підставі висновків експертних установ від 05.10.2022 № 21898, від 02.11.2022 № 136/22, скаржник вказує на порушення приписів, зокрема, статей 42, 77, 80, 108, 109, 113, 118-120 ГПК України та визначає підстави касаційного оскарження, передбачені пунктами 1, 4 частини другої статті 287 ГПК України та з посиланням на пункти 2, 8 частини першої, пункт 4 частини третьої статті 310 ГПК України.
В обґрунтування підстав касаційного оскарження судових рішень попередніх інстанцій, ухвалених за результатам розгляду клопотання позивача про розподіл судових витрат, ТОВ "Пік і К" посилається на те, що судами попередніх інстанцій в оскаржуваних судових рішеннях застосовано норми права без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених: у постановах Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі № 826/1216/16, від 12.05.2020 у справі № 904/4507/18, додаткових постановах Великої Палати Верховного Суду від 07.07.2021 у справі № 910/12876/19, від 19.02.2020 у справі № 755/9215/15-ц, додатковій постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.02.2022 у справі № 925/1545/20, у постановах Верховного Суду від 01.12.2021 у справі № 910/14598/20, від 30.09.2020 у справі № 379/1418/18, від 30.06.2022 у справі № 904/7347/21, зокрема, стосовно застосування приписів статті 126 ГПК України; визначає підстави касаційного оскарження, передбачені пунктами 1, 4 частини другої статті 287 ГПК України та з посиланням на частину третю статті 310 ГПК України.
Поряд з цим скаржник зазначає, що суди попередніх інстанцій не звернули увагу на те, що фактично з відповідача-1 на користь позивача стягнуто половину прибутку від підприємницької діяльності за 2022 рік, що носить непомірний тягар для підприємства.
Доводи інших учасників справи, розгляд клопотань
Відзиви на касаційні скарги не надходили.
Згідно з ухвалою Суду від 22.11.2023 задоволено заяву ТОВ "Пік і К" про участь в судовому засіданні у справі № 911/2129/22 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
29.11.2023 до Суду в електронній формі (через електронну пошту) від представника ТОВ "Салтівський м`ясокомбінат" - адвоката Денисенка О.М. надійшло клопотання про відкладення судового засідання у справі з огляду на неотримання касаційних скарг ТОВ "Пік і К" та ухвал Суду по справі, яке (клопотання) скріплене електронним цифровим підписом.
Приписами статті 6 ГПК України (у редакції Закону від 29.06.2023 № 3200-IX) унормовано, що адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (далі - ЄСІТС) або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.
Особа, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, може подавати процесуальні, інші документи, вчиняти інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, з використанням власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", якщо інше не передбачено цим Кодексом.
Верховний Суд звертає увагу, що реєстрація в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі.
Отже, як ТОВ "Салтівський м`ясокомбінат", так і адвокат, який представляє інтереси названого товариства у суді, можуть подавати процесуальні документи до суду через електронний кабінет в ЄСІТС або в паперовій формі.
Загальні вимоги до форми, змісту письмової заяви, клопотання, заперечення з процесуальних питань, а також спосіб звернення до суду з відповідними вимогами та наслідки їх недотримання визначені приписами статті 170 ГПК України.
Пунктом 1 частини першої статті 170 ГПК України визначено, що будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.
Відповідно до абзацу 1 частини четвертої статті 170 ГПК України суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.
Отже, з огляду на викладене, клопотання ТОВ "Салтівський м`ясокомбінат" про відкладення судового засідання підлягає залишенню без розгляду.
У судовому засіданні 30.11.2023 представник ТОВ "Салтівський м`ясокомбінат" звернувся до Суду з усним клопотанням, аналогічним за змістом, про відкладення судового засідання.
З огляду на те, що згідно з інформацією із сайту Укрпошти кореспонденція, яка направлена ТОВ "Пік і К" на адресу ТОВ "Салтівський м`ясокомбінат", повернута за закінченням терміну зберігання; згідно з повідомленням про вручення ухвалу Суду вручено за довіреністю уповноваженій особі ТОВ "Салтівський м`ясокомбінат" 14.11.2023, - Суд у судовому засіданні 30.11.2023 на місці постановив залишити клопотання представника ТОВ "Салтівський м`ясокомбінат" без задоволення.
3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Судами попередніх інстанцій встановлено, що власником патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1" є фізична особа ОСОБА_1, що підтверджується випискою з Державного реєстру України корисних моделей.
Формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 є багатоланковою та складається з одного незалежного пункту (пункт 1) та чотирьох залежних пунктів, а саме:
1. ІНФОРМАЦІЯ_1, що містить харчовий продукт, замкнений в оболонку на основі поліамідного матеріалу, який відрізняється тим, що харчовий продукт, замкнений в оболонку на основі поліамідного матеріалу, поміщений усередину оболонки з целофану.
2. Ковбасний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що кінці оболонки з целофану обладнані фіксуючими елементами для утворення замкненої порожнини.
3. Ковбасний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що кінці оболонки на основі поліамідного матеріалу та оболонки з целофану з`єднані між собою за допомогою фіксуючих елементів.
4. Ковбасний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що оболонка з целофану виконана прозорою.
5. Ковбасний виріб за п. 1, який відрізняється тим, що між оболонкою на основі поліамідного матеріалу та оболонкою з целофану розміщена етикетка.
Відповідно до виписки з Державного реєстру України корисних моделей, датою, з якої є чинними права інтелектуальної власності, є 11.06.2018; дата, до якої підтримано чинність майнових прав інтелектуальної власності 29.03.2023; очікувана дата закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності 29.03.2028.
07.09.2018 фізичною особою ОСОБА_1 (ліцензіар) та ТОВ "Салтівський м`ясокомбінат" (ліцензіат) укладений ліцензійний договір № 07/09-18 про надання дозволу на використання корисної моделі (далі - Ліцензійний договір), за змістом пункту 1.1 якого ліцензіар надає ліцензіату дозвіл (ліцензію) на використання корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1", захищений патентом України № НОМЕР_1 на корисну модель, на умовах, визначених у цьому договорі.
За змістом пункту 1.2 Ліцензійного договору його сторони домовилися, що ліцензіар є власником корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" на підставі патенту № НОМЕР_1 на корисну модель, зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.06.2018.
Відповідно до пункту 1.3 Ліцензійного договору, вид ліцензії за цим договором - виключна.
Видача виключної ліцензії за цим договором виключає можливості використання ліцензіаром корисної моделі у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання корисної моделі у зазначеній сфері.
Згідно з пунктом 3.1 Ліцензійного договору дія даного договору поширюється (права діють) на всю територію України.
Виключне право використовувати корисну модель, надане ліцензіату за цим договором, діє на строк дії патенту на корисну модель та становить 10 років від дати подання заявки до Установи (пункт 3.2 Ліцензійного договору).
Відповідно до пункту 3.3 Ліцензійного договору ліцензіар зобов`язується підтримувати чинність патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель протягом всього строку дії даного договору. Якщо ліцензіар має намір припинити підтримання чинності патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель, він завчасно інформує про це ліцензіата. У цьому випадку сторони регулюють свої відношення, що випливають із даного договору, у відповідності до чинного законодавства.
Умовами підпункту 4.1.1 пункту 4.1 Ліцензійного договору визначено, що за цим договором ліцензіату надається виключне право: використовувати корисну модель на умовах, визначених в цьому договорі. Використанням корисної моделі визнається: виготовлення виробу із застосуванням корисної моделі, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях, використання корисної моделі в рекламі, а також шляхом нанесення на будь-які види рекламних носіїв (плакати, листівки тощо) або включення до складу рекламних матеріалів (рекламні ролики тощо) та публічний показ, публічне сповіщення, публічна демонстрація або інше доведення до загального відома у складі рекламних матеріалів, в тому числі в мережі Інтернет.
Виріб визнається виготовленим із застосуванням корисної моделі, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки корисної моделі.
Крім того, сторонами підписаний додаток № 1 від 07.09.2018 до Ліцензійного договору, який має назву "Розмір, порядок і строки виплати ліцензійної винагороди (роялті) за використання корисної моделі". Договір та додаток до договору підписані сторонами без будь-яких зауважень та заперечень.
Ліцензійний договір в односторонньому або судовому порядку не розірваний, не визнаний недійсним, не припинений, а, отже, є чинним та обов`язковим для його сторін.
Таким чином, позивач на підставі Ліцензійного договору набув виключні майнові права на використання корисної моделі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_1.
Згідно з умовами підпункту 4.5.3 пункту 4.5 Ліцензійного договору передбачено, що ліцензіат має право перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі, в тому числі, забороняти таке використання іншим особам, з правом подання претензій, вимог, заяви, позовних заяв чи інших документів претензійного характеру, звертатися до правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також до судових органів усіх інстанцій, з метою захисту ймовірних порушених прав та інтересів, а також здійснювати будь-які інші дії направлені на припинення неправомірного використання корисної моделі.
За доводами позивача, йому стало відомо, що орієнтовно з 2021 ТОВ "Пік і К" виготовляє продукти із застосуванням запатентованої корисної моделі, пропонує такі продукти для продажу, рекламує їх (в тому числі, через мережу Інтернет), продає та зберігає такі продукти з метою їх продажу.
Позивач стверджує, що продукти ТОВ "Пік і К" виготовлені із застосуванням патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель, оскільки вони містять кожну ознаку, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі. За доводами позивача, здійснивши дослідження ринку, позивачем виявлено, що на території міст Біла Церква, Харкова, Дніпра та інших міст знаходяться в продажу та продаються ковбасні вироби, що виготовляються ТОВ "Пік і К", під назвою "Ковбаса варена "Лікарська" першого сорту ДСТУ 4436:2005. На підтвердження вказаних відомостей позивачем долучені до матеріалів справи висновок експерта від 05.10.2022 № 21898 та висновок експерта від 02.11.2022 № 136/22.
Оскільки, за твердженням позивача, він не надавав жодних дозволів ТОВ "Пік і К" на використання об`єкта інтелектуальної власності, останній порушив права позивача на корисну модель.
В обґрунтування позовних вимог, пред`явлених позивачем до Підприємця, позивач зазначає про те, що відповідач-2 пропонує до продажу та продає в своєму магазині "М`ясник" за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд. 11-А, продукти ТОВ "Пік і К", які виготовлені із застосуванням корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1. На підтвердження вказаного позивачем долучено до матеріалів справи копію чеку від 22.09.2022, згідно з яким відповідач-2 продав ковбасний виріб під назвою "Ковбаса "Лікарська" варена вищого сорту". За доводами позивача, відповідач-2 порушує права позивача на корисну модель.