ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2023 року
м. Київ
cправа № 910/3022/22
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Огневюк Т.В. (адвокат), Огневюк Я.В. (адвокат),
Кочін Г.І. (адвокат), Грунський В.О. (адвокат),
відповідача - Лаврін О.В. (адвокат),
третьої особи 1 - Мартян О.В. (адвокат),
третьої особи 2 - не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Луньо Іллі Вікторовича,
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023
за позовом акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"
до акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк"
про стягнення збитків у сумі 390 255 270 грн,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмет спору, на стороні відповідача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; Національний банк України.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - Ощадбанк, позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (АТ "Міжнародний резервний банк", відповідач) про стягнення збитків у сумі 250 000,00 грн.
1.2. Позовні вимоги, обґрунтовані порушенням відповідачем прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 24.05.2006 НОМЕР_1 для 36 класу МКТП, з огляду на що позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь, з урахуванням доповнень, збитки у сумі 390 255 270
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 30.08.2022 (суддя Картавцева Ю.В.) у справі №910/3022/22 у задоволенні позову відмовлено.
2.2. Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що позивачем належними та допустимими доказами не доведено наявності всього складу правопорушення. Вказане, в свою чергу виключає можливість застосування до відповідача такого виду відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди.
2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 (колегія суддів: Пантелієнко В.О., Доманська М.Л., Сотніков С.В.) апеляційну скаргу Ощадбанку задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 у справі №910/3022/22 скасовано; прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено повністю; суд стягнув з АТ "Міжнародний резервний банк" на користь Ощадбанку збитки за неправомірне використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 24.05.2006 НОМЕР_1 для 36 класу МКТП у розмірі 390 255 270,00 грн; стягнуто з АТ "Міжнародний резервний банк" на користь Ощадбанку 872 100,00 грн судового збору за подання позовної заяви та 1 302 525 грн судового збору за подання апеляційної скарги.
2.4. Постанову суду мотивовано тим, що позивачем належним чином доведено наявність всіх елементів складу цивільного правопорушення з боку відповідача.
2.5. Зокрема, за висновком суду апеляційної інстанції: протиправна поведінка відповідача, що полягала у незаконному використанні торговельної марки позивача, вказані обставини встановлено судовими рішеннями у справі №910/570/16 та, в силу положень статті 75 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК України), не підлягають повторному доказуванню; заподіяння позивачу збитків внаслідок протиправної поведінки відповідача, які виражаються у формі упущеної вигоди за незаконне використання торговельної марки, розмір якої було встановлено висновком експерта від 24.05.2022 експерта №03-2022, складеного за результатами проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності; причинний зв`язок між протиправною поведінкою відповідача та заподіяними ними збитками полягає в тому, що оскільки, за єдиної безальтернативної умови законного використання торговельної марки відповідач мав обов`язок укласти ліцензійний договір з позивачем та сплатити останньому ліцензійні платежі; наявність вини відповідача полягає в тому, що він усвідомлював протиправність своєї поведінки у формі незаконного використання торговельної марки та передбачав можливість настання негативних наслідків для позивача.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. АТ "Міжнародний резервний банк" (скаржник), не погоджуючись з постановою суду апеляційної інстанції інстанцій, звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 зі справи №910/3022/22, а рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 залишити в силі.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1.1. Касаційна скарга подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 ГПК України, з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права судом першої інстанції після апеляційного перегляду справи апеляційною інстанцією, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України, пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України.
4.1.2. АТ "Міжнародний резервний банк" у своїй касаційній скарзі зазначає, зокрема, про те, що:
- у силу положень статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон №3689-XII) передбачено можливість відшкодування збитків власником свідоцтва, яке визнано недійсним лише у випадку встановлення судом обставин того, що заявка на видачу такого свідоцтва була подана з порушенням прав інших осіб, тобто, у випадку визнання свідоцтва недійсним на підставі саме пункту "в" частини першої статті 19 цього Закону (видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб);
- водночас підставою для визнання недійсним належного відповідачу свідоцтва України НОМЕР_2 для 36 класу МКТП було визначено положення пункту "в" частини першої статті 19 цього Закону (невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони), а тому посилання позивача на можливість відшкодування збитків відповідно до приписів частини п`ятої статті 19 Закону №3689-XII є необґрунтованим;
- суд першої інстанції дійшов вірного висновку про те, що наявність чинного свідоцтва, виданого на підставі заявки без порушення прав інших осіб, надає заявнику можливість законного очікування того, що використання ним торговельної марки, права на яку посвідчуються таким свідоцтвом, є цілком правомірним, а відтак, період до набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсними належних відповідачу свідоцтв України (до 28.04.2021) не може вважатися періодом неправомірного використання відповідачем спірної торговельної марки;
- водночас розмір завданих збитків було визначено позивачем за період з 28.09.2018 по 27.09.2021 станом на 01.04.2022;
- висновок експерта від 24.05.2022 №03-2022 не може вважатися належним та допустимим доказом на підтвердження обставин реальності та обґрунтованості суми заявлених позивачем збитків (упущеної вигоди), оскільки за відсутності первинних документів, якими керувався експерт при визначенні бази для нарахування роялті, встановити обґрунтованість визначення такої бази нарахування є неможливим, у тому числі і встановити належність та допустимість поданого експерту звіту про надання консультацій щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті) на підставі якого експертом визначалася ставка роялті в межах проведеного експертного дослідження;
- позивачем належними та допустимими доказами не доведено наявності всього складу правопорушення (протиправна поведінка, збитки, причинний зв`язок між протиправною поведінкою та збитками, вина), що в свою чергу виключає можливість застосування до відповідача такого виду відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди.
4.1.3. Так, обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження з посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає, зокрема, що:
- судом апеляційної інстанції неправильно застосовано у спірних правовідносинах положення частини четвертої статті 75 ГПК України та "спотворено" зміст фактів, встановлених судами у розгляді справи №910/570/16, а висновки суду апеляційної інстанції в цій частині не відповідають висновкам Верховного Суду, викладеним у постанові від 13.08.2019 у справі №910/11164/16;
- суд апеляційної інстанції у застосуванні положень статей 22, 623 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) грубо порушив вимоги положень статей 74, 76, 78 ГПК України та не врахував висновків Великої Палати Верховного Суду, викладених у постанові від 30.05.2018 у справі №750/8676/15 та висновків Верховного Суду, які викладені у постановах 07.11.2018 у справі №127/16524/16-ц, від 06.12.2019 у справі №908/2486/18, від 16.02.2021 у справі №910/14341/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 21.07.2021 у справі №394/710/17, від 11.11.2021 у справі №910/7511/20;
- суд апеляційної інстанції у застосуванні положень статей 73-79, 86 ГПК України щодо стандартів доказування не урахував висновків Верховного Суду (у контексті тлумачення "допустимість доказів"), які викладені у постановах від 25.02.2021 у справі №913/38/20, від 25.02.2021 у справі №904/7804/16, від 26.02.2021 у справі №908/2847/19, від 15.11.2019 у справі №909/887/18;
- з урахуванням введеної відносно відповідача процедури ліквідації суд апеляційної інстанції порушив вимоги спеціального Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та розглянув і задовольнив вимоги кредитора поза межами ліквідаційної процедури, тобто не у порядку, передбаченому спеціальним законодавством (висновки суду в цій частині не відповідають висновкам Верховного Суду, викладеним у постановах від 02.03.2018 у справі №910/8297/17, від 20.03.2018 у справі №910/3226/17).
4.1.4. За твердженням відповідача, суд апеляційної інстанції, приймаючи у якості належного та допустимого доказу висновок експерта від 24.05.2022 №03-2022, зокрема, щодо обґрунтованості розміру збитків (упущеної вигоди) заявленого позивачем) не врахував, що такий висновок містить лише гіпотетичний розрахунок роялті, у разі укладання ліцензійної угоди. Відповідач наголошує на тому, що такий розрахунок можливого отримання позивачем роялті не може бути підставою для задоволення вимог про стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди, оскільки позивачем фактично не доведено реальної можливості укладання відповідної угоди та, відповідно, отримання доходів у вигляді роялті за такою угодою.
4.1.5. Висновки суду апеляційної інстанції в цій частині не відповідають висновкам Верховного Суду щодо критеріїв розрахунку упущеної вигоди, зокрема: "звичайні обставини (умови цивільного/господарського обороту); розумні витрати; компенсаційність відшкодування збитків". Водночас, за відсутності виконання позивачем свого процесуального обов`язку щодо доведення належними та допустимими доказами розміру заподіяних йому неправомірними діями відповідача збитків (у формі упущеної вигоди), суд апеляційної інстанції безпідставно застосував положення абзацу 2 частини другої статті 22 ЦК України.
4.1.6. У застосуванні положень частини четвертої статті 75 ГПК України суд апеляційної інстанції не врахував, що судовими рішеннями у справі №910/570/16, на які посилаються і позивач і суд не було встановлено обставин щодо використання відповідачем торговельної марки позивача за свідоцтвом України НОМЕР_1, зареєстрованого для послуг 36 класу МКТП, натомість рішеннями у справі №910/570/16 встановлено лише обставини, що відповідач використовував власні торговельні марки та зареєстровані в установленому законом порядку і які є схожими до ступеня змішування із торговельною маркою позивача та зареєстровані для споріднених товарів і послуг. За доводами скаржника, оскільки факту використання АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" безпосередньо знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 належного позивачу судом у справі №910/570/16 не було встановлено, суд апеляційної інстанції безпідставно посилається на те, що у вказаній справі встановлено преюдиційні обставини, які в силу положень частини четвертої статті 75 ГПК України не підлягають доказуванню.
4.1.7. Суд апеляційної інстанції у прийнятті рішення про стягнення збитків взагалі не встановив підстав та обґрунтованості зазначеного позивачем періоду нарахування збитків (з 28.09.2018 по 27.09.2021). За твердженням скаржника, позивачем не надано жодного доказу протиправної поведінки відповідача та спричинення позивачу збитків, у тому числі і з 28.04.2021 до 27.09.2021, оскільки період до набрання законної сили рішенням суду у справі №910/570/16 про визнання недійсними належних відповідачу свідоцтв України (до 28.04.2021) не може вважатися періодом неправомірного використання відповідачем спірної торговельної марки.
4.1.8. Також відповідач зазначає про те, що суд апеляційної інстанції неправильно застосував положення Закону України "Про судовий збір" та в порушення положень ГПК України стягнув з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 872 100,00 грн, оскільки станом на час звернення позивача до суду з даним позовом (2022 рік) максимальний розмір судового збору складав 868 350,00 грн. Крім того суд апеляційної інстанції додатковою постановою від 23.03.2023 задовольнив заяву Ощадбанку про ухвалення додаткового рішення та повернення позивачу з Державного бюджету України судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 868 350,00 грн.
4.2. Доводи інших учасників справи
4.2.1. У відзиві на касаційну скаргу Ощадбанк заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
4.2.2. Позивач 18.10.2023 через систему "Електронний суд" подав заяву про подання доказів витрат на професійну правничу допомогу після ухвалення рішення у справі.
4.2.3. Від НБУ 04.10.2023 також надійшов відзив на касаційну скаргу.
4.2.4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб своїм правом на подання відзиву на касаційну скаргу не скористався.
4.2.5. Через систему "Електронний суд" 08.11.2023 від Ощадбанку надійшли письмові пояснення.
5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
5.1. Ощадбанк є власником свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу" (заявка від 24.05.2006 № m200607492; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007).
5.2. У квітні 2022 року Ощадбанк звернувся до суду з позовом до АТ "Міжнародний резервний банк" про захист права інтелектуальної власності зазначаючи про те, що ним було виявлено численні факти використання відповідачем торговельних марок, схожих настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою позивача "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 просить суд стягнути з відповідача на свою користь збитки у сумі 250 000,00 грн.
5.3. З метою захисту порушених прав інтелектуальної власності на належну позивачу торговельну марку, позивач у 2016 році звернувся до господарського суду міста Києва із позовом у справі №910/570/16, зокрема, до АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії.
5.4. У межах розгляду справи №910/570/16 судом було встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано торговельні марки на ім`я відповідача і видано такі свідоцтва України: НОМЕР_4 (заявка від 29.08.2011 №m201113537), НОМЕР_2 (заявка від 17.10.2013 №m201319021), НОМЕР_3 (заявка від 18.10.2013 №m201319156).
5.5. Матеріалами справи №910/570/16 підтверджено те, що відповідач без згоди Ощадбанку використовує позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача шляхом: використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/; у діловій документації, тощо.
5.6. Рішенням господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі №910/570/16, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 та постановою Верховного Суду від 19.08.2021, позовні вимоги задоволено частково та, зокрема, визнано недійсними повністю свідоцтва України НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; заборонено ПАТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" (в подальшому - АТ "Міжнародний резервний банк") незаконно використовувати знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1, володільцем якого є Ощадбанк, зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен.
5.7. За твердженням позивача, незважаючи на прийняті судові рішення у справі №910/570/16 та подальшу зміну найменування відповідача з АТ "Сбербанк" на АТ "Міжнародний резервний банк" у грудні 2021 року, відповідач продовжує використовувати належну позивачеві торговельну марку. Зокрема, 03.09.2021 відповідачем подано заяву про відстрочення виконання рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі №910/570/16 на дванадцять місяців, у якій зазначено, що виконання рішення в частині припинення використання торговельної марки передбачає реалізацію двох послідовних етапів, кожен з яких становитиме не менш ніж шість місяців без можливості одночасної їх реалізації. Із поданої заяви вбачається, що станом на дату її подання використання відповідачем належної позивачу торговельної марки виявляється в її використанні у наявному бренд буку банку, установчих документах, рекламному обладнанні (зовнішньому та внутрішньому), програмному забезпеченні та обладнанні, посвідченнях працівників, договорах, платіжних картках, штампах, печатках мережі банку та центрального офісу, оформленні офісів банку, бланках цінних паперів, конвертах, друкованій продукції, типових формах діловодства.
5.8. З огляду на що, позивач просить стягнути з відповідача збитки у формі упущеної вигоди за період з 28.09.2018 по 27.09.2021 у розмірі 390 255 270,00 грн (з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог).
5.9. Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, відповідач вказує на те, що:
- здійснюючи банківську діяльність він використовував торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_4 зареєстровану в установленому законом порядку, тобто, відповідач розраховував на те, що таке використання є цілком правомірним, права третіх осіб жодним чином не порушуються, а відтак, період до визнання свідоцтва України НОМЕР_4 недійсним у будь-якому разі не може включатися до періоду неправомірного використання відповідачем торговельної марки позивача за свідоцтвом України НОМЕР_1;
- наразі стосовно АТ "Міжнародний резервний банк" розпочато процедуру ліквідації, яка здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд);
- уповноваженою особою Фонду було відмовлено у задоволенні заяви Ощадбанк про визнання кредиторських вимог (лист від 06.05.2022 №310), з огляду на те, що будь-яка заборгованість перед Ощадбанк станом на початок процедури ліквідації з боку АТ "Міжнародний резервний банк" була відсутня;
- сто відсотків корпоративних прав АТ "Міжнародний резервний банк" було вилучено (націоналізовано) у попередніх власників на користь держави, а тому, в разі задоволення вимог у даному спорі збитків зазнає саме держава;
- позивачем не доведено всього складу правопорушення, зокрема, збитки позивача ґрунтуються виключно на гіпотетичних припущеннях та є недоведеними;
- позивачем пропущено строк позовної давності для звернення до суду з даним позовом.
5.10. На підтвердження розміру завданих збитків позивачем було подано висновок експерта від 24.05.2022 №03-2022 за результатами проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом О.Є. Кияшко.
5.11. Суд першої інстанції надавши оцінку висновку експерта від 24.05.2022 №03-2022 встановив такі обставини:
- на вирішення судової економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності було поставлено питання: "Який розмір збитків завдано АТ "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129), як правовласнику майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 10.09.2007 НОМЕР_1, внаслідок неправомірного використання зазначеної торговельної марки АТ "Міжнародний резервний банк" (код ЄДРПОУ 25959784) за період з 28.09.2018 по 27.09.2021 станом на 01.04.2022? "
У висновку від 24.05.2022 №03-2022 експерт зазначив, що зазвичай, при визначенні збитків внаслідок порушення прав на об`єкти інтелектуальної власності в Україні експерти та оцінювачі посилаються на пункт 26 Національного стандарту №4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" (далі - Національний стандарт №4), за яким: розмір збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності визначається станом на дату оцінки із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку (доходу), який не отримав суб`єкт права інтелектуальної власності та/або ліцензіат внаслідок неправомірного використання об`єкта права інтелектуальної власності, виходячи з обсягів виробництва та/або реалізації контрафактної продукції.
Якщо особа використовує у своїй діяльності торговельну марку, яка їй не належить та без укладання договору (ліцензійного договору) з власником торговельної марки або ліцензіаром і відповідно не здійснює оплату ліцензійних платежів, така особа отримує, таким чином, додатковий дохід через скорочення своїх витрат, пов`язаних з реалізацією товарів, на суму несплачених ліцензійних платежів.
Методика передбачає застосування оціночної процедури накопичення доходу, у вигляді розумного роялті, що не отримала особа, права якої порушено.
Основним завданням експерта при визначенні розміру упущеної вигоди власника торговельної марки є визначення розміру ліцензійних платежів, які він би отримав на умовах ліцензійного договору.
Експерт зазначив, що йому було надано Звіт про надання консультації щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті), складений 27.03.2022 фахівцем з економіки інтелектуальної власності Єфімовою Вікторією Леонідівною, у якому оцінювач зазначає, що ставки ліцензійної винагороди (ставки роялті) за використання торговельної марки у сфері фінансових послуг, зокрема, діяльності банків знаходяться у межах наступного діапазону: нижній квартиль діапазову 5,00% "чистого доходу", верхній квартиль діапазону 9,63% "чистого доходу".
Керуючись принципом розумної обережності оцінок, експерт для визначення розміру збитків завданих правовласнику майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку обрав мінімальне значення міжквартильного діапазону, а саме: від 5%.
Експерт зазначив, що для визначення бази роялті, при визначення платежів роялті, що не отримала особа, права якої порушено, до уваги необхідно брати загальні суми чистих доходів АТ "Міжнародний резервний банк", які отримані ним з використанням торговельної марки в період з 28.09.2018 по 27.09.2021.
За результатами проведеного дослідження експерт прийшов до висновку, що розмір збитків, який було завдано Ощадбанку, як правовласнику майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 10.09.2007 НОМЕР_1, внаслідок її неправомірного використання АТ "Міжнародний резервний банк" за період з 28.09.2018 по 27.09.2021 станом на 01.04.2022 становить 390 255 270,00 грн.
5.12. Колегія суддів апеляційного господарського суду зазначила, що предмет позову у справі №910/570/16 є комплексним та складається: з вимог про визнання недійсними реєстрацій цілого ряду торговельних марок та вимог про зобов`язання вчинити дії, а також заборону вчиняти певні дії.
У контексті заборони відповідачу незаконно використовувати торговельну марку, судами у справі №910/570/16 було зазначено про встановлений факт її незаконного використання відповідачем без згоди позивача, шляхом використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/, у діловій документації, тощо. Зокрема, у рішенні господарського суду міста Києва у справі №910/570/16 від 18.04.2017 зазначається: "Матеріалами справи підтверджено те, що Товариство (Відповідач) без згоди Банку (Позивач) використовує позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача шляхом: використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank. иа, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://sberbank.ua/; у діловій документації, тощо".
5.13. Як встановлено колегією суддів апеляційного господарського суду, торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_4 була зареєстрована на ім`я відповідача щодо:
- товарів 14 класу МКТП (Дорогоцінні метали та їхні сплави, зливки дорогоцінних металів, товари з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до інших класів; золотарські вироби; дорогоцінне (коштовне) каміння; браслети (золотарські вироби); брошки (золотарські вироби); вироби мистецькі з дорогоцінних металів; відзнаки, знаки розрізнювання з дорогоцінних металів; гагат, необроблений або частково оброблений; діаманти; дорогоцінні метали, необроблені або частково оброблені; запонки; затискачі для краваток і т.д.);
- товарів 28 класу МКТП (Ігри та іграшки; ялинкові прикраси; ведмеді плюшеві; дельтаплани; дзвоники для новорічних ялинок; зменшені моделі транспортних засобів; змії паперові; іграшкові автомобілі; параплани; пінятас (новорічні підвісні кошики з ласощами); прикраси для новорічних ялинок, крім електричних і ласощів; свічники для новорічних ялинок; хлопавки-цукерки (феєрверкові новорічні); шахи (гра); шашки (гра); ялинки новорічні штучні);
- у примітках до 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг 10-ї редакції (опублікована ВОІВ у 2010 році), що була чинною станом на 29.08.2011 - дату подання заявки №m201113537, на підставі якої видане свідоцтво України НОМЕР_4, вказується: "КЛАС 36 Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю.
Пояснювальні примітки
До Класу 36 належать, головним чином, послуги, що їх надають у фінансових та кредитно-грошових справах, і послуги, пов`язані з усіма видами страхових контрактів.
Зокрема, до Класу належать: послуги щодо фінансових та кредитно-грошових справ, а саме: послуги всіх банків або пов`язаних з ними установ, таких як обмінні пункти та розрахункові палати; послуги кредитних установ, відмінних від банків, таких як кооперативні кредитні об`єднання, приватні фінансові компанії, кредитори тощо".
5.14. Як встановив суд апеляційної інстанції, у переліку послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 належного відповідачу, послуги 36 класу МКТП, які передбачають право використовувати зареєстровану торговельну марку при здійсненні банківської діяльності - відсутні.
5.15. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог суд першої інстанції виходив з того що, оскільки підставою для визнання недійсним належного відповідачу свідоцтва України НОМЕР_4 на підставі якого ним здійснювалася банківська діяльність з використанням торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" у справі №910/570/16 позивачем визначено пункт "а" частини першої статті 19 Закону №3689-XII (невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони) посилання позивача на можливість відшкодування збитків відповідно до приписів частини п`ятої статті 19 цього Закону (заявка була подана з порушенням прав інших осіб, суд може постановити рішення про відшкодування власником свідоцтва збитків особі, якій були завдані збитки діями внаслідок реєстрації торговельної марки з порушенням її прав) є необґрунтованим. Водночас наявність чинного свідоцтва, виданого на підставі заявки, яка подавалася без порушення прав інших осіб, надає заявнику можливість законного очікування того, що використання ним торговельної марки, права на яку посвідчуються таким свідоцтвом, є цілком правомірним, а тому, за висновком суду, період до набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсними належних відповідачу свідоцтв України (до 28.04.2021) не може вважатися періодом неправомірного використання спірної торговельної марки.
5.16. Також за висновком суду першої інстанції, позивачем належними та допустимими доказами не доведено наявності всього складу правопорушення, що в свою чергу виключає можливість застосування до відповідача такого виду відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди.
5.17. Відхиляючи як належний та допустимий доказ поданий позивачем висновок експерта від 24.05.2022 №03-2022 суд першої інстанції зазначив про те, що за відсутності первинних документів, якими керувався експерт при визначенні бази для нарахування роялті, встановити обґрунтованість визначення такої бази нарахування є неможливим, так як і встановити належність та допустимість наданого експерту звіту про надання консультацій щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті), складеного 27.03.2022, на підставі якого експертом визначалася ставка роялті в межах проведеного експертного дослідження.
5.18. Інших доказів, на підставі яких можливо було б визначити суму збитків за період з 28.04.2021 по 27.09.2021 позивачем суду не надано.
5.19. Місцевий господарський суд також дійшов висновку, що, враховуючи відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог, заява відповідача про застосування позовної давності задоволенню не підлягає.
5.20. Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позовні вимоги суд апеляційної інстанції виходив з того, що: по-перше, обставини справи щодо правомірного використання відповідачем торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_4 при здійсненні банківської діяльності, які суд першої інстанції помилково визнав встановленими, в дійсності спростовуються матеріалами справи, а саме - судовими рішенням у справі №910/570/16 згідно з якими встановлено, що знак відповідача за свідоцтвом України НОМЕР_4 зареєстрований лише щодо товарів 14 та 28 класів МКТП, натомість відповідач використовував у своїй банківській діяльності позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке схоже настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Ощадбанку знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП; по-друге, підставою для стягнення збитків позивачем визначено саме положення пункту 2 статті 20 Закону №3689-XII, зокрема, незаконне використання відповідачем при здійсненні банківської діяльності позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача.
5.21. Також суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що позивачем було належним чином доведено наявність всіх елементів складу цивільного правопорушення з боку відповідача.
5.22. Зокрема: протиправність поведінки відповідача, яка полягала у незаконному використанні торговельної марки позивача, що встановлено судовими рішеннями у справі №910/570/16 та, в силу положень статті 75 ГПК України, не підлягає повторному доказуванню; заподіяння позивачу збитків внаслідок протиправної поведінки відповідача, що виражаються у формі упущеної вигоди за незаконне використання торговельної марки, розмір якої було встановлено висновком експерта від 24.05.2022 №03-2022; причинний зв`язок між протиправною поведінкою відповідача та заподіяними ними збитками, оскільки, за єдиної безальтернативної умови законного використання торговельної марки, відповідач мав би укласти ліцензійний договір з позивачем та сплатити останньому ліцензійні платежі; наявність вини відповідача, полягає у тому, що останній усвідомлював протиправність своєї поведінки у формі незаконного використання торговельної марки та передбачав можливість настання негативних наслідків для позивача.