ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2023 року
м. Київ
cправа № 910/10845/22
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М., Булгакової І.В.
за участю секретаря судового засідання Гибало В.О.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" - Білицький П.В., адвокат (дов. від 16.01.2023),
відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" - Гайдар С.А., адвокат (ордер від 31.10.2023),
товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" - не з`явився,
фізичної особи - підприємця Сігала Сергія Леонідовича - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел"
на рішення господарського суду міста Києва від 14.03.2023 (суддя Мандриченко О.В.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.08.2023 (головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Поляков Б.М., Пантелієнко В.О.)
у справі № 910/10845/22
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" (далі - ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ікар")
до товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" (далі - ТОВ "Промислова група "Вимпел"), товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" (далі - ТОВ "Академтест"), фізичної особи - підприємця Сігала Сергія Леонідовича (далі - ФОП Сігал С.Л.)
про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку.
1. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ікар" звернулося до суду з позовом до відповідачів про припинення порушення прав позивача на торговельну марку за свідоцтвом України № 109370 шляхом:
- заборони ТОВ "Промислова група "Вимпел" використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме, наносити позначення на такий товар, як засіб індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(МJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2РЗ), категорія ризику III, упаковку товару, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом України № 109370; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;
- заборони ТОВ "Академтест" використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме, застосувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;
- заборони Сігалу С.Л. використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме, застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Також позивач просив суд визнати недійсними видані ТОВ "Академтест" декларацію про відповідність № UA.131.D.0988-22 від 08.08.2022 на товар - засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(МJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2РЗ), категорія ризику III та сертифікат про експертизу зразка (Модуль В) за № UA.TR.131.B.0702-22 від 08.08.2022 на продукцію засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(МJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2РЗ), категорія ризику III.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду міста Києва від 14.03.2023 зі справи № 910/10845/22, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.08.2023, позов задоволено повністю. Здійснено розподіл судових витрат.
Судові рішення попередніх інстанцій мотивовані з посиланням на обґрунтованість заявлених позовних вимог.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі ТОВ "Промислова група "Вимпел", з посиланням на неправильне застосування судом попередньої інстанції норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить суд касаційної інстанції скасувати повністю судові рішення попередніх інстанцій та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування доводів касаційної скарги скаржник посилається на пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зазначаючи про те, що суд апеляційної інстанції застосував норми права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Великої Палати Верховного Суду від 19.01.2021 у справі № 916/1415/19, від 22.09.2020 у справі № 910/3009/18, від 05.06.2018 у справі № 338/180/17 та постановах Верховного Суду від 26.03.2019 у справі № 910/23355/17, від 21.01.2019 у справі № 925/2028/15, від 27.02.2019 у справі № 910/7054/18, внаслідок чого було порушено, зокрема, приписи статей 495, 496 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статей 80, 238 ГПК України.
ТОВ "Промислова група "Вимпел" також посилається на те, що суд апеляційної інстанції необґрунтовано відхилив його клопотання про поновлення строку на подання доказу - висновку експерта від 27.06.2023 № 17770/23-53 та прийняття його до розгляду.
Також, за доводами скаржника, суд прийняв рішення про права, інтереси та (або) обов`язки осіб, що не були залучені до участі у справі, а саме щодо суб`єкта права інтелектуальної власності на торговельну марку - товариства з обмеженою відповідальністю "ВО "Спецвоєнторг".
Крім того, скаржник зазначає про обрання позивачем неефективного способу захисту права та/або законного інтересу.
Доводи інших учасників справи
ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ікар" у відзиві на касаційну скаргу просило Суд залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій - без змін, посилаючись, зокрема, на їх законність та обґрунтованість.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.10.2023 для розгляду справи № 910/10845/22 визначено колегію суддів у складі: Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюк І.М., Булгакова І.В.
3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ікар" є власником зареєстрованої 10.07.2009 (заявка № m200800868 від 22.01.2008) в Україні торговельної марки "МТ 213/2У" за свідоцтвом України № 109370, 09 клас Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП). Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва - 22.01.2018.
13.07.2018 строк дії свідоцтва України № 109370 продовжено до 22.01.2028.
Позивач є юридичною особою та здійснює свою діяльність у сфері виробництва й торгівлі дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів, хімічної продукції, гумових.
Позивач, зокрема, займається реалізацією протигазів МТ 213/2У, які виготовляються товариством з обмеженою відповідальністю "Украскпол" відповідно до договору від 30.01.2014 № 04/14У, який укладений з позивачем та за розробленими ним технологіями, які реалізуються по всій території України.
Протигази МТ 213/2У представлені на офіційному веб-сайті позивача - http://ikar.com.ua/, який був створений у 2011 році.
За твердженням позивача, ТОВ "Академтест" видало ТОВ "Промислова група "Вимпел" декларацію про відповідність засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД): протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3), категорія ризику III та сертифікат про експертизу зразка (Модуль В) за № UA.TR.131.B.0702-22 від 08.08.2022 на продукцію, а саме засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3), категорія ризику III.
Також позивач зазначає, що ТОВ "Промислова група "Вимпел" здійснюється виробництво протигазів МТ-213/2У на підставі виданих ТОВ "Академтест" декларації та сертифіката.
За доводами позивача, протигази МТ-213/2У виробництва ТОВ "Промислова група "Вимпел" представлені на аукціонах і беруть участь у тендерах, зокрема, позивач наводить відомості про тендер ID UA-2022-08-10-003858-а на веб-сторінці "Закупівлі 24", опублікований від імені ФОП Сігала С.Л.
ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ікар" вважає, що позначення "МТ-213/2У", наведене ТОВ "Академтест" у тексті вказаних декларації і сертифіката є схожим настільки, що внаслідок такого використання його можна сплутати, зокрема асоціювати з торговельною маркою за свідоцтвом України № 109370, відповідно зазначені документи видані ТОВ "Академтест" з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "МТ 213/2У" за свідоцтвом України № 109370 та підлягають анулюванню.
Позивач вказує на те, що позначення "МТ-213/2У", яке використовується ТОВ "Промислова група "Вимпел" та ФОП Сігал С.Л. в мережі Інтернет є схожим із зареєстрованою за свідоцтвом України № 109370 торговельною маркою щодо спорідненого товару 09 класу МКТП "протигази, крім призначених для штучного дихання" настільки, що внаслідок такого використання його можна сплутати з вказаною торговельною маркою, зокрема, асоціювати з нею.
ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ікар" зазначає, що 02.09.2022 направило на адресу ТОВ "Промислова група "Вимпел" претензію про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку "МТ 213/2У" за свідоцтвом України № 109370.
Також позивачем 02.09.2022 направлено на адресу ТОВ "Академтест" претензію про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку "МТ 213/2У" за свідоцтвом України № 109370.
Враховуючи наведене вище, позивач вважає, що його права інтелектуальної власності на торговельну марку "МТ 213/2У" за свідоцтвом України № 109370 порушені відповідачами, що й стало підставою для звернення з цим позовом до суду.
За доводами відповідача-1 ним не здійснюється виробництво протигазів МТ-213/2У, а здійснюється виробництво масок газових (повнолицьових) на підставі угоди з власником торговельної марки "МТ-213/2У(MJ-4002)" - товариством з обмеженою відповідальністю "ВО "Спецвоєнторг".
За доводами відповідача-3 ФОП Сігал С.Л., заперечуючи проти позовних вимог, зазначав про те, що не здійснює виробництво товарів із порушення прав інтелектуальної власності та не здійснює введення у цивільний обіг товарів з порушення прав інтелектуальної власності, а є лише дилером з постачання товарів ТОВ "Промислова група "Вимпел", а саме протигазу МТ-213/2у(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3), категорія ризику III (третя).
Судами попередніх інстанцій встановлено, що матеріали справи не містять доказів отримання товариством з обмеженою відповідальністю "ВО "Спецвоєнторг" свідоцтва України на торговельну марку "МТ-213/2У(MJ-4002)".
ТОВ "Промислова група "Вимпел" надано суду лише повідомлення державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 29.08.2022 № 154898/3М/22 та розписку про одержання електронної заявки на знак для товарів і послуг (вх. від 25.08.2022 № 106487), заявник - товариство з обмеженою відповідальністю "ВО "Спецвоєнторг".
Згідно з наданим позивачем висновком експерта Жили Б.В. від 19.12.2022 № 235 (який прийнятий судом як належний та допустимий доказ у справі):
- такий товар, як засіб індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3), категорія ризику ІІІ, є спорідненим з товаром 09 класу МКТП "протигази, крім призначених для штучного дихання", щодо якого надано правову охорону торговельній марці за свідоцтвом України № 109370.
- позначення "МТ-213/2У", наведене в тексті декларації про відповідність № .131.D.0988-22 від 08.08.2022 на товар - засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр B2P3), категорія ризику ІІІ, сертифіката про експертизу зразка (Модуль В) за № UA.TR.131.B.0702-22 від 08.08.2022 на продукцію засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3), категорія ризику III та у розміщеній на електронному тендерному майданчику "Закупівлі 24" в мережі Інтернет пропозиції ФОП Сігала С.Л. щодо продажу товару - протигазу МТ213/2У на тендері ID UA-2022-08-10-003858-а, є схожим із зареєстрованою щодо спорідненого товару 09 класу МКТП "протигази, крім призначених для штучного дихання" торговельною маркою за свідоцтвом України № 109370 настільки, що внаслідок такого використання його можна сплутати з вказаною торговельною маркою, зокрема, асоціювати з нею.
4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав вважати права позивача на торговельну марку за свідоцтвом України № 109370 порушеними з боку відповідачів та наявності чи відсутності підстав для їх (прав) захисту.
В обґрунтування доводів касаційної скарги ТОВ "Промислова група "Вимпел" посилається, зокрема, на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України, зазначаючи про те, що суд апеляційної інстанції застосував норми права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Великої Палати Верховного Суду від 19.01.2021 у справі № 916/1415/19, від 22.09.2020 у справі № 910/3009/18, від 05.06.2018 у справі № 338/180/17 та постановах Верховного Суду від 26.03.2019 у справі № 910/23355/17, від 21.01.2019 у справі № 925/2028/15, від 27.02.2019 у справі № 910/7054/18, внаслідок чого було порушено, зокрема, приписи статей 495, 496 Цивільного кодексу України та статей 80, 238 ГПК України.
Верховний Суд звертає увагу на те, що касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаржником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.
Касаційне провадження у справі відкрито, зокрема, на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України, за змістом якого підставою касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку.
При цьому самим скаржником у касаційній скарзі з огляду на принцип диспозитивності визначаються підстава, вимоги та межі касаційного оскарження, а тому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено самим скаржником), покладається на скаржника.
Отже, відповідно до положень пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України касаційний перегляд з указаних мотивів може відбутися за наявності таких складових: (1) суд апеляційної інстанції застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду; (2) спірні питання виникли у подібних правовідносинах.
Колегія суддів враховує, що процесуальний кодекс та інші законодавчі акти не містять визначення поняття "подібні правовідносини", а також будь-яких критеріїв визначення подібності правовідносин з метою врахування відповідного висновку, тому для розуміння відповідних термінів звертається до правових висновків, викладених у судовому рішенні Великої Палати Верховного Суду.
Так, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 12.10.2021 у справі №233/2021/19 задля юридичної визначеності у застосуванні приписів процесуального закону, які зобов`язують визначати подібність правовідносин конкретизувала висновки Верховного Суду щодо тлумачення поняття "подібні правовідносини", що полягає у тому, що на предмет подібності слід оцінювати саме ті правовідносини, які є спірними у порівнюваних ситуаціях. Встановивши учасників спірних правовідносин, об`єкт спору (які можуть не відповідати складу сторін справи та предмету позову) і зміст цих відносин (права й обов`язки сторін спору), суд має визначити, чи є певні спільні риси між спірними правовідносинами насамперед за їхнім змістом. А якщо правове регулювання цих відносин залежить від складу їх учасників або об`єкта, з приводу якого вони вступають у правовідносини, то у такому разі подібність слід також визначати за суб`єктним і об`єктним критеріями відповідно. Для встановлення подібності спірних правовідносин у порівнюваних ситуаціях суб`єктний склад цих відносин, предмети, підстави позовів і відповідне правове регулювання не обов`язково мають бути тотожними, тобто однаковими.
При цьому, Велика Палата Верховного Суду зазначила, що термін "подібні правовідносини" може означати як ті, що мають лише певні спільні риси з іншими, так і ті, що є тотожними з ними, тобто такими самими, як інші. Таку спільність або тотожність рис слід визначати відповідно до елементів правовідносин. Із загальної теорії права відомо, що цими елементами є їх суб`єкти, об`єкти та юридичний зміст, яким є взаємні права й обов`язки цих суб`єктів. Отже, для цілей застосування приписів процесуального закону, в яких вжитий термін "подібні правовідносини", зокрема пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України та пункту 5 частини першої статті 296 ГПК України таку подібність слід оцінювати за змістовим, суб`єктним та об`єктним критеріями. З-поміж цих критеріїв змістовий (оцінювання спірних правовідносин за характером урегульованих нормами права та договорами прав і обов`язків учасників) є основним, а два інші - додатковими.
У кожному випадку порівняння правовідносин і їхнього оцінювання на предмет подібності слід насамперед визначити, які правовідносини є спірними. А тоді порівнювати права й обов`язки сторін саме цих відносин згідно з відповідним правовим регулюванням (змістовий критерій) і у разі необхідності, зумовленої цим регулюванням, - суб`єктний склад спірних правовідносин (види суб`єктів, які є сторонами спору) й об`єкти спорів.
Ураховуючи наведені висновки щодо тлумачення поняття "подібні правовідносини", задля юридичної визначеності у застосуванні приписів процесуального закону, які зобов`язують визначати подібність правовідносин (подібність відносин), Велика Палата Верховного Суду визнала за потрібне конкретизувати раніше викладені Верховним Судом висновки щодо цього питання та зазначила, що на предмет подібності слід оцінювати саме ті правовідносини, які є спірними у порівнюваних ситуаціях. Встановивши учасників спірних правовідносин, об`єкт спору (які можуть не відповідати складу сторін справи та предмету позову) і зміст цих відносин (права й обов`язки сторін спору), суд має визначити, чи є певні спільні риси між спірними правовідносинами насамперед за їхнім змістом. А якщо правове регулювання цих відносин залежить від складу їх учасників або об`єкта, з приводу якого вони вступають у правовідносини, то у такому разі подібність слід також визначати за суб`єктним і об`єктним критеріями відповідно. Для встановлення подібності спірних правовідносин у порівнюваних ситуаціях суб`єктний склад цих відносин, предмети, підстави позовів і відповідне правове регулювання не обов`язково мають бути тотожними, тобто однаковими.