ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2023 року
м. Київ
cправа № 905/1492/15
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Краснова Є.В.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача за первісним позовом - Бабенко Г.О. (адвокат)
відповідача 1 за первісним позовом - не з`явився
відповідача 2 за первісним позовом - не з`явився
відповідача 3 за первісним позовом - не з`явився
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача за первісним позовом - не з`явився
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом - Паренчук І.В.
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу приватного підприємства - Фірми "Дарьял"
на рішення господарського суду Запорізької області від 11.01.2022 та
постанову Центрального апеляційного господарського суду від 13.06.2023
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон"
до: товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" ;
приватного підприємства - Фірми "Дарьял";
публічного акціонерного товариства "Кременчуцький сталеливарний завод"
про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт" та
за зустрічним позовом приватного підприємства - Фірми "Дарьял"
до товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон"
про визнання недійсним ліцензійного договору
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 .
1. Історія справи
1.1. Спір між товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" та товариством з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" і приватним підприємством - Фірмою "Дарьял" з приводу встановлення факту використання та зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом №45938, був предметом розгляду у справі №5006/16/40/2012. Рішенням господарського суду Донецької області від 22.04.2013, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 08.07.2013, позов задоволено. Судові рішення ґрунтуються на висновку призначеної у справі судової експертизи. Постановою Вищого господарського суду України від 05.11.2013 рішення господарського суду Донецької області від 22.04.2013 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 08.07.2013 у справі №5006/16/40/2012 скасовано, а справу передано на новий розгляд до господарського суду Донецької області.
1.2. Скасовуючи судові рішення та передаючи справу на новий розгляд, Вищий господарський суд України у своїй постанові від 05.11.2013 зауважив, зокрема про те, що: " зі змісту наявного у справі висновку судової експертизи вбачається, що його складено лише за результатами дослідження відповідних паспортів якості, листів ПП "Дарьял", товарно-транспортних накладних, фотографій ярлика, закріпленого на бухті порошкового дроту, тобто на підставі документів, а не продукту, який виготовляються ПП "Дарьял" та використовується іншими відповідачами.
1.3. При цьому сам продукт судом не витребувався та експертом не досліджувався. За допомогою спеціальних знань не порівнювалися продукт відповідача та продукт позивача, що виготовлений з використанням корисної моделі за патентом України № 45938. Тобто у справі достовірно не встановлено, чи було використано у відповідному продукті відповідача кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № 45938 згідно з описом цього патенту, оскільки дослідження паспортів якості, листів, товарно-транспортних накладних, фотографій ярлика (а не безпосередньо виготовленого продукту) у випадку, коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не можна визнати належним дослідженням предмета позову".
1.4. Ухвалою господарський суд Донецької області від 20.01.2014, залишеною без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 24.03.2014 та постановою Вищого господарського суду України від 27.05.2014, призначено додаткову судову металознавчу експертизу у справі № 5006/16/40/2012 та зупинено провадження у справі № 5006/16/40/2012 до отримання результатів цієї експертизи.
1.5. З ухвали господарського суду Донецької області від 06.07.2015 вбачається, що супровідним листом від 19.06.2014, відповідно до статті 41 ГПК України, господарський суд Донецької області надіслав справу №5006/16/40/2012 на адресу Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз. Через канцелярію господарського суду Донецької області 01.07.2015 від ТОВ "Фірма "Унікон" надійшла заява про відновлення втраченої справи №5006/16/40/2012 у зв`язку із неможливістю проведення експертного дослідження Донецьким науково-досідним інститутом судових експертиз через захоплення представниками незаконних збройних формувань приміщень інституту та втратою матеріалів справи.
1.6. Керуючись постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 № 2 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України", господарський суд Донецької області ухвалою від 06.07.2015 у задоволенні заяви ТОВ "Фірма "Унікон" про відновлення втраченої справи №5006/16/40/2012 - відмовив.
1.7. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" (далі - ТОВ "Фірма "Унікон", позивач за первісним позовом) на підставі ліцензійного договору від 01.01.2010 №1 набуло невиключний дозвіл (невиключну ліцензію) на виготовлення та продаж порошкового дроту з використанням корисної моделі, захищеної патентом №45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 в Державному реєстрі патентів на корисні моделі та право перешкоджати неправомірному її використанню, в тому числі забороняти таке використання.
1.8. В серпні 2015 ТОВ "Фірма "Унікон" звернулося до господарського суду Донецької області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" (далі - ТОВ "Доншахтоавтоматика", відповідач 1 за первісним позовом), приватного підприємства - Фірми "Дарьял" (далі - ПП - Фірми "Дарьял", відповідач 2 за первісним позовом) про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №45938.
1.9. Позовні вимоги обґрунтовані наявністю фактів, починаючи з 2009 року, виготовлення ПП - Фірмою "Дарьял", пропонування до продажу та продажу порошкового дроту зі складом наповнювача, який повторює кожну ознаку незалежного пункту формули корисної моделі за патентом на корисну модель № 45938, при цьому і формула корисної моделі за патентом № 54880, на який посилається ПП - Фірма "Дарьял" як на підставу виготовлення порошкового дроту, повторює кожну ознаку корисної моделі за патентом № 45938, власником якого є ОСОБА_1, а отже використання відповідачами корисної моделі за патентом № 54880, на думку позивача за первісним позовом, відбувалося з порушенням прав за патентом № 45938.
1.10. Відповідно до ухвали господарського суду Донецької області від 04.12.2017 справу № 905/1492/15 за позовом ТОВ "Фірма "Унікон" направлено за виключною підсудністю до господарського суду Запорізької області.
1.11. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 27.12.2017 залучено публічне акціонерне товариство "Кременчуцький сталеливарний завод" до участі в справі № 905/1492/15 в якості співвідповідача, з одночасним виключенням його з числа третіх осіб.
1.12. ПП - Фірма "Дарьял" 23.01.2018 звернулося до господарського суду Запорізької області з зустрічним позовом до ТОВ "Фірма "Унікон", в якому просило визнати недійсним ліцензійний договір від 31.12.2015 №2 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель), укладений власником патенту України № НОМЕР_1 ОСОБА_1 з директором ТОВ "Фірма "Унікон" Паренчуком Ігорем Валерійовичем.
1.13. Зустрічні позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорюваний правочин укладений з порушенням частини третьої статті 238 Цивільного кодексу України з огляду на те, що він підписаний з обох сторін однією особою ОСОБА_1 у своїх особистих інтересах. Ліцензійний договір від 31.12.2015 №2 сторонами фактично не виконується (в матеріалах справи відсутні докази оплати ТОВ "Фірма "Унікон" за використання корисної моделі № 45938), тому оспорюваний договір надав штучну можливість ОСОБА_1 судитися з ПП - Фірмою "Дарьял" в господарському суді, використовуючи ТОВ "Фірма "Унікон".
1.14. 06.02.2018 ТОВ "Фірма "Унікон" звернулося до господарського суду Запорізької області з уточненою позовною заявою, в якій просило встановити факт використання ТОВ "Доншахтоавтоматика", ПП - Фірмою "Дарьял", публічним акціонерним товариством "Кременчуцький сталеливарний завод" (далі - ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод", відповідача 3 за первісним позовом) корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 в Державному реєстрі патентів на корисні моделі; заборонити ПП - Фірмі "Дарьял" будь-яке використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 в Державному реєстрі патентів на корисні моделі, у тому числі виготовлення продукту із застосуванням корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; заборонити ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод", ТОВ "Доншахтоавтоматика" будь-яке використання у своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель №45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 в Державному реєстрі патентів на корисні моделі, що виготовляється ПП - Фірмою "Дарьял".
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду Запорізької області від 11.01.2022 (суддя Горохов І.С.) позов задоволено частково.
Встановлено факт використання ТОВ "Доншахтоавтоматика" корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 в Державному реєстрі патентів на корисні моделі.
Встановлено факт використання ПП - Фірмою "Дарьял" корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 в Державному реєстрі патентів на корисні моделі.
Встановлено факт використання ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 в Державному реєстрі патентів на корисні моделі.
У задоволенні іншої частини первісного позову відмовлено.
У задоволенні зустрічного позову відмовлено у повному обсязі.
2.2. Додатковим рішенням господарського суду Запорізької області від 11.02.2022 (суддя Горохов І.С.) заяву ТОВ "Фірма "Унікон" про ухвалення додаткового рішення у справі задоволено частково.
Стягнуто з ТОВ "Доншахтоавтоматика" на користь ТОВ "Фірма "Унікон" судовий збір у розмірі 825,78 грн (вісімсот двадцять п`ять гривень 78 коп), витрати, пов`язані з проведенням експертиз у розмірі 11 497,68 грн (одинадцять тисяч чотириста дев`яносто сім гривень 68 коп), витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 15 500,00 грн (п`ятнадцять тисяч п`ятсот гривень 00 коп.).
Стягнуто з ПП- Фірма "Дарьял" на користь ТОВ "Фірма "Унікон" судовий збір у розмірі 825,78 грн (вісімсот двадцять п`ять гривень 78 коп), витрати, пов`язані з проведенням експертиз у розмірі 11 497,68 грн (одинадцять тисяч чотириста дев`яносто сім гривень 68 коп), витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 15 500,00 грн (п`ятнадцять тисяч п`ятсот гривень 00 коп.).
Стягнуто з ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" на користь ТОВ "Фірма "Унікон" судовий збір у розмірі 825,78 грн (вісімсот двадцять п`ять гривень 78 коп), витрати, пов`язані з проведенням експертиз у розмірі 11 497,68 грн (одинадцять тисяч чотириста дев`яносто сім гривень 68 коп), витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 15 500,00 грн (п`ятнадцять тисяч п`ятсот гривень 00 коп.).
Повернуто з Державного бюджету України на користь ТОВ "Фірма "Унікон" судовий збір у розмірі 3 524,00 грн.
У задоволенні іншої частини заяви відмовлено.
2.3. Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13.06.2023 (колегія суддів: Орєшкіна Е.В., Кощеєв І.М., Чус О.В.) рішення господарського суду Запорізької області від 11.01.2022 залишено без змін.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. Відповідач 2 за первісним позовом, не погоджуючись з судовими рішеннями попередніх інстанцій, звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасувати в частині задоволення первісного позову та в частині відмови в задоволенні зустрічного позову, ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні первісного позову та задовольнити зустрічний позов.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. Касаційна скарга ПП - Фірми "Дарьял" подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 ГПК України, з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права судом першої інстанції після апеляційного перегляду справи апеляційною інстанцією, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України та пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України та пунктів 1, 3, 4 частини третьої статті 310 ГПК України.
4.2. За пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, за пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України та пунктом 1 частини третьої статті 310 ГПК України скаржник зазначає, що: Центральний апеляційний господарський суд застосував норму права без врахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 02.05.2018 у справі №923/20/17, не дослідив зібрані у справі докази з цих обставин, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.
4.3. За пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України та пунктом 1 частини третьої статті 310 ГПК України скаржник зазначає, що: Центральний апеляційний господарський суд та господарський суд Запорізької області неправильно застосували частину першу статті 32 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" щодо визначення дати, з якої починається захист прав при частковій відмові від патенту. Господарські суди першої та апеляційної інстанцій не дослідили зібрані у справі докази про часткове припинення дії патенту на корисну модель № НОМЕР_1 за особистим бажанням власника патенту Паренчука І.В. ПП-Фірма "Дарьял" вважає, що відповідно до частини першої статті 32 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" у зв`язку з частковим припиненням 10.03.2016 дії патенту на корисну модель № 45938, обсяг прав, який належить до захисту за патентом № 45938, діє з 10.03.2016 - від дати публікації відомостей про часткове припинення патенту в офіційному бюлетені "Промислова власність". У позивача по справі №905/1492/15 відсутні правові підстави стверджувати про порушення патенту № 45938 до 10.03.2016. Висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах відсутній.
4.4. За пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України та пунктом 4 частини третьої статті 310 ГПК України скаржник зазначає, що: Центральний апеляційний господарський суд та господарський суд Запорізької області порушили норми процесуального права за статтями 73, 77, 91, 92, 98 ГПК України, неправильно застосували статтю 7-1 Закону України "Про судову експертизу", встановивши обставини, що мають суттєве значення у справі, на підставі недопустимого доказу - копії судової експертизи Висновку від 07.06.2018 №1818 Донецького НДІСЕ, оригінал якої господарськими судами не досліджувався та відсутній у матеріалах справи. ПП - Фірма "Дарьял" вважає, що копія судової експертизи є недопустимим доказом, оскільки копія не містить оригіналу особистого підпису експерта про його попередження (обізнаність) про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах відсутній.
4.5. За пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України та пунктом 4 частини третьої статті 310 ГПК України скаржник зазначає, що: Центральний апеляційний господарський суд та господарський суд Запорізької області встановили обставини, що мають суттєве значення у справі, на підставі недопустимого доказу - на підставі Паспорту якості від 13.03.2012 №01/02-12 замість Паспорту якості від 13.03.2012 №01/02-12-2.
4.6. За пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України та пунктом 4 частини третьої статті 310 ГПК України скаржник зазначає, що: Центральний апеляційний господарський суд та господарський суд Запорізької області встановили обставини, що мають суттєве значення у справі, на підставі недопустимих доказів - зразків порошкового дроту, відібраних за Протоколом, відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи від 02.03.2017 №1296/1384, та на підставі зразків порошкового дроту, надісланих ТОВ "Доншахтоавтоматика" цінною посилкою за заявою від 19.02.2018, в порушення статті 77 ГПК України.
4.7. За пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України та пунктом 3 частини третьої статті 310 ГПК України скаржник зазначає, що: Центральний апеляційний господарський суд в порушення пункту 2 частини другої статті 261 ГПК України відхилив клопотання Відповідача 2 про поновлення пропущеного процесуального строку на подання доповнення апеляційної скарги (в частині оскарження додаткового рішення).
5. Доводи інших учасників справи. Заяви/клопотання.
5.1. До Верховного Суду 18.08.2023 від позивача надійшов відзив (надісланий 15.08.2023), в якому позивач просить касаційне провадження в частині касаційного оскарження за пунктом 1 частини другої статті 287, за пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України та пунктом 1 частини третьої статті 310 ГПК України - закрити; залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій - залишити без змін.
5.2. Від представника позивача за первісним позовом 29.08.2023 до Верховного Суду надійшла заява про долучення до матеріалів справи доказів понесених витрат на професійну правничу допомогу, де представник позивача за первісним позовом просив стягнути з ПП - Фірма "Дарьял" на користь ТОВ "Фірма "Унікон" витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 22 000,00 грн.
5.3. До Верховного Суду 06.09.2023 надійшли від ПП - Фірма "Дарьял" заперечення проти розподілу судових витрат в розмірі 22 000,00 грн, в яких ПП - Фірма "Дарьял" просив відмовити ТОВ "Фірма "Унікон" у відшкодуванні заявлених до стягнення судових витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 22 000 грн.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. ТОВ "Фірма "Унікон" отримало невиключний дозвіл (невиключну ліцензію) на виготовлення на продаж порошкового дроту з використанням корисної моделі, захищеної патентом № 45938 "Порошковий дріт для обробки рідкого металу", зареєстрованим в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009 на підставі ліцензійного договору від 01.01.2010 № 1, по закінченню дії якого між ліцензіаром ( ОСОБА_1 ) та ліцензіатом (ТОВ "Фірма "Унікон") укладено ліцензійний договір від 31.12.2015 № 2.
6.2. Пунктами 4.1 ліцензійного договору від 01.01.2010 № 1 та 4.3 ліцензійного договору від 31.12.2015 № 2 ТОВ "Фірма "Унікон" як ліцензіату надане право захищати право на корисну модель в судовому та іншому встановленому законом порядку, і вимагати відновлення порушених прав власника патенту.
6.3. Згідно з публікацій в офіційному бюлетені "Промислова власність" від 25.11.2010 № 22 Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки № u 2010 06644 від 31.05.2010 зареєстрував на ім`я: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 корисну модель "Дріт для позапічної обробки рідких металів" та видав патент України № 54880.
6.4. Позивач зазначає, що у незалежному пункті формули корисної моделі "Дріт для позапічної обробки рідких металів" за патентом України № 54880 наявні усі суттєві ознаки незалежного пункту формули корисної за патентом України № 45938, який було видано раніше, що, на думку позивача, доводить факт порушення прав власника патенту № 45938 та свідчить про неправомірне використання відповідачами корисної моделі, захищеної ним.
6.5. Суди попередніх інстанцій зазначили про те, що, на момент звернення ТОВ "Фірма "Унікон" (у зв`язку із втратою попередньої справи) до суду з позовом 18.08.2015 був чинним ліцензійний договір від 01.01.2010 № 1, який надавав право ліцензіату звертатися до суду в інтересах прав володільця патенту, тому ТОВ "Фірма "Унікон" є належним позивачем у справі, а заявлений спосіб захисту порушеного права в тому числі шляхом встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) є належним згідно зі статтею 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".
6.6. Заявка за патентом України № 45938 на корисну модель "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу" u200908844 подана 25.08.2009, отже строк чинності цього патенту закінчився 25.08.2019.
6.7. Згідно із публікацією від 25.09.2019 в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 18 за 2019 рік патент України № 45938 на корисну модель "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу" припинив чинність 25.08.2019 у зв`язку із закінченням строку дії; відповідно до виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі, виданої станом на 13.11.2019, власником патенту України № 45938 на момент закінчення його чинності 25.08.2019 була фізична особа ОСОБА_1 .
6.8. З огляду на викладене, термін дії ліцензійного договору від 31.12.2015 № 2 закінчився 25.08.2019 у зв`язку із закінченням 25.08.2019 строку чинності патенту України № 45938, позивач з 25.08.2019 не є ліцензіатом, тому не має права в судовому порядку вимагати поновлення порушених прав власника нечинного патенту України №45938 ОСОБА_1 .
6.9. Суди попередніх інстанцій встановили, що, починаючи з 25.08.2019 позивач не має права забороняти будь-якій особі використання корисної моделі за нечинним патентом України № 45938.
6.10. Викладене стало підставою для відмови судом першої інстанції в задоволенні первісного позову щодо заборони відповідачам за первісним позовом будь-якого використання у своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу"
6.11. Апеляційні скарги не містили доводів та вимог в цій частині, тому відповідно до частини першої статті 269 ГПК України колегія суддів апеляційної інстанції не надавала оцінки рішенню суду в частині відмови в задоволенні первісного позову.
6.12. Позивач посилається на наявність фактів виготовлення ПП - Фірмою "Дарьял", починаючи з 2009 року, пропонування до продажу та продажу порошкового дроту зі складом наповнювача, який повторює кожну ознаку незалежного пункту формули корисної моделі за патентом на корисну модель № 45938, при цьому і формула корисної моделі за патентом № 54880, на який посилається ПП-Фірма "Дарьял" як на підставу виготовлення порошкового дроту, також повторює кожну ознаку корисної моделі за патентом № 45938, власником якого є ОСОБА_1, а отже використання відповідачами корисної моделі за патентом № 54880 також відбувалося з порушенням прав за патентом № 45938.
6.13. Судами попередніх інстанцій зазначено про те, що з матеріалів справи вбачається, що листом ПП - Фірми "Дарьял" від 11.11.2011 вих. №772-1111, який був направлений на адресу ТОВ "Торговий дім "Граніт", відповідач 2 за первісним позовом підтвердив факт виготовлення та неодноразової реалізації дроту з наповнювачем: алюміній (Аl)-60%; кальцій металевий (Са metal) - 23%; феротитан (FеТі70) - 17% для обробки ливарних сталей на ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод". У листі зазначено, що ПП - Фірма "Дарьял" має патент на порошкову проволоку з наповненням Al+Ca+FeTi.
6.14. Листом від 30.11.2011 № 803-3011 ПП - Фірма "Дарьял" пропонувало ТОВ "Торговий дім "Граніт" до реалізації порошковий дріт з наповнювачем АlСаFеТі 60x23x17.
6.15. Факт реалізації (продажу) вищевказаного продукту (порошкового дроту) відповідачем 2 за первісним позовом ТОВ "Торговий дім "Граніт" підтверджується, зокрема, копією видаткової накладної від 14.03.2012 №-00000004 на суму 14 409,60 грн, копією товарно-транспортної накладної від 13.03.2012 № 2, копією Паспорту якості від 13.03.2012 № 01/02-12, в якому зазначено склад наповнювача порошкового дроту, та маркуванням на бухті дроту.
6.16. Відповідачем 1 за первісним позовом були надані суду письмові пояснення від 15.09.2015, в яких він зазначив, що 15.02.2012 придбав у ТОВ "Торговий дім "Граніт" на підставі видаткової накладної від 14.03.2012 №00000004 порошковий дріт діаметром 13 мм вагою 608 кг з наповнювачем з алюмінію, кальцію та феротитану у співвідношенні (алюміній - 60%, кальцій - 23%, феротитан 70 - 17%).
6.17. Згідно з маркуванням на бухті дроту та паспорту якості зазначений дріт було виготовлено ПП-Фірмою "Дарьял". Викладені обставини підтверджуються наданими первинними документами та, як зазначено судом першої інстанції, відсутність довіреності від 14.03.2012 № 7 не спростовує отримання ТОВ "Доншахтоавтоматика" товару від ТОВ "Торговий дім "Граніт" за наявності належним чином оформленої видаткової накладної від 14.03.2012 № 00000004.
6.18. ПП - Фірма "Дарьял" у своїх поясненнях від 07.02.2018, а також від 21.02.2018 визнало факт виготовлення та поставки ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" порошкового дроту на підставі технічних умов ТУ У 27.3-20496109-001:2010 строком введення 18.03.2010; змін № 1 ТУ У 27.3-20496109-001:2010 строком введення 15.02.2011; змін № 3 ТУ У 27.3-20496109-001:2010 строком введення 10.06.2014; ліцензії ПП-Фірми "Дарьял" від 01.11.2016 на використання корисної моделі за патентом України № 54880 "Дріт для позапічної обробки рідких металів"; патенту на корисну модель № 54880 "Дріт для позапічної обробки рідких металів".
6.19. У поясненнях від 10.09.2015 № 40-21/284 відповідачем 3 за первісним позовом підтверджено факт співпраці з ПП-Фірмою "Дарьял" відповідно до договорів поставки товару від 30.07.2009 № 0393-сн, від 03.02.2010 № 0153-сн, від 20.12.2010 № 0925-сн, від 13.04.2012 № 0275-СН, від 21.12.2012 № 0685-СН, від 11.12.2013 № 0670-СН.
6.20. У додаткових поясненнях від 14.03.2018 відповідачем 2 за первісним позовом підтверджено факт виготовлення та продажу відповідачу 3 за первісним позовом порошкового дроту з наповнювачем алюміній, кальцій, титан та залізо, що здійснювалося протягом 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 та 2017 років. Матеріали справи містять первинні документи постачання за видатковими накладними від 05.08.2013 №333, від 08.02.2014 №575, від 01.12.2016 №519, від 02.10.2017 №1041. Документи щодо постачання за 2010 - 2012 роки не надані у зв`язку з їх знищенням за закінченням терміну зберігання.
6.21. Судом першої інстанції при вирішенні спору враховано висновок експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 15.09.2016 № 120/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 331/6402/15-ц за позовом ОСОБА_1, що знаходиться в провадженні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя. Об`єктами дослідження за цією експертизою була корисна модель за патентом України від 25.08.2009 № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", а також корисна модель за патентом України від 31.05.2010 № 54880. За результатами проведення експертизи зроблено висновок про те, що "у незалежному пункті формули корисної моделі "Дріт для позапічної обробки рідких металів" за патентом України № 54880 наявні усі суттєві ознаки незалежного пункту формули 1 корисної моделі "Порошковий дріт для ківшевої обробки" за патентом України №45938 (власник - ОСОБА_1 )".
6.22. Також враховано висновок Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 07.06.2018 № 1818, яким встановлено:
" 1. У представлених на дослідження Змінах № 2 ТУ У 27.3-20496109-001:2010 від 18.03.2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 4а; компонентний наповнювач АІ+Са+FеТі (60:23:17) та у Змінах № 3 ТУ У 27.3-20496109-001:2010 від 18.03.2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 5; компонентний наповнювач Аl+Са+Ті+Fе) (60:23:12:5), розроблених ПП-Фірмою "Дар`ял", використані всі ознаки, що містяться у незалежному пункті формули корисної моделі за патентом № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованому 25.11.2009 у Державному Реєстрі патентів України на корисні моделі.
2. У порошковому дроті, з наповнювачем, до складу якого входить алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, який було виготовлено ПП-фірмою "Дар`ял" та поставлено на ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" згідно наступних наданих матеріалів, а саме:
- копій специфікацій 3-5 до договору поставки товару № 0153-сн від 03.02.2010;
- копій специфікацій 2-4 до договору поставки товару № 0925-сн від 20.12.2010;
- копій специфікацій 1-2 до договору поставки товару № 0275-СН від 13.04.2012;
- копій специфікації 1 до № 0685-СН від 21.12.2012;
- копій специфікації 1 до договору поставки товару № 0670-СН від 11.12.2013;
- копій специфікації 1 до договору поставки товару № 0102-СН від 10.11.2016;
- копій видаткової накладної № РН-0000333 від 05.08.2013, транспортної накладної № 05081 від 05.08.2013;
- копій видаткової накладної № РН-0000575 від 08.02.2014, транспортної накладної №08021 від 08.02.2014, паспорту якості № 18/02-14 від 08.02.2014;
- копій податкової накладної № 1041 від 02.10.2017, транспортної накладної № 02101 від 02.10.2017, сертифікату якості № 10/19-17 від 02.10.2017,
використано кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом № № 45938 "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованому 25.11.2009 у Державному Реєстрі патентів України на корисні моделі у редакції патенту до 10.03.2016 та після 10.03.2016.
3. У незалежному пункті формули корисної моделі "Дріт для позапічної обробки рідких металів" за патентом України № 54880 наявні всі суттєві ознаки незалежного пункту формули корисної моделі "Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу" за патентом України № 45938 у редакції після 10.03.2016".
6.23. Судом першої інстанції встановлено, що у висновку Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 07.06.2018 № 1818 міститься посилання на те, що експерта Лушникова Т.М. попереджено про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України.
6.24. Отже, з урахуванням попередження експерта про кримінальну відповідальність та питань, на які експертом було надано відповідь, місцевим господарським судом визнано цей висновок належним доказом у справі, на підставі якого можна встановити обставини, що входять в предмет доказування, зокрема щодо використання корисної моделі, захищеної патентом України № 45938 відповідачами 2 та 3.
6.25. Судом також зазначено, що питання про наявність підстав для відводу експерта Лушникової Т.М., яка підготувала висновок від 07.06.2018 № 1818 Донецького НДІСЕ, вже неодноразово розглядалося судом під час призначення експертиз у справі № 905/1492/15 та підстави для відводу судом не встановлені; питання щодо відібрання зразків порошкового дроту також досліджувалось судом та відображено в ухвалі суду від 13.02.2020 по даній справі.
6.26. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 13.02.2020 у справі №905/1492/15 призначено судову металознавчу експертизу.
Згідно висновку Львівського науково- дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 30.09.2021 №745:
" 1.1. Наповнювач порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-Фірмою "Дар`ял" та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахто-автоматика", в своєму складі має залізо, алюміній, титановмісний елемент - феротитан, мідь та сполуку Са(ОН)2.
1.2. Відсоткове співвідношення усереднених вагових замірів основних елементів порошкового наповнювача, а саме, алюмінію АІ, кальцію Са металевого, феротитану FеТі70, заліза Fе відповідно є: алюміній 60,0%; феротитан 14,8%; кальцій (металічний) 22%; мідь 0,7%; залізо 2,5%.
2. Відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством-Фірмою "Дар`ял" в паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012 в межах похибки вимірювань відповідають фактичному складу порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-Фірмою "Дар`ял" та який зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика".
6.27. У листі Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України від 23.04.2020 № 01-11-35-205, яким надано відповіді на питання щодо розуміння понять "титаномісткий матеріал" зазначено, що:
- механічну суміш титану і заліза можна вважати титаномістким матеріалом;
- у сталевій оболонці суміш заліза і титану та феротитану (за патентом № 45938) будуть давати один і той самий технічний результат при рівних умовах;
- в порошковому дроті, що містить 17% FеТі 70, буде 11,9 +/- 0,35% титану за ДСТУ4761-91.
6.28. Суди попередніх інстанцій встановили, що матеріали справи містять докази на підтвердження відповідності патенту № 45938 умовам патентоздатності (новизна та промислова придатність), зокрема:
- висновок № 6205 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по цивільній справі № 331/6402/15-ц за позовом ОСОБА_1 від 06.03.2017, складений Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз, яким встановлено, що корисна модель за патентом України № 45938 від 25.08.2009 відповідає умові патентоздатності "новизна";
- висновок експертизи щодо умов патентоздатності, складений Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" від 06.09.2016 № 18120/ЗУ/16, в якому встановлено, що корисна модель за патентом України на корисну модель № 45938 в обсязі формули, опублікованої 10.03.2016 року, відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч 2 ст. 7 Закону, а саме: за пунктами 1,2 формули є промислово придатною та новою;
- висновок експертного дослідження від 11.09.2017 № 139/17-27 Кропивницького відділення Київського НДІСЕ, яким встановлено, що змінена формула корисної моделі за патентом України № 45938 відповідає умові патентоздатності "новизна" відносно Європейського патенту № НОМЕР_2 .
6.29. З огляду на викладене, судом першої інстанції встановлений факт неправомірного використання ПП-фірмою "Дарьял", ТОВ "Доншахтоавтоматика", ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" корисної моделі, захищеної патентом України № 45938 протягом 2009 - 2014, 2016-2017 років.
6.30. Щодо зустрічних позовних вимог, то суди попередніх інстанцій зазначили про те, що єдиною підставою за зустрічним позовом для визнання недійсним ліцензійного договору від 31.12.2015 №2 ПП - Фірма "Дарьял" вказує ту обставину, що ліцензійний договір з обох боків підписано однією особою.
6.31. Як вбачається з матеріалів справи, ліцензійний договір від 31.12.2015 № 2 укладений між фізичною особою ОСОБА_1 ( власником патенту № НОМЕР_1 ) з одного боку та юридичною особою (ТОВ "Фірмою "Унікон"), від імені якої діяв ОСОБА_1 як директор та єдина посадова особа позивача згідно штатного розпису станом на грудень 2015 року. Протоколом № 7.15 позачергових зборів учасників ТОВ "Фірма "Унікон" від 21.12.2015 зборами учасників було окремо уповноважено ОСОБА_1 на укладення та підписання від імені товариства ліцензійного договору на право використання корисної моделі за патентом № 45938 з автором патенту ОСОБА_1 .
6.32. Суди попередніх інстанцій зазначили про те, що під час судового розгляду ПП -Фірмою "Дарьял" не було доведено те, що при підписанні ліцензійного договору від 31.12.2015 № 2 від імені ТОВ "Фірми "Унікон" Паренчук І.В. діяв не в інтересах юридичної особи. Сам факт підписання оспорюваного договору з обох сторін ОСОБА_1 не свідчить про його невідповідність вимогам законодавства.
6.33. З огляду на викладене, суд першої інстанції, з яким погодився і суд апеляційної інстанції, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення зустрічного позову.
7. Касаційне провадження
7.1. У зв`язку із рішенням Вищої ради правосуддя від 01.08.2023 про відставку судді ОСОБА_6 склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.09.2023, який наявний в матеріалах справи.
8. Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції