ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2023 року
м. Київ
cправа № 910/16718/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Брагінська А.Л. (адвокат)
відповідача 1 - Руднєва Я.А. (адвокат)
відповідача 2 - Поліщук Н.В. (самопредставництво)
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Костенко К.О. (адвокат)
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційні скарги акціонерного товариства "Галичфарм"
на рішення господарського суду міста Києва від 07.11.2022,
постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2023 та
додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.06.2023
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Леда"
до: акціонерного товариства "Галичфарм";
державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (процесуального правонаступника - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності")
про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - акціонерне товариство "Київмедпрепарат".
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Леда" (далі - ТОВ "Леда", позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до акціонерного товариства "Галичфарм" (далі - АТ "Галичфарм", відповідач 1) та державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - "Укрпатент", відповідач 2) про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво на знак для товарів і послуг України №20339 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим законодавством у сфері охорони прав на торгівельні марки, у зв`язку з чим позивач просить суд визнати таке свідоцтво недійсним та зобов`язати відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського міста Києва від 07.11.2022 (суддя Босий В.П.) позов задоволено повністю.
2.1.1. Визнано свідоцтво України №20339 на знак для товарів і послуг (заявка від 17.12.1997 № 97124032) недійсним повністю.
2.1.2. Зобов`язано державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.
2.1.3. Стягнуто з АТ "Галичфарм" на користь ТОВ "Леда" судовий збір у розмірі 4 204,00 (чотири тисячі двісті чотири) грн.
2.2. Додатковим рішенням господарського міста Києва від 28.11.2022 (суддя Босий В.П.) заяву ТОВ "Леда" про ухвалення додаткового рішення задоволено частково.
2.2.1. Стягнуто з АТ "Галичфарм" на користь ТОВ "Леда" витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 60 000, 00 (шістдесят тисяч) грн та витрати на проведення судової експертизи у розмірі 29 654, 21 (двадцять дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят чотири) грн
2.2.2. В іншій частині в задоволенні заяви відмовлено.
2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2023 (колегія суддів: Доманська М.Л., Отрюх Б.В., Пантелієнко В.О.) рішення господарського суду міста Києва від 07.11.2022 та додаткове рішення від 28.11.2022 залишено без змін.
2.4. Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 (колегія суддів: Доманська М.Л., Отрюх Б.В., Пантелієнко В.О.) залишено без задоволення клопотання АТ "Галичфарм" про зменшення заявленого розміру витрат на професійну правничу допомогу адвоката.
2.5. Заяву ТОВ "ЛЕДА" про ухвалення додаткового рішення у справі задоволено. Стягнуто з АТ "Галичфарм" на користь ТОВ "Леда" витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 31 000,00 грн.
3. Короткий зміст вимог касаційних скарг
3.1. Відповідач 1, не погоджуючись з судовими рішеннями попередніх інстанцій, звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить рішення та постанови попередніх судових інстанцій скасувати, а справу передати повністю на новий розгляд до суду першої інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційні скарги
4.1. Касаційна скарга АТ "Галичфарм" на рішення суду першої інстанції від 07.11.2022 та постанову суду апеляційної інстанції від 24.05.2023 подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 ГПК України, з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права судом першої інстанції після апеляційного перегляду справи апеляційною інстанцією, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України та пунктів 1, 3 частини другої статті 287 ГПК України.
4.2. Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження з посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник вказує зокрема на те, що:
- порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права при з`ясуванні обставин щодо наявності у Позивача передбаченого частиною другою статті 4 та частиною п`ятою статті 236 ГПК України права на звернення до суду та застосування вказаної норми без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 02.04.2019 у справі №910/12685/17 (пункт 16 та 18), від 03.02.2022 у справі №910/11418/19 (пункт 8.26), від 03.10.2019 у справі №910/5438/17 (пункти 9.5- 9.7), від 03.02.2022 у справі №910/11418/19 (пункт 8.26);
- порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права при здійсненні передбаченої статтями 86, 104 ГПК України оцінки зібраних у справі доказів та застосування зазначених норм без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 20.02.2020 у справі №910/20650/17 (пункт 48), від 16.05.2023 у справі №910/16093/18 (пункти 8.56-8.58), від 14.07.2022 у справі №910/16553/19 (пункти 9.19-9.26).
4.3. АТ "Галичфарм", обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначає про неправильне застосування норм матеріального права, передбачених Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII) та встановленими на його основі Правилами складання, подання та розгляду заяви на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 28.07.1995 №116 (далі - Правила) за відсутності висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме щодо питання застосування абзацу 3 пункту 2 статті 16, пункту 4 статті 5 Закону № 3689-XII, п. 2.1.3 Правил при з`ясуванні на підставі п.п. 4.3.1.4., 4.3.1.5. Правил відповідності знака умовам надання правової охорони, встановленим абзацами 2 та 3 пункту 2 статті 6 Закону №3689-XII.
4.4. На думку Відповідача 1, незастосування абзацу 3 пункту 2 статті 16 Закону № 3689-XII при з`ясуванні передбачених п.п. 4.3.1.4, 4.3.1.5. Правил обставин, а, разом з ними і відповідність знака встановленим абзацам 2 та 3 пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII умовам надання правової охорони є неправильним застосуванням норм матеріального права.
4.5. АТ "Галичфарм" зазначає, що незастосування пункту 2.1.3. Правил та пункту 4 статті 5 Закону № 3689-XII при з`ясуванні передбачених п.п. 4.3.1.4., 4.3.1.5. Правил обставин, а, разом з ними і відповідність знака встановленим абзацам 2 та 3 пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII умовам надання правової охорони є неправильним застосуванням норм матеріального права.
4.6. Відповідач 1 також зазначає про те, що додаткове рішення є невід`ємною частиною рішення у справі, а тому у разі скасування рішення у справі, то додаткове рішення втрачає силу.
4.7. Касаційна скарга АТ "Галичфарм" на додаткову постанову від 21.06.2023 подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 ГПК України, з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права судом апеляційної інстанції, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України та пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України.
5. Доводи інших учасників справи
5.1. Відповідач 2 у своїх поясненнях на касаційну скаргу Відповідача 1 просить задовольнити касаційну скаргу, рішення судів попередніх інстанцій скасувати, а справу направити на новий розгляд.
5.2. До Верховного Суду 12.07.2023 від позивача надійшов відзив (який підписаний кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом), в якому позивач просить поновити строк на подачу відзиву на касаційну скаргу; залишити касаційну скаргу АТ "Галичфарм" без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій - залишити без змін.
5.3. АТ "Галичфарм" надіслало заперечення на клопотання про поновлення строку на подачу відзиву.
5.4. Відзив поданий у межах строку, визначеного частиною восьмою статті 165 ГПК України, й прийнято Судом до розгляду.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. АТ "Галичфарм" є власником знаку для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності, правонаступником якого є Укрпатент. На підставі ліцензійного договору №5400/9107/704 на використання знаків для товарів і послуг від 12.07.2007 відповідач 1 надав АТ "Київмедпрепарат" невиключну ліцензію на використання товарного знаку "Фурацилін" (свідоцтво на знак для товарів і послуг №20339) для позначення лікарського засобу Фурацилін у формі таблеток.
6.2. ТОВ "Леда" є виробником гігієнічно-профілактичного засобу "ФУРАЦИЛІН 40 мг", порошок по 2г №10.
6.3. Листом від 24.03.2020 №16-711 АТ "Галичфарм" звернулося до позивача із вимогою припинити використання зображення упаковки гігієнічного та профілактичного засобу "ФУРАЦИЛІН 40 мг" та позначення "ФУРАЦИЛІН 40 мг", що є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №20339.
6.4. Спір у справі виник у зв`язку з наявністю, на думку позивача, підстав для визнання свідоцтва України №20339 на знак для товарів і послуг недійсним повністю.
6.5. Зокрема, позивач зазначає, що позначення "Фурацилін" на момент подання заявки від 17.12.1997 №97124032 було загальновживаним позначенням для товару певного виду та таким, що втратило свою розрізняльну здатність, що виключало можливість надання йому правової охорони.
6.6. На підтвердження власної позиції позивачем долучено до матеріалів справи висновок експерта №9719, складений 30.06.2020 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності судовим експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.
6.7. Суд першої інстанції, з яким погодився і апеляційний господарський суд, не прийняв наданий позивачем висновок експерта №9719, складений 30.06.2020 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності, в якості належного та допустимого доказу у справі у зв`язку з відсутністю в такому висновку відомостей про те, що його підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
6.8. В той же час, ухвалою господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі №910/16718/20 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. На вирішення експерта поставлено наступні питання:
- чи складається знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів у послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію?
- чи є знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію?
6.9. 02.04.2021 до канцелярії суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшли матеріали справи №910/12996/17 разом з висновком експертів від 19.03.2021 №035/21.
6.10. Так, за результатами проведення судової експертизи у даній справі, експерти дійшли наступних висновків:
- знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;
- знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.
6.11. Для встановлення того, чи складається знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію, було досліджено господарську справу №910/16718/20 та виявлено наступні матеріали:
1. Лист Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (Державний експертний центр МОЗ) від 05.02.2020 №20/13/Г (т.1 а.с. 40-42), в якому зазначено: згідно офіційного видання Державного реєстру лікарських засобів України станом на 01.02.1996 в Україні були зареєстровані та дозволені до медичного застосування 2 лікарські засоби з торгівельною назвою Фурацилін:
Торгова назва - Фурацилін, виробник - Борисівський завод медичних препаратів (Білорусь), № реєстраційного посвідчення - 72/270/36, дата реєстрації - 21.09.1995, дата закінчення реєстрації - 21.09.2000,
Торгова назва - Фурацилін, виробник - Олайнський хіміко-фармацевтичний завод (Латвія), № реєстраційного посвідчення - 72/167/36, дата реєстрації - 26.10.1995, дата закінчення реєстрації - 26.10.2000.
Згідно з Регістру лікарських засобів України (офіційне видання Державного фармакологічного центру МОЗ України, яке містить інформацію щодо зареєстрованих (перереєстрованих) в Україні лікарських засобів станом на 01.01.2001) в Україні були зареєстровані та дозволені до медичного застосування наступні лікарські засоби з торгівельною назвою Фурацилін:
Торгова назва - Фурацилін, виробник - ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (м. Київ, Україна), № реєстраційного посвідчення - Р/97/243/5, дата реєстрації - 05.08.1997, дата закінчення реєстрації - 05.08.2002.
2. Реєстраційне посвідчення Міністерства охорони здоров`я України Фармакологічний комітет №П/96/159/3 видане AT "Галичфарм", Україна, Львів на препарат під назвою ТАБЛЕТКИ Фурациліну 0,02 г ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ. Посвідчення видане 06.06.1996. (т.1 а.с. 135).
3. Копія витягу з "Советского энциклопедического словаря" издательство 1980. Словник, в якому міститься інформація про антисептичний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 244-245).
4. Копія витягу з "Большой медицинской энциклопедии" том 26, 1985, а.с. 467, де описано антибактеріальний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 246-247).
5. Копія витягу з "Химического энциклопедического словаря" под. ред. И.Л. Кнунянц, Москва, 1983, а.с. 641, де міститься інформація про протимікробний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 248).
6. Копія витягу "Краткого справочника по фармакопии (издание третье, стереотипное)" Ташкент, 1978, а.с. 200, який містить інформацію про фурацилін (т.1 а.с. 249-250).
7. Копія витягу "Рецептурный справочник врача" (четвертое стереотипное издание) под. ред. проф. И.С. Чекмана, Киев, 1984 г., стр.344, де зазначено взаємодію фурациліну з іншими лікарськими препаратами, (т.1 а.с. 251, 252).
8. Копія витягу "Свойства органических соединений. Справочник" под ред. А.А. Потехина, Ленинград, 1984, а.с. 390. Довідник містить відомості про властивості фурациліну (т.1 а.с. 253, 254).
9. Копія витягу з довідника "Синтетические химико-фармацевтические препараты (справочник)" М.В. Рубцов, А.Г. Байчиков, Москва, 1971, а.с. 152, в якому міститься інформація про фурацилін (т. 1 а.с. 255, 256).
10. Копія витягу "Основы химии гетероциклических соединений" Дж.Джоуль, Г.Смит (перевод с английского Е.С. Головчинской), Москва, 1975, а.с. 266, в якому згадується бактерицидний препарат фурацилін (т.1 а.с. 257, 258).
11. Копія витягу "Справочного руководства по химии (для студентов нехимических специальностей)" А.И. Артеменко, В.А. Малеванный, И.В. Тикунова, Москва, 1990, де міститься інформація про препарат фурацилін, його хімічна формула та застосування (т. 1 а.с. 259, 260).
12. Копія витягу "Готовые лекарственные средства" Дарабан Е.В., Киев, 1975, а.с. 254., де інформація про фурацилін його застосування та дози (т. 1 а.с. 261, 262).
13. Копія витягу "Руководство по отолоринтологии" под. ред. И.Б. Солдатова, Москва, 1997, стр. 325, де згадується про полоскання розчином фурациліну (т.1 а.с. 263, 264).
14. Копія витягу "Высоко-эффективная жидкостная хроматография: Основы теории. Методология. Применение в лекарственной химии" В.Д. Шатц, О.В. Сахартова, Рига, 1988, стр.342, де містяться дані про фурацилін (т.1 а.с. 265, 266).
15. Копія витягу "Синтезы и реакции фурановых веществ" А.А. Пономарев, Саратов, 1960, стр. 225 (т. 1 а.с. 267).
16. Копія витягу "Фармацевтическая химия (учебник для студентов фарминститутов и фармфакультетов медицинских институтов)" издательство "Медицина", Ленинград, 1966, а.с 309. Який містить інформацію про фурацилін (т. 1 а.с. 268).
17. Копія витягу "Фармацевтическая химия (для учащихся фармацевтических училищ)" Г.А. Мелентьева, Л.А. Антонова, Москва, 1985, стр. 298, 302, 303 (т.1 а.с. 269-272).
18. Копія витягу "Лекарственная терапия заболеваний уха, горла, носа" Б.Л. Французов, С.Б. Французова, Киев, 1988, стр. 22, 23, 86. Де описано лікування фурациліном (т.1 а.с. 273-276).
19. Копія витягу "Неотложная хирургия брюшной полости" под ред. проф. В.Т. Зайцева, Киев, 1989, стр. 75. Де описано лікування фурациліном (т. 1 а.с. 277, 278).
20. Копія витягу "Общий уход за детьми с хирургическими заболеваниями" Дронов А.Ф., Ленюшкин А.И., Кондратьева Л.М., Москва, 1988, стр. 140. Де описано лікування фурациліном (т.1 а.с. 279, 280).
21. Лист Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація" від 21.08.2020 № 1103 за підписом генерального директора В.М. Ніколенко. В листі зазначено, що ЧОКП "Фармація" в період 1991-2000 для забезпечення закладів охорони здоров`я та населення здійснювало виготовлення та реалізацію зазначеної лікарської форми згідно встановлених стандартів, що регламентують вимоги до виготовлення та якості лікарського засобу, під назвою "Розчин фурациліну 0,02%".
6.12. Також судовими експертами проаналізовано клопотання про приєднання доказів за листом від 26.02.2021 № 01-1643/21, а саме, копію листа Державної митної служби про те, що на виконання ухвали господарського суду міста Києва надано наявну інформацію стосовно фактів митного оформлення різними постачальниками експортно-імпортних операцій з товарами, контекстний пошук яких здійснено за назвою товару "фурацилін", наведеною в графах 31 "Опис товару" митних декларацій, оформлених у період з 01.01.1993 по 31.12.1997 та в розрізі вказаних товарних груп, копії окремих сторінок прайс-листів з Журналу "Аптека", що містять посилання на позначення "Фурацилін", пропонування до продажу (рекламування) різних виробників за 1996,1997 роки.
6.13. Проаналізувавши вищевказані документи, судові експерти дійшли висновків, що позначення "Фурацилін" як назва товару використовувалась фахівцями медичної та хімічної галузей, студентами, викладачами, науковцями, споживачами, працівниками торгівлі до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997; позначення "Фурацилін" вживалось як назва одного і того ж товару, що випускалися різними виробниками та постачалися на територію України до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997; позначення "Фурацилін" як назва препарату вживалось тривалий час, починаючи з 1944.
6.14. В результаті проведеного дослідження по даному питанню, експерти вважають, що знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію.
6.15. Надаючи відповідь на друге питання, судові експерти зазначили, що відповідно до п. 4.3.1.4 Правил: "До позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:
- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;
- загальновживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів".
6.16. Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з-поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов`язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.
6.17. Знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України № 20339 є словесним позначенням, виконаним літерами кириличної абетки стандартного шрифту в один горизонтальний рядок, перша літера позначення заголовна. Знак "Фурацилін" не має унікальної форми або змісту, не має своєрідного характеру або якихось специфічних ознак, що сприяли б виконанню знаком розрізняльної функції.
6.18. На попередньому етапі дослідження на підставі наданих матеріалів, встановлено, що позначення "Фурацилін" як назва товару використовувалась фахівцями медичної та хімічної галузей, студентами, викладачами, науковцями, споживачами, працівниками торгівлі до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997; позначення "Фурацилін" вживалось як назва одного і того ж товару, що випускалися різними виробниками та постачалися на територію України до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997; позначення "Фурацилін" як назва препарату вживалось тривалий час, починаючи з 1944.
6.19. Тобто, не дотримується основна функція знаку для товарів і послуг відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" - відрізняти товари і послуги одних осіб від однорідних товарів і послуг інших осіб.
6.20. В результаті проведеного дослідження по даному питанню, експерти дійшли висновку, що знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України № 20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.
6.21. Колегія суддів апеляційної інстанції врахувала довід скаржника про те, що при проведенні даного експертного дослідження судові експерти послались на Методичні рекомендації від 07.02.2014, в той час як об`єктом дослідження був знак для товарів і послуг, заявка на реєстрацію якого була подана 17.12.1997, а свідоцтво видане 15.08.2001, проте, колегія суддів зауважила, що в цілому це не вплинуло на обґрунтованість висновку судових експертів.
6.22. Представником відповідача 1 подано 14.05.2021 до канцелярії суду висновок експерта від 12.05.2021 №211, складений експертом Жилою Богданом Володимировичем за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за зверненням представника відповідача 1, відповідно до якого:
- знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 не є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;
- знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 не є загальновживаним як позначення товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;
- знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 не є загальновживаним терміном станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію.
6.23. У зв`язку з наявністю в матеріалах справи протилежних висновків експертів з питань, що входять до предмету спору, ухвалою господарського суду міста Києва від 24.05.2021 у справі призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України.
6.24. Через канцелярію суду 13.07.2022 від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України надійшли матеріали справи №910/16718/20 та висновок експерта від 27.06.2022 №СЕ-19-21/20012-ІВ.
6.25. Вказаним висновком встановлено:
- за наявними у матеріалах господарської справи документами, знак для товарів і послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію;
- знак для товарів та послуг "Фурацилін" за свідоцтвом України №20339 є загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.
6.26. Надаючи відповідь на перше питання, судовими експертами зазначено наступне.
6.27. В процесі аналізу досліджуваного знака встановлено, що він є словесним, складається із одного слова "Фурацилін", що виконано кирилицею із використанням стандартного шрифту, перша літера велика, решта - рядкові, а отже, не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; не є реалістичним зображенням товару, а також не є тривимірним об`єктом та не є загальновживаним скороченням.
6.28. Таким чином, дослідження полягатиме в аналізі того, чи відноситься позначення до таких, що тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.
6.29. Згідно зі статтею 9 Закону України "Про лікарські засоби" [4]: "Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.
6.30. Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до Міністерства охорони здоров`я України або уповноваженого ним органу".
6.31. У матеріалах господарської справи наявна відповідь Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України", що міститься у листі від 05.02.2020 № 20/13/Г (том 1, а.с. 40-42), щодо реєстрації лікарських засобів з торгівельною назвою Фурацилін.
6.32. Так, до дати подачі заявки - 17.12.1997 наявні реєстрації лікарських засобів:
- від 21.09.1995 за № 72/270/36 - видана на Борисівський завод медичних препаратів Білорусь на лікарський засіб Фурацилін таблетки по 0,1 г №6, № 12, умова відпуску - без рецептів;
- від 26.10.1995 за № 72/167/36 - видана на "Олайський хіміко- фармацевтичний завод" Латвія на лікарський засіб Фурацилін, таблетки по 0,1 г № 10, № 20, умова відпуску - без рецептів;
- від 05.08.1997 за № Р/97/243/5 -видана на ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", м. Київ, Україна на лікарський засіб Фурацилін, таблетки для зовнішнього застосування по 0,02 г № 10.
6.33. Разом з відзивом на позовну заяву представником Відповідача 1 надано копію реєстраційного посвідчення від 06.06.1996 на лікарський засіб №П/96/159/3, виданого Фармакологічним комітетом Міністерства охорони здоров`я України, щодо реєстрації лікарського засобу "Фурацилін", "таблетки 0,02 г № 10 в контурних безчарункових упаковках", видане на ім`я AT "Галичфарм", Україна, Львів (том 1 а.с. 136).
6.34. Отже, до дати подачі заявки акціонерним товариством відкритого типу "Галичфарм" - 17.12.1997 на знак для товарів і послуг, на території України були допущені до продажу таблетки з торгівельною назвою "Фурацилін" трьох різних виробників.