ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2023 року
м. Київ
cправа № 916/2664/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - не з`явився
відповідача - Кулібаба О.О. (адвокат)
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - не з`явився
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель"
на рішення господарського суду Одеської області від 04.01.2022 та
постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 17.05.2023
за позовом приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель"
до товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель",
про зобов`язання припинити порушення прав власника патенту на винахід, вилучення з цивільного обороту та знищення товару,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Одеська митниця Держмитслужби.
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Позов подано до господарського суду Одеської області про:
- зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" (далі - ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель", Відповідач) припинити порушення прав власника патенту № 60285 приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель" (далі - ПАТ "Завод Південкабель, Позивач) на винахід "Кабель силовий" шляхом:
- заборони юридичній особі імпортувати, виготовляти для продажу, продавати напівфабрикат NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 10500 м на напругу 20 кВ (далі - Напівфабрикат-1), призначений для вироблення кабельно-провідникової продукції (далі - Продукція), та напівфабрикат 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 2100 м на напругу 10 кВ (далі - Напівфабрикат-2), призначений для вироблення Продукції, які ввезені до митної території України Відповідачем за митною декларацією МД типу ІМ40ДЕ від 27.08.2021 № UA500130/2021/206962 (далі - Митна декларація);
- вилучення з цивільного обороту та знищення Напівфабрикатів - 1, 2 за Митною декларацією.
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням Відповідачем права інтелектуальної власності Позивача шляхом ввезення на митну територію України товару, який фактично є виробом (кабелем без оболонки) і в якому при його виготовленні використані суттєві ознаки формули винаходу "Кабель силовий" за належним ПАТ "Завод Південкабель" патентом на винахід №60285 без отримання на це дозволу останнього.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.
2.2. Рішенням господарського суду Одеської області від 04.01.2022 (суддя Лічман Л.В.) у позові відмовлено.
Рішення мотивовано недоведеністю та необґрунтованістю позовних вимог.
2.3. Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 03.08.2022 (колегія суддів: Аленін О.Ю., Богатир К.В., Філінюк І.Г.) рішення місцевого господарського суду скасовано; позов задоволено; заборонено Відповідачу імпортувати, виготовляти, пропонувати для продажу, продавати Напівфабрикати-1, 2, призначені для вироблення Продукції, які ввезені на митну територію України Відповідачем за Митною декларацією; вирішено вилучити з цивільного обороту та знищити зазначені Напівфабрикати; стягнуто з Відповідача на користь Позивача 4 540 грн судового збору за подання позовної заяви.
Постанову мотивовано наявністю підстав для задоволення апеляційної скарги та позову зі справи.
2.4. Постановою Верховного Суду від 01.11.2022 постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 03.08.2022 скасовано. Справу передано на новий розгляд до Південно-західного апеляційного господарського суду.
Верховний Суд зауважив про передчасність висновків апеляційного господарського суду, який зроблений без належного з`ясування обставин справи та дослідження доказів у ній.
Верховний Суд звернув увагу на те, що апеляційним господарським судом не з`ясовано (не перевірено) обставини фактичного використання у продукті, щодо якого виник спір, усіх (кожної із) ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу (або ознаки, еквівалентної їй) стосовно нанесення на продукт полімерної оболонки (виготовленої з полівінілхлоридного пластикату, поліетилену чи полівінілхлоридного пластикату тощо), а також відповідності/невідповідності технологічного процесу виготовлення Напівфабрикатів-1,2 формулі винаходу, охоронюваного Патентом № 60285, в аспекті виготовлення ізоляції продукту у вигляді одночасно нанесення оболонок на жилу (методом екструзії). Між тим належне з`ясування відповідних обставин з дослідженням пов`язаних з цим доказів була визначальним для вирішення питання про наявність/відсутність порушення прав та/або законних інтересів позивача як власника зазначеного патенту на час звернення з позовом у справі.
2.5. Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 17.05.2023 (колегія суддів: Таран С.В., Колоколов С.І., Поліщук Л.В.) рішення господарського суду Одеської області від 04.01.2022 залишено без змін.
Витрати зі сплати судового збору за подання ПАТ "Завод Південкабель" апеляційної скарги на рішення господарського суду Одеської області від 04.01.2022 та за подання ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" касаційної скарги на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 03.08.2022 покладено на ПАТ "Завод Південкабель".
Стягнуто з ПАТ "Завод Південкабель" на користь ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" 9 080 грн витрат зі сплати судового збору за подання касаційної скарги.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. Позивач, не погоджуючись з судовими рішеннями попередніх інстанцій, звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасувати; ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. Касаційна скарга подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України та пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України.
4.2. Зокрема Позивач, обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування статей 28, 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон № 3687-XII) у подібних правовідносинах, а саме при імпортуванні напівфабрикату для перероблення в кінцеву продукцію, яка захищена патентом на винахід. Позивач вважає, що судами попередніх інстанцій не застосовано статтю 34 Закону № 3687-XII та не надано відповіді на питання: "Що означає посягання на права власника патенту? ".
4.3. Скаржник також зазначає про відсутність висновків Верховного Суду щодо відхилення висновку експертів з підстав надання ними тлумачення норм права у відповідях на питання сторони по справі.
4.4. Крім того, скаржник зазначає, що суди попередніх інстанцій не з`ясували обставини, які мають значення для справи, надаючи перевагу одним доказам у справі над іншими.
5. Доводи інших учасників справи. Заяви/клопотання з процесуальних питань
5.1. У відзиві на касаційну скаргу Відповідач заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
5.2. ПАТ "Завод Південкабель" надіслало до Верховного Суду додаткові письмові пояснення на відзив (сформовано в системі "Електронний суд" 23.06.2023).
5.3. До Верховного Суду надійшло клопотання ПАТ "Завод Південкабель" (сформовано в системі "Електронний суд" 29.06.2023) про "відкладення розгляду справи на іншу дату у зв`язку з ретельними, масованими обстрілами Харківщини та ретельним обстрілом напередодні судового засідання, що унеможливило виїзд представника ПАТ "Завод Південкабель" для участі у судовому засіданні".
5.4. У судовому засіданні 29.06.2023 Суд протокольною ухвалою у задоволенні клопотання відмовив, у зв`язку з тим, що: явка сторін в судове засідання не визнавалася обов`язковою; розгляд справи касаційною інстанцією здійснюється в межах статті 300 ГПК України на підставі зазначених у касаційній скарзі аргументів і підстав. Крім того, ПАТ "Завод Південкабель" не надано доказів, які б об`єктивно підтверджували неможливість забезпечити явку представника у судове засідання. Суд також врахував, що учасником справи є юридична особа, яка не була позбавлена права на забезпечення представництва як самопредставництва, так і кількості адвокатів або представників для забезпечення участі у судовому засіданні зі справи.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. ПАТ "Завод Південкабель" є власником патенту на винахід №60285 "Кабель силовий", зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України 10.12.2008.
6.2. За змістом патенту №60285 винахід має наступну формулу:
"1. Кабель силовий, що складається з металевої струмопровідної жили та ізоляції, який відрізняється тим, що ізоляція виготовлена у вигляді одночасно нанесених на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу, поверх ізоляції методом обмотки, нанесені шар неметалевого електропровідного полотна або шар електропровідної водонабухаючої плівки та полімерна оболонка, виготовлена, наприклад, з полівінілхлоридного пластикату, поліетилену чи полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості або низького димовиділення, причому струмопровідна жила виготовлена ущільненою.
2. Кабель силовий за пунктом 1, який відрізняється тим, що додатково містить поверх електропровідного полотна або шару електропровідної водонабухаючої плівки екран з нанесених навиванням мідних дротин, обмотаних разом принаймні однією мідною стрічкою, та нанесений методом обмотки шар полімерної плівки.
3. Кабель силовий за пунктом 1, який відрізняється тим, що додатково містить поверх електропровідного полотна або шару електропровідної водонабухаючої плівки екран з нанесених навиванням та обмотаних разом принаймні однією мідною стрічкою мідних дротин, нанесений методом обмотки шар неметалевого полотна або полімерної плівки та шар алюмополімерної плівки.
4. Кабель силовий за пунктом 1, який відрізняється тим, що додатково містить послідовно нанесені поверх неметалевого електропровідного полотна або електропровідної водонабухаючої плівки екран з мідних дротин і/або принаймні однієї, накладеної методом обмотки, мідної стрічки, а також екструдований шланг з полімерного матеріалу та броню з твердих алюмінієвих дротин".
6.3. Винахід "Кабель силовий" за патентом №60285 зареєстровано в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності за №94.
6.4. ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" на підставі контракту від 07.06.2021 №07/06SE придбало у виробника "STP Global Cable" LLC (Азербайджан) напівфабрикати NA2XSA(FL)1x150/70-12/20kV(TAA) mm2 10500 м на напругу 20 кВ та 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 2100 м на напругу 10 кВ, які заявлено до ввезення на митну територію України в режимі імпорт за Митною декларацією.
6.5. Згідно з повідомленням Одеської митниці Держмитслужби від 28.08.2021 №2021/048/П01 на підставі статті 399 Митного кодексу України було призупинено митне оформлення товару, що імпортується ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" за вищенаведеною митною декларацією у зв`язку з наявністю підозри митного органу щодо порушення права інтелектуальної власності ПАТ "Завод Південкабель" як власника винаходу "Кабель силовий" за патентом №60285.
6.6. В подальшому 18.10.2021 за результатами розгляду скарги ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" винахід "Кабель силовий" за патентом №60285 було виключено з митного реєстру, про що свідчить адресований Відповідачу лист Державної митної служби України від 19.10.2021 №16-1/16-02/13/413.
6.7. Позивачем на підтвердження обґрунтованості своїх позовних вимог до місцевого господарського суду надано копію висновку експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 30.09.2021 №1333, складеного за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої було поставлено питання:
-"Чи використане в наданих на дослідження зразках напівфабрикату-кабелю NA2XSA(FL)1x150/70-12/20kV(TAA) mm2 на напругу 20кВ та 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 0 2100 м на напругу 10кВ кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу "Кабель силовий" за патентом №60285 України або ознаку, еквівалентну їй?";
-"Для виготовлення якої продукції може бути використано напівфабрикат-кабель NA2XSA(FL)1x150/70-12/20kV(TAA) mm2 на напругу 20кВ та 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 0 2100 м на напругу 10кВ, зокрема, шляхом накладення зовнішньої оболонки?".
6.8. Відповідно до висновку експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 30.09.2021 №1333:
- в наданих на дослідження зразках напівфабрикату-кабелю NA2XSA(FL)1x150/70-12/20kV(TAA) mm2 на напругу 20кВ та 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 0 2100 м на напругу 10кВ використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу "Кабель силовий" за патентом №60285 України або ознаку, еквівалентну їй, крім ознаки "полімерна оболонка, виготовлена, наприклад, з полівінілхлоридного пластикату, поліетилену чи поліеінілхлоридного пластикату зниженої горючості або низького димовиділення", яка міститься у кабельно-провідникової продукції, для виготовлення якої призначено надані на дослідження зразки напівфабрикату-кабелю NA2XSA(FL)1x150/70-12/20kV(TAA) mm2 на напругу 20кВ та 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 0 2100 м на напругу 10кВ;
- Напівфабрикат-кабель NA2XSA(FL)1x150/70-12/20kV(TAA) mm2 на напругу 20кВ та 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 0 2100 м на напругу 10кВ призначені для виготовлення такої продукції як силовий кабель з полімерною оболонкою з полівінілхлоридного пластикату, поліетилену чи полівінілхлоридного пластику зниженої горючості або низького димовиділення.
6.9. В свою чергу, Відповідач, заперечуючи проти позову, подав до суду першої інстанції копію висновку експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2021 №4385/4386, складеного за результатами проведення комплексної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, експертизи металів і сплавів та виробів з них та експертизи полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них, на вирішення якої було поставлено питання:
-"Чи використано у напівфабрикаті NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 та напівфабрикаті 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 (виробник "STP Global Cable", Азербайджан) кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285?";
-"Чи використано ознаку "одночасне нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу" при виготовленні напівфабрикату NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 та напівфабрикату 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 (виробник "STP Global Cable", Азербайджан)?;
-"Чи було використано винахід "Кабель силовий" (патент України на винахід №60285) у напівфабрикаті NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 та напівфабрикаті 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2, які ввезено на митну територію України в автомобілі НОМЕР_2/ НОМЕР_1 ?".
6.10. Згідно з висновком експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2021 №4385/4386 металізована стрічка світло-сірого кольору, яка є складовою частиною кабелів, позначених як №№1-4, та дріт світло-сірого кольору, який є складовою частиною кабелів позначених як №№1,2, виготовлені із сплавів на основі алюмінію. Металізована стрічка червонувато-жовтого кольору та дріт червонувато-жовтого кольору, які є складовою частиною кабелів позначених як №№3,4, виготовлені із сплавів на основі міді. Стрічковий нетканий матеріал, який є складовою частиною кабелів, позначених як №№1-4, виготовлений на основі поліефірних волокон. Полімерний матеріал чорного кольору, який є складовою частиною кабелів, позначених як №№1-4, виготовлений на основі вулканізованого поліетилену. Полімерний матеріал сірого кольору, який є складовою частиною кабелів, позначених як №№ 1-4, виготовлений на основі поліетилену. У наданих на дослідження зразках напівфабрикатів NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 та напівфабрикатів 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 (виробник "STP Global Cable", Азербайджан) не використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 "Кабель силовий", або ознаку еквівалентну їй. При виготовленні напівфабрикату NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 та напівфабрикату 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 (виробник "STP Global Cable", Азербайджан) не використано ознаку "одночасне нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу" за причин, викладених в дослідницькій частині висновку.
6.11. Судами зазначено, що в матеріалах справи також містяться:
- копія скарги ТОВ "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" на дії митних органів від 15.09.2021 №464, в якій відповідач просить Державну митну службу України провести перевірку реєстрації заявки Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель" про реєстрацію об`єкта права інтелектуальної власності (винахід "Кабель силовий", зареєстрований у митному реєстрі об`єктів прав інтелектуальної власності за №94) на предмет невідповідності інформації, що внесена до митного реєстру на підставі інформації, повідомленої заявником у заяві про реєстрацію об`єкта права інтелектуальної власності у митному реєстрі, доданих до неї документах;