ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2023 року
м. Київ
cправа № 912/164/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Гриценко Ю.В. (адвокат),
відповідача - Шаповалов Д.В. (адвокат),
третьої особи 1 - Захарченко І.В. (адвокат),
третьої особи 2 - не з`явився,
третьої особи 3 - Ускова О.В. (адвокат),
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни, ОСОБА_1,
на рішення господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022,
додаткове рішення господарського суду Кіровоградської області від 27.10.2022,
ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 та на
постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023,
постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023
у справі №912/164/20
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер"
до фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни
про заборону використання знаків для товарів та послуг,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей",
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 .
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. До господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" (далі - ТОВ "Маркхолдер", позивач) до фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни (далі - ФОП Руссо Т.В., відповідач) про заборону використання знаків для товарів і послуг. Зокрема, з урахуванням заяви про зміну предмета позову, шляхом заборони ФОП Руссо Т.В. використовувати в будь-який спосіб, будь-якими шрифтами та алфавітами позначення "УКРЗОЛОТО", що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382, зокрема, але не виключно: нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.
1.2. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про незаконне використання ФОП Руссо Т.В. торгового знаку "УКРЗОЛОТО" за місцем здійснення господарської діяльності шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: вул. 50 років Жовтня, 23/34, оскільки відповідачем не укладено відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер".
1.3. Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 26.10.2020 залучено до участі у справі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача (далі - ОСОБА_1, третя особа 1 та ОСОБА_2, третя особа 2).
1.4. Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 06.02.2023 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" (далі - АТ "Цефей", третя особа 3).
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 (суддя Тимошевська В.В.) позовні вимоги задоволено частково; заборонено ФОП Руссо Т.В. використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення "УКРЗОЛОТО", що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382, шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків. У задоволенні позовних вимог в іншій частині відмовлено.
2.2. Рішення суду мотивовано тим, що відповідачем у порушення вимог закону, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер", має місце його незаконне використання. Обставини щодо неправомірного використання знаку для товарів і послуг "УКРЗОЛОТО" під час пропонування до продажу товарів, шляхом нанесення його на вивіску ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/34 та факт здійснення відповідачем господарської діяльності з продажу ювелірних виробів у ювелірному магазині за вказаною адресою (як на момент подачі позову, так і на час призначення та проведення судової експертизи), є незаперечними.
2.3. Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 (колегія суддів: Іванов О.Г., Березкіна О.В., Дармін М.О.) рішення господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 скасовано. Прийнято по справі нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ТОВ "Маркхолдер" до ФОП Руссо Т.В. про заборону використання знаків для товарів і послуг - відмовлено.
2.4. Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що матеріалами справи належним чином підтверджено факт незаконного використання відповідачем знаку для товарів і послуг "УКРЗОЛОТО" під час пропонування до продажу товарів, шляхом нанесення його на вивіску ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/34. Водночас судом встановлено, що позивач, станом на час вирішення спору та прийняття рішення у справі, відчужив право власності на торговельну марку "УКРЗОЛОТО" за свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382 на користь АТ "Цефей".
2.5. За висновком суду апеляційної інстанції, з моменту відчуження позивачем права власності на торгову марку "УКРЗОЛОТО" за свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382 фактично відсутнє порушене право останнього або охоронюваний законом інтерес, за захистом якого він звернувся, що є самостійною та достатньою підставою для відмови у задоволенні позовних вимог.
2.6. Додатковим рішенням господарського суду Кіровоградської області від 27.10.2022, яке залишене без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023, заяву позивача про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у справі №912/164/20 задоволено; стягнуто з ФОП Руссо Т.В. на користь ТОВ "Маркхолдер" 15 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу. У задоволенні заяв ФОП Руссо Т.В. та ОСОБА_1 про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у справі відмовлено. Заяву ОСОБА_2 про відшкодування його витрат на професійну правничу допомогу в справі залишено без розгляду.
3. Короткий зміст вимог касаційних скарг
3.1. Відповідач, не погоджуючись з додатковим рішенням господарського суду Кіровоградської області від 27.10.2022 та постановою Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 зі справи №912/164/20 звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального права, просить їх скасувати. Ухвалити нове рішення, яким: відмовити ТОВ "Маркхолдер" у задоволенні заяви про стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу у сумі 15 000 грн та задовольнити заяву відповідача про стягнення з позивача витрат на професійну правничу допомогу у сумі 20 000 грн за розгляд справи в суді першої інстанції.
3.2. ОСОБА_1 не погоджуючись з постановою суду апеляційної інстанції (про відмову у задоволенні позовних вимог), звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить скасувати постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023, а справу направити на новий розгляд до Центрального апеляційного господарського суду. Крім того, третьою особою 1 заявлено про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції.
3.3. ТОВ "Маркхолдер" також звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить: скасувати рішення господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 зі справи у частині позовних вимог, щодо яких було відмовлено та ухвалити у вказаних частинах нове рішення про задоволення позовних вимог повністю; скасувати ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 у цій справі про відмову в задоволенні заяв ТОВ "Маркхолдер" та АТ "Цефей" про здійснення процесуального правонаступництва позивача; ухвалити нове рішення про задоволення заяви про заміну сторони у справі.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. Доводи осіб, які подали касаційні скарги
4.1.1. Касаційна скарга ФОП Руссо Т.В. подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права судом першої інстанції після апеляційного перегляду справи апеляційною інстанцією, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України та пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України.
4.1.2. Так, в обґрунтування доводів касаційної скарги ФОП Руссо Т.В. посилається на неправильне застосування судами положень частини другої статті 124 та частин четвертої, шостої, дев`ятої статті 129 ГПК України.
4.1.3. Зокрема, відповідач зазначає про те, що суди попередніх інстанцій безпідставно не взяли до уваги обставини недотримання позивачем вимог частини першої статті 124 ГПК України. Так ТОВ "Маркхолдер" у першій заяві по суті спору, а саме в позовній заяві, взагалі не визначило суми судових витрат на професійну правничу допомогу. Заява позивача про намір відшкодування витрат на професійну правничу допомогу подана до суду першої інстанції лише у грудні 2021 року, тобто майже через 2 роки після відкриття провадження у справі.
4.1.4. Судами першої та апеляційної інстанцій порушено вимоги частини дев`ятої статті 129 ГПК України щодо покладення витрат позивача на професійну правничу допомогу на відповідача за фактичної відсутності фактів зловживання стороною процесуальними правами в розумінні частини другої статті 43 ГПК України.
4.1.5. Суд апеляційної інстанції встановивши обставини, що позивач під час розгляду справи судом першої інстанції не повідомив суд про відчуження на користь АТ "Цефей" права власності на торговельну марку "УКРЗОЛОТО" за свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382 та дійшовши висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог, неправильно застосував положення частини дев`ятої статті 129 ГПК України, тобто без встановлення обставин щодо зловживання відповідачем своїми процесуальними правами.
4.1.6. Крім того, за твердженням відповідача, суд апеляційної інстанції, відмовляючи у задоволенні позовних вимог мав обов`язок скасувати додаткове рішення суду першої інстанції та застосувати положення частини четвертої цієї статті.
4.1.7. Касаційна скарга ОСОБА_1 (третьої особи 1) подана на підставі пунктів 1, 4 частини другої статті 287 ГПК України, пункту 2 частини першої та пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України.
4.1.8. На обґрунтування доводів касаційної скарги ОСОБА_1 зазначає про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, а саме: статей 1, 3, 13, 74, 269 ГПК України. Зокрема, скаржник стверджує, що апеляційний господарський суд належним чином у процесуальному порядку не відреагував на доводи апеляційної скарги третьої особи ( ОСОБА_1 ) у частині законності і обґрунтованості рішення суду першої інстанції, що відповідно мало наслідком порушення принципів змагальності та диспозитивності судового процесу.
4.1.9. Рішення суду апеляційної інстанції не містить мотивів відхилення аргументів третьої особи, викладених в апеляційній скарзі, зокрема, в частині заперечень, які стосуються ухвали суду першої інстанції про призначення судової експертизи від 19.03.2020. У цій частині ОСОБА_1 наголошує на правових висновках Верховного Суду, які викладені у постановах від 22.03.2023 зі справи №916/553/22, від 18.01.2023 зі справи №522/13211/14, від 22.02.2023 зі справи №480/1270/21, від 24.01.2023 зі справи №320/5796/21, від 06.04.2023 зі справи №640/13626/20, від 03.08.2022 зі справи №280/4264/21, від 07.12.2022 зі справи №340/9011/21, від 15.02.2023 зі справи №560/1271/21. За узагальненими доводами касаційної скарги в цій частині, третя особа вважає, що суд апеляційної інстанції ухвалив постанову з порушеннями норм процесуального права (частини першої статті 269 ГПК України), зокрема, не здійснив оцінку обґрунтованості та законності рішення суду першої інстанції і не дослідив обставини, які стосуються справи.
4.1.10. Також на обґрунтування касаційної скарги ОСОБА_1 посилається на те, що в ухваленні рішення судом апеляційної інстанції брав участь суддя, якому було заявлено відвід (пункт 2 частини першої статті 310 ГПК України).
4.1.11. Касаційна скарга ТОВ "Маркхолдер", подана на підставі пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України та пунктів 1, 4 частини третьої статті 310 ГПК України.
4.1.12. Зокрема, на обґрунтування доводів касаційної скарги позивач посилається на те, що суд першої інстанції неправильно здійснив розподіл судових витрат, а суд апеляційної інстанції, усунув вказані недоліки та стягнув судові витрати на користь позивача в повному обсязі, проте незаконно відмовив у задоволенні позову. При цьому, суд апеляційної інстанції допустив порушення норм процесуального права та не застосував належні норми матеріального права.
4.1.13. Так, за твердженням позивача:
- суд апеляційної інстанції в оскаржуваній постанові застосував положення статей 4, 52 ГПК України, статей 15, 16, 424, 426, 494, 495, 1113, 1114 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду (пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України);
- суд апеляційної інстанції не застосував до спірних правовідносин положення статті 52 ГПК України чим порушив норми процесуального права. При цьому відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування наведеної норми ГПК України у подібних правовідносинах (пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України);
- апеляційним господарським судом допущено порушення норм процесуального права, зокрема положень частини першої статті 2, статей 2, 52, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 86, 236, 269 ГПК України.
4.1.14. На обґрунтування наведеного ТОВ "Маркхолдер" зазначає про те, що суд апеляційної інстанції залишив поза увагою положення пункту 5.2 договору про передачу права власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг) від 30.06.2021, згідно з яким зобов`язання власника (ТОВ "Маркхолдер") щодо передачі права власності на торговельні марки вважається вчиненим із дати внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки. При цьому на підставі рішення державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 19.10.2021 №29314 публікація та реєстрація торговельної марки "УКРЗОЛОТО" за свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382 саме за AT "Цефей" відбулась лише 27.10.2021. Тобто, про наявність судового спору у даній справі AT "Цефей" дізнався лише з ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 06.02.2023. Натомість суд апеляційної інстанції не надав належної оцінки доводам представника AT "Цефей" і ТОВ "Маркхолдер" з приводу того, що додаткові докази подані до суду апеляційної інстанції 3-ї особою без пропуску строку на подання таких доказів, а також доводами про те, що ОСОБА_3 ніколи не був кінцевим бенефіціаром AT "Цефей" та, відповідно, що третя особа 3 не була обізнана про наявність цього судового спору.
4.1.15. Також позивач наголошує на тому, що статтею 52 ГПК України не встановлено жодних обмежень щодо стадії судового процесу та/або строків щодо вступу у справу правонаступника.
4.1.16. З огляду на наведене позивач вважає, що суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права (статей 2, 52, 74, 76, 86, 269 ГПК України), що призвело до неправильного застосування норм матеріального права (статей 15, 16, 424, 426, 494, 495, 1113, 1114 ЦК України та статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").
4.1.17. Позивач також вказує про те, що відмовляючи у задоволенні позовних вимог, апеляційний суд застосував правові висновки Верховного Суду, зокрема, "що відсутність порушеного права, встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові" однак вказані висновки викладено у спорах в яких правовідносини не є подібними з правовідносинами у даному спорі.
4.1.18. Водночас судом апеляційної інстанції у застосуванні положень:
- статті 4 ГПК України та статей 15, 16 ЦК України не враховано висновків Верховного Суду, які викладених у постанові від 09.12.2021 зі справи №912/3034/19 у подібних правовідносинах;
- положень статті 52 ГПК України та статей 1113, 1114, ЦК України не враховано висновків Верховного Суду, які викладених у постанові від 24.10.2019 зі справи №910/16586/18 у подібних правовідносинах;
- також судом не враховано висновків Великої Палати Верховного Суду, викладених у постанові від 30.06.2020 зі справи №264/5957/17.
4.1.19. Позивач також зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування статті 52 ГПК України у подібних правовідносинах. Зокрема, "коли саме виникає право на подання заяви про вступ у справу процесуального правонаступника, якщо новий власник торговельного знаку не був обізнаний про порушення права та про судовий спір, а суд апеляційної інстанції не врахував дійсні обставини справи та не здійснив заміну позивача".
4.1.20. Також за доводами позивача, порушення норм процесуального права судом апеляційної інстанції (статей 77, 86 ГПК України) унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи. Зокрема суд апеляційної інстанції не дослідив зібрані у справі докази та безпідставно прийняв до уваги докази, які подано представником ОСОБА_1 лише до суду апеляційної інстанції та які не були предметом дослідження у суді першої інстанції, що свідчить про порушення положень статті 269 ГПК України. При цьому суд апеляційної інстанції не зважаючи на недопустимість таких доказів та без належного мотивування причин їх долучення до матеріалів справи, не дослідив ці докази належним чином, оскільки висновки суду апеляційної інстанції суперечать інформації, яка міститься в матеріалах справи, що підпадає під пункти 1, 4 частини третьої статті 310 ГПК України (пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України).
4.1.21. Апеляційний господарський суд не врахувавши положення статей 16, 424, 426, 494, 495, 1113, 1114 ЦК України та статті Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та не зважаючи на те, що AT "Цефей" набув право власності на торговельну марку "УКРЗОЛОТО" і є правонаступником позивача, всупереч статтям 2, 52, 77, 86 ГПК України, не здійснив заміну сторони у порядку правонаступництва. З огляду на наведене, позивач також зазначає, що ухвала суду апеляційної інстанції від 29.03.2023 про відмову у здійсненні правонаступництва та заміни позивача у справі не відповідає вимогам статті 236 ГПК України, а тому підлягає скасуванню.
4.2. Інші доводи учасників справи
4.2.1. У відзиві на касаційну скаргу на додаткове рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції позивач доводи касаційної скарги відповідача не визнає і погоджується із висновками судів попередніх інстанцій, а також просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
4.2.2. ТОВ "Маркхолдер" у відзиві на касаційну скаргу ОСОБА_1 доводи касаційної скарги не визнає, погоджується із висновками суду апеляційної інстанції та просить суд касаційне провадження за касаційною скаргою з підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України закрити, а з підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України залишити без задоволення; оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції - залишити без змін.
4.2.3. ОСОБА_4 у відзиві на касаційну скаргу позивача доводи касаційної скарги не визнає та просить суд закрити касаційне провадження за касаційною скаргою на ухвалу суду апеляційної інстанції, а також у частині підстав касаційного оскарження постанови суду апеляційної інстанції, передбачених пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України. Касаційну скаргу позивача в частині підстав касаційного оскарження, передбачених пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України залишити без задоволення, а оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції - залишити без змін.
4.2.4. Відповідач у відзиві на касаційну скаргу ОСОБА_1 доводи касаційної скарги підтримує, просить суд її задовольнити, постанову суду апеляційної інстанції скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
4.2.5. У відзиві на касаційну скаргу позивача відповідач доводи касаційної скарги не визнає та просить залишити касаційну скаргу без задоволення. Доводи касаційної скарги ОСОБА_5 підтримує, просить суд її задовольнити, постанову суду апеляційної інстанції скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
4.2.6. АТ "Цефей" у відзиві на касаційну скаргу позивача доводи касаційної скарги підтримує, просить суд її задовольнити, скасувати ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 у цій справі про відмову в задоволенні заяв ТОВ "Маркхолдер" та АТ "Цефей" про здійснення процесуального правонаступництва позивача; ухвалити нове рішення про задоволення заяви про заміну сторони у справі, виключивши АТ "Цефей" з переліку третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача; постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 зі справи скасувати у частині позовних вимог, щодо яких було відмовлено та ухвалити нове рішення, яким апеляційну скаргу ТОВ "Маркхолдер" задовольнити; рішення господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 скасувати частково, в іншій частині рішення залишити без змін. Покласти на відповідача та третю особу 1 їх витрати зі сплати судового збору за подання апеляційних скарг. В іншій частині постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 у справі залишити без змін. Також АТ "Цефей" заявлено про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції.
5. Касаційне провадження
5.1. Відповідно до розпорядження заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від. 05.06.2023 №29.2-02/1286 проведений повторний автоматизований розподіл справи №912/164/20 у зв`язку з відпусткою судді Колос І.Б.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено таке.
6.1. Як встановлено судом першої інстанції, позивачу належить право власності на торговий знак "УКРЗОЛОТО" (надалі - Торговий знак), що зареєстрований, зокрема, для категорії товарів Ювелірні вироби (клас 14 міжнародний класифікатор товарів та послуг). Право власності на знак засвідчується свідоцтвом від 25.06.2010 124382, згідно з вказаного зображення: "УКРЗОЛОТО". Відповідно до інформації, опублікованої в виданні у сфері інтелектуальної власності Промислова власність Бюлетень №19, 2019, позивач є власником торгового знаку згідно з рішенням №25919.
6.2. Позивачу стало відомо про незаконне використання Торгового знаку, а саме шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовуються в місті Кропивницькому за адресою: вул. 50 років Жовтня (Соборна), буд. 23/34. За місцем розташування вказаного ювелірного магазину, згідно з твердженням позивача, господарську діяльність з продажу ювелірних виробів на час подання позову здійснював відповідач. На підтвердження фактів неправомірного використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" у господарській діяльності, позивач надав такі докази: товарний чек від 24.10.2019; розрахункову квитанцію серії АВБ №0047702; фотокопії розміщення вивіски за місцем розташування торгової точки.
6.3. Заперечуючи проти задоволення позовних вимог ФОП Руссо Т.В. вказувала на те, що позначення на будинку за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня (Соборна), буд. 23/34 є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 11.10.2016 №68218, виданого на ім`я авторів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . Тобто, вказане позначення не замовлялось та не монтувалось ФОП Руссо Т.В.
6.4. Судами попередніх інстанцій встановлено, що 02.01.2019 між ОСОБА_2, ОСОБА_1 (Ліцензіари) та ФОП Руссо Т.В. (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір, за яким Ліцензіату (відповідачу) надано невиключну ліцензію на право використання твору образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 11.10.2016 № 68218. За умовами ліцензійного договору визначено строк його дії один рік з пролонгацією у разі якщо за один місяць жодна із сторін договору не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору.
6.5. Суди встановили, що Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підтверджено обставини щодо реєстрації авторського права на твір "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" (Свідоцтво від 11.10.2016 №68218).
6.6. Господарський суд першої інстанції призначив експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі. На вирішення експерта суд поставив такі питання:
- Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг?;
- Чи є позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "УКРЗОЛОТО", що засвідчується свідоцтвом України №124382?
- Що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО" розташованому на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 - Знак для товарів і послуг відповідно до свідоцтва України від 25.06.2010 №124382 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 11.10.2016№68218?
6.7. За результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в господарській справі надійшов висновок експертів від 30.09.2020 №9564/20-53/20443/20-53 за яким:
- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382 щодо споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до висновку.
- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382.
- позначення (напис) "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на вивісці ювелірного магазину на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24, є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382.
Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 11.10.2016 №68218 за наявними матеріалами, не видається за можливе.
6.8. Судами також встановлено, що ФОП Руссо Т.В. орендувала частину нежитлового приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/34 на підставі договору оренди від 01.01.2019. Відповідно до Акта приймання-передачі від 31.12.2019 орендоване приміщення повернуто ФОП Руссо Т.В. орендодавцю 31.12.2019.
6.9. Згідно з договором оренди від 01.01.2020 та Актами приймання-передачі вказане приміщення з січня 2020 року перебувало в оренді ФОП ОСОБА_1
6.10. У листі-відповіді від 04.10.2021 власника приміщення (на запит адвоката третьої особи) повідомлено, що за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/34 з дозволу власника приміщення ФОП Погрібним О.К. у грудні 2019 року демонтовано вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО", а в січні 2020 року змонтовано вивіску аналогічного змісту з позначенням "УКРЗОЛОТО"; на даний час за вказаною адресою демонтовано вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО" та змонтовано вивіску з позначенням "ЦЕНТРЗОЛОТО".
6.11. Згідно з випискою з ЄДРПОУ 01.07.2021 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП Руссо Т.В. за її рішенням.
6.12. Суд першої інстанції за клопотанням відповідача ухвалою від 27.04.2021 призначив у справі додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Витрати по проведенню додаткової експертизи покладено на відповідача ФОП Руссо Т.В. Однак, додаткова експертиза не була проведена у зв`язку з несплатою її вартості.
6.13. Господарський суд першої інстанції протокольною ухвалою суду від 03.08.2022 прийняв заяву позивача від 15.07.2022 про виправлення описки. Зокрема, судом враховано, що згідно з вказаною заявою правильною адресою місця знаходження ювелірного магазину на вивісці якого розміщено спірне позначення "УКРЗОЛОТО" є вул. 50 років Жовтня 23/34 (Соборна) у м. Кропивницькому.
6.14. Суд апеляційної інстанції встановив, що на час прийняття судом першої інстанції рішення у справі, фактично право власності на торгову марку "УКРЗОЛОТО" за свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382 позивачем було відчужено позивачем на користь АТ "Цефей". З урахуванням встановлених обставин справи, ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 06.02.2023 було залучено до участі у справі АТ "Цефей" третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
6.15. Місцевий господарський суд, оцінивши та прийнявши як належний і допустимий доказ висновок за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, встановив, що позначення "УКРЗОЛОТО" яке використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу: є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо споріднених товарів і послуг; є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382; є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382. Натомість, твердження відповідача і третіх осіб про те, що використання вказаного позначення на вивісці є способом використанням твору образотворчого мистецтва не підтверджується матеріалами справи.
6.16. Так, задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції виходив з того, що у приміщенні за адресою: вул. 50 років Жовтня 23/34 (Соборна) у м. Кропивницькому, на якому була розміщена вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО", ФОП Руссо Т.В. здійснювала господарську діяльність з продажу ювелірних виробів. За висновком суду, ці обставини не заперечувались відповідачем у відзиві на позов від 06.03.2020. Зокрема, представник відповідача письмово виклав свою правову позицію, де зазначив, що відповідач використовує не Торговий знак, а назву художнього твору "УКРЗОЛОТО", "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", як твір образотворчого мистецтва, у вигляді вивіски, на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами твору. За висновком суду, здійснення ФОП Руссо Т.В. торгівельної діяльності з продажу ювелірних виробів у приміщенні, на якому розміщено вивіску "УКРЗОЛОТО" і є свідченням використання саме відповідачем торгового знаку "УКРЗОЛОТО", право власності на який належить ТОВ "Маркхолдер".
6.17. Крім того, суд першої інстанції зазначив про те, що вказані обставини також підтверджено іншими доказами, зокрема: товарним чеком від 24.10.2019, в якому зазначено "УКРЗОЛОТО", а також відомості про товар і його ціну, місця продажу (вул. 50 років Жовтня 23/34; розрахунковою квитанцією від 24.10.2019 серії АВБ № 004702 про купівлю ювелірного виробу з підписом продавця та датою продажу і на якій зазначено податковий номер продавця - 2551813401, що співпадає з реєстраційним номером облікової картки платника податків ФОП Руссо Т.В.; договором оренди приміщення від 01.01.2019 (мета оренди - розміщення відділу роздрібної торгівлі ювелірними виробами); основним видом економічної діяльності ФОП Руссо Т.В. згідно з відомостями ЄДРПОУ є - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.
6.18. За висновком суду, використання вказаного позначення на вивісці без укладання ліцензійного договору з власником знаку (позивачем) і має місце його незаконне використання та свідчить про наявність порушеного права позивача зі сторони відповідача на момент звернення до господарського суду. Натомість, твердження відповідача і третіх осіб про те, що використання вказаного позначення на вивісці є способом використанням твору образотворчого мистецтва суд визнав необґрунтованими та такими, що не підтверджені матеріалами справи.
6.19. Водночас факт припинення відповідачем підприємницької діяльності під час розгляду справи в суді не доводить наявність підстав для закриття провадження у справі згідно зі статтею 231 ГПК України.
6.20. Таким чином виходячи з приписів статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", суд дійшов висновку про доведеність позивачем належними та допустимими доказами обставин порушення відповідачем 1 прав інтелектуальної власності позивача, у зв`язку з чим останній вправі передбаченим частиною другою статті 20 названого Закону способом вимагати припинення порушення його прав у судовому порядку.
6.21. З урахуванням положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та статті 14 ГПК України суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог, а саме - заборонити відповідачу використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення "УКРЗОЛОТО"О, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.06.2010 №124382 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.
6.22. У зв`язку з частковим задоволенням позову, суд першої інстанції на підставі пункту 3 частини четвертої статті 129 ГПК України пропорційно розподілив між сторонами витрати на оплату судового збору (2 102,00 грн) та на проведення судової експертизи (19 612,80 грн).
6.23. У той же час, колегія суддів апеляційної інстанції погодилася з висновком господарського суду про те, що матеріалами справи належним чином підтверджено факт незаконного використання відповідачем знаку для товарів і послуг "УКРЗОЛОТО" під час пропонування до продажу товарів, шляхом нанесення його на вивіску ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/34.