ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2023 року
м. Київ
cправа № 910/16093/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,
представників учасників справи:
позивача - KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") акціонерного товариства "Калцекс" (далі - Компанія, позивач, скаржник) - Нікулеско Д.С. (адвокат),
відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" (далі - Товариство, відповідач-1) - Зінченко Ю.В. (адвкат),
відповідача-2 - державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" [правонаступник державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"] (далі - Офіс, відповідач-2) - Саламов О.В. (самопредставництво),
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2022 (головуючий - суддя Доманська М.Л., судді Пантелієнко В.О., Поляков Б.М.)
у справі №910/16093/18
за позовом Компанії
до 1. Товариства,
2. Офісу
про визнання недійсними свідоцтва на знак для товарів та послуг, та зобов`язання вчинити дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
ВСТУП
Причиною звернення до суду є наявність/відсутність підстав для визнання недійсними свідоцтва на знак для товарів і послуг.
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Компанія звернулася до суду з позовною заявою про:
- визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг, власником яких є відповідач-1, а саме:
від 27.09.2010 №129188 "" (заявка від 04.09.2009 №m200911119);
від 12.06.2017 №227836 ""(заявка від 02.11.2016 №m201624211);
- зобов`язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю вказаних свідоцтв до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знаки для товарів і послуг вказані вище відносно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), власником яких є Товариство, на думку позивача, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду та із загальновживаних термінів.
2. Короткий зміст рішень суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі №910/16093/18 позовні вимоги задоволено повністю.
2.2. Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №910/16093/18 вимоги Компанії про покладення пов`язаних із розглядом справи судових витрат позивача у розмірі 616 984,49 грн на відповідача-1 задоволено частково.
2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2022 у справі №910/16093/18 апеляційну скаргу Товариства задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №910/16093/18 скасовано, прийнято нове судове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. Компанія, посилаючись на ухвалення судом апеляційної інстанції оскаржуваного судового рішення з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2022 у справі №910/16093/18, направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції та вирішити питання розподілу судових витрат.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. На обґрунтування своєї правової позиції у касаційній скарзі в новій редакції Компанія із посиланням на пункти 1, 3 та 4 частини другої статті 287, пункти 1, 3 та 4 частини третьої статті 310 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) вказує, що оскаржуване судове рішення є незаконним, оскільки винесене з неправильним застосуванням норм процесуального права та з порушенням норм матеріального права.
4.2. Скаржник зазначає про застосування судом норм частини третьої статті 69, статей 75, 78, частини першої статті 86, статей 99, 210, 236, пункту 3 частини першої статті 282 ГПК України, статті 3 Закону України "Про судову експертизу"; без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 18.12.2019 у справі №761/29966/16-ц, від 07.04.2021 у справі №361/6333/18, від 04.06.2020 у справі №522/7758/14-ц, від 17.11.2021 у справі №806/3572/17, від 24.11.2021 у справі №649/1393/19, від 02.06.2022 у справі №905/1732/20, від 14.07.2022 у справі №910/16653/19, від 25.01.2022 у справі №908/1380/18, від 18.06.2020 у справі №910/15156/18, від 07.07.2022 у справі №910/886/21; судом не застосовано норми матеріального права, визначені в частині другій статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).
4.3. Крім того, скаржник зазначає, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норм частини першої статті 78 ГПК України при прийнятті, як достовірного доказу висновку експерта, підготовленого на замовлення однієї зі сторін, в тих самих експертів, які проводять в даний час експертне дослідження з такими самими питаннями на підставі ухвали суду та вказує, що суд апеляційної інстанції під час винесення постанови не дослідив всі зібрані у справі докази, необґрунтовано відхилив клопотання позивача про призначення повторної експертизи та встановив обставини, що мають суттєве значення на підставі недопустимих доказів.
4.4. Також, скаржником у касаційній скарзі (в новій редакції) заявлено клопотання про покладення понесених ним витрат на професійну правничу допомогу на відповідача-1.
5. Позиція інших учасників справи
5.1. У відзиві на касаційну скаргу Товариство заперечило проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просило відмовити у її задоволенні, а оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін.
5.2. У відзиві на касаційну скаргу Офіс заперечив проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просив відмовити у її задоволенні, а оскаржуване судове рішення залишити без змін.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Судами попередніх інстанцій встановлено, що:
- знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" зареєстрований за свідоцтвом України №129188 для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби;
- власником вказаного свідоцтва є Товариство, заявка № m200911119 подана 04.09.2009, відомості про реєстрацію знаку опубліковано 27.09.2010, Бюл. №18;
- знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" зареєстрований за свідоцтвом України №227836 для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби;
- власником вказаного свідоцтва є Товариство, заявка №m201624211 подана 02.11.2016, відомості про реєстрацію знаку опубліковано 12.06.2017, Бюл. №11.
6.2. Як вбачається з матеріалів справи, позивачем до суду першої інстанції надано висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 №1237, складений на замовлення позивача.
6.2.1. З висновку експертів від 02.11.2018 №1237 вбачається, що на вирішення експертизи поставлено такі питання:
1. Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119? (далі - Питання 1);
2. Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211? (далі - Питання 2).
6.2.2. Проведення експертизи доручено експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та Мінченко Наталії Володимирівні.
6.2.3. Стосовно Питання 1 експерти дійшли висновку, що позначення, яке охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211.
6.2.4. Стосовно Питання 2 експерти дійшли висновку, що позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", яке охороняється як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №129188, є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m2009 11119.
6.3. Вказаний вище висновок експертів суд апеляційної інстанції вважає суперечливим із врахуванням того, що за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, встановлено, що позначення "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" та позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН" є такими що відповідають умовам надання проводової охорони, у зв`язку з чим відповідачу-1 видані цим органом оскаржувані свідоцтва.
6.4. Апеляційний господарський суд призначив у справі №910/16093/18 комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (далі - КНДІСЕ).
6.4.1. На вирішення комісійної судової експертизи суд апеляційної інстанції поставив такі питання:
- Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?
- Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?
6.5. Від КНДІСЕ 21.11.2019 надійшов висновок експертів від 07.11.2019 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до якого експерти дійшли висновку, що позначення "ПРОМЕДОЛ" розуміється виробниками, лікарями, працівниками фармацевтичної галузі як найменування одного і того ж товару з певними властивостями, що само по собі втратило дистинктивну функцію.
6.5.1. Експерти дійшли висновку, що позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 є таким, що складається з двох елементів, один з яких "ПРОМЕДОЛ" є загальновживаним для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119.
6.5.2. При наданні відповіді на Питання 2, судові експерти дійшли висновку, що позначення, яке охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836 складається лише зі словесних елементів, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211.
6.6. Судом апеляційної інстанції вказано, що в матеріалах справи наявний висновок експерта за результати проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 12.12.2019 №1292, який надано на замовлення Компанії.
6.6.1. На вирішення експертизи поставленні такі питання:
- Чи є позначення "ПРОМЕДОЛ", яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188, елементом, який займає домінуюче положення в зображенні знака "ПРОМEДOЛ-ЗН"?
- Чи є буквосполучення "ЗН", яке входить до входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 таким, що не мало розрізняльної здатності станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119 та не набуло такої внаслідок його використання (тобто таким, що індивідуалізує маркований товар)?
6.6.2. Експерт дійшов висновку на перше питання, що позначення "ПРОМЕДОЛ", яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 є елементом, який займає домінуюче положення в зображенні знака "ПРОМEДOЛ-ЗН".
6.6.3. На друге запитання експерт дійшов висновку, що буквосполучення "ЗН", яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 є таким, що звичайно не мало розрізняльної здатності станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119 та не набуло такої внаслідок його використання (тобто таким, що індивідуалізує маркований товар)?
6.7. Від КНДІСЕ 06.05.2020 надійшов доопрацьований висновок експертів від 05.05.2020 №19118/19119/19-53/1954/20-27 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до якого:
- на запитання "Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України 129188 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?" судовий експерт дійшов висновку, що позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, а саме: фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати, ліки для людини, наркотики, наркотики на фармацевтичні потреби, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119";
- на запитання "Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?" судовий експерт дійшов висновку, що позначення, яке охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836 складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, а саме, анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби), наркотики на лікарські (медичні) потреби, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211.
6.8. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2020 призначено у справі №910/16093/18 додаткову комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено КНДІСЕ та на вирішення експертів поставлено такі питання:
1. Чи є елемент "ПРОМЕДОЛ", який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m 200911119?
2. Чи є елемент "ПРОМЕДОЛ", який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послу "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?
3. Чи є знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?
4. Чи є елемент "-ЗН", який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?
5. Чи є знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?
6.8.1. Відповідно до висновку експертів від 14.12.2021 №3158/20-27 за результатами проведення додаткової комісійної судової експертизи в сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/16093/18, судові експерти дійшли висновку про неможливість надати висновки на питання 1-3, оскільки запитувані експертами документи не були надані.
6.8.2. На питання 4-5 експерти дійшли таких висновків:
- елемент "-ЗН", який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 є таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119;
- знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119.
6.9. Суд апеляційної інстанції вказав, що у матеріалах справи наявний висновок експертів №005-СІВ/21 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2021.
6.9.1. Експертне дослідження проведено з урахуванням обставин, встановлених рішенням Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 №922/322/21.
6.9.2. На питання "Чи є елемент "ПРОМЕДОЛ", який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?" експерти дійшли висновку, що елемент "ПРОМЕДОЛ", який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119.
6.9.3. На питання "Чи є елемент "ПРОМЕДОЛ", який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?" експерти дійшли висновку, що елемент "ПРОМЕДОЛ", який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211.
6.9.4. На питання "Чи є знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?", експерти дійшли висновку, що знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України №227836 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211.
6.9.5. На питання "Чи є знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання етаном на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?" експерти дійшли висновку, що знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання етаном на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119.
6.9.6. На питання "Чи є елемент "-ЗН", який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?" експерти дійшли висновку, що елемент "-ЗН", який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України №129188 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009.
6.10. Судом апеляційної інстанції зазначено, що суттєве значення для справи має рішення Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі №922/322/21, яке набрало законної сили 29.04.2021.
6.10.1. У даній справі відповідачі: товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу" (далі - Підприємство) та Товариство подали до суду зустрічний позов з вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" про визнання позначення "ПРОМЕДОЛ" добре відомою торговельною маркою в Україні на ім`я Товариства та Підприємства на дату - 01.01.2015 для товарів 05 класу МКТП, а саме: ліки для людини, а саме - анальгетики (знеболювані, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби.
6.10.2. Господарським судом Харківської області, крім іншого, оцінено висновок експертів №161/20 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 09.10.2021, складений судовими експертами Федоренком В.Л. та Чабанець Т.М, відповідно до якого встановлено таке:
- у наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 ступінь відомості чи визнання словесного позначення "ПРОМЕДОЛ" для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно Товариства та Підприємства;
- у наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 тривалість, обсяг та географічний район використання словесного позначення "ПРОМЕДОЛ" для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно Товариства та Підприємства;
- у наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 тривалість, обсяг та географічний район просування словесного позначення "ПРОМЕДОЛ", вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно Товариства та Підприємства;
- у наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 тривалість та географічний район реєстрацій та/або заявок на реєстрацію (за умови, що знак використовується чи є визнаним) позначення "ПРОМЕДОЛ", вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно Товариства та Підприємства;
- у наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 цінність, що асоціюється з позначенням "ПРОМЕДОЛ", вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно Товариства та Підприємства;
- у наданих на дослідження матеріалах містяться відомості про фактори, які підтверджують ту обставину, що станом на 01.01.2015 словесне позначення "ПРОМЕДОЛ" стало добре відомим в Україні знаком щодо Товариства та Підприємства відносно товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби, а саме, ступінь відомості чи визнання словесного позначення "ПРОМЕДОЛ", тривалість, обсяг та географічний район використання словесного позначення "ПРОМЕДОЛ", тривалість, обсяг та географічний район просування словесного позначення "ПРОМЕДОЛ", тривалість та географічний район реєстрацій та/або заявок на реєстрацію (за умови, що знак використовується чи є визнаним) позначення "ПРОМЕДОЛ", цінність, що асоціюється з позначенням "ПРОМЕДОЛ".
6.10.3. Судом встановлено, що зазначений експертний висновок містить такі результати опитування:
1. Згідно з результатами опитування, найбільша кількість опитаних, а саме (93%), вказала, що ТМ "ПРОМЕДОЛ" їм відома;
2.Більшість респондентів (96%) вказала, що торговельна марка "ПРОМЕДОЛ" використовується для фармацевтичних препаратів;
3. Більшість представників досліджуваної цільової аудиторії (78%) вважає власником торговельної марки "ПРОМЕДОЛ" - Підприємство;
4.Переважна більшість респондентів (81%) зазначила, що виробником фармацевтичних препаратів, маркованих торговельною маркою "ПРОМЕДОЛ" є Підприємство;
5. Найбільша кількість опитуваних (40%) зазначила, що знає ТМ "ПРОМЕДОЛ" більше 6 років (33%) респондентів вказали, що дана ТМ стала їм відома на 01.01.2015. Інші респонденти сказали дату, а саме: (9%) на 01.01.2016; (8%) на 01.01.2017; (5%) на 01012019.
6.10.4. Судом встановлено, що станом на 01.01.2015 на території України здійснювалось виробництво та реалізація лікарського засобу із позначенням "ПРОМЕДОЛ" лише виробництва Підприємства. При цьому, таке виробництво здійснювалось на підставі об`єктів права інтелектуальної власності, належних Товариству.
6.10.5. Судом у відповідній справі оцінено обсяги реалізації маркованих позначенням "ПРОМЕДОЛ" лікарських засобів Підприємством і встановлено, як значні та такі, які сприяли набуттю вказаним позначенням істотної відомості в Україні.
6.10.6. Суд дійшов висновку, що у відповідній справі доведено обставини того, що позначення "ПРОМЕДОЛ" є добре відомим та визнаним у відповідному секторі суспільства; використовується протягом тривалого часу на значній території та у значних обсягах; матеріали справи містять відомості про реєстрації торговельних марок "ПРОМЕДОЛ" та станом на 01.01.2015 "ПРОМЕДОЛ-ЗН", такі позначення мають значну цінність, а тому, зустрічні позовні вимоги про визнання торговельної марки "ПРОМЕДОЛ" добре відомою в Україні станом на 01.01.2015 для товарів 05 класу МКТП: ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби, на ім`я Підприємства та Товариства задоволено.
6.10.7. Рішення Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі №922/322/21 прийнято судовою колегією апеляційної інстанції як доказ у справі, враховуючи необхідність застосування принципу процесуальної економії та недопущення правового пуризму.
6.10.8. Судом апеляційної інстанції зазначено, що у даному випадку судовим рішенням від 31.03.2021 підтверджено, що позначення "Промедол" набуло розрізняльної здатності саном на 01.05.2015 стосовно Товариства та Підприємства, тобто спірний знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" не є таким, що складається з позначень, що є загальновживаними, а тому, підстави для визнання спірного свідоцтва від 12.06.2017 №227836 недійсним є недоведеним та спростовується обставинами та фактами, встановленими судом у цьому рішенні, яке набрало законної сили.
6.10.9. Якщо позначення "Промедол" визнано добре відомим до дати подання заявки на спірний знак "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України від 12.06.2017 №227836 (заявка від 02.11.2016 №m201624211) це свідчить про те, що виходячи з факторів, оцінених судом у судовому рішенні Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі №922/322/21 щодо визнання позначення "Промедол" добре відомим, це позначення набуло розрізняльної здатності станом на 01.05.2015, та відповідно, знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" не можна вважати таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами чи лише з позначень, що є загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду. Загальновживане позначення не відповідає критеріям позначення визнаного судом добре відомим.
6.10.10. Тобто, позначення, визнане за судовим рішенням добре відомим станом на 01.05.2015 відносно Товариства та Підприємства є таким, що набуло розрізняльної здатності на цю дату та дає можливість споживачам розпізнати товар виробника, маркований цим позначенням серед інших товарів інших виробників.
6.10.11. Судова колегія апеляційної інстанції вважає доведеною ту обставину, що знак "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України від 12.06.2017 №227836 набув розрізняльну здатність до дати подання заявки - 02.11.2016, тому відповідно до пункту 10.2.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг закладом експертизи не може вважатись таким, що складається з позначень, які є загальновживаним, як позначення товарів і послуг певного виду.
6.10.12. Вказані обставини встановлені у рішенні Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі №922/322/21, на думку суду апеляційної інстанції, мають значення для правильного вирішення даного спору, оскільки існували на час розгляду даної справи та врахування їх судом мало б наслідком прийняття іншого судового рішення, ніж те, яке було прийнято щодо визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва України від 12.06.2017 №227836 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка від 02.11.2016 №m201624211), власником якого є відповідач-1, тобто встановлені цим рішенням обставини є істотними для вирішення даної справи, спростовують факти, які було покладено в основу оскаржуваного рішення у вищезазначеній частині.
6.11. У зв`язку з вищевикладеним суд апеляційної інстанції не бере до уваги всі вищезазначені експертні висновки, якими встановлено, що позначення "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за спірним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними, тому що у справі доведено, що позначення "ПРОМЕДОЛ" набуло розрізняльної здатності на час подання заявки - 02.11.2016, а тому не може бути визнано таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними.
6.12. За таких обставин, суд апеляційної інстанції виснував, що матеріалами справи спростовані зазначені у позові підстави для визнання недійсним спірного свідоцтва України від 12.06.2017 №227836 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка від 02.11.2016 №m201624211), якому надано правову охорону.
6.13. Вказане, крім іншого, на думку суду апеляційної інстанції, підтверджено експертним висновком №005-СІВ/21, який зроблено з урахуванням обставин, встановлених рішенням Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі № 922/322/21.
6.14. Враховуючи викладене, судова колегія суду апеляційної інстанції не вбачає підстав для задоволення позову в частині визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва України від 12.06.2017 №227836 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка від 02.11.2016 №m201624211) та відповідно, в частині зобов`язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю свідоцтва України від 12.06.2017 №227836 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка №m201624211), власником яких є відповідач-1, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відомостей про це у офіційному бюлетені "Промислова власність" (як похідних вимог).
6.15. Що стосується визнання недійсним свідоцтва України від 27.09.2010 №129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка від 04.09.2009 №m200911119), власником якого є відповідач-1, то суд апеляційної інстанції враховує, що додатковою комісійною експертизою встановлено, що спірний знак "ПРОМЕДОЛ-ЗН" набув розрізняльної здатності станом на день подання заявки - 04.09.2009, вказаний експертний висновок є належним доказом у справі, оскільки експерти попереджені про кримінальну відповідальність за статтею 384 Кримінального кодексу України за надання завідомо неправдивого висновку.
6.15.1. Суд апеляційної інстанції вважає, що матеріалами справи підтверджуються, що знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка №m2009 11119) за спірним свідоцтвом України від 27.09.2010 №129188, власником якого є відповідач-1, набув розрізняльну здатність станом на день подання заявки - 04.09.2009.
6.15.2. Встановлені у цьому експертному висновку обставини щодо оцінки набуття позначенням "ПРОМЕДОЛ-ЗН" розрізняльної здатності, крім іншого, підтверджується відповідною судовою експертизою.
6.15.3. Експертами встановлено, що позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН" не є таким, що складається лише з позначень, які є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду.
6.15.4. Доведення матеріалами справи тієї обставини, що позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН" набуло розрізняльної здатності станом на дату подання заявки, свідчить про те, що це позначення не може бути визнано таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами, що є загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду.
6.15.5. За таких обставин, судовою колегією суду апеляційної інстанції не беруться до уваги всі експертні висновки, що містяться в матеріалах справи, якими встановлено, що позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН" є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів.
6.15.6. Крім іншого, набуття позначенням "ПРОМЕДОЛ-ЗН" розрізняльної здатності підтверджується експертним висновком №005-СІВ/21.
6.15.7. За таких обставин, на думку суду апеляційної інстанції, матеріалами справи спростовані зазначені у позові підстави для визнання недійсним спірного свідоцтва України від 27.09.2010 №129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка від 04.09.2009 №m200911119), власником якого є відповідач-1.
6.15.8. Враховуючи викладене, суд апеляційної інстанції не вбачає підстав для задоволення позову в частині визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва України від 27.09.2010 №129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка від 04.09.2009 №m200911119) та відповідно, в частині зобов`язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю свідоцтва України від 27.09.2010 №129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка №m2009 11119) власником яких є відповідач-1, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відомостей про це у офіційному бюлетені "Промислова власність" (як похідних вимог).
7. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
7.1. Ухвалою Верховного Суду від 23.03.2023, зокрема, відкрито касаційне провадження у справі №910/16093/18 на підставі пунктів 1, 3 та 4 частини другої статті 287 ГПК України та пунктів 1, 3 та 4 частини третьої статті 310 ГПК України.
7.2. Розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 29.03.2023 у зв`язку з перебуванням судді Колос І.Б. у відпустці призначено повторний автоматичний розподіл судової справи №910/16093/18, відповідно до якого визначено склад колегії суддів: Малашенкова Т.М. (головуючий), Бенедисюк І.М., Селіваненко В.П.
7.3. Від позивача 25.04.2023 на електронну адресу Суду надійшло клопотання про залучення до справи співвідповідача, яке підписано кваліфікованим електронним підписом (далі - КЕП) 25.04.2023. Підпис КЕП перевірено і підтверджено протоколами створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 25.04.2023.
7.4. Суд протокольною ухвалою від 27.04.2023 відхилив клопотання Компанії про залучення до справи співвідповідача, оскільки Верховний Суд з урахуванням меж розгляду справи судом касаційної скарги, який визначено статтею 300 ГПК України, та порядку розгляду касаційної скарги (стаття 301 ГПК України), не наділений повноваженням на залучення співвідповідачів в силу приписів статті 48 ГПК України.
7.5. Від позивача 15.05.2023 на електронну адресу Суду надійшло клопотання про залучення до справи правонаступника, яке підписано 15.05.2023. Підпис КЕП перевірено і підтверджено протоколами створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 15.05.2023.
7.6. Протокольною ухвалою від 16.05.2023 відмовлено у задоволенні клопотання на підставі статей 52, 74, 300, 301 ГПК України, з огляду на те, що наявність/відсутність процесуального правонаступництва підлягає встановленню окремо у кожному випадку. Верховний Суд виходить з того, що для настання процесуального правонаступництва необхідно встановити факт переходу до особи матеріальних прав правопопередника, адже перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта матеріального правовідношення до іншого не тягне автоматичної зміни осіб у процесуальному відношенні.
7.7. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.