ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2023 року
м. Київ
cправа № 910/17047/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Гибало В.О.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Велмет" - Куц І.О., адвокат (ордер від 12.04.2023), Міняйлук С.М. - директор,
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Балістика" - Серафимов І.М., адвокат (ордер від 11.05.2023), Лебедєв Д.В., адвокат (ордер від 03.05.2023),
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Велмет"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 06.12.2022 (головуючий суддя: Сотніков С.В., судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.)
у справі № 910/17047/20
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Велмет" (далі - ТОВ "Велмет")
до товариства з обмеженою відповідальністю "Балістика" (далі - ТОВ "Балістика")
про захист прав інтелектуальної власності.
1. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
ТОВ "Велмет" звернулося до суду з позовом до ТОВ "Балістика" про захист прав інтелектуальної власності на корисну модель шляхом припинення порушення прав та заборони використання корисної моделі "Підсумок відкритий під магазин для набоїв" за патентом України № НОМЕР_1 від 25.06.2019.
Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 від 25.06.2019.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду міста Києва від 28.09.2022 зі справи № 910/17047/20 позов задоволено повністю: зобов`язано ТОВ "Балістика" припинити порушення прав ТОВ "Велмет" на корисну модель за патентом України № НОМЕР_1 від 25.06.2019; заборонено ТОВ "Балістика" використовувати корисну модель "Підсумок відкритий під магазин для набоїв" за патентом України № НОМЕР_1 від 25.06.2019. Стягнуто з відповідача на користь позивача 4 204,00 грн. судового збору.
Рішення суду першої інстанції мотивовано з посиланням на обґрунтованість заявлених позовних вимог.
Згідно з додатковим рішенням господарського суду міста Києва від 31.10.2022 зі справи № 910/17047/20 стягнуто з ТОВ "Балістика" на користь ТОВ "Велмет" 20 000,00 грн. витрат на проведення експертизи, 80 000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 06.12.2022 зі справи рішення суду першої інстанції скасовано повністю, ухвалено нове рішення про відмову в позові.
Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано з посиланням на наявність у відповідача права попереднього користувача згідно з приписами статей 28, 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) та статті 470 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), що, у свою чергу, виключає задоволення позову у цій справі.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі ТОВ "Велмет", з посиланням на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить суд касаційної інстанції постанову суду апеляційної інстанції скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.
2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування підстав касаційного оскарження скаржник посилається на відсутність висновків Верховного Суду щодо питання застосування положень абзаців 5, 8 частини другої статті 28, абзацу 1 частини першої статті 31 Закону та частини першої статті 470 ЦК України у подібних правовідносинах, зокрема, зазначає про те, що судом апеляційної інстанції не було надано правової оцінки обставинам стосовно використання технічного рішення саме тотожного корисній моделі згідно з патентом України № НОМЕР_1, тобто використання у виготовленому, до моменту подання заявки, продукті кожної ознаки незалежного пункту формули корисної моделі, при встановленні наявності в особи права попереднього користувача; використання технічного рішення саме відповідачем до дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ) (пункт 3 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України [далі - ГПК України]).
Також скаржник з посиланням на пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України та пункт 1 частини третьої статті 310 ГПК України зазначає підставою касаційного оскарження порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, а саме: частини першої статті 74, частини третьої статті 86, статті 104, частини першої статті 161 та підпункту "в" пункту 3 частини першої статті 282 ГПК України, вказуючи про те, що апеляційним господарським судом не досліджено зібрані у справі докази, на які посилався позивач.
Доводи інших учасників справи
У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Балістика" просило Суд залишити постанову суду апеляційної інстанції без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, посилаючись, зокрема, на дотримання судом попередньої інстанції норм матеріального та процесуального права.
Відповідно до розпорядження заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 10.04.2023 № 29.2-02/825 проведений повторний автоматизований розподіл справи № 910/17047/20 у зв`язку з відпусткою судді Малашенкової Т.М.
Згідно з ухвалою Суду від 11.04.2023 клопотання ТОВ "Балістика" про участь в судовому засіданні у справі № 910/17047/20 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів задоволено.
У судовому засіданні 13.04.2023 Судом оголошувалася перерва до 11.05.2023.
Згідно з ухвалою Суду від 04.05.2023 клопотання ТОВ "Балістика" про участь в судовому засіданні у справі № 910/17047/20 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів задоволено.
10.05.2023 від ТОВ "Велмет" надійшли додаткові письмові пояснення по справі.
3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Міняйлук Сергій Миколайович є власником патенту на корисну модель № НОМЕР_1 "Підсумок відкритий під магазин для набоїв", зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.06.2019.
Формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 складається з одного незалежного пункту та шести залежних:
1. Підсумок відкритий під магазин для набоїв, що містить виконані з водонепроникного матеріалу складові деталі, які поєднані між собою, а саме:
передню стінку (1), задню стінку (2), дві бокові стінки (3, 4), дно (5), які утворюють загальний корпус (6) підсумка з відкритою верхньою частиною (7), при цьому на зовнішній стороні передньої стінки (1) закріплені та розташовані горизонтальній паски (10), які утворюють передні просторові щілини (чарунки, 30 осередки типу системи MOLLE) (11) між зовнішньою стороною передньої стінки (1) та горизонтальними пасками (10), а на зовнішній стороні задньої стінки (2) також закріплені та розташовані горизонтальній паски (12), які утворюють задні просторові щілини (чарунки, осередки типу системи MOLLE) (13) між зовнішньою стороною задньої стінки (2) та горизонтальними пасками (12), при цьому до верхньої частини задньої стінки (2) корпуса (6) 35 прикріплений щонайменше один вертикальний пасок (8), який скріплений з верхньою частиною задньої стінкою (2) за допомогою горизонтальних пасок (12) і задніх просторових щілин (чарунок, осередків типу системи MOLLE) (13), крім того навколо корпуса (6) розташована кругла еластична гумова стрічка (14), що виконана з можливістю затягування/розтягування, і яка вставлена та протягнута через передні (11) та задні (13) просторові щілини (чарунки, осередки 40 типу системи MOLLE) таким чином, що кругла еластична гумова стрічка (14) стягує передню стінку (1), задню стінку (2) та дві бокові стінки (3, 4) між собою, який відрізняється тим, що кожна із двох бокових стінок (3, 4) виконана у вигляді окремої бічної панелі (15, 16), і кожна із цих двох окремих бічних панелей (15, 16) містить відповідні отвори (17, 18) для круглої еластичної гумової стрічки (14), і кругла еластична гумова стрічка (14) вставлена та протягнута 45 через відповідні отвори (17, 18) кожної із двох окремих бічних панелей (15, 16) таким чином, що вона рівномірно стягує передню стінку (1), задню стінку (2) та дві бокові стінки (3, 4), які виконані у вигляді двох окремих бічних панелей (15, 16), між собою.
2. Підсумок відкритий під магазин для набоїв за п. 1, який відрізняється тим, що кожна з двох бічних панелей (15, 16) у своїй верхній частині містить розширення та вигин (26) назовні від 50 відкритої верхньої частини (7) корпуса (6).
3. Підсумок відкритий під магазин для набоїв за п. 1 або за п. 2, який відрізняється тим, що співвідношення висоти передньої стінки (1) та висоти задньої стінки (2) складає від 1-1,25 до 1,4-1,5 відповідно.
4. Підсумок відкритий під магазин для набоїв за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, який відрізняється тим, що до верхньої частини задньої стінки (2) корпуса (6) прикріплено два вертикальних паски (8, 9), кожен із яких скріплений з верхньою частиною задньої стінкою (2) за допомогою горизонтальних пасків (12) і задніх просторових щілин (13).
5. Підсумок відкритий під магазин для набоїв за п. 1 або за п. 4, який відрізняється тим, що щонайменше один вертикальний пасок (8) або кожен з двох вертикальних пасків (8, 9) містить 60 додатковий фіксатор (22), який виконаний у вигляді додаткового площинного шару текстильного матеріалу, що приєднаний у верхній частині до площини вертикального паска (8) або приєднаний у верхній частині до площини кожного з двох вертикальних пасків (8, 9).
6. Підсумок відкритий під магазин для набоїв за п. 1 або за п. 2, або за п. 3, або за п. 4, який відрізняється тим, що до корпуса (6) прикріплено знімний клапан (23) з верхнім фіксатором 5 (24) та з нижнім фіксатором (25), де верхній фіксатор (24) виконаний у вигляді хлястика.
7. Підсумок відкритий під магазин для набоїв за п. 1 або за п. 2, який відрізняється тим, що на дні (5) виконано та розташовано не менш ніж два нижніх отвори (19, 20), в яких встановлені заклепки (21) кріплення бічних панелей (15, 16).
25.06.2019 Міняйлуком Сергієм Миколайовичем як ліцензіаром надано ТОВ "Велмет" ліцензію на використання корисної моделі "Підсумок відкритий під магазин для набоїв" за патентом України № НОМЕР_1, згідно з якою (ліцензією) позивачу надано дозвіл використовувати корисну модель, звертатися до ліцензіара за роз`ясненням щодо порядку та способів використання корисної моделі, а також надано виключне право перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі, в тому числі, забороняти таке використання.
У травні 2020 року позивачу стало відомо про те, що відповідачем з січня 2020 року здійснюється виробництво та реалізація продукції під найменуванням "Підсумок під магазин АК/АИ Колчан з клапаном ММ14", зокрема, шляхом пропонування такого товару для продажу в інтернет-магазині відповідача.
За результатом дослідження характеристик підсумку відповідача, позивачем направлено відповідачу претензію від 20.05.2020 № 31, за змістом якої позивач повідомив про порушення його прав інтелектуальної власності за патентом № НОМЕР_1 та вимагав у відповідача видалити зі свого інтернет-ресурсу будь-які посилання чи згадки про підсумки для магазину Колчан, оскільки останні порушують права інтелектуальної власності.
У відповідь на вказану претензію відповідач згідно з листом від 01.06.2020 № 01/06-20 відмовився припинити виробництво та продаж зазначених підсумків, оскільки ТОВ "Балістика" виробляє такі підсумки більше 5 років та має право на їх виробництво незалежно від отримання будь-яких патентів.
Позивач подав до місцевого господарського суду висновок від 24.07.2020 № 63-01 експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, який складений судовим експертом Петренком С.А., на вирішення якої (експертизи) було поставлене таке питання: чи використовується у продукті під найменуванням "Підсумок під магазин АК/АИ Колчан з клапаном ММ14", що виготовлений ТОВ "Балістика", кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № НОМЕР_1, зареєстрованим у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.06.2019, або ознака, еквівалентна їй?
У висновку за результатами проведення експертизи встановлено, що у продукті під найменуванням "Підсумок під магазин АК/АИ Колчан з клапаном ММ14", що виготовлений ТОВ "Балістика", використана кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № НОМЕР_1, зареєстрованим у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.06.2019, або ознака, еквівалентна їй.
Відповідачем на підтвердження заперечень проти позову подані до суду висновки експертів від 03.12.2020 № 212/20 та від 03.12.2020 № 213/20, які складені за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності судовими експертами Чабанець Т.М. та Фоя О.А., згідно з якими експерти дійшли таких висновків:
- корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 "Підсумок відкритий під магазин для набоїв" не відповідає умові патентоздатності новизна;
- до 15.04.2019 - дати подання до НОІВ заявки, за якою отримано патент на корисну модель України № НОМЕР_1 "Підсумок відкритий під магазин для набоїв" ТОВ "Балістика" в інтересах своєї діяльності добросовісно використало в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленій корисній моделі, а саме, виробляло підсумок для магазинів відкритий, відповідно до зразків продукції № 3 ТМ "Балістика", що випускався у 2018-2019 роках та здійснило підготовку для такого використання, а саме, виконало модернізацію відкритого підсумку під магазин, змінивши його бічну стінку на пластикову, про що свідчать зразки продукції №№ 4, 5 ТМ "Балістика", що випускалися у 2019-2020 роках.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.02.2021 у справі № 910/17047/20 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України; на вирішення експерта поставлені такі питання:
- чи використовується в продукті під найменуванням "Підсумок під магазин AK/AR Колчан з клапаном ММ14", що виготовлений ТОВ "Балістика", кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № НОМЕР_1, зареєстрованим у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.06.2019, або ознака, еквівалентна їй?
- чи відповідає умові патентоздатності "новизна" корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 "Підсумок відкритий під магазин для набоїв"?
За результатами проведення судової експертизи складений висновок експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 09.11.2021 № СЕ-19-21/7269-2021, згідно з яким:
- в продукті під найменуванням "Підсумок під магазин AK/AR Колчан з клапаном ММ14", що виготовлений ТОВ "Балістика", було використано всі ознаки, у тому числі, еквівалентні, що включені до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України від 25.06.2019 № НОМЕР_1 "Підсумок відкритий під магазин для набоїв", правовласником якої є Міняйлук Сергій Миколайович;
- корисна модель за патентом України від 25.06.2019 № НОМЕР_1 "Підсумок відкритий під магазин для набоїв", правовласником якої є Міняйлук Сергій Миколайович, відповідає умові патентоздатності "новизна" згідно з наданими матеріалами справи та наданими додатково матеріалами, що містяться на носієві для лазерних систем зчитування.
4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для захисту прав інтелектуальної власності позивача на корисну модель шляхом припинення порушення прав та заборони відповідачу здійснювати використання корисної моделі "Підсумок відкритий під магазин для набоїв" за патентом України № НОМЕР_1 від 25.06.2019.
В обґрунтування підстав касаційного оскарження ТОВ "Велмет" посилається на відсутність висновків Верховного Суду щодо питання застосування положень абзаців 5, 8 частини другої статті 28, абзацу 1 частини першої статті 31 Закону та частини першої статті 470 ЦК України у подібних правовідносинах, зокрема, зазначає про те, що судом апеляційної інстанції не було надано правової оцінки обставинам стосовно використання технічного рішення саме тотожного корисній моделі згідно з патентом України № НОМЕР_1, тобто використання у виготовленому, до моменту подання заявки, продукті кожної ознаки незалежного пункту формули корисної моделі, при встановленні наявності в особи права попереднього користувача; використання технічного рішення саме відповідачем до дати подання заявки до НОІВ (пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України).
Також скаржник з посиланням на пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України та пункт 1 частини третьої статті 310 ГПК України зазначає підставою касаційного оскарження порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, а саме: частини першої статті 74, частини третьої статті 86, статті 104, частини першої статті 161 та підпункту "в" пункту 3 частини першої статті 282 ГПК України, вказуючи про те, що апеляційним господарським судом не досліджено зібрані у справі докази, на які посилався позивач.