Постанова суду № 910/9215/21 від 27.04.2023 про захист порушеного права інтелектуальної власності

Перейти до правової позиції

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року

м. Київ

cправа № 910/9215/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М., Малашенкової Т.М.,

за участю секретаря судового засідання Гибало В.О.,

представників учасників справи:

позивача - компанії МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. (Merck Sharp & Dohme Corp.) - Сопільняк В.Ю., адвокат (ордер від 01.12.2022), Чепкова А.С., адвокат (ордер від 29.11.2022),

відповідача -1 - товариства з обмеженою відповідальністю "Тева Україна" - Гутнік І.В., адвокат (дов. від 10.11.2020), Кислий Т.Ф., адвокат (дов. від 10.11.2020),

відповідача -2 - Міністерства охорони здоров`я України - не з`явився,

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" - Дараган О.Ю., адвокат (дов. від 27.12.2022),

розглянув у відкритому судовому засіданні

касаційні скарги компанії МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. (Merck Sharp & Dohme Corp.) та товариства з обмеженою відповідальністю "Тева Україна"

на рішення господарського суду міста Києва від 14.06.2022 (суддя Картавцева Ю.В.)

та постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2023 (головуючий суддя: Грек Б.М., судді: Поляков Б.М., Сотніков С.В.)

у справі № 910/9215/21

за позовом компанії МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. (Merck Sharp & Dohme Corp.; далі - Компанія)

до товариства з обмеженою відповідальністю "Тева Україна" (далі - ТОВ "Тева Україна") та Міністерства охорони здоров`я України (далі - Міністерство),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (далі - ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України"),

про захист порушеного права інтелектуальної власності.

1. ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

Компанія звернулася до суду з позовом до ТОВ "Тева Україна" та Міністерства про захист порушеного права інтелектуальної власності Компанії.

Так, Компанія просила суд:

- зобов`язати ТОВ "Тева Україна" припинити порушення прав позивача на винахід за патентом України № 55409;

- заборонити ТОВ "Тева Україна" використовувати винахід (сполука каспофунгін) за патентом України № 55409 у лікарському засобі "Каспофунгін-Тева", або в будь-якому іншому лікарському засобі, що містить сполуку каспофунгін;

- зобов`язати Міністерство відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "Каспофунгін-Тева", у формі порошок для концентрату для розчину для інфузій, по 50 мг або по 70 мг флакон з порошком, по 1 флакону у картонній коробці.

Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на те, що подання відповідачем-1 заяви на державну реєстрацію лікарського засобу "Каспофунгін-Тева", діючою речовиною якого є сполука каспофунгін, яка, на думку позивача, тотожна з композицією, що захищена згідно з патентом України № 55409 на винахід (власник - позивач), є посяганням на права інтелектуальної власності позивача, відповідно є порушенням прав інтелектуальної власності позивача на винахід, яке (порушення) має бути припинене.

За твердженням Компанії, дії як з подання документів для державної реєстрації лікарського засобу, так і (або) отримання державної реєстрації лікарського засобу, в якому використано винахід, власником якого є позивач, є посяганням на права інтелектуальної власності володільця патенту на винахід, об`єктом якого є лікарський засіб (процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу), що згідно із законодавством України про охорону прав на винаходи і корисні моделі, є порушенням прав інтелектуальної власності.

Короткий зміст судових рішень попередніх інстанцій

Рішенням господарського суду міста Києва від 14.06.2022 у справі № 910/9215/21 позов задоволено повністю, з посиланням на його обґрунтованість.

За результатом нового апеляційного розгляду справи № 910/9215/21 постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2023 рішення суду першої інстанції змінено; позов задоволено частково: в частині позовних вимог про зобов`язання ТОВ "Тева Україна" припинити порушення прав на винахід за патентом України № 55409 та зобов`язання Міністерства відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "Каспофунгін-Тева" у формі порошок для концентрату для розчину для інфузій по 50 мг або по 70 мг флакон з порошком, по 1 флакону у картонній коробці у позові відмовлено; в частині задоволення позовних вимог про заборону ТОВ "Тева Україна" використовувати винахід (сполука каспофунгін) за патентом України № 55409 у лікарському засобі "Каспофунгін-Тева" або у будь-якому іншому лікарському засобі, що містить сполуку каспофунгін рішення суду першої інстанції залишено без змін. Змінено розподіл судових витрат та здійснено розподіл судових витрат з апеляційної скарги.

Короткий зміст вимог касаційних скарг

У касаційній скарзі Компанія, з посиланням на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права, просить суд касаційної інстанції скасувати постанову суду апеляційної інстанції в частині зміни рішення суду першої інстанції та відмови у зобов`язанні Міністерства відмовити у державній реєстрації лікарського засобу "Каспофунгін-Тева" у формі порошок для концентрату для розчину для інфузій по 50 мг або по 70 мг флакон з порошком, по 1 флакону у картонній коробці. У скасованій частині рішення суду першої інстанції щодо зобов`язання Міністерства відмовити у державній реєстрації лікарського засобу "Каспофунгін-Тева" у формі порошок для концентрату для розчину для інфузій по 50 мг або по 70 мг флакон з порошком, по 1 флакону у картонній коробці залишити в силі.

ТОВ "Тева Україна" у касаційній скарзі, з посиланням на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права, просить суд касаційної інстанції рішення та постанову зі справи скасувати в частині задоволення позовної вимоги Компанії про заборону ТОВ "Тева Україна" використовувати винахід (сполука каспофунгін) за патентом України № 55409 у лікарському засобі "Каспофунгін-Тева" або у будь-якому іншому лікарському засобі, що містить сполуку каспофунгін та ухвалити у цій частині нове рішення про відмову в позові; в іншій частині (щодо мотивів відхилення позовних вимог Компанії про зобов`язання ТОВ "Тева Україна" припинити порушення прав на винахід за патентом України № 55409 та зобов`язання Міністерства відмовити у державній реєстрації лікарського засобу "Каспофунгін-Тева" у формі порошок для концентрату для розчину для інфузій по 50 мг або по 70 мг флакон з порошком, по 1 флакону у картонній коробці) постанову суду апеляційної інстанції у справі змінити шляхом доповнення мотивувальної частини постанови мотивами про те, що підстави для задоволення позову в цій частині відсутні й через закінчення строку дії патенту України № 55409.

2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи осіб, які подали касаційні скарги

В обґрунтування підстав касаційного оскарження Компанія посилається на пункт 3 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зазначаючи про відсутність висновків Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах. Так, на думку Компанії, апеляційний господарський суд, ухвалюючи оскаржувану постанову, неправильно застосував норми матеріального права, а саме, неправильно застосував (неправильно витлумачив) пункт 1 статті 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", статтю 9 Закону України "Про лікарські засоби" абзац З пункту 9 Порядку державної реєстрації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376. Крім того, апеляційний господарський суд, ухвалюючи оскаржувану постанову в частині оцінки вимоги до Міністерства про зобов`язання відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "Каспофунгін-Тева", не врахував того, що ефективний захист прав інтелектуальної власності досягається шляхом одночасного задоволення позовних вимог про заборону використовувати винахід та заборону реєстрації лікарського засобу, у якому застосовано такий винахід. Єдиним правомірним та законно обґрунтованим варіантом поведінки Міністерства, за умови, якщо внаслідок реєстрації буде порушено захищене патентом майнове право інтелектуальної власності, є відмова у державній реєстрації вказаного лікарського засобу. Отже, зобов`язання Міністерства відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "Каспофунгін-Тева" не можна вважати втручанням в дискреційні повноваження органу.

ТОВ "Тева Україна" в обґрунтування підстав касаційного оскарження посилається на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначаючи про відсутність висновків Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах станом на дату ухвалення оскаржуваних судових рішень. Так, за доводами скаржника, суди попередніх інстанцій у вирішенні спору зі справи неправильно застосували:

- Закон України "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України", який не підлягав застосуванню; безпідставно не застосували статтю 9 Конституції України, статті 15, 19 Закону України "Про міжнародні договори України", статті 2, 4, 6, 27-1 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", абзац 5 частини четвертої статті б Закону (у редакції станом на 05.12.2012, чинній станом на дату прийняття рішення про продовження строку дії патенту України № 55409), статті 1, 33 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, статті 220, 486 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, статті 4, 5, 10, 465 Цивільного кодексу України, статті 3, 11 ГПК України, стосовно продовження чинності майнових прав на патент на період дії воєнного стану на підставі Закону України "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України", а саме того, що цей закон нібито продовжує чинність майнових прав винаходів за патентами, у тому числі, й продовжує чинність майнових прав за патентом у цій справі після 16.04.2022, - дати закінчення чинності майнових прав відповідно до матеріалів справи;

- статті 6, 27-1, 28, 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", статті 13, 15, 16, 424, 425, 465, 467 Цивільного кодексу України, статей 2, 4, 5 ГПК України, статті 41, 42 Конституції України, статтю 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, з яких вбачається, що після закінчення строку чинності майнових прав за патентом будь-яка особа може вільно та безоплатно використовувати винахід; таке використання не є порушенням та не надає власнику патенту право на судовий захист від такого використання;

- статті 13, 15, 16 Цивільного кодексу України, статтю 20 Господарського кодексу України, статті 2, 3, 5, 316 ГПК України, оскільки суд апеляційної інстанції не виконав вказівок Верховного Суду у цій справі та, як наслідок, як судом апеляційної інстанції, так і судом першої інстанції безпідставно застосовано такий спосіб захисту, як припинення порушення шляхом заборони відповідачу-1 використовувати винахід у лікарському засобі чи будь-якому іншому лікарському засобі за відсутності обов`язкових умов для застосування такого способу захисту.

Доводи інших учасників справи

У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Тева Україна" просило відхилити касаційну скаргу Компанії з підстав її необґрунтованості, ухвалити постанову, згідно з якою задовольнити касаційну скаргу ТОВ "Тева Україна".

Компанія у відзиві на касаційну скаргу просила залишити касаційну скаргу ТОВ "Тева Україна" без задоволення, постанову суду апеляційної інстанції - без змін в частині заборони відповідачу-1 використовувати винахід (сполука каспофунгін) за патентом України № 55409 у лікарському засобі "Каспофунгін-Тева", водночас скасувати зазначену постанову в частині зміни рішення суду першої інстанції про зобов`язання Міністерства відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "Каспофунгін-Тева".

Інші учасники справи не скористалися правом на подання відзивів на касаційні скарги.

Клопотання учасників справи

ТОВ "Тева Україна" подано клопотання про передачу даної справи № 910/9215/21 на розгляд Великої Палати Верховного Суду на підставі частини п`ятої статті 302 ГПК України у зв`язку з наявністю, на думку заявника, виключної правової проблеми і необхідності забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.

У клопотанні Товариство зазначає про те, що виключною правовою проблемою, яка потребує вирішення Великою Палатою Верховного Суду є надання відповідей на питання, а саме:

- чи подовжує Закон України "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України" чинність майнових прав на винаходи за патентами (поза межами додаткової охорони?)

- як мають застосовуватися норми названого Закону, а також Цивільного кодексу України? Чи є норми названого Закону спеціальними по відношенню до Цивільного кодексу України?

- чи застосовується стаття 220 Угоди про асоціацію як норма прямої дії?

Необхідністю надання висновку в аспекті перелічених питань ТОВ "Тева Україна" обґрунтовує "якісний" показник для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

"Кількісний" критерій заявник обґрунтовує наявністю у провадженні судів 13 справ, у яких вирішуватиметься питання застосування Закону України "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України", тобто, наявністю виключної проблеми не в одній конкретній справі, а в невизначеній кількості справ.

3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

Рішення судів попередніх судових інстанцій мотивовані такими фактичними встановленими обставинами та висновками.

Позивач є власником патенту України № 55409 на винахід "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ, СПОСІБ ЇЇ ОДЕРЖАННЯ ТА СПОСІБ ЛІКУВАННЯ І/АБО ПРОФІЛАКТИКИ ГРИБКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (ВАРІАНТИ)", який виданий на підставі заявки від 15.04.1997, дата реєстрації - 15.04.2003, що підтверджується випискою з Державного реєстру патентів України на винаходи та копією опису до патенту України № 55409 на винахід. Дата до якої підтримано чинність патенту - 15.04.2018.

Вказаним патентом захищена сполука каспофунгін ацетат, спосіб її одержання та спосіб лікування і профілактики грибкових захворювань.

Строк дії патенту України № 55409 на винахід продовжений на підставі рішення Державної служби інтелектуальної власності від 16.05.2016 № 16/ЗА/Вх№31492 відповідно до абзацу 5 частини четвертої статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Очікувана дата закінчення строку дії патенту - 15.04.2022.

ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" 04.02.2021 прийнята до розгляду заява ТОВ "Тева Україна" про державну реєстрацію лікарського засобу "Каспофунгін-Тева" у формі порошок для концентрату для розчину для інфузій, по 50 мг або по 70 мг флакон з порошком, по 1 флакону у картонній коробці.

Відповідач-1 не заперечує обставин подання заявки на реєстрацію лікарського засобу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.08.2021 у справі № 910/9215/21 призначено судову експертизу, на вирішення якої поставлене таке питання:

- чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 55409, або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі "Каспофунгін-Тева"?;

Відповідно до висновку експертів від 28.10.2021 № 175/21, який складений за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності після порівняння суттєвих ознак винаходу за патентом України № 55409 з ознаками лікарського засобу "Каспофунгін-Тева", експерти дійшли висновку про те, що у зазначеному лікарському засобі використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів формули 1, 7, 9, 12, 18 винаходу за патентом України на винахід № 55409, або ознака, еквівалентна їй.

У висновку встановлено, що формула винаходу за патентом України на винахід № 55409 є багатоланковою і складається з дванадцяти незалежних пунктів (пункт 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) та шести (2, 3, 4, 5, 6, 8) залежних пунктів; об`єктом винаходу за пунктом 1 формули є продукт: фармацевтична композиція; об`єктом винаходу за пунктами 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 формули є процес (спосіб): "Спосіб лікування"; об`єктом винаходу за пунктом 18 формули є процес (спосіб): "Спосіб отримання фармацевтичної композиції".

Згідно з рецензією від 31.01.2022 на висновок експертів від 28.10.2021 № 175/21 комісійна експертиза у сфері інтелектуальної власності, за результатами якої складено висновок експертів від 28.10.2021 № 175/21, проведена неповно та не об`єктивно, з порушенням вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, та методичними порушеннями, а зроблені в результаті дослідження висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження.

У відповідності з наданим позивачем висновком експертів від 28.01.2022 № 90/1-01, який складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для використання в господарському судочинстві (справа № 910/9215/21), у лікарському засобі "Каспофунгін-Тева" та у способі його застосування для лікування використано кожну ознаку, включену до незалежних пунктів 1, 7, 9, 11, 12, 14 формули винаходу за патентом України № 55409, або ознаку, еквівалентну їй.

Суди попередній інстанцій дійшли висновку про те, що у лікарському засобі "Каспофунгін-Тева" використана кожна ознака винаходу, що включена до незалежних пунктів формули 1, 7, 9, 12 винаходу за патентом України № 55409 на винахід, або ознака еквівалентна їй.

Також суди попередніх інстанцій виходили з того, що патент України № 55409 на винахід є чинним станом на час вирішення спору судом в силу приписів абзацу 3 пункту 1 частини першої Закону України "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час воєнного стану, введеного у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України".

4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав вважати права позивача на винахід за патентом України № 55409 порушеними, відповідно наявності чи відсутності підстав для їх захисту у судовому порядку у спосіб, визначений позивачем.

У касаційній скарзі Компанія, з посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України зазначає про відсутність висновків Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах. Так, на думку Компанії, апеляційний господарський суд, ухвалюючи оскаржувану постанову, неправильно застосував норми матеріального права, а саме, неправильно застосував (неправильно витлумачив) пункт 1 статті 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", статтю 9 Закону України "Про лікарські засоби" абзац З пункту 9 Порядку державної реєстрації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376. Крім того, апеляційний господарський суд, ухвалюючи оскаржувану постанову в частині оцінки вимоги до Міністерства про зобов`язання відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "Каспофунгін-Тева", не врахував того, що ефективний захист прав інтелектуальної власності досягається шляхом одночасного задоволення позовних вимог про заборону використовувати винахід та заборону реєстрації лікарського засобу, у якому застосовано такий винахід. Єдиним правомірним та законно обґрунтованим варіантом поведінки Міністерства, за умови, якщо внаслідок реєстрації буде порушено захищене патентом майнове право інтелектуальної власності, є відмова у державній реєстрації вказаного лікарського засобу. Отже, зобов`язання Міністерства відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "Каспофунгін-Тева" не можна вважати втручанням в дискреційні повноваження органу.

Стосовно наведеного Верховний Суд зазначає таке.

Відповідно до приписів пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у випадку, якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

Отже, по-перше, слід з`ясувати відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а по-друге, наявність/відсутність подібності правовідносин та наявність/відсутність неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

З огляду на відсутність висновків, про які зазначають скаржники у касаційних скаргах у контексті спірних правовідносин, необхідно з`ясувати наявність або відсутність неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права як умови необхідності надання висновку.

................

Перейти до повного тексту