ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2023 року
м. Київ
cправа № 916/2865/22
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Бенедисюка І.М. і Колос І.Б.,
розглянувши у порядку письмового провадження
касаційну скаргу ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED)
на постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 26.01.2023 (головуючий суддя Богатир К.В., судді Поліщук Л.В. і Таран С.В.)
у справі № 916/2865/22
за заявою ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED; далі - Компанія)
до товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко" (далі - Товариство)
про забезпечення позову до подачі позовної заяви,
ВСТАНОВИВ:
1. Компанія звернулася до господарського суду Одеської області із заявою про забезпечення позову до Товариства, яке може отримати статус учасника справи -відповідача. В ній Компанія просила суд вжити заходи забезпечення позову до подання позовної заяви шляхом заборони Державній митній службі України здійснювати митне оформлення товарів з позначенням "NATURALIS", отримувачем яких є Товариство.
2. Подана заява про забезпечення позову обґрунтована тим, що Компанія є власником торговельної марки (далі - ТМ) "NATURA" [свідоцтво України про реєстрацію знака для товарів та послуг (далі - ЗТП) № 99608 (дата публікації: 25.11.2008, бюл. № 22)] для товарів класів 29 та 32 Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) для реєстрації, зокрема фруктових напоїв і фруктових соків, нектару фруктового неалкогольного, овочевого соку (напою), соків фруктових, томатного соку (напою).
У квітні 2022 року заявник дізнався, що в мережах супермаркетів на території України продається сокова продукція (соки, нектари) під позначенням "NATURALIS", тобто вбачається використання третьою особою у комерційній діяльності позначення, схожого із зареєстрованою ТМ заявника. Виробником сокової продукції під TM "NATURALIS" є ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (Республіка Молдова). На упаковці цієї продукції зазначено, що імпортером є Товариство.
3. Ухвалою господарського суду Одеської області від 28.10.2022 (суддя Щавинська Ю.М.): заяву Компанії про забезпечення позову задоволено; заборонено Державній митній службі України здійснювати митне оформлення товарів з позначенням "NATURALIS", отримувачем яких є Товариство.
4. У постановленні відповідної ухвали суд виходив з наявності підстав для забезпечення позову.
5. Постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 26.01.2023: апеляційну скаргу Товариства задоволено; ухвалу господарського суду Одеської області від 28.10.2022 про забезпечення позову до подачі позовної заяви скасовано; прийнято нове рішення, яким відмовлено у забезпеченні позову за заявою Компанії.
6. Постанову мотивовано відсутністю підстав для забезпечення позову шляхом заборони Державній митній службі України здійснювати митне оформлення товарів з позначенням "NATURALIS", отримувачем яких є Товариство.
7. У касаційній скарзі до Верховного Суду Товариство, зазначаючи про прийняття вказаної постанови апеляційного господарського суду з порушенням норм процесуального права, просить оскаржувану постанову апеляційної інстанції від 26.01.2023 скасувати та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
8. Касаційну скаргу обґрунтовано тим, що суд апеляційної інстанції:
- всупереч частині другій статті 136 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) замість дослідження питання, чи є обставини, які ускладнюють або роблять неможливим виконання рішення суду у випадку забезпечення позову та чи адекватний обраний судом першої інстанції спосіб забезпечення позову обставинам справи, фактично досліджував питання обґрунтованості позовних вимог;
- всупереч статтям 86, 236, 238 ГПК України не надав належної оцінки наявним у справі письмовим доказам: висновку експертного дослідження судового експерта Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 08.09.2022 № ЕД-19/116-22/14474-ІВ; рішенням судів Республіки Молдова;
- відмовив у задоволенні клопотання Компанії про проведення судової експертизи та порушив передбачений статтею 2 ГПК України принцип рівності учасників процесу перед законом і судом та принцип змагальності;
- порушив приписи статті 77 ГПК України, взявши до уваги недопустимі докази - відсутню в матеріалах справи роздруківку відомостей про міжнародну реєстрацію ТМ "NATURALIS" з нотаріально засвідченим перекладом;
- був упередженим при розгляді справи, і це було підставою для його відводу згідно зі статтею 35 ГПК України;
- неправильно прийняв оскаржувану постанову без урахування висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 12.02.2020 у справі № 381/4019/18, від 12.08.2021 у справі № 911/3658/20, від 02.11.2021 у справі № 914/1569/20, від 26.05.2020 у справі №924/233/18, від 28.05.2019 у справі №925/859/16, від 18.06.2018 у справі №922/3605/17, від 05.12.2018 у справі №916/1813/16.
9. Товариство у відзиві на касаційну скаргу заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх помилковість та про законність і обґрунтованість постанови суду апеляційної інстанції, і просить: оскаржуване судове рішення залишити без змін, а скаргу - без задоволення; стягнути з Компанії 252 960 грн. витрат на надання правової допомоги на стадії касаційного провадження.
10. Суд першої інстанції, задовольняючи заяву Компанії про забезпечення позову до пред`явлення позову, виходив з такого.
Компанія є власником ТМ "NATURA" для товарів класів 29 та 32 МКТП для реєстрації, зокрема фруктових напоїв і фруктових соків, нектару фруктового неалкогольного, овочевого соку (напою), соків фруктових, томатного соку (напою).
У квітні 2022 року заявник дізнався від СП "ВІТМАРК-Україна" ТОВ, - єдиної особи, якій було надано дозвіл на використання TM "NATURA", що в мережах супермаркетів "Таврія-В", "Арсен" та "Ашан" на території України продається сокова продукція (соки, нектари) під позначенням "NATURALIS", тобто вбачається використання третьою особою у комерційній діяльності позначення, схожого із зареєстрованою торговельною маркою заявника. Виробником сокової продукції під TM "NATURALIS" є ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (Республіка Молдова). На упаковці цієї продукції зазначено, що імпортером є Товариство.
На адвокатський запит ТОВ "Таврія-В" повідомлено, що постачальником продукції під ТМ "NATURALIS" виробництва ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (Республіка Молдова), з яким у ТОВ "Таврія-В" встановлено правовідносини на постачання продукції в торговельну мережу "Таврія-В", є Товариство.
Відповідно до висновку експертного дослідження судового експерта Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Гриньчак В.М. від 08.09.2022 № ЕД-19/116-22/14474-ІВ позначення "NATURALIS", що нанесене на упаковку нектару мультифруктового з м`якоттю, пастеризованого TM "NATURALIS", та упаковку нектару яблучного, освітленого, пастеризованого TM "NATURALIS", виробник - ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ", Республіка Молдова, імпортер в Україну Товариство, які придбані в універсамі "Таврія-В" (ТОВ "Таврія-В") за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, 23, у кількості 1 одиниці кожної упаковки (загалом 2 упаковки), схоже настільки, що його можна сплутати з зареєстрованою ТМ за свідоцтвом України № 99608, права на яку належать Компанії.
У 2015-2016 роках за позовом ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" судами Республіки Молдова вже визнавалася схожість до ступеня змішування TM "NATURA" та позначення "NATURALIS" і, як результат, було заборонено імпорт та реалізацію на території Республіки Молдова соків та нектарів під TM "NATURA", вироблених СП "ВІТМАРК-Україна" ТОВ. При цьому продаж у Республіці Молдова сокової продукції під TM "NATURA" було визначено як прояв недобросовісної конкуренції та порушення прав ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ".
Компанія планує звернутися до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства про захист прав на торговельну марку шляхом заборони здійснювати використання в Україні позначення "NATURALIS", що є схожим настільки, що його можна сплутати з TM "NATURA", та вилучення з торговельного обороту України і знищення продукції з цим позначенням.
Компанія зазначила, що у Товариства немає будь-яких перешкод щодо ввезення в Україну продукції під позначенням "NATURALIS"; здійснення митного оформлення та переміщення товарів під позначенням "NATURALIS" через митний кордон України може призвести до безконтрольного розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, та/або передачі права власності на спірний товар іншим особам, які не беруть участі в даному судовому процесі, що може не лише ускладнити, але й зробити неможливим виконання рішення господарського суду у разі задоволення позовних вимог.
На підтвердження наявності у Компанії права власності на ТМ "NATURA", права інтелектуальної власності на яку охороняються відповідно до свідоцтва України про реєстрацію ЗТП № 99608, та, в свою чергу, порушення Товариством прав інтелектуальної власності надано суду:
- виписку з державного реєстру свідоцтва України на торговельні марки № 99608;
- адвокатський запит до ТОВ "Таврія-В" щодо надання інформації щодо постачальника продукції;
- лист ТОВ "Таврія-В", яким повідомлено, що постачальником продукції під ТМ "NATURALIS" та "VITA" виробництва ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (Республіка Молдова), з яким у ТОВ "Таврія-В", встановлено правовідносини на постачання продукції в торговельну мережу "Таврія-В", є Товариство.
- висновок експертного дослідження від 08.09.2022 № ЕД-19/116-22/14474-ІВ;
- рішення судів Республіки Молдова.
Суд першої інстанції зауважив, що необхідність у застосуванні певних способів захисту у сфері інтелектуальної власності, як і вжиття заходів забезпечення позову, пов`язується з недопущенням розповсюдження товарів, виготовлення або введення у цивільний оборот, імпорт чи експорт яких здійснюється з ймовірним порушенням права інтелектуальної власності.
Здійснення митного оформлення та переміщення товарів через митний кордон України може призвести до безконтрольного розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, та/або передачі права власності на спірний товар іншим особам, які не беруть участі в даному судовому процесі, що в свою чергу може істотно ускладнити ефективний захист або поновлення порушених, на думку заявника, прав/інтересів, за захистом яких він має намір звернутися до суду.
Зазначені обставини можуть призвести до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься вирішення даного спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову, в зв`язку із наявністю нових власників спірного товару, а також можуть зумовити необхідність звернення позивача з іншим позовом для захисту його порушених прав.
Зазначивши про адекватність та ефективність заходу забезпечення позову у вигляді заборони митного оформлення товарів, співмірність з позовними вимогами, з якими має намір звернутися до суду Компанія, суд першої інстанції, задовольнив заяву останньої.
11. Судом апеляційної інстанції було відхилено клопотання Компанії про призначення судової технічної експертизи додаткової угоди від 01.04.2022 №1 до ліцензійного договору від 01.04.2022, яке було обґрунтовано тим, що у Компанії виникають сумніви щодо моменту укладення (підписання) даної додаткової угоди, - з підстав відсутності у суду сумнівів щодо дати підписання даної додаткової угоди та ґрунтування доводів Компанії виключно на припущеннях останньої, яке не є стороною такої додаткової угоди, без підтвердження жодними доказами.
12. Суд апеляційної інстанції додатково зазначив таке.
Відповідно до відомостей з міжнародної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо міжнародної реєстрації знаків № 927822 вбачається, що ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ", MD-2037, Республіка Молдова, є власником ТМ "NATURALIS".
Міжнародна реєстрація знака № 927822 діє на території України у повному обсязі з 05.01.2007 щодо товарів:
"29 - Консервовані фрукти та овочі.
32 - Фруктові напої та фруктові та овочеві соки, безалкогольні напої, що містять фрукти, нектари, натуральні фруктові соки без добавок, яблучні соки, виноградні соки, апельсинові соки, ананасові соки, грейпфрутові соки, вишневі соки, соки чорносливу, персикові соки, абрикосові соки, яблучний і чорносмородиновий соки, яблучний і вишневий соки, змішані фруктові соки, овочеві соки, томатні соки, морквяні соки, яблучний і морквяний соки".
Товариство (як ліцензіат) має право на використання ТМ "NATURALIS" на території України на підставі ліцензійного договору від 01.04.2022, який укладено з власником міжнародної реєстрації від 05.01.2007 № 927822, а саме ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (як ліцензіаром).
Відповідно до пункту 1.1 даного договору на термін дії цього договору ліцензіар надає ліцензіату невиключну ліцензію на використання ТМ "NATURALIS" щодо всіх товарів 29 та 32 класів МКТП.
Судом апеляційної інстанції додатково зазначено, що наявність відповідного права у ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" підтверджується відомостями з міжнародної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо міжнародної реєстрації знаків №927822; нотаріально засвідчений переклад даного договору міститься у матеріалах справи.