ОКРЕМА ДУМКА
судді Великої Палати Верховного Суду Ситнік О. М.
на ухвалу Великої Палати Верховного Суду від 15 березня 2023 року у справі № 910/13988/20 (провадження № 12-3гс23)
за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - ПАТ "ФФ "Дарниця") до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі - УКРНОІВІ) (яка є правонаступником Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"), Акціонерного товариства "Лубнифарм" (далі - АТ "Лубнифарм") про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії
за касаційною скаргою АТ "Лубнифарм" на рішення Господарського суду міста Києва від 26 січня 2022 року (суддя Марченко О. В.) та постанову Північного апеляційного господарського суду від 29 вересня 2022 року (головуючий суддя Сотніков С. В., судді Отрюх Б. В., Гарник Л. Л.)
У вересні 2020 року ПАТ "ФФ "Дарниця" звернулося до суду з позовом, у якому зазначало, що позначення "Цитрамон" є добре відомим в Україні станом на 01 січня 1997 року на ім`я позивача для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків "фармацевтичні препарати" (далі - МКТП "фармацевтичні препарати"), оскільки відповідає ряду факторів доброї відомості торговельних марок. Вважало, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеня сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг.
Водночас належний АТ "Лубнифарм" знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН У" за свідоцтвом України № 24778 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01 січня 1997 року торговельною маркою позивача для ідентичних товарів. Тобто спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним, оскільки торговельна марка відповідача не відповідає умовам надання правової охорони з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII).
Просило:
- визнати позначення "Цитрамон" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" на ім`я позивача;
- зобов`язати УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення "Цитрамон" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" на ім`я позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені;
- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 24778 на знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН У", власником якого є АТ "Лубнифарм" (видане 15 лютого 2002 року за заявкою від 24 лютого 1997 року);
- зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.
26 січня 2022 року рішенням Господарського суду міста Києва позов задоволено.
Рішення мотивоване безперервним, інтенсивним та географічно широким просуванням позивачем торговельної марки "Цитрамон". Станом на 01 січня 1997 року позначення "Цитрамон" стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати".
Торговельна марка "ЦИТРАМОН У", що належить АТ "Лубнифарм" за свідоцтвом України № 24778, та добре відома на ім`я позивача торговельна марка "Цитрамон" є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Суд відхилив клопотання АТ "Лубнифарм" про застосування наслідків спливу позовної давності, зважаючи на те, що право позивача на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.
29 вересня 2022 року постановою Північного апеляційного господарського суду рішення Господарського суду міста Києва від 26 січня 2022 року залишено без змін.
АТ "Лубнифарм" подало касаційну скаргу, в якій просить рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог.
Касаційна скарга мотивована тим, що апеляційний господарський суд в оскаржуваному судовому рішенні застосував норми права без урахування висновку щодо застосування норм права в подібних правовідносинах, викладеного в постановах Верховного Суду від 12 лютого 2020 року у справі № 910/21067/17 (щодо надання оцінки висновку експерта), від 02 липня 2020 року у справі № 922/2315/19 (стосовно приписів частин третьої, п`ятої статті 96 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України)), від 25 червня 2020 року у справі № 924/233/18 (щодо необхідності ретельного розгляду всіх аргументів сторін та доказів, поданих сторонами), від 28 січня 2020 року у справі № 910/6981/19, від 01 липня 2021 року у справі № 917/549/20, від 16 лютого 2021 року у справі № 927/645/19 (щодо вірогідності доказів), від 26 вересня 2019 року у справі № 910/20650/17 (щодо оцінки висновку експерта), від 28 січня 2020 року у справі № 910/20564/16 (початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право у примусовому порядку через суд), від 28 травня 2020 року у справі № 910/13119/17 (початок перебігу позовної давності пов`язується з початком використання спірного позначення на ринку).
З посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України АТ "Лубнифарм" зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування положень частини першої статті 58 Конституції України, статті 5 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) у системному взаємозв`язку з положеннями частини другої статті 6 Закону № 3689-XII зі змінами згідно з пунктом 3 постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України від 23 грудня 1993 року № 3771-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (стосовно питання відсутності на дату подачі заявки обставин, що зумовлюють недійсність свідоцтва на знак для товарів і послуг) та відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування приписів статті 256, частини першої статті 261 ЦК України за вимогами про визнання торговельної марки добре відомою та скасування конфліктуючого свідоцтва (щодо початку перебігу строку позовної давності за такою вимогою).
27 жовтня 2022 року ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відкрито касаційне провадження у справі.
26 січня 2023 року ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду справу передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду на підставі частини п`ятої статті 302 ГПК України, якою передбачено, що суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.
Мотивуючи підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду зазначив таке.
Причиною виникнення спору у справі стали питання щодо наявності чи відсутності підстав для: 1) визнання позначення "Цитрамон" добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" стосовно позивача; 2) визнання недійсним повністю свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН У", власником якого є АТ "Лубнифарм".
Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям та здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг регулюються, зокрема, Законом № 3689-XII, відповідно до частини третьої статті 5 якого набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (яка набула чинності для України з 25 грудня 1991 року) (далі - Паризька конвенція) країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є в цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями Паризької конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.
Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.
Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.
Відповідно до статті 25 Закону № 3689-XII охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.
Закон № 3689-XII не визначає окремих підстав (умов), за яких питання щодо визнання торговельної марки добре відомою розглядається Апеляційною палатою, а за яких - судом. Цим Законом суд визначений як альтернативний компетентний орган (за вибором заявника) поряд з Апеляційною палатою, до компетенції якого (суду) віднесено розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою.
Також у Законі № 3689-XII не вказано часових обмежень щодо звернення до Апеляційної палати як до альтернативного компетентного органу.
Водночас згідно із частиною другою статті 4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Отже, правова проблема полягає в невизначеності питання щодо застосування / незастосування позовної давності (зокрема, статей 256, 261 ЦК України) у справах про визнання торговельної марки добре відомою у зв`язку з невизначеністю питання про те, чи потребує звернення з такою вимогою до суду як до альтернативного компетентного органу в силу приписів Закону № 3689-XII поряд з Апеляційною палатою наявності саме порушеного права та/або законного інтересу чи достатньої необхідності для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням, адже перебіг позовної давності починається з дня виникнення права на позов чи, іншими словами, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права чи про особу, яка його порушила.
Наявність визначеної Законом № 3689-XII альтернативності органів з різними підходами до часового аспекту щодо можливості звернення матиме кардинально протилежні результати в розгляді одного й того ж питання Апеляційною палатою та судом залежно від застосування / незастосування судом позовної давності в такій категорії спорів.