Постанова суду № 910/17856/21 від 16.02.2023 про захист порушеного права інтелектуальної власності

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року

м. Київ

cправа № 910/17856/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.,

за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,

представників учасників справи:

позивача - компанії МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. [Merck Sharp & Dohme Corp.] (далі - Компанія, позивач) - Сопільняк В.Ю. (адвокатка), Чепкова А.С. (адвокатка)

відповідача-1 - акціонерного товариства "Фармак" (далі - Товариство, відповідач-1, скаржник) - Тесля Ю.О. (адвокатка),

відповідача-2 - Міністерства охорони здоров`я України (далі - Міністерство, відповідач-2) - не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства

на рішення Господарського суду міста Києва від 06.10.2022 (головуючий - суддя Щербаков С.О.)

та на постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.12.2022 (головуючий - суддя Пантелієнко В.О., судді Гарник Л.Л., Доманська М.Л.)

у справі №910/17856/21

за позовом Компанії

до 1. Товариства

2. Міністерства

про захист порушеного права інтелектуальної власності.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

ВСТУП

Причиною звернення до суду є наявність/відсутність підстав для захисту права інтелектуальної власності на винаходи.

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Компанія звернулася до суду з позовною заявою до Товариства та Міністерства про:

- зобов`язання Товариства припинити порушення прав Компанії на винаходи за патентами України;

- заборону Товариству використовувати винаходи за патентами України у лікарському засобі "СИТЕНА";

- визнання недійсним наказу Міністерства про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін у реєстраційні матеріали, в частині реєстрації лікарського засобу "СИТЕНА";

- визнання недійсним наказу Міністерства про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін у реєстраційні матеріали, в частині внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "СИТЕНА";

- визнання недійсними реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "СИТЕНА".

1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що патентами позивача захищено активну діючу речовину оригінального лікарського засобу "ЯНУВІЯ", що виробляється Компанією, проте позивачу стало відомо про реєстрацію лікарського засобу "СИТЕНА", виробництва відповідача-1, який на думку позивача, є генеричним по відношенню до лікарського засобу "ЯНУВІЯ", тож позивач вважає, що подання заявки на державну реєстрацію вказаного лікарського засобу та, відповідно, його державна реєстрація без дозволу Компанії є використанням винаходів, що охороняються патентами та порушенням прав позивача.

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.10.2022, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.12.2022 у справі №910/17856/21, позовні вимоги задоволені.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. Товариство, посилаючись на ухвалення судами першої та апеляційної інстанцій оскаржуваних судових рішень з неправильним застосуванням норм матеріального права, просить скасувати оскаржувані судові рішення та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1. На обґрунтування своєї правової позиції у поданій касаційній скарзі Товариство із посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) [однак фактично посилається та цитує пункт 2 частини другої статті 287 ГПК України] вказує, що підставами для касаційного оскарження прийнятих попередніми судовими інстанціями судових актів зі справи є неправильне застосування норм матеріального права, а саме: статей 28, 31, 34 Закону України "Про лікарські засоби", статті 4 Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - Угода ТРІПС) та порушення норм процесуального права - статті 4 ГПК України, тому існує необхідність відступлення від висновків щодо застосування норми права у подібних правовідносинах викладених у постановах Верховного Суду від 01.12.2022 у справі №910/10855/20 та від 08.12.2022 у справі №910/17860/21.

5. Позиція інших учасників справи

5.1. У відзиві на касаційну скаргу позивач заперечив проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просив відмовити у її задоволенні, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.

5.2. Від відповідача-2 відзив на касаційну скаргу до Верховного Суду не надійшов.

6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

6.1. Судом першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, встановлено, що Компанія є власником таких патентів України:

- №74912 на винахід "БЕТА-АМІНОТЕТРАГІДРОІМІДАЗО-(1,2-А)-ПІРАЗИНИ І ТЕТРАГІДРОТРИАЗОЛО-(4,3-А)-ПІРАЗИНИ ЯК ІНГІБІТОРИ ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АБО ЗАПОБІГАННЯ ДІАБЕТУ" (дата подання заявки - 05.07.2002, дата реєстрації - 15.02.2006), яким захищено сполуку ситагліптин, а також застосування даної сполуки для виготовлення лікарського засобу для лікування, в тому числі діабету типу 2;

- №86026 на винахід "СІЛЬ ФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ ІНГІБІТОРА ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗИ-IV" (дата подання заявки - 18.06.2004, дата реєстрації - 25.03.2009), яким захищено сполуку дигідрофосфат ситагліптину. Також, вказаним патентом захищено спосіб лікування діабету 2 типу.

6.3. Як зазначає позивач, вказаними патентами захищено активну діючу речовину оригінального лікарського засобу "ЯНУВІЯ", який виробляється компанією Мерк Шарп і Доум Б.В. (виробник, відповідальний за випуск серії), Нідерланди, Мерк Шарп і доум Лімітед (виробник за повним циклом), Велика Британія.

6.4. Наказом Міністерства 25.02.2009 №120 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" зареєстровано лікарський засіб "ЯНУВІЯ" за компанією Мерк Шарп і Доум Ідеа Інк.

6.5. Наказом Міністерства від 06.03.2020 №630 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунологічних препаратів), внесення змін до реєстраційних матеріалів та внесення змін до додатка 3 до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 27.02.2020 №577" лікарський засіб "ЯНУВІЯ" перереєстровано безстроково.

6.6. Позивач зазначає, що йому стало відомо, що наказом Міністерства охорони здоров`я України від 11.12.2019 №2446 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" зареєстровано лікарський засіб "СИТЕНА" виробництва Товариства, Україна:

- у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 50 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 або 6 блістерів у пачці, реєстраційне посвідчення UA/17815/01/01;

- у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 або 6 блістерів у пачці, реєстраційне посвідчення UA/17815/01/02.

6.7. Крім того, наказом Міністерства від 30.11.2020 №2759 "Про державну реєстрація (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" лікарський засіб "СИТЕНА" перереєстровано, а саме внесено зміни в текст маркування упаковки лікарського засобу щодо зазначення міжнародних позначень одиниць вимірювання.

6.8. Також, наказом Міністерства від 06.08.2021 №1680 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" лікарський засіб "СИТЕНА" перереєстровано, а саме змінено назву лікарського засобу на "СИТЕНА®-ФАРМАК" з 06.02.2022.

6.9. Обґрунтовуючи вимоги, позивач зазначає, що лікарський засіб Товариства "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022) є генеричним по відношенню до лікарського засобу "ЯНУВІЯ", який містить діючу речовину, права на яку належать Компанії, оскільки, сполуку ситагліптин та дигідрофосфат ситагліптину, захищені патентами позивача №74912 та №86026, проте останній не надав відповідачу-1 дозволу на використання винаходів за вказаними патентами при виготовленні вищевказаного лікарського засобу.

6.10. Судом першої інстанції призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено такі питання:

- чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід №74912, або ознака, еквівалентна їй, у лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022);

- чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід №86026, або ознака, еквівалентна їй, у лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022).

6.11. У висновку експерта від 18.07.2022 №50/22 (далі - Висновок) за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності судовим експертом Чабанець Т.М. встановлено таке:

- у лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 74912, або ознака еквівалентна їй;

- у лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід №86026, або ознака еквівалентна їй.

6.12. Судом першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, встановлено, що: патент України №74912, який належить позивачу, фактично захищає групу винаходів, які охарактеризовані 4 незалежними пунктами формули, кожен з яких розкриває один з винаходів групи; у свою чергу, патент України №86026, який належить Компанії, фактично захищає групу винаходів, які охарактеризовані 6 незалежними пунктами формули, кожен з яких розкриває один з винаходів групи.

6.13. Суд першої інстанції зазначив, що експертом у Висновку проведено порівняння:

- ознак винаходу за патентом України №74912 з ознаками лікарського засобу "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), за результатами якого встановлено, що у лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022) використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів 1, 15, 20, 21 формули винаходу за патентом України на винахід №74912, або ознака еквівалентна їй;

- ознак винаходу за патентом України №86026 з ознаками лікарського засобу "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), за результатами якого встановлено, що у продукті - лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022) використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів 1, 24, 25, 26, 27, 28 за патентом України на винахід №86026, або ознака еквівалентна їй.

6.14. Оцінюючи Висновок, суд першої інстанції зазначив, що вказаний висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, при цьому, Висновок складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Чабанець Т.М., та приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

6.15. Суд першої інстанції виснував, що:

- відповідач-1 зареєстрував лікарський засіб з використанням кожної ознаки, включеної до незалежних пунктів винаходу за патентом, що належить позивачу;

- подання відповідачем-1 заяви на реєстрацію та, власне, реєстрація лікарського засобу "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), що містить сполуку, тотожну з композицією, яка захищена патентами України №74912 та № 6026, є порушенням прав позивача на винаходи;

- державна реєстрація лікарського засобу "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), яка є обов`язковою умовою для введення лікарського засобу в цивільний обіг в Україні, свідчить про те, що відповідачем-1, зокрема здійснюються підготовчі дії для виготовлення та подальшого введення в цивільний обіг лікарського засобу "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), що, в свою чергу, є посяганням на права інтелектуальної власності позивача.

7. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

7.1. Ухвалою Верховного Суду від 17.01.2023, зокрема, відкрито касаційне провадження у справі №910/17856/21 на підставі пункту 2 частини другої статті 287 ГПК України.

7.2. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

7.3. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

8. Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

8.1. Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства закріплених у частини третій статті 2 ГПК України, зокрема, ураховуючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, та дотримуючись принципу верховенства права, на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.

8.2. Верховний Суд звертає увагу на те, що касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаржником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.

8.3. Касаційне провадження у даній справі відкрито на підставі пункту 2 частини другої статті 287 ГПК України.

8.4. При цьому самим скаржником у касаційній скарзі з огляду на принцип диспозитивності визначаються підстава, вимоги та межі касаційного оскарження, а тому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктом 2 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено самим скаржником), покладається на скаржника.

8.5. В силу приписів пункту 2 частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні.

8.6. Отже, відповідно до положень пункту 2 частини другої статті 287 ГПК України касаційний перегляд з указаних мотивів може відбутися за наявності таких складових: (1) суд апеляційної інстанції застосував норму права у подібних правовідносинах з урахуванням висновку Верховного Суду, викладеного у постанові; (2) скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від такого висновку.

8.7. Що ж до визначення подібних правовідносин, то в силу приписів статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд звертається до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 12.10.2021 у справі №233/2021/19, в якій визначено критерій подібності правовідносин.

8.8. Так, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 12.10.2021 у справі №233/2021/19 задля юридичної визначеності у застосуванні приписів процесуального закону, які зобов`язують визначати подібність правовідносин конкретизувала висновки Верховного Суду щодо тлумачення поняття "подібні правовідносини", що полягає у тому, що на предмет подібності слід оцінювати саме ті правовідносини, які є спірними у порівнюваних ситуаціях. Встановивши учасників спірних правовідносин, об`єкт спору (які можуть не відповідати складу сторін справи та предмету позову) і зміст цих відносин (права й обов`язки сторін спору), суд має визначити, чи є певні спільні риси між спірними правовідносинами насамперед за їхнім змістом. А якщо правове регулювання цих відносин залежить від складу їх учасників або об`єкта, з приводу якого вони вступають у правовідносини, то у такому разі подібність слід також визначати за суб`єктним і об`єктним критеріями відповідно. Для встановлення подібності спірних правовідносин у порівнюваних ситуаціях суб`єктний склад цих відносин, предмети, підстави позовів і відповідне правове регулювання не обов`язково мають бути тотожними, тобто однаковими.

8.9. При цьому, Велика Палата Верховного Суду зазначила, що термін "подібні правовідносини" може означати як ті, що мають лише певні спільні риси з іншими, так і ті, що є тотожними з ними, тобто такими самими, як інші. Таку спільність або тотожність рис слід визначати відповідно до елементів правовідносин. Із загальної теорії права відомо, що цими елементами є їх суб`єкти, об`єкти та юридичний зміст, яким є взаємні права й обов`язки цих суб`єктів. Отже, для цілей застосування приписів процесуального закону, в яких вжитий термін "подібні правовідносини", зокрема пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України та пункту 5 частини першої статті 296 ГПК України таку подібність слід оцінювати за змістовим, суб`єктним та об`єктним критеріями.

8.10. З-поміж цих критеріїв змістовий (оцінювання спірних правовідносин за характером урегульованих нормами права та договорами прав і обов`язків учасників) є основним, а два інші - додатковими.

8.11. У кожному випадку порівняння правовідносин і їхнього оцінювання на предмет подібності слід насамперед визначити, які правовідносини є спірними. А тоді порівнювати права й обов`язки сторін саме цих відносин згідно з відповідним правовим регулюванням (змістовий критерій) і у разі необхідності, зумовленої цим регулюванням, - суб`єктний склад спірних правовідносин (види суб`єктів, які є сторонами спору) й об`єкти спорів.

8.12. Велика Палата Верховного Суду неодноразово зазначала, що таку подібність суд касаційної інстанції визначає з урахуванням обставин кожної конкретної справи [див. постанови від 27 березня 2018 року у справі №910/17999/16 (пункт 32); від 25 квітня 2018 року у справі №925/3/17 (пункт 38); від 16 травня 2018 року у справі №910/24257/16 (пункт 40); від 5 червня 2018 року у справі №243/10982/15-ц (пункт 22); від 31 жовтня 2018 року у справі №372/1988/15-ц (пункт 24); від 5 грудня 2018 року у справах №522/2202/15-ц (пункт 22) і №522/2110/15-ц (пункт 22); від 30 січня 2019 року у справі №706/1272/14-ц (пункт 22)]. Це врахування слід розуміти як оцінку подібності насамперед змісту спірних правовідносин (обставин, пов`язаних із правами й обов`язками сторін спору, регламентованими нормами права чи умовами договорів), а за необхідності, зумовленої специфікою правового регулювання цих відносин, - також їх суб`єктів (видової належності сторін спору) й об`єктів (матеріальних або нематеріальних благ, щодо яких сторони вступили у відповідні відносини).

8.13. Скаржник вказує на необхідність відступлення від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду, а саме:

- у постанові Верховного Суду від 01.12.2022 у справі №910/10855/20 викладено висновок такого змісту:

"8.17. З врахуванням зазначеного вище, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про те, що подання документів для державної реєстрації лікарського засобу та/або отримання державної реєстрації лікарського засобу, в якому використано винахід, права на який належать позивачу, є достатнім свідченням створення передумов для введення лікарського засобу в цивільний оборот, що є порушенням права інтелектуальної власності позивача як володільця патенту.

8.22. Отже, Законом 3687-ХІІ не передбачена можливість подання заявки на реєстрацію лікарського засобу та отримання державного реєстраційного посвідчення до закінчення терміну дії патенту, як про це зазначає скаржник.

8.23. Таким чином, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованих висновків з дотриманням норм матеріального та процесуального права";

- у постанові Верховного Суду від 08.12.2022 у справі №910/17860/21 викладено висновок такого змісту:

"...державна реєстрація є обов`язковою передумовою для введення лікарського засобу в цивільний обіг на території України. Відповідно подання заявки на реєстрацію лікарського засобу, в якому використано винахід, права на який належать іншій особі і є чинними, по своїй суті є підготовкою до введення такого лікарського засобу в цивільний обіг, а тому є посяганням на передбачені статтею 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права власника патенту (у даному випадку, позивача, який не надавав відповідачу-1 згоди на використання винаходу), що обґрунтовано враховано у вирішенні спору судами попередніх інстанцій".

8.14. Слід зазначити, що предметом розгляду даної справи є:

- зобов`язання Товариства припинити порушення прав Компанії на винаходи за патентами України;

- заборона Товариству використовувати винаходи за патентами України у лікарському засобі "СИТЕНА";

- визнання недійсним наказів Міністерства про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін у реєстраційні матеріали, в частині реєстрації/внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "СИТЕНА";

- визнання недійсними реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "СИТЕНА".

8.14.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що патентами позивача захищено активну діючу речовину оригінального лікарського засобу "ЯНУВІЯ", що виробляється Компанією, проте позивачу стало відомо про реєстрацію лікарського засобу "СИТЕНА", виробництва відповідача-1, який на думку позивача, є генеричним по відношенню до лікарського засобу "ЯНУВІЯ", тож позивач вважає, що подання заявки на державну реєстрацію вказаного лікарського засобу та, відповідно, його державна реєстрація без надання дозволу Компанією є використанням винаходів, що охороняються патентами та порушенням прав позивача.

8.15. Предметом розгляду справи №910/10855/20 було:

- зобов`язання відповідача-1 припинити порушення прав позивача на винахід за патентом України;

- заборона відповідачу-1 використовувати винахід за патентом України у лікарському засобі;

- визнання недійсним наказу Міністерства про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів в частині реєстрації лікарського засобу;

................

Перейти до повного тексту