ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2023 року
м. Київ
cправа № 910/14228/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Булгакової І.В.,
за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,
представників учасників справи:
позивача - компанії KAESER KOMPRESSOREN SE (далі - Компанія, позивач, скаржник) - Войков А.П. (адвокат),
відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "СІГМАІНЖИНІРІНГ" (Товариство, відповідач-1) - Зінченко О.В. (адвокат),
відповідача-2 - державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" - (далі - Офіс, відповідач-2) - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Компанії
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 (головуючий - суддя Пантелієнко В.О., судді Гарник Л.Л. і Сотніков С.В.)
та на постанову (додаткову) Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 (головуючий - суддя Пантелієнко В.О., судді Гарник Л.Л. і Доманська М.Л.)
у справі №910/14228/21
за позовом Компанії
до Товариства, Офісу
про визнання недійсним свідоцтв і зобов`язання вчинити дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
ВСТУП
Причиною звернення до суду є наявність/відсутність підстав для визнання недійсними свідоцтв відповідача-1 на торговельні марки.
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Компанія звернулася до суду з позовною заявою до Товариства та державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Підприємство) про:
- визнання частково недійсним свідоцтва України №244584 на торговельну марку [] для товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи";
- визнання недійсними свідоцтв України №273705 ["Сігма Інжиніринг"], №273706 ["Сигма Инжиниринг"] та №273707 ["Sigma Engineering"] на торговельні марки для товарів 7 класу МКТП "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму";
- зобов`язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України на торговельну марку №244584 та визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки №273705, №273706 та №273707, про що здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- заборону відповідачу-1 використовувати торговельні марки за вказаними вище свідоцтвами.
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки, на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені пунктом 3 та абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон; у редакції діючій на момент виникнення спірних правовідносин).
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанов суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 (головуючий - суддя Босий В.П.) у справі №910/14228/21 позовні вимоги задоволено повністю.
2.2. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 у справі №910/14228/21 апеляційну скаргу Товариства задоволено, апеляційну скаргу Підприємства задоволено частково, рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 у справі №910/14228/21 скасовано та прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.
2.3. Постановою (додатковою) Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 у справі №910/14228/21 заяву Товариства про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 в частині стягнення судового збору в розмірі 30 645 грн за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 залишити без розгляду; заяву відповідача-1 про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 задовольнити; доповнити резолютивну частину постанови Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 у справі №910/14228/21 після п`ятого абзацу абзацами такого змісту:
"Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, оф. 25; ідентифікаційний код 39297237) судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 112 668 грн.
Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, оф. 25; ідентифікаційний код 39297237) витрати пов`язаних із залученням експертів та проведення експертизи у розмірі 100 000 грн.
Зобов`язати господарський суд м.Києва видати відповідні накази".
3. Короткий зміст вимог касаційних скарг
3.1. Компанія, посилаючись на ухвалення судом апеляційної інстанцій оскаржуваного судового рішення з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати постанову Північного господарського суду від 26.10.2022 та залишити в силі Рішення Господарського суду міста Києва у справі №910/14228/21.
3.2. Позивач, посилаючись на ухвалення судом апеляційної інстанції оскаржуваної постанови (додаткової) з порушення норм процесуального права, просить змінити вказане судове рішення та зменшити розмір судових витрат, що підлягають стягненню із позивача.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційні скарги
4.1. На обґрунтування своєї правової позиції у поданій касаційній скарзі на постанову від 26.10.2022 у справі №910/14228/21 та заяві про усунення недоліків касаційної скарги Компанія із посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зазначає, що оскаржувана постанова винесена з неправильним застосуванням норм матеріального права, зокрема: пункту 3 частини третьої статті 6 Закону, пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), яка суперечить висновкам викладеним у подібній справі, зокрема у постанові Верховного Суду від 15.01.2019 у справі №910/11735/17.
4.2. В якості порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права скаржник зазначає, що Товариство не зазначило поважність причин неподання доказів разом із відзивом на позовну заяву, що є порушенням порядку подання доказів на що суд апеляційної інстанції уваги не звернув та без врахування позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 14.12.2018 у справі №914/809/18 щодо порядку дослідження доказів не проаналізував докази на наявність можливої розрізняльної здатності спірних позначень та не звернув уваги на стандарт доказування викладений у постановах Верховного Суду від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17, що є порушенням статей 13, 74, 76, 78, 79, 80, 86, 118, 236, 238 ГПК України.
4.3. На обґрунтування своєї правової позиції Компанія у касаційній скарзі на постанову (додаткову) від 21.11.2022 у справі №910/14228/21 із посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України вказує, що підставами для касаційного оскарження додаткової постанови апеляційного суду у цій справі є порушення апеляційним судом норм процесуального права, зокрема приймаючи оскаржувану постанову про стягнення судових витрат, суд застосував норми статей 2, 126, 127 ГПК України та не врахував правових висновків Верховного Суду викладених у постановах від 20.07.2021 у справі №922/2604/20, від 03.10.2019 №922/445/19, а саме: не проаналізував поведінку Товариства щодо неодноразового відкладення судових засідань; прийняв до уваги тільки прохальну частину заяви про зменшення розміру судових витрат в цілому; жодним чином не проаналізував доводів мотивувальної частини заяви про зменшення витрат про необґрунтованість та неспівмірність частини витрат відповідача-1 на оплату правничої допомоги та проведення експертного дослідження.
5. Позиція інших учасників справи
5.1. Від відповідача-1 до Верховного Суду надійшли відзиви на касаційні скарги, в яких Товариство просило відмовити у їх задоволенні та залишити оскаржувані судові рішення без змін.
5.2. Від Підприємства до Верховного Суду надійшли письмові пояснення, в яких, зокрема, повідомлено про те, що з 08.11.2022 функції Національного органу інтелектуальної власності перейшли від нього до Офісу.
5.3. Від відповідача-2 відзив на касаційні скарги до Верховного Суду не надійшли.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що Компанія є власником міжнародних реєстрацій №1235616 [Sigma], №450057 [Sigma-Profil], №1017804 [Sigma], №1216180 [], №1216803 [Sigma Air Manager], №1216804 [Sigma Control] та №1216184 [Sigma Profil] торговельних марок, які зареєстровані, зокрема для товарів 7 класу МКТП.
6.2. Товариством подані такі заявки на реєстрацію торговельних марок:
- заявка від 06.12.2016 №m2016 27245 на реєстрацію торговельної марки ""; за результатами розгляду видано свідоцтво України №244584 для товарів 7 класу МКТП "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати";
- заявка від 19.07.2018 №m 2018 16947 на реєстрацію торговельної марки "Сігма Інжиніринг"; за результатами розгляду заявки видано свідоцтво України №273705 для товарів 7 та послуг 42 класів МКТП;
- заявка від 19.07.2018 №m 2018 16948 на реєстрацію торговельної марки "Сигма Инжиниринг"; за результатами розгляду заявки видано свідоцтво України №273706 для товарів 7 та послуг 42 класів МКТП;
- заявка від 19.07.2018 №m 2018 16949 на реєстрацію торговельної марки "Sigma Engineering"; за результатами розгляду заявки видано свідоцтво України №273707 для товарів 7 та послуг 42 класів МКТП.
6.3. Позивач вказував, що він є власником торговельної марки "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616, яка є словесним позначенням та складається з напису, виконаного латинськими літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкова є заголовною, а інші - рядковими.
6.4. Судами попередніх інстанцій встановлено, що:
- торговельна марказа свідоцтвом України №244584 є комбінованим позначенням та складається з: словесного елементу у вигляді англомовного напису з розміщених одне під іншим двох слів, виконаних заголовними латинськими літерами оригінального друкованого шрифту, чорного кольору на білому тлі та, частково, білого кольору на чорному тлі; зображувального елементу у вигляді великої літери грецького алфавіту - "сігма", виконаної оригінальним шрифтом чорного кольору на білому тлі, що виконує роль обрамлення для словесного елементу;
- торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України №273705 є словесним позначенням та складається з україномовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних кириличними літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкові літери слів є заголовними, а інші - рядковими;
- торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України №273706 є словесним позначенням та складається з російськомовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних кириличними літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкові літери слів є заголовними, а інші - рядковими;
- торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України №273707 є словесним позначенням та складається з англомовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних латинськими літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі.
6.5. Судом апеляційної інстанції встановлено, що позивач зазначав про те, що словесна частина торговельної марки за свідоцтвом України №244584 та словесні торговельні марки за свідоцтвами України №273705, №273706 та №273707 складаються з двох елементів - сильних та слабких. Зокрема, сильними елементами торговельних марок, на думку Компанії, за вказаними свідоцтвами України, які мають братися до уваги при проведенні порівняльного дослідження, є написи "SIGMA", "Сігма", "Сигма", "Sigma", які є фонетично тотожними, графічно та семантично тотожними з торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616, чим обумовлюється наявність між ними схожості до ступеню сплутування. При цьому, присутність схожості до ступеню сплутування між сильними елементами торговельних марок за оскаржуваними свідоцтвами та торговельною маркою позивача призводить до того, що перші асоціюються з останнім в цілому, незважаючи на наявність відмінних другорядних елементів та ознак.
6.6. Судом апеляційної інстанції вказано, що станом на 06.12.2016 та 19.07.2018 (дати подання заявок) діяв Закон в редакції зі змінами, внесеними Законом від 09.04.2015 №317-VIII, що набрав чинності з 21.05.2015.
6.7. За заявкою №m2016 27245 проведені формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил, під час якої заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом.
6.7.1. При проведенні кваліфікаційної експертизи вказаної заявки заявлене позначення перевірялося на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом, в тому числі, абзацу 5 пункту 2 та абзацу 2 пункту 3 статті 6 Закону: чи не є воно таким, що може ввести в оману щодо послуги або особи, яка її надає, чи не є воно схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні. При цьому, використовувалась інформаційна база закладу експертизи, в тому числі, матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.
6.7.2. За результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m 2016 27245, закладом експертизи 23.05.2018 винесено Висновок про відповідність знаку умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг, який після затвердження Мінекономіки набув статусу Рішення про реєстрацію знаку відносно усього переліку товарів і послуг.
6.8. Також, відповідачем-1 подано заявки: №m 2018 16947, №m 2018 16948 і №m 2018 16949 про реєстрацію торговельних марок для товарів 7 та послуг 35, 37, 42 класів МКТП.
6.8.1. За зазначеними заявками проведені формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил, під час якої заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом.
6.8.2. При проведенні кваліфікаційної експертизи вказаних заявок заявлені позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом, в тому числі, абзацу 5 пункту 2 та абзацу 2 пункту 3 статті 6 Закону: чи не є вони такими, що можуть ввести в оману щодо послуги або особи, яка її надає, чи не є вони схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні. При цьому, використовувалась інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.
6.8.3. Підприємством надіслані Товариству повідомлення від 02.12.2019 вих.№124051/ЗМ/19, від 19.12.2019 вих.№131765/ЗМ/19 і від 02.12.2019 вих.№124053/3M/19 щодо можливої відмови у реєстрації знака за заявкою №m 2018 16947, №m 2018 16948, №m 2018 16949, відповідно, відносно частини товарів і/або послуг.
6.8.4. Відповідач-1 скористався своїм правом, наданим пунктом 4.5.3 Правил, погодився з доводами експертизи та надав уточнення до всіх зазначених заявок до заявлених переліків товарів та послуг, а саме за заявками №m 2018 16947, №m 2018 16948, №m 2018 16949; просив виключити послуги 35 та 37 класів МКТП, товари 7 класу МКТП залишити в повному обсязі, а послуги 42 класу МКТП викласти в такому формулюванні: "будівельне проектування; досліджування у техніці; досліджування у механіці; інжинірінг; контролювання якості; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшування викидів вуглекислого газу; наукові досліджування; науково-технічне експертування; послуги наукових лабораторій; проведення досліджень технічних проектів; розробляння технічної документації; технологічне консультування; топографічне знімання".
6.8.5. Враховуючи відповіді Товариства, за результатами кваліфікаційної експертизи заявок №m 2018 16947, №m 2018 16948 і №m 2018 16949, закладом експертизи 13.01.2020 і 15.01.2020 винесені Висновки про відповідність позначень умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг, а саме для товарів 7 класу та послуг 42 класу МКТП, які після затвердження Мінекономіки набули статусу Рішення про реєстрацію знаків, про відповідність позначень умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг.
6.9. Позивачем до матеріалів справи надано висновок експерта від 28.05.2021 №212 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем (далі - Висновок №212).
6.9.1. На розгляд експерта поставлені такі питання:
- чи є товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельними марками за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707, спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616?
- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів?
- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника, враховуючи те, що Компанія є власником серії раніше зареєстрованих стосовно товарів 7 класу МКТП торговельних марок зі спільним елементом "Sigma" за міжнародними реєстраціями №№450057, 1017804, 1216180, 1235616, 1216803, 1216804, 1216184?
6.9.2. За наслідками проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовий експерт Жила Б.В. зробив такі висновки:
1. З товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616, є спорідненими такі товари 07 класу МКТП, наведені у свідоцтвах України №№244584, 273705, 273706, 273707 на торговельні марки, як: верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму;
2. Стосовно таких, наведених у свідоцтві України №244584, товарів 07 класу МКТП, як: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту), торговельна марка за вказаним свідоцтвом є схожою з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати;
3. Стосовно таких, наведених у свідоцтвах України №№273705, 273706, 273707, товарів 07 класу МКТП (згідно з переліком зазначеним вище у пункті 1), торговельні марки за вказаними свідоцтвами є схожими з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати;
4. Торговельна марка за свідоцтвом України №244584 є такою, що може ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтві товарів 07 класу МКТП машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту);
5. Торговельні марки за свідоцтвами України №№273705, 273706, 273707 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 07 класу МКТП (згідно з переліком зазначеним вище у пункті 1).
6.9.3. Висновок №212 складений кваліфікованим атестованим судовим експертам Жилою Б.В. (кваліфікація судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними [фірмовими] найменуваннями, торговельними марками [знаками для товарів і послуг], географічними значеннями", 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками" [Міністерством юстиції України видане свідоцтво №1065 дійсне до 30.01.2022]).
6.9.4. У Висновку №212 зазначено, що експерта попереджено про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
6.10. В матеріалах справи наявний висновок експерта від 27.12.2021 №02-12/21 (далі - Висновок №02-12/21) за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Андрєєвою Альоною Вікторівною, який долучено відповідачем-1.
6.10.1. На вирішення експерта поставлені такі питання:
- чи мало позначення за свідоцтвом України №244584 розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016?
- чи є комбінована торговельна марка за свідоцтвом України №244584 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи?
- чи є словесна торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України №273705 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?
- чи є словесна торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України №273706 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?
- чи є словесна торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України №273707 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?
- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією?
6.10.2. За наслідками проведення експертизи експерт дійшов таких висновків:
- позначення за свідоцтвом України №244584 мало розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016р.;
- комбінована торговельна марка за свідоцтвом України №244584 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи;
- словесна торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України № 273705 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;
- словесна торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України №273706 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;
- словесна торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України №273707 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;
- торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією.
6.10.3. Висновок №02-12/21 також складений кваліфікованим експертом відповідно до вимог чинного законодавства. У вказаному висновку зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно зі статтею 384 КК України експерт обізнаний.
6.11. Судом апеляційної інстанції встановлено те, що:
- в порушення норм матеріального права, експерт самостійно провів переклад з французької та англійської мов, враховуючи те, що, окрім іншого, витяги містять перелік товарів і послуг, що є технічно-складними термінами;
- в порушення приписів пункту 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз експерт посилається на невідповідні джерела, або на джерела, які не перелічені у переліку використаної літератури та експертом у Висновку №212 не вказано стан об`єкту, а саме про те, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією №450057 не діє на території України;
- експертом на сторінці 44 Висновку №212 не наведено частину статті 6 Паризької конвенції, яка чітко розрізняє абсолютні підстави для відмови у наданні правової охорони та відносні, насамперед стаття стосується захисту публічних інтересів, а не приватних осіб;
- частина, де експерт у Висновку №212 досліджує поставлене питання - є порівняльним аналізом торговельних марок на схожість й тотожність, а не встановлення можливості введення в оману;
- Висновок №212 як доказ, що ґрунтується на джерелах за правилом "про плоди отруєного дерева" не може братись до уваги при ухваленні судового рішення.
6.12. Судом апеляційної інстанції вказано, що:
- у матеріалах справи наявні документально підтверджені відомості, які стосуються періоду до 06.12.2016 про використання в розумінні вищевказаного пункту 4 статті 16 Закону позначення Товариства на товарах та в якості комерційного позначення в діловій документації на бланках листів, в презентації;
- встановлення розрізняльної здатності дає підстави вважати, що відповідач-1, використовуючи оспорювані позначення, вже був відомий споживачам з 2012 року.
6.13. До апеляційного суду від Товариства 26.10.2022 надійшла заява б/н від 25.10.2022, в якій повідомлено суд про наміри вирішення питання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу з подальшим поданням відповідних доказів.
6.14. До апеляційної інстанції від Товариства 01.11.2022 (засобами електронного зв`язку) та 03.11.2022 надійшла заява, відповідно до якої заявник просить вирішити питання про судові витрати у справі №910/14228/21.
6.15. До початку судового засідання 21.11.2022 від представника позивача надійшла заява щодо можливості стягнення витрат з позивача з проханням зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу понесених відповідачем.
6.16. Колегія суддів апеляційної інстанції залишила без розгляду заяву Товариства про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 в частині стягнення судового збору в розмірі 30 645 грн за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022, оскільки апеляційний суд постановою від 26.10.2022 вже стягнув судові витрати за подання апеляційної скарги в розмірі 30 645 грн.
6.17. Судом апеляційної інстанції встановлено, що представник Товариства свою заяву про вирішення питання про судові витрати підтвердив такими доказами: засвідчена копія додаткової угоди №2 до договору від 09.03.2021 №09/03-21/1 про надання правової (правничої) допомоги від 19 жовтня 2021 року; засвідчена копія рахунку від 01.11.2021 №01/11/21-1; засвідчена копія рахунку від 20.05.2022 №20/05/22-1; засвідчена копія рахунку від 20.07.2022р. № 20/07/22-1; засвідчена копія платіжного доручення від 05.11.2021 №12445; засвідчена копія платіжного доручення від 20.05.2022 №13532; засвідчена копія платіжного доручення від 22.07.2022 №13690; засвідчена копія платіжного доручення від 05.08.2022 №13734; засвідчена копія платіжного доручення від 29.09.2022 №13871; засвідчена копія виписки з банківського рахунку АО "Тріумф" за період з 01.09.2021 по 01.01.2022, сформована 27.10.2022 ; засвідчена копія виписки з банківського рахунку АО "Тріумф" за період з 01.05.2022 по 27.10.2022, сформована 27.10.2022; засвідчена копія акта від 07 липня 2022 року №10 приймання-передачі наданих послуг; засвідчена копія акта від 27 жовтня 2022 року №12 приймання-передачі наданих послуг; засвідчена копія рахунку від 01.11.2021 №01-11/21; засвідчена копія платіжного доручення від 12.11.2021 №12513; засвідчена копія акта виконаних робіт від 27.12.2021; засвідчена копія рахунку-фактури від 05.11.2021 №СФ-356; засвідчена копія платіжного доручення від 05.11.2021 №12446; засвідчена копія платіжного доручення від 28.10.2021 №12355; засвідчена копія платіжного доручення від 28.10.2021 №12354; засвідчена копія платіжного доручення від 29.10.2021 №12370; засвідчена копія платіжного доручення від 03.11.2021 №12407.