ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2023 року
м. Київ
cправа № 910/5316/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Колос І.Б. і Малашенкової Т.М.
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" - Макарчука Л.Л.,
відповідача-1 - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" - не з`яв.,
відповідача-2 - громадської організації "Смарт сіті хаб" - Купайгородського Е.О.,
розглянув касаційну скаргу громадської організації "Смарт сіті хаб" (далі - Організація)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.10.2022 (головуючий - суддя Гарник Л.Л., судді: Отрюх Б.В. і Пантелієнко В.О.)
за позовом комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (далі - Підприємство)
до: державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Інститут);
Організації
про визнання недійсним свідоцтва.
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог та судових рішень зі справи
1. Позов було подано до господарського суду міста Києва про:
- визнання недійсним свідоцтва України №288203 на торговельну марку "KYIV SMART CARD", виданого Організації (далі - Свідоцтво);
- зобов`язання Інституту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) про визнання недійсним Свідоцтва та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - Бюлетень).
2. Позов обґрунтовано тим, що: Свідоцтво на торговельну марку "KYIV SMART CARD" (далі - ТМ) видане з порушенням умов надання правової охорони, встановлених статтею 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон); використання відповідачем-1 цієї ТМ може ввести в оману споживачів щодо особи, на замовлення якої виготовлені, розповсюджені та використовуються транспортні картки із зображенням ТМ в автоматизованій системі оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням господарського суду міста Києва від 31.08.2021 (суддя Мандриченко О.В.) у позові відмовлено.
4. Рішення мотивовано тим, що: не доведено доводи і твердження позивача про порушення його прав на стадії проведення експертизи та видачі Свідоцтва; відповідні докази не є належними, оскільки не підтверджують використання позивачем спірного позначення.
5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.10.2022: задоволено апеляційну скаргу Підприємства; згадане рішення місцевого господарського суду скасовано; ухвалено нове рішення, яким позов задоволено; визнано недійсним Свідоцтво на ТМ; зобов`язано Інститут внести зміни до Реєстру про визнання недійсним Свідоцтва на ТМ та здійснити публікацію про це в Бюлетені; стягнуто з Організації на користь Підприємства витрати, пов`язані з оплатою судового збору за подання позову, - 4 540 грн. та витрати, пов`язані з проведенням експертизи, - 40 774,54 грн.; стягнуто з Організації на користь Підприємства витрати, пов`язані з оплатою судового збору за подання апеляційної скарги, - 6 810 грн.
6. Постанову мотивовано доведеністю обставини створення та використання позивачем спірного позначення "KYIV SMART CARD" станом на 08.11.2018 шляхом його нанесення на транспортні картки і застосування в діловій документації.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
7. У касаційній скарзі до Верховного Суду Організація просить: скасувати оскаржувану постанову апеляційної інстанції від 19.10.2022 та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції; судові витрати покласти на відповідача.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
8. Обґрунтовуючи підстави для відкриття касаційного провадження, передбачені пунктами 3, 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), скаржник зазначає, що:
відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування абзаців п`ятого і шостого пункту 2 статті 6, абзацу п`ятого пункту 3 статті 6 Закону у подібних правовідносинах. На думку скаржника, питання полягає в тому, що суд апеляційної інстанції помилково не надає правову оцінку - юридичне визначення і юридичний статус позначення, що використовує позивач, а також не бажає помічати таку основоположну категорію/інститут/принцип права інтелектуальної власності та, зокрема, права про торговельні марки, як право пріоритету в часі під час здійснення певних фактичних та юридичних дій;
суд апеляційної інстанції прийняв рішення про права, інтереси та обов`язки товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс", яке не було залучене до участі у цій справі судом апеляційної інстанції;
докази у справі, такі як додаток № 3 до договору поставки від 29.10.2018 №4489 та лист позивача від 19.07.2018 №303-2338 (з усіма додатками до нього), не можуть братися судом до уваги, оскільки оригінали даних письмових доказів не було подано до суду.
Доводи інших учасників справи
9. У відзиві на касаційну скаргу Підприємство: заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про незаконність, необґрунтованість касаційної скарги та про прийняття оскаржуваної постанови апеляційної інстанції з дотриманням норм матеріального і процесуального права, з урахуванням висновків Верховного Суду у подібних справах; просить не приймати до розгляду нові докази, а саме договір № 02/2021 про передачу права на ТМ повністю та передання всіх виключних та інших майнових прав інтелектуальної власності на ТМ від 03.03.2021, акт № 01/2021 приймання передачі від 03.03.2021 та звернення патентного повіреного до Укрпатенту від 08.07.2021; відмовити в задоволенні касаційної скарги, а оскаржувану постанову залишити без змін; витрати зі сплати судового збору покласти на відповідача-2.
10. Від відповідача-1 відзив на касаційну скаргу не надходив.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПОПЕРЕДНІХ ІНСТАНЦІЙ
11. Судом першої інстанції у розгляді даної встановлено і зазначено, зокрема, таке.
11.1. Організацією подано заявку від 08.11.2018 № m 2018 26247 (далі - Заявка від 08.11.2018) про реєстрацію знака "KYIV SMART CARD" для товарів і послуг 36 та 45 класів МКТП.
Станом на вказану дату діяв Закон в редакції зі змінами, внесеними Законом України від 09.04.2015 №317-VIII, що набрав чинності з 21.05.2015. Згідно з пунктом 1 статті 16 Закону в зазначеній редакції права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; відтак і відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися виходячи з дати подання відповідної заявки.
11.2. За заявкою від 08.11.2018 були проведені формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону (зі змінами, що діють від 21.05.2015) та виданих на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу від 20.08.1997 № 72; далі - Правила).
11.3. Підприємство згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 27.04.2018 №706 "Про створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форми власності" (далі - Розпорядження № 706) є оператором автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСОП) та уповноваженою особою щодо здійснення справляння плати за транспортні послуги, що надаються та оплачуються з використанням АСОП.
Підприємство згідно з Порядком функціонування АСОП, затвердженим розпорядженням органу Київської міської ради від 22.10.2018 №1887 (далі - Порядок функціонування АСОП), як оператор АСОП зобов`язане забезпечувати емісію транспортної картки (далі - ТК), визначати вимоги до зовнішнього вигляду ТК, організовувати мережу розповсюдження електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу.
11.4. Підприємство погодило з розпорядником АСОП - Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради дизайн ТК, яка, зокрема, містила графічне зображення словесного елемента "KYIV SMART CARD".
11.5. На підтвердження використання у своїй господарській діяльності ТМ "KYIV SMART CARD" до 08.11.2018 (дати подачі Організацією до Укрпатенту заявки на реєстрацію ТМ "KYIV SMART CARD") Підприємство посилалося на укладений ним і ТОВ "Підприємство "Пластик Карта" договір поставки товарів від 29.10.2018 № 4489 (далі - Договір № 4489), за умовами якого назване товариство зобов`язується поставити та передати у власність Підприємства у встановлений термін картки безконтактні, виготовлені згідно з вимогами до дизайну та поліграфії, що викладені в додатку № 3 до цього договору.
Згаданий додаток до Договору № 4489 не підтверджує факту використання спірного позначення, а є лише додатком до договору щодо майбутнього ескізу картки.
До того ж Договір № 4489 є лише замовленням на виготовлення карток та не доводить використання спірної ТМ до 08.11.2018 (дати подачі заявки відповідачем-2) і не є введенням вказаних карток в обіг.
11.6. Судом не прийнято як належний доказ висновок комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 26.04.2021 № 049/21, оскільки він містить обставини, дослідження і встановлення яких належить до компетенції суду, зокрема щодо визначення часу введення спірного найменування в обіг.
12. Судом апеляційної інстанції додатково з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.
12.1. На підставі Заявки від 08.11.2018 Організація отримала Свідоцтво, відповідно до якого вона є власником знака для товарів і послуг (далі - ЗТП) "KYIV SMART CARD", зареєстрованого для товарів 36 та 45 класу МКТП.
12.2. Інститутом наданий висновок про відповідність ЗТП умовам надання правової охорони від 16.09.2020, який після затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України набув статусу рішення про реєстрацію знака (вих.№ 98934/3M/20).
12.3. Позивач заявляє про порушення з боку Організації його майнових прав інтелектуальної власності на ТМ "KYIV SMART CARD", яке сталося внаслідок реєстрації вказаного ЗТП згідно з виданим Організації Свідоцтвом.
12.4. Обставини щодо створення та використання позивачем ЗТП "KYIV SMART CARD" для позначення товарів власного виробництва шляхом зображення цієї ТМ на безконтактних транспортних картках АСОП у міському пасажирському транспорті міста Києва підтверджуються:
- укладеним позивачем і ТОВ "Підприємством "Пластик Карта" Договором №4489, за умовами якого останнє зобов`язалося поставити позивачу картки безконтактні;
- додатком №3 до зазначеного договору, який (додаток) містить графічне зображення замовленої позивачем картки із позначенням "KYIV SMART CARD";