ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2022 року
м. Київ
cправа № 927/1067/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Булгакової І.В. (головуючий), Бенедисюка І.М. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Пасічнюк С.В.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Адрон" -Тураш С.М., адвокат (ордер від 09.11.2022 №1039737),
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Інспецпром" - Павленко А.В., адвокат (ордер від 24.10.2022 №1038464),
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача -публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" - не з`явився,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Міністерства оборони України - Примак А.А. (у порядку самопредставництва),
розглянув касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Інспецпром"
на додаткове рішення господарського суду Чернігівської області від 25.07.2022 та
постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2022
(головуючий суддя - Грек Б.М., судді: Гарник Л.Л. і Пантелієнко В.О.) і
постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2022 (головуючий суддя - Грек Б.М., судді: Гарник Л.Л. і Поляков Б.М.)
у справі № 927/1067/21
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Адрон" (далі - Фірма; позивач)
до товариства з обмеженою відповідальністю "Інспецпром" (далі - Товариство; відповідач),
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача -публічне акціонерне товариство "Мотор Січ", Міністерство оборони України
про заборону вчинення певних дій.
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
Фірма звернулася до господарського суду з позовом до Товариства про припинення порушення прав інтелектуальної власності шляхом заборони відповідачу виготовлення продукту, в тому числі ЕВП "Адрос" АШ-01В, із застосуванням запатентованої корисної моделі згідно патенту України від 27.01.2014 №87139. "Приглушувач інфрачервоного випромінювання авіаційного газотурбінного двигуна", застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.
В обґрунтування вимог позивач доводить, що є власником патенту України від 27.01.2014 №87139. "Приглушувач інфрачервоного випромінювання авіаційного газотурбінного двигуна" (далі - ЕВП "Адрос" АШ-01В), який використовувався відповідачем на підставі ліцензійного договору №1Л-16 від 18.08.2016 (далі - ліцензійний договір). Після розірвання ліцензійного договору відповідач продовжив виробництво та постачання ЕВП "Адрос" АШ-01В, що є порушенням прав інтелектуальної власності.
Позовні вимоги обґрунтовано тим, що: укладений сторонами ліцензійний договір від 18.08.2016 № 1Л-16 (далі - Договір №1Л-16) розірваний позивачем в односторонньому порядку, у зв`язку з чим відповідач не має права на виробництво продукції за ліцензією - ЕВП "Адрос" та на продаж такої продукції; однак після розірвання цього договору відповідач продовжує виготовляти й продавати ЕВП "Адрос", чим порушує право інтелектуальної власності позивача.
Короткий зміст рішень суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 14.07.2022 вирішено у задоволенні позову відмовити у повному обсязі.
Господарський суд дійшов висновку, що вимоги позивача щодо заборони відповідачу виготовлення продукту, в тому числі ЕВП "Адрос" АШ-01В, із застосуванням запатентованої корисної моделі згідно патенту України № 87139 від 27.01.2014р. "Приглушувач інфрачервоного випромінювання авіаційного газотурбінного двигуна", застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях є безпідставними і не підлягають задоволенню у повному обсязі.
Відмовляючи в позові, господарський суд зазначив, що оскільки ліцензійний договір на час розгляду справи не припинений у зв`язку з його розірванням в односторонньому порядку з ініціативи ТОВ "Науково-виробнича фірма "АДРОН", тобто є чинним, і між сторонами існують правовідносини, то це виключає можливість застосування обраного позивачем способу захисту порушеного права.
При цьому, господарський суд вважав, що відповідач був позбавлений можливості забезпечити проведення перевірки даних, що відносяться до обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції та спеціального, обладнання, субліцензії або технології на його підприємстві при фактичній відсутності (вилучені) вказаних документів, а також в умовах карантину, не прийнявши доводи позивача про порушення відповідачем умов ліцензійного договору та його розірвання за ініціативою позивача, керуючись наступними мотивами:
умовами договору не узгоджено строків попередження ліцензіата про проведення ліцензіаром перевірки, а також строків забезпечення ліцензіатом можливості такої перевірки;
сторонами не погоджено конкретних строків, щодо порядку виконання умов договору, порушення яких надавало би позивачу беззаперечне право на одностороннє розірвання договору;
сторонами не передбачено ані порядку, ані строків проведення перевірки даних, що відносяться до обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції та спеціального, обладнання, субліцензії або технології на його підприємстві в умовах карантину, оголошеного Постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року (зі змінами) "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID- 19";
відповідач повідомив позивача листами № 423 від 13.07.2020 та №444 від 22.07.2020 про фактичну відсутність документів на підприємстві внаслідок їх вилучення в рамках кримінального провадження № 62019000000000922 від 21.06.2019 року детективами НАБУ 21.01.2020 року, що підтверджується ухвалою Вищого антикорупційного суду від 11.02.2020.
Додатковим рішенням господарського суду Чернігівської області від 25.07.2022: заяву відповідача про стягнення судових витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково; стягнуто з Фірми на користь Товариства 13 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу адвоката; у решті стягнення зазначених витрат відмовлено.
Додаткове рішення мотивовано доведеністю розміру відповідних судових витрат у стягнутій сумі та завищеністю їх розміру відповідачем у решті.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2022 апеляційну скаргу Фірми задоволено. Рішення господарського суду Чернігівської області від 14.07.2022 скасовано. Прийнято нове рішення, яким позов задоволено. Заборонено Товариству виготовлення продукту, в тому числі ЕВП "Адрос" АШ-01В, із застосуванням запатентованої корисної моделі згідно патенту України від 27.01.2014 №87139. "Приглушувач інфрачервоного випромінювання авіаційного газотурбінного двигуна", застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.
Постанову мотивовано тим, що обставини, зумовлені карантином та діями правоохоронних органів не впливали на можливість надання позивачу даних та документів, а, відтак, могли бути подолані розумними мірами. Позивачем доведено обставини невиконання відповідачем умов ліцензійного договору, а, відтак, підстави для одностороннього розірвання позивачем договору, що відбулося у порядку, визначеному ліцензійним договором.
Постановами Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2022 додаткове рішення господарського суду Чернігівської області від 25.07.2022 скасовано. Скасовуючи додаткове рішення господарського суду суд апеляційної інстанції зазначив про те, що оскільки судове рішення господарського суду першої інстанції скасовано, та прийнято нове рішення про задоволення позову, відтак, віднесення на позивача судових витрат на професійну допомогу адвоката, які поніс відповідач, не відповідатиме принципу господарського судочинства щодо відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, а також принципу розумності. За таких обставин, апеляційний господарський суд дійшов висновку про те, що оскаржуване додаткове рішення господарського суду слід скасувати.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі до Верховного Суду Товариство, зазначаючи про незаконність та необґрунтованість постанови суду апеляційної інстанції просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2022, а рішення господарського суду Чернігівської області від 14.07.2022 залишити без змін; здійснити розподіл судових витрат
Також скаржник просить постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2022 (головуючий суддя - Грек Б.М., судді: Гарник Л.Л. і Пантелієнко В.О.), постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2022 (головуючий суддя - Грек Б.М., судді: Гарник Л.Л. і Поляков Б.М.) та додаткове рішення господарського суду Чернігівської області від 25.07.2022 скасувати. Ухвалити нове додаткове рішення у справі яким стягнути з Фірми на корить Товариства 105 000,00 грн понесених відповідачем витрат на професійну правничу допомогу.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Скаржник у касаційній скарзі, обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження судових рішень, передбачену пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, зокрема, статей 11, 73, 74, 236, 282 ГПК України та неправильне застосування норм матеріального права, зокрема, статей 180, 188, 202, 206 Господарського кодексу України, статей 213, 509, 626, 628, 651, 654 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування вказаних норм у подібних правовідносинах, викладених у постановах, які скаржник зазначає у касаційній скарзі.
Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження судових рішень, передбачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає про відсутність висновку Верховного Суду у подібних правовідносинах щодо застосування, зокрема, статей 16, 432 ЦК України з урахуванням приписів частини другої статті 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".
Оскаржуючи додаткове рішення у справі скаржник посилається на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України, та зазначає про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права, зокрема, статей 75, 126, 236, 282 ГПК України та неправильне застосування норм матеріального права, а саме: статей 1, 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування вказаних норм у подібних правовідносинах, викладених у постановах, які скаржник зазначає у касаційній скарзі.
Доводи іншого учасника справи
У відзиві на касаційну скаргу Фірма заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи, що: Договір № 1Л-16 розірваний у односторонньому порядку; Товариство протиправно використовує КМ за патентом № 87139; постанова суду апеляційної інстанції є обґрунтованою, ухвалена з додержанням норм матеріального і процесуального права, а доводи касаційної скарги є безпідставними, не ґрунтуються на вимогах законодавства і не враховують дійсні обставини справи. Фірма просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване судове рішення з даної справи - без змін.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Фірмі з 24.01.2014 належить право інтелектуальної власності на корисну модель "Приглушувач інфрачервоного випромінювання авіаційного газотурбінного двигуна", що засвідчено патентом №87139.
На підставі даного патенту виготовляється продукція (виріб): Екранно-вихлопний пристрій "Адрос" АШ-01В.
Між Фірмою (ліцензіар) та Товариством (ліцензіат) 18.08.2016 укладено ліцензійний договір №1Л-16 (далі - ліцензійний договір).
Ліцензіар надає Ліцензіатові на термін дії цього Договору та за винагороду, що сплачується Ліцензіатом, виключну ліцензію на використання патенту №87139 (пріоритет від 27.01.2014) "Приглушувач інфрачервоного випромінювання авіаційного газотурбінного двигуна" на території (пункт 2.1 ліцензійного договору).
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов`язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком обставин, які не можливо подолати. Під обставинами, які не можливо подолати, необхідно розуміти обставини, що виникли після укладання цього договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторона не могла ні передбачити, ні подолати розумними мірами (пункт 5.7 ліцензійного договору).
Ліцензіар або його представник має право робити перевірку даних, що відносяться до обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції та спеціального обладнання, субліцензії або технології на підприємстві Ліцензіата і його субліцензіатів, за зведеними бухгалтерськими даними та первинними бухгалтерськими документами. Ліцензіат зобов`язаний забезпечити можливість такої перевірки (пункт 9.2 ліцензійного договору).
Цей договір укладено терміном на 10 (десять) років і набирає сили з дати його підписання та реєстрації відповідними компетентними органами країни Ліцензіара і Ліцензіата, якщо це необхідно, але не пізніше 4 (чотирьох) місяців від дати підписання (пункт 14.1 ліцензійного договору).
Даний договір може бути продовжений за взаємною згодою сторін (пункт 14.2 ліцензійного договору).
Якщо Ліцензіат порушить пункти, викладені у розділах 2, 7, 9, 10, 12, пунктах 15.3, 15.7 цього договору, та протягом 15 діб після письмового попередження Ліцензіара не усуне їх, то Ліцензіарові надається право розірвати цей договір шляхом відправлення письмового повідомлення Ліцензіату і зажадати відшкодування заподіяних йому прямих збитків (пункт 14.3 ліцензійного договору).
Якщо цей договір втратить силу після закінчення терміну його дії чи до закінчення терміну його дії внаслідок порушення цього договору ліцензіатом, то ліцензіат позбавляється права виробництва та продажу продукції за ліцензією, а також використовувати патент та "know-how" у будь-якій іншій формі, і зобов`язаний повернути ліцензіарові всю технічну документацію (пункт 14.5 ліцензійного договору).
Між сторонами підписано додаток №1 від 18.08.2016 до ліцензійного договору №1Л-16 "Патентна документація", додаток №2 до ліцензійного договору від 18.08.2016 №1Л-16 "Перелік технічної документації, яка передається", додаток №3 до ліцензійного договору від 18.08.2016 №1Л-16 "Гарантовані показники АВП "Адрос" АШ-01В.
Сторонами 16.11.2017 підписано акт приймання-передачі робочої конструкторської документації, в якому зазначено, що цей акт склали Генеральний директор Фірми, з однієї сторони і директор Товариства, з іншої сторони, про те, що Фірма передала, а Товариство прийняло один екземпляр копії №2 робочої конструкторської документації на виріб "Адрос" АШ-01В ЄААЖ.451266.500.
Судами у справі №927/664/19 встановлено що, 16.11.2017 між сторонами підписано приймально-передавальний акт про передачу конструкторської документації на виріб "Адрос" АШ-01В ЄААЖ.451266.500, в якому зазначено: "Підстава: ліцензійний договір №1Л-16 від 18.08.2016. Ми, що нижче підписалися: представник ТОВ НВФ "Адрон", Генеральний директор Микола Іванович Архипов, з однієї сторони та представник ТОВ "Інспецпром", директор Сергій Геннадійович Масленніков з іншої сторони склали дійсний акт про те, що ТОВ НВФ "Адрон" передав, а ТОВ "Інспецпром" прийняв конструкторську документацію на виріб "Адрос" АШ-01В ЄААЖ.451266.500. Додаток: опис".
02.07.2020 Фірмою направлено на адресу Товариства від 01.07.2020 вимогу № 1/7/20 про виконання зобов`язання щодо забезпечення можливості проведення перевірки, відповідно до умов пункту 9.2. Ліцензійного договору від 18.08.2016 № 1Л-16 (отримано Товариством 06.07.2020), в якій просило відповідно до пункту 9.2 ліцензійного договору забезпечити можливість проведення перевірки даних, що відносяться до обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції та спеціального обладнання, субліцензії або технології на підприємстві Товариства у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги.
Згідно акту від 13.07.2020 про порушення пункту 9.2 ліцензійного договору, що складений посадовими особами позивача, відповідачем було відмовлено у допуску для перевірки.
Відповідачем 13.07.2020 направлено на адресу позивача претензію № 2 вих. від 13.07.2020 № 423, в якій повідомлено про тимчасову неможливість Товариством забезпечення перевірки представниками Фірми, зазначено про вилучення документів, які стосуються виробу ЕВП "АДРОС" АШ-01В за Ліцензійним договором від 18.08.2016 №1Л-16 та доцільність вирішення питання про виконання вимог пункту 9.2 ліцензійного договору після закінчення карантинних заходів.
Позивачем 16.07.2020 направлено на адресу відповідача попередження про усунення порушень пункту 9.2 ліцензійного договору, в якому позивач звертається з письмовим попередженням щодо необхідності негайного виконання відповідачем вимог пункту 9.2 ліцензійного договору щодо забезпечення проведення перевірки представниками позивача або надання копії протоколу обшуку разом з доданим до нього описом вилучених документів. При цьому позивач вказав, що у разі не усунення порушень умов пункту 9.2 ліцензійного договору, останній буде вимушений у відповідності до пункту 14.3 ліцензійного договору розірвати ліцензійний договір.
Відповідачем 22.07.2020 направлено на адресу позивача претензію № 3 від 22.07.2020 вих. № 444, в якій повідомлено про невідповідність фактів щодо неможливості проведення перевірки дійсності, наголошено на відсутності документів на підприємстві та зазначено про неможливість розірвання договору в односторонньому порядку.
Позивачем 27.07.2020 направлено на адресу відповідача відповідь на претензію №2 від 13.07.2020 (вих№423), в якій повідомлено, що посилання на неможливість проведення вказаної перевірки у зв`язку з карантином є безпідставними, зазначено, що обмежувальні карантинні заходи не містять жодних обмежень з приводу перевірки одного суб`єкту господарської діяльності іншим, вказано на безпідставність відмови в проведенні перевірки, оскільки у відповідача має бути в наявності примірник протоколу обшуку разом з доданим до нього описом вилучених документів.
Позивачем 07.08.2020 направлено відповідачу повідомлення про розірвання ліцензійного договору лист вих № 5/8/20 від 07.08.2020 (отримане останнім 11.08.2020).
ДЖЕРЕЛА ПРАВА
частина друга статті 460:
- об`єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології;
частина перша статті 462:
- набуття права інтелектуальної власності на, зокрема, корисну модель засвідчується патентом;