ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року
м. Київ
cправа № 905/1003/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Булгакової І.В. (головуючий), Малашенкової Т.М. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Пасічнюк С.В.,
представників учасників справи:
позивача за первісним позовом - товариства з обмеженою відповідальністю "Корум Груп" - Сазонов Є.В., адвокат (довіреність від 12.12.2022 № б/н),
відповідача за первісним позовом - товариства з обмеженою відповідальністю "Сані Україна" - не з`явився,
відповідача за первісним позовом - державного підприємства "Мирноградвугілля"- не з`явився,
відповідача за зустрічним позовом - Міністерства економіки України- не з`явився,
розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Корум Груп"
на рішення господарського суду Донецької області від 30.11.2021 (суддя Аксьонова К.І.) та
постанову Східного апеляційного господарського суду від 31.08.2022 (головуючий суддя - Чернота Л.Ф., судді: Гетьман Р.А. і Склярук О.І.)
у справі № 905/1003/19
за первісним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Корум Груп" (далі - ТОВ "Корум Груп")
до державного підприємства "Мирноградвугілля" (далі - ДП "Мирноградвугілля");
товариства з обмеженою відповідальністю "Сані Україна" (далі - ТОВ "Сані Україна")
про знищення товару комбайну очисного MG 210/485-WD, поставленого згідно з договором про закупівлю №14/09-18П від 14.09.2018, як такого, що введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності та
за зустрічним позовом ТОВ "Сані Україна"
до: ТОВ "Корум Груп";
Міністерства економіки України
про визнання недійсним патенту України № 68429 на корисну модель "Очисний комбайн для тонких пластів" та зобов`язання вчинити певні дії,
РУХ СПРАВИ
Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 08.12.2022, у зв`язку із запланованою відпусткою судді Бенедисюка І.М., визначено колегію суддів у складі Булгакова І.В. (головуючий),Малашенкова Т.М. і Селіваненко В.П.
Короткий зміст позовних вимог
Товариство з обмеженою відповідальністю "Корум Майнінг" звернулося до суду з позовом до ДП "Мирноградвугілля" та ТОВ "Сані Україна" про знищення товару комбайну очисного MG 210/485-WD, поставленого згідно з договором про закупівлю від 14.09.2018 №14/09-18П, як такого, що введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності.
Позивач зазначав, що використання шляхом введення у цивільний оборот товару - очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою, поставленого згідно з договором про закупівлю від 14.09.2018 №14/09-18П, який містить елементи формули корисної моделі "Очисний комбайн для тонких пластів", що охороняється патентом України №68429 на корисну модель, власником якого є позивач, якому належать виключні права на використання патенту, за відсутності дозволу на використання об`єктів прав інтелектуальної власності, захищених патентом №68429, а тому введення в цивільний оборот на території України цього товару, його продаж та подальше застосування за призначенням відповідачами є незаконним та таким, що порушує майнові права інтелектуальної власності позивача.
В подальшому підстави первісних позовних вимог були доповнені порушенням з боку відповідачів виключних майнових прав інтелектуальної власності позивача за первісним позовом на об`єкти прав інтелектуальної власності на корисну модель "Очисний комбайн для тонких пластів" (патент України №134807), на винахід "Привід виконавчого органу гірничого комбайна" (патент України №113761), на винахід "Механізм відключення редуктора гірничого комбайна" (патент України №109204) у зв`язку з тим, що зазначений товар, поставлений згідно з договором про закупівлю від 14.09.2018 №14/09-18П, містить також елементи формул зазначених об`єктів інтелектуальної власності позивача.
До спільного розгляду з первісним позовом у справі №905/1003/19 прийнято зустрічний позов ТОВ "Сані Україна" до ТОВ "Корум Груп" (з урахуванням заміни відповідача-1 за зустрічним позовом, Товариства з обмеженою відповідальністю "Корум Майнінг", на правонаступника у відносинах, щодо яких виник спір ТОВ "Корум Груп" ухвалою суду від 07.08.2019), Міністерства економіки України, (з урахуванням зміни найменування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство економіки України) про визнання недійсним патенту України №68429 на корисну модель "Очисний комбайн для тонких пластів" та зобов`язання внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання недійсним патенту України №68429 на корисну модель "Очисний комбайн для тонких пластів" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність.
Зустрічний позов обґрунтований наявністю у ТОВ "Сані Україна" патентів Патентного бюро Китаю (КНР) на очисний комбайн MG 210/485-WD та його окремі складові частини, що свідчить про відсутність новизни корисної моделі "Очисний комбайн для тонких пластів", що охороняється патентом України №68429 на корисну модель, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Корум Груп"; патент України №68429 на корисну модель "Очисний комбайн для тонких пластів" не відповідає умовам патентоздатності, передбаченим статтею 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", що є підставою для визнання його недійсним згідно зі статтею 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі".
Короткий зміст рішень суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням Господарського суду Донецької області від 30.11.2021 року у справі №905/1003/19 у задоволенні первісного позову відмовлено. У задоволенні зустрічного позову також відмовлено.
Висновок суду щодо відмови в первісному позову обґрунтовано відсутністю доведених матеріалами справи обставин порушення прав інтелектуальної власності позивача за первісним позовом внаслідок введення в цивільний оборот комбайну очисного MG 210/485-WD згідно з укладеним відповідачами за первісним позовом договором про закупівлю від 14.09.2018 №14/09-18П. При цьому суд зазнчив про те, що:
- матеріали справи (зокрема, висновок експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 21.06.2021 №640/2832-2835) свідчать про те, що при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою не використано кожну ознаку або ознаку, еквівалентну їй, що включені до формул корисної моделі "Очисний комбайн для тонких пластів" (патент України №68429) та винаходів "Привід виконавчого органу гірничого комбайна" (патент України №113761) і "Механізм відключення редуктора гірничого комбайна" (патентом України №109204);
- відповідачами за первісним позовом договір про закупівлю від 14.09.2018 №14/09-18П комбайну очисного MG 210/485-WD укладено до дати державної реєстрації корисної моделі за патентом України №134807, в той час як відповідно до положень частини першої статті 465 Цивільного Кодексу України, частини першої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, що виключає порушення прав інтелектуальної власності ТОВ "Корум Груп", захищених зазначеним патентом.
Висновок суду щодо відмови в зустрічному позові обґрунтовано тим, що матеріали справи не свідчать про відсутність відповідності патенту України №68429 на корисну модель "Очисний комбайн для тонких пластів" умовам патентоздатності.
Не погодившись з ухваленим рішенням, ТОВ "Корум Груп" звернулось з апеляційною скаргою про часткове скасування рішення господарського суду Донецької області від 30.11.2021, в частині відмови у задоволенні первісного позову, і просить ухвалити нове рішення, яким позов ТОВ "Корум Груп" задовольнити в повному обсязі.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 31.08.2022 апеляційну скаргу ТОВ "Корум Груп" залишено без задоволення, а рішення господарського суду Донецької області від 30.11.2021 у справі №905/1003/19 - без змін.
Апеляційний господарський суд дійшов висновку, що доводи, викладені в апеляційній скарзі не спростовують висновку суду першої інстанції щодо відсутності підстав для задоволення первісного позову, у зв`язку з чим відсутні підстави для скасування оскаржуваного рішення та задоволення апеляційної скарги.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі до Верховного Суду ТОВ "Корум Груп", зазначаючи про порушення судами норм матеріального та процесуального права просить скасувати рішення господарського суду Донецької області від 30.11.2021 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 31.08.2022 в частині відмови у задоволенні позовних вимог ТОВ "Корум Груп" та направити справу в цій частині на новий розгляд до господарського суду Донецької області.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Скаржник у касаційній скарзі, обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження судових рішень, передбачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, посилається на відсутність висновку Верховного Суду у подібних правовідносинах та порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, зокрема, статей 236, 238, 282 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), статей 28, 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", статті 664 Цивільного кодексу України та статті 202 Господарського кодексу України.
Судами помилково взято до уваги факт заключення договору №14/09-18П 14.09.2018, а не момент введення очисного комбайну у цивільний оборот (дата поставки товару), оскільки предметом позову є вимога про знищення очисного комбайну як такого, що введений у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності.
Доводи іншого учасника справи
Відзиву на касаційну скаргу не надійшло.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Корум Груп" на підставі договору №КГ/176-18 від 13.03.2019 про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на об`єкти прав інтелектуальної власності, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Корум Майнінг", є власником прав інтелектуальної власності, захищених патентами України:
- №68429 на корисну модель: "Очисний комбайн для тонких пластів" (заявка № u 2011 10615 від 02.09.2011) права на корисну модель чинні з 26.03.2012; термін дії патенту до 02.09.2021;
- № 113761 на винахід "Привід виконавчого органу гірничого комбайна" (заявка № а 2014 12999 від 04.12.2014), права на винахід чинні з 10.03.2017; термін дії патенту до 04.12.2034;
- №109204 на винахід "Механізм відключення редуктора гірничого комбайна" (заявка № а 2013 15172 від 24.12.2013), права на винахід чинні з 27.07.2015; термін дії патенту до 24.12.2033.
Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю "Корум Груп" є власником об`єкта прав інтелектуальної власності, захищеного патентом України №134807 на корисну модель "Очисний комбайн для тонких пластів" (заявка № u 2018 11599 від 26.11.2018) права на корисну модель чинні з 10.06.2019.
14.09.2018 між ДП "Мирноградвугілля" (покупець) та ТОВ "Сані Україна" (постачальник) за результатами відкритих торгів UA-2018-09-03-000032-а укладено договір про закупівлю №14/09-18П, відповідно до пункту 1.1 якого (в редакції додаткової угоди від 21.09.2018 №2) постачальник зобов`язався поставити покупцю врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід за кодом CPV за ДК 021:2015-43120000-0, а саме: очисний комбайн MG210/485-WD, зазначений в специфікації, а покупець прийняти і оплатити товар.
Місце поставки товару ДП "Мирноградвугілля" ВП "Шахта Капітальна", проспект Миру, 2, с. Новоекономічне Покровського району Донецької області (пункт 5.2 договору).
Відповідно до специфікації в редакції додаткової угоди №2 від 21.09.2018 (додаток 1 до договору №14/09-18П від 14.09.2018): найменування продукції - Очисний комбайн MG210/485-WD, в кількості 1шт.
До договору сторони неодноразово укладали додаткові угоди, якими змінювали умови, щодо ціни товару, строку його поставки, порядку оплати, зокрема останньою додатковою угодою від 22.12.2018 № 9, сторони погодили, що розрахунки за товар проводяться покупцем на умовах 100% попередньої оплати (п. 4.1.) та встановили строк поставки товару протягом 90 календарних днів з моменту отримання 100% передплати, але не пізніше 31.12.2018.
Відповідно до інформації, наведеної в експертному висновку від 21.06.2021 №640/2832-2835 згідно з листом відповідача-1 за первісним позовом очисний комбайн MG210/485-WD знаходиться у підземних умовах Відокремленого підрозділу "Шахта "Капітальна" Державного підприємства "Мирноградвугілля" та задіяний у безперервному виробничому процесі з видобутку вугілля. Вказана обставина при розгляді справи учасниками справи не спростовувалась.
Як зазначено вище, предмет первісного позову, в частині відмови в якому позивач за первісним позовом оскаржив рішення суду першої інстанції, складають матеріально правові вимоги про знищення товару комбайну очисного MG 210/485-WD, поставленого згідно з договором про закупівлю №14/09-18П від 14.09.2018, як такого, що введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності.
Зазначені вимоги обґрунтовано порушенням майнових прав інтелектуальної власності позивача - ТОВ "Корум Груп" внаслідок використання відповідачами без дозволу позивача за первісним позовом об`єктів інтелектуальної (промислової) власності - корисних моделей та винаходів, майнові права на які належать позивачу згідно з патентами №68429, №113761, №134807, №109204, що полягало у введенні до цивільного обороту продукту, в якому застосовано ці об`єкти шляхом продажу першим відповідачем - ТОВ "Сані Україна", другому відповідачу ДП "Мирноградвугілля", очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою, згідно з договором про закупівлю від 14.09.2018 №14/09-18П.
Суд першої інстанції ухвалою від 26.01.2021 призначив судову експертизу у сфері інтелектуальної власності у справі №905/1003/19, проведення якої було доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз; на вирішення експерта поставлені тотожні з викладеними в ухвалах від 27.08.2019, від 20.11.2019 питання, якими вже призначалися експертизи. Матеріали справи скеровано до експертної установи.
Відповідно до висновку від 21.06.2021 №640/2832-2835:
1. При виготовленні комбайну очисного MG210/485-WD лівого вибою, що знаходиться на території Відокремленого підприємства "Шахта "Капітальна" Державного підприємства "Мирноградвугілля", не використано кожну ознаку або ознаку еквівалентну їй, що включені до незалежного пункту формули корисної моделі: Очисний комбайн для тонких пластів, що охороняється патентом України №68429;
2. При виготовленні комбайну очисного MG210/485-WD лівого вибою, що знаходиться на території Відокремленого підприємства "Шахта "Капітальна" Державного підприємства "Мирноградвугілля", не використано кожну ознаку або ознаку еквівалентну їй, що включені до незалежного пункту формули винаходу: Привід виконавчого органу гірничого комбайна, що охороняється патентом України №113761;
3. При виготовленні комбайну очисного MG210/485-WD лівого вибою, що знаходиться на території Відокремленого підприємства "Шахта "Капітальна" Державного підприємства "Мирноградвугілля", використано кожну ознаку або ознаку, еквівалентну їй, включену до незалежного пункту формули корисної моделі: Очисний комбайн для тонких пластів, що охороняється патентом України №134807;
4. При виготовленні комбайну очисного MG210/485-WD лівого вибою, що знаходиться на території Відокремленого підприємства "Шахта "Капітальна" Державного підприємства "Мирноградвугілля" не використано кожну ознаку або ознаку еквівалентну їй, включену до незалежного пункту формули винаходу: Механізм відключення редуктора гірничого комбайна, що охороняється патентом України №109204 на винахід;
5. Встановити, чи була наявна новизна корисної моделі "Очисний комбайн для тонких пластов" за патентом України №68429 на дату подання заявки на її реєстрації, а саме на 02.09.2011, не надається за можливе за причин, викладених в дослідницькій частині висновку (ненадання експерту висновку ДП "Укрпатент" щодо умов патентоздатності корисної моделі за патентом України №68429 "Очисний комбайн для тонких пластів" та відсутність в матеріалах справи визначених судом джерел інформації щодо рівня техніки, що спростовують новизну корисної моделі за патентом України №68429 "Очисний комбайн для тонких пластів");
6. Корисна модель "Очисний комбайн для тонких пластов" за патентом України №68429 відповідає критерію патентоздатності "промислова придатність".
Суди встановили, що матеріали справи, зокрема, висновок експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 21.06.2021 №640/2832-2835 свідчать про те, що при виготовленні очисного комбайну MG210/485-WD лівого вибою не використано кожну ознаку або ознаку, еквівалентну їй, що включені до формул корисної моделі "Очисний комбайн для тонких пластів" (патент України №68429) та винаходів "Привід виконавчого органу гірничого комбайна" (патент України №113761) і "Механізм відключення редуктора гірничого комбайна" (патентом України №109204).
Натомість відповідно до вказаного висновку експерта при виготовленні комбайну очисного MG210/485-WD лівого вибою, що знаходиться на території Відокремленого підприємства "Шахта "Капітальна" Державного підприємства "Мирноградвугілля", використано кожну ознаку або ознаку, еквівалентну їй, включену до незалежного пункту формули корисної моделі: Очисний комбайн для тонких пластів, що охороняється патентом України №134807.
Також суди встановили, що відповідачами за первісним позовом договір про закупівлю від 14.09.2018 №14/09-18П комбайну очисного MG 210/485-WD укладено до дати державної реєстрації корисної моделі за патентом України №134807, в той час як відповідно до положень частини 1 статті 465 Цивільного Кодексу України, частини 1 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, а тому дійшли висновку про те, що зазначене виключає порушення прав інтелектуальної власності ТОВ "Корум Груп", захищених зазначеним патентом.