ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року
м. Київ
cправа № 916/2664/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Бенедисюка І.М. і Булгакової І.В.
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель" - не з`яв.,
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" - Кулібаби О.О.,
третьої особи - Одеської митниці Держмитслужби - не з`яв.,
розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" (далі - Товариство, Відповідач)
на постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 03.08.2022
(головуючий - суддя Аленін О.Ю., судді: Богатир К.В. і Філінюк І.Г.)
за позовом приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель" (далі - Позивач)
до Товариства
про зобов`язання припинити порушення прав власника патенту на винахід, вилучення з цивільного обороту та знищення товару,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Одеська митниця Держмитслужби (далі - Митниця).
РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог та судових рішень зі справи
1. Позов було подано до господарського суду Одеської області про:
- зобов`язання Відповідача припинити порушення прав власника патенту № 60285 Позивача на винахід "Кабель силовий" шляхом заборони юридичній особі імпортувати, виготовляти для продажу, продавати напівфабрикат NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 10500 м на напругу 20 кВ (далі - Напівфабрикат-1), призначений для вироблення кабельно-провідникової продукції (далі - Продукція), та напівфабрикат 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 2100 м на напругу 10 кВ (далі - Напівфабрикат-2), призначений для вироблення Продукції, які ввезені до митної території України Відповідачем за митною декларацією МД типу ІМ40ДЕ від 27.08.2021 № UA500130/2021/206962 (далі - Митна декларація);
- вилучення з цивільного обороту та знищення Напівфабрикатів - 1,2 за Митною декларацією.
2. Позов обґрунтовано порушенням Відповідачем майнових прав власності Позивача шляхом ввезення на митну територію України товару, який фактично є виробом (кабелем без оболонки) і в якому при його виготовленні використані суттєві ознаки формули винаходу "Кабель силовий" за належним Позивачу патентом на винахід № 60285 без отримання на це дозволу Позивача.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням господарського суду Одеської області від 04.01.2022 (суддя Лічман Л.В.) у позові відмовлено.
4. Рішення мотивовано недоведеністю та необґрунтованістю позовних вимог.
5. Постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 03.08.2022: задоволено апеляційну скаргу; згадане рішення місцевого господарського суду скасовано; позов задоволено; заборонено Відповідачу імпортувати, виготовляти, пропонувати для продажу, продавати Напівфабрикати-1, 2, призначені для вироблення Продукції, які ввезені на митну територію України Відповідачем за Митною декларацією; вирішено вилучити з цивільного обороту та знищити зазначені Напівфабрикати; стягнуто з Відповідача на користь Позивача 4 540 грн. судового збору за подання позовної заяви.
6. Постанову мотивовано наявністю підстав для задоволення апеляційної скарги та позову зі справи.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
7. У касаційній скарзі до Верховного Суду Відповідач просить: скасувати оскаржувану постанову апеляційної інстанції; залишити в силі рішення місцевого господарського суду від 04.01.2022 з цієї справи; стягнути з Позивача на користь Відповідача судові витрати у розмірі 439 080 грн.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
8. Обґрунтовуючи підстави для відкриття касаційного провадження скаржник зазначає, що:
- відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування частини другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";
- відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування частини п`ятої статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";
- суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 08.10.2020 у справі №910/5695/19, від 31.05.2022 у справі №910/20577/20, від 14.06.2019 у справі №910/6642/18, від 26.01.2021 у справі №522/1528/15-ц.
Доводи інших учасників справи
9. У відзиві на касаційну скаргу Позивач заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а скаргу - без задоволення. Крім того, Позивач зазначає, що відповідачем не обґрунтовано належним чином суму його судових витрат у розмірі 430 000 грн.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПОПЕРЕДНІХ ІНСТАНЦІЙ
10. Судом першої інстанції у розгляді даної справи з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.
10.1. Позивач є власником зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України 10.12.2008 Патенту № 60285 "Кабель силовий".
10.2. За змістом вказаного патенту винахід має таку формулу:
"1.Кабель силовий, що складається з металевої струмопровідної жили та ізоляції, який відрізняється тим, що ізоляція виготовлена у вигляді одночасно нанесених на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу, поверх ізоляції методом обмотки, нанесені шар неметалевого електропровідного полотна або шар електропровідної водонабухаючої плівки та полімерна оболонка, виготовлена, наприклад, з полівінілхлоридного пластикату, поліетилену чи полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості або низького димовиділення, причому струмопровідна жила виготовлена ущільненою.
2. Кабель силовий за п.1, який відрізняється тим, що додатково містить поверх електропровідного полотна або шару електропровідної водонабухаючої плівки екран з нанесених навиванням мідних дротин, обмотаних разом принаймні однією мідною стрічкою, та нанесений методом обмотки шар полімерної плівки.
3. Кабель силовий за п.1, який відрізняється тим, що додатково містить поверх електропровідного полотна або шару електропровідної водонабухаючої плівки екран з нанесених навиванням та обмотаних разом принаймні однією мідною стрічкою мідних дротин, нанесений методом обмотки шар неметалевого полотна або полімерної плівки та шар алюмополімерної плівки.
4. Кабель силовий за п.1, який відрізняється тим, що додатково містить послідовно нанесені поверх неметалевого електропровідного полотна або електропровідної водонабухаючої плівки екран з мідних дротин і/або принаймні однієї, накладеної методом обмотки, мідної стрічки, а також екструдований шланг з полімерного матеріалу та броню з твердих алюмінієвих дротин".
10.3. Винахід "Кабель силовий" за Патентом № 60285 зареєстровано в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності за № 94.
18.10.2021 за результатами розгляду скарги Позивача цей винахід з митного реєстру виключений, про що свідчить відповідний лист Державної митної служби України.
10.4. Відповідачем на виконання контракту від 07.06.2021 № 07/06SE придбано у виробника "STP Global Cable" (Азербайджан) Напівфабрикати-1,2, які заявлено до ввезення на митну територію України в режимі імпорт за Митною декларацією.
10.5. Згідно з повідомленням від 28.08.2021 № 2021/048/П01, оформленим Митницею, коли запис про об`єкт права інтелектуальної власності Позивача ще був включений до митного реєстру, на підставі статті 399 МК України призупинено митне оформлення товару, що імпортується Відповідачем за Митною декларацією, а саме Напівфабрикатів-1,2, призначених для вироблення Продукції. Підставою для такої дії стала підозра митного органу у порушенні прав інтелектуальної власності Позивача як власника винаходу "Кабель силовий" за Патентом № 60285.
10.6. На думку Позивача, товар, який заявлено до ввезення Відповідачем як напівфабрикат, є заготівлею кабелю, має жилу, трирівневу ізоляцію, водоблокуючу стрічку і алюмінієвий екран, проте не містить зовнішню оболонку. Такий напівфабрикат після нанесення на нього зовнішньої оболонки може бути використаний виключно як силовий кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену, що призведе до порушення прав інтелектуальної власності за Патентом № 60285.
10.7. До формули винаходу "Кабель силовий" за вказаним патентом входить ознака полімерна оболонка, що відсутня на товарі, який заявлено до ввезення Відповідачем. Відсутність такої ознаки або ознаки, еквівалентної їй, не заперечується сторонами та підтверджується доказами у справі, в т.ч. експертними висновками.
10.8. Стосовно доводів Позивача про те, що у виробництві ввезених Відповідачем товарів використано процес (спосіб виготовлення), який запатентовано Позивачем, судом вказано, що доказами у справі не підтверджується одночасне нанесення декількох шарів матеріалів, про які йдеться у формулі винаходу за Патентом № 60285. Це підтверджується змістом поданих Відповідачем доказів (листа виробника Продукції, висновку експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2021 № 4385/4386).
10.9. Водночас наданий Позивачем з метою доведення зворотного висновок експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 30.09.2021 № 1333 (далі - Висновок № 1333) судом відхилено з посиланням на статтю 104 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).
Так, письмово відповідаючи на питання Відповідача щодо способу визначення одночасного накладення трьох шарів, експерти повідомили, що їх твердження про одночасність накладання трьох шарів ізоляції зроблене на підставі частини другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а одночасним, на думку експертів, слід вважати нанесення трьох шарів не одномоментно, що взагалі технічно неможливо, а з мінімальним інтервалом у часі, але обов`язково за одну протяжку.
Наведене експертами обґрунтування власного висновку з посиланням на зазначену норму Закону України,"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не прийнято судом, оскільки тлумачення норм законодавства в контексті обставин справи відноситься до компетенції суду, а не експертів, які згідно з частиною другою статті 98 ГПК України не можуть досліджувати питання права.
У формулі винаходу за Патентом № 60285 йдеться саме про одночасне нанесення трьох шарів як про ознаку процесу, яка відрізняє виробництво запатентованого Позивачем кабелю силового від інших подібних продуктів. При цьому у формулі винаходу та в описі до деклараційного патенту на винахід нічого не зазначено про те, що вжитий у них вислів,"одночасно нанесених" не означає нанесення трьох шарів одномоментно, що технічно неможливо, а означає, що шари наносяться з мінімальним інтервалом у часі, але обов`язково за одну протяжку. Відтак здійснене експертами тлумачення формули винаходу суперечить приписам частини п`ятої статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", в якій вказано, що тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу.
10.10. Інших доказів одночасного нанесення шарів на жилу, крім Висновку № 1333, який судом відхилено, Позивачем в обґрунтування своїх вимог не подано, у зв`язку з чим й не доведено порушення Відповідачем процесу виробництва кабелю силового, який (процес) передбачено Патентом № 60285.
Отже, продукт або процес його виробництва як об`єкти захисту за належним Позивачу патентом Відповідачем у своїй діяльності не використано.
10.11. Щодо твердження Позивача про те, що Митницею оформлено згадане повідомлення про призупинення митного оформлення товару, що імпортується за Митною декларацією, через підозру митного органу у порушенні прав інтелектуальної власності Позивача як власника винаходу за Патентом № 60285, судом зазначено, зокрема, що відповідне повідомлення складається без дослідження по суті питання стосовно вчинення декларантом порушень у сфері інтелектуальної власності.
10.12. Стосовно доводів Позивача про те, що Відповідачем організовано діяльність із ввезення, виготовлення та продажу об`єкта його (Позивача) інтелектуальної власності, причому Відповідач, аби уникнути отримання дозволу власника патенту на винахід, видає контрафактний товар за напівфабрикат, хоча фактично він є виробом (кабелем без оболонки), в якому використано при його виготовленні суттєві ознаки формули винаходу "Кабель силовий" за Патентом № 60285, - судом зазначено таке: продукт під назвою "Кабель силовий", запатентований Позивачем, має у формулі винаходу таку ознаку, як полімерна оболонка, яка у ввезеному Відповідачем товарі відсутня; без такої ознаки товар Відповідача не є силовим кабелем ні фізично, ані функціонально; здійснюване Позивачем відкидання при зіставленні ознак формули винаходу з ознаками товару, придбаного Відповідачем, однієї з ознак призводить до неправомірного збільшення обсягу прав Позивача на винахід "Кабель силовий".