ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
3 жовтня 2022 року
м. Київ
справа № 760/6362/17
провадження № 61-43св20
Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду: Карпенко С. О. (судді-доповідача), Ігнатенка В. М.,
Стрільчука В. А.,
учасники справи:
позивач - компанія Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG),
відповідачі: Державна служба інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України,
провівши у порядку письмового провадження попередній розгляд справи за касаційною скаргою компанії Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG), в інтересах якої діє адвокат Задорожний Роман Вікторович, на постанову Київського апеляційного суду від 21 жовтня 2019 року, прийняту колегією у складі суддів: Соколової В. В., Поліщук Н. В., Шкоріної О. І.,
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог
В квітні 2017 року позивач звернувся з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про дострокове припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що компанія Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG) є іноземною юридичною особою, що створена та діє відповідно до країни реєстрації - Швейцарія. Компанія Альпен Фарма АГ бере свій початок в 1997 році та є об`єднанням компаній, основним профілем яких є промоційно-дистриб`юторська діяльність, а також виробництво та просування лікарських засобів. Сфера її впливу поширюється на територію країн Азії, Західної та Східної Європи. Головний офіс знаходиться в столиці Швейцарії - місті Берн.
Відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків позивач 29 грудня 2015 року подав заявку на міжнародну реєстрацію словесного знаку "TOREO" (міжнародний реєстраційний № 1287195) відносно товарів 5 класу МКТП з територіальним поширенням даної міжнародної реєстрації, в тому числі, і на територію України.
З повідомлення № 812/1015700501, отриманого 25 жовтня 2016 року від Міжнародного Бюро Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (далі - ВОІВ), позивачу стало відомо, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" надіслало до Міжнародного Бюро ВОІВ повідомлення про попередню відмову у наданні на території України правової охорони міжнародній реєстрації № 1287195 відносно всіх товарів 5 класу МКТП. Підставою для вказаної відмови стало існування в Україні раніше зареєстрованих знаків " ТОРЕО" та "TOREO" за свідоцтвами № 168017 та № 168018, схожих настільки, що їх можна сплутати із словесним знаком позивача.
Таким чином, охоронюваний законом інтерес, за захистом якого позивач звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що дія в Україні свідоцтв України № 168017 та № 168018 на знаки для товарів і послуг " ТОРЕО" та "TOREO", виданих ОСОБА_1 щодо товарів 5 класу МКТП, є перешкодою для надання правової охорони в Україні словесному позначенню "TOREO" за міжнародною реєстрацією № 1287195 відносно споріднених товарів 5 класу МКТП.
Крім того, позивач стверджує, що оскаржувані знаки протягом щонайменше трьох років після публікації відомостей про їх видачу не використовувались в Україні щодо усіх зазначених у свідоцтвах товарів. Ця обставина є підставою для дострокового припинення дії вказаних свідоцтв повністю у судовому порядку.
На підставі викладеного позивач просив:
- достроково повністю припинити дію свідоцтв України № 168017 та № 168018 на знак для товарів і послуг " ТОРЕО"/"TOREO";
- зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Короткий зміст судових рішень судів першої і апеляційної інстанцій та мотиви їх прийняття
Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 3 липня 2019 року позов Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG) задоволено.
Достроково повністю припинено дію свідоцтв України № 168017 на знак для товарів і послуг " ТОРЕО" та №168018 на знак для товарів і послуг " TOREO".
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтв України № 168017 на знак для товарів і послуг " ТОРЕО" та № 168018 на знак для товарів і послуг " TOREO"та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.
Рішення суду мотивовано тим, що, зловживаючи правами, які випливають з реєстрації знаків для товарів і послуг свідоцтвами України № 168018 та № 168018, а саме не використовуючи знаки "ТОРЕО" та "TOREO"щодо товарів 5 класу МКТП, для яких їх було зареєстровано, протягом трирічного строку без поважних причин, ОСОБА_1 фактично перешкоджає міжнародній реєстрації та використанню в Україні словесного знаку "TOREO" № 1287195, що, в свою чергу, свідчить про порушення охоронюваного законом інтересу позивача. Крім того, відповідач не надав доказів на підтвердження наявності обставин, що перешкоджають йому використанню спірних знаків незалежно від його волі.
Постановою Київського апеляційного суду від 21 жовтня 2019 року апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено.
Рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 3 липня 2019 року скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким в задоволені позову Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG) відмовлено.
Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд апеляційної інстанції виходив з того, що у правовідносинах, що виникли між сторонами у справі, підлягають застосуванню положення статті 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії їхніми державами - членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), яка встановлює п`ятирічний строк для припинення торгівельної марки у разі не введення торгової марки у використання. Оскільки передбачений статтею 198 Угоди про асоціацію п`ятирічний строк не введення торгової марки у використання, який є обов`язковим для подання позову, не сплив і в ході розгляду не доведено таке невикористання до його спливу, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог.
Короткий зміст вимог касаційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала
26 грудня 2019 року компанія Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG), в інтересах якої діє адвокат Задорожний Р. В., звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою, у якій, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанції норм матеріального права та порушення процесуального права, просить скасувати постанову Київського апеляційного суду від 21 жовтня 2019 року та залишити в силі рішення суду першої інстанції.
Касаційна скарга мотивована помилковістю висновків суду апеляційної інстанції про застосування положення статті 198 Угоди про асоціацію, яка вчинена 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року в м. Брюсселі й ратифікована Україною 16 вересня 2014 року згідно із Законом України "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", і набрала чинності 1 вересня 2017 року у правовідносинах, які виникли між сторонами у цій справі.
Зазначає, що посилання суду апеляційної інстанції на те, що Угода про асоціацію почала тимчасово застосовуватись з 1 січня 2016 року, зокрема, на тимчасовій основі застосовується розділ IV "Торгівля і питання, пов`язані з торгівлею" Угоди про асоціацію, який містить, зокрема, главу 9 "Інтелектуальна власність", що має підрозділ 2 "Торговельні марки", який, у свою чергу містить статтю 198, що визначає підстави анулювання торговельної марки, є помилковим, оскільки відповідно до статті 486 (пункт 4) цієї Угоди, починаючи з 1 січня 2016 року, почали застосовуватися на тимчасовій основі зазначені частини Угоди в тій мірі, в якій вони охоплювали питання, що належали саме до компетенції ЄС.
Суд апеляційної інстанції не врахував, що норми Угоди про асоціацію не можуть розглядатися як норми прямої дії, які з набранням чинності потребують застосування, оскільки Україна зобов`язалася забезпечити поступову адаптацію законодавства України до правових норм ЄС відповідно до визначених у цій Угоді напрямів та забезпечувати ефективне її виконання.
Також заявник посилається на те, що суд апеляційної інстанції в оскаржуваній постанові не навів мотивів відхилення аргументів позивача, на які він посилався у своєму відзиві на апеляційну скаргу.
Відзив на касаційну скаргу не надходив.
Провадження у суді касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 13 січня 2020 року відкрито касаційне провадження у справі та витребувано її матеріали із суду першої інстанції.
Встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини справи
Судами попередніх інстанцій встановлено, що 29 грудня 2015 року відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, позивач подав заявку на міжнародну реєстрацію словесного знаку "TOREO" (міжнародний реєстраційний № 1287195) відносно товарів 5 класу МКТП з територіальним поширенням даної міжнародної реєстрації, в тому числі, і на територію України.
24 жовтня 2016 року Міжнародне Бюро ВОІВ повідомило позивача про попередню відмову у наданні на території України правової охорони міжнародній реєстрації № 1287195 відносно всіх товарів 5 класу МКТП. Підставою для вказаної відмови стало існування в Україні раніше зареєстрованих знаків " ТОРЕО" та " TOREO" за свідоцтвами № 168017 та № 168018, схожих настільки, що їх можна сплутати із словесним знаком, на який подано заявку позивачем (т. 1 а. с. 33-35).
Також встановлено, що 11 березня 2013 року Державною службою інтелектуальної власності України були видані свідоцтво України № 168017 на знак для товарів і послуг "ТОРЕО" та свідоцтво України № 168018 на знак для товарів і послуг "TOREO". Свідоцтва № 168017 та № 168018 видані для товарів 5 класу МКТП. Власником зазначених свідоцтв є ОСОБА_1, що підтверджується копіями довідок Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ)" про власника свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 22 лютого 2017 року № 3 та № 4 відповідно (т. 1 а. с.10-15).
Відповідно до відповіді директора Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" від 22 березня 2017 року № 14/49/Б на 20 березня 2017 року будь-які заяви на державну реєстрацію препаратів з назвою "ТОРЕО" до Центру не надходили, державна реєстрація лікарських засобів з такою назвою Центром не проводилася. Крім того, Державний реєстр лікарських засобів України не містить лікарських засобів з назвами "ТОРЕО" чи "TOREO"(т. 1 а. с. 17).
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, розглянувши адвокатський запит адвоката Задорожного Р. В. від 20 березня 2017 року, повідомила, що відповідно до Ліцензійного реєстру ОСОБА_1 ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики Держлікслужбою не видавалися, з відповідними заявами до органу ліцензування не звертався (т. 1 а. с. 21).
Асоціаціа "ДжіЕс1 Україна" 3 квітня 2017 року повідомила, що у період після 11 березня 2013 року Асоціація "ДжіЕс1 Україна" не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям, що являють собою товари 5 класу МКТП та у складі назв яких наявне позначення "ТОРЕО" (у написанні цього позначення кирилицею або латиницею) та (або) "TOREO" (т. 1 а. с. 22).
Відповідно до повідомлення управління адміністрування державних реєстрів Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 1 березня 2017 року № 284/24 та № 285/24 станом на 1 березня 2017 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 168017 та № 168018 (т. 1 а. с. 23, 24).
Згідно із Ліцензійним договором від 2 червня 2016 року № 02/06/16 ТОВ "Валартін Фарма" отримало дозвіл на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 168017 та № 168018 (т. 1 а. с. 126-128).
Відповідно до свідоцтва № 18973-95, виданого Асоціацією "ДжіЕс1 Україна" 13 липня 2017 року, присвоєно глобальний номер товарній позиції (структури GTIN-13) суб`єкта господарювання ТОВ "Валартін Фарма", дієтичній добавці Тореоr в таблетках (т 1 а. с. 133, 134).
Матеріали справи містять фотознімки виготовленої продукції, таблетки в упаковці "дієтична добавка Тореоr" виробництва ТОВ "Валартін Фарма" та чеків щодо їх реалізації від 22 вересня 2017 року та 22 грудня 2017 року (т. 1 а.с. 130-132).
Позиція Верховного Суду, застосовані норми права та мотиви, з яких виходить суд при прийнятті постанови
Відповідно до статті 3 ЦПК України провадження у цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
8 лютого 2020 року набрав чинності Закон України від 15 січня 2020 року
№ 460-IX "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ".
Частиною другою розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 15 січня 2020 року № 460-IX "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ" установлено, що касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
За таких обставин розгляд касаційної скарги компанії Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG), в інтересах якої діє адвокат Задорожний Р. В, на постанову Київського апеляційного суду від 21 жовтня 2019 року здійснюється Верховним Судом у порядку та за правилами ЦПК України в редакції Закону від 3 жовтня 2017 року № 2147?VIII, що діяла до 8 лютого 2020 року.
Згідно з частиною другою статті 389 ЦПК України у редакції Закону України
від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Відповідно до статті 400 ЦПК України у тій же редакції під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення (частина третя статті 401 ЦПК України).
Вивчивши матеріали цивільної справи та перевіривши доводи касаційної скарги, суд дійшов таких висновків.
Згідно з частиною першою статті 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.
Статтею 16 ЦК України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Звертаючись до суду з позовом, позивач посилався на те, що оскаржувані знаки "ТОРЕО" та "TOREO" протягом щонайменше трьох років після публікації 11 березня 2013 року відомостей про їх видачу не використовувались в Україні щодо усіх зазначених у свідоцтвах товарів. Вважає, що дана обставина дає достатні підстави для дострокового припинення дії вказаних свідоцтв повністю у судовому порядку.
До обʼєктів права інтелектуальної власності відповідно до частини першої статті 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Згідно зі статтею 493 ЦК України субʼєктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.