ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2022 року
м. Київ
cправа № 914/2380/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. та Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Пасічнюк С.В.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу" - не з`явився,
відповідача - товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій"- Мацей М.М., адвокат (ордер від 24.08.2022 №1151941),
відповідача - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій"
на рішення господарського суду Львівської області від 21.02.2022 (суддя - Манюк П.Т.)
та постанову Західного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 (головуючий Якімець Г.Г., судді: Бойко С.М. і Бонк Т.Б.)
у справі № 914/2380/21
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу" (далі - ТОВ "Завод решіткового настилу")
до товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" (далі - ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій")
державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - ДП "Український інститут інтелектуальної власності")
про визнання свідоцтва недійсним та зобов`язання вчинити дії.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
ТОВ "Завод решіткового настилу" звернулось до господарського суду Львівської області з позовом до відповідачів: ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" та ДП "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання ТОВ "Завод решіткового настилу" належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua; а ДП "Український інститут інтелектуальної власності"- внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що, як зазначає позивач, ним здійснено значну та серйозну підготовку для набуття відомості комерційному найменуванню ZRN; комерційне найменування ZRN було доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено); використання комерційного найменування ZRN пов`язується з конкретною (певною) особою щодо товарів 06 класу і послуг 40 класу МКТП, які є результатом господарської діяльності позивача.
ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" зареєстровано знак для товарів і послуг ZRN (торговельну марку) за свідоцтвом України від 10.01.2020 № 270187, в якому власником зазначено ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій". Реєстрація знака для товарів і послуг ZRN ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" здійснена з порушенням прав позивача та правової охорони інтелектуальної власності, оскільки: знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом № 270187, отриманий відповідачем, є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним (фірмовим) найменуванням ZRN позивача, яке використовувалося ним на дату подання ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" заявки № m201912554 (28.05.2019).
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду Львівської області від 21.02.2022 у справі №914/2380/21, залишеним без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 20.06.2022, позов задоволено в повному обсязі. Суд визнав недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг (заявка №m201912554) від 10.01.2020 №270187. Поряд з тим, суд зобов`язав ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua. Зобов`язав ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України від 10.01.2020 №270187 на знак для товарів і послуг (заявка №m201912554) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".
Рішення суду мотивоване тим, що знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом від 10.01.2020 №270187, отриманий ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій", є схожий настільки, що його можна сплутати, із комерційним найменуванням ZRN позивача, яке використовувалося ним на дату подання заявки №m201912554 (28.05.2019 року). Суди визнали підтвердженими доводи позивача про те, що зареєстрований на ім`я ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом України №270187 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня сплутування із раніше використовуваним комерційним найменуванням позивача для таких самих товарів.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" звернулося до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій просило скасувати рішення господарського суду Львівської області від 21.02.2022 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 зі справи № 914/2380/21 та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог ТОВ "Завод решіткового настилу".
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу:
Звертаючись з касаційною скаргою (з урахуванням уточнень до неї), скаржник зазначає, що підставою касаційного оскарження судових рішень є пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України, оскільки суди попередніх інстанцій при ухваленні оскаржуваних рішень не врахували висновків Верховного Суду, викладених у постанові від 26.11.2020 у справі №910/11005/16, щодо встановлення обставин визнання торговельної марки добре відомою в Україні.
Також скаржник посилається на те, що оскаржувані судові рішення прийняті з порушенням норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин справи, які мають значення для правильного вирішення спору, та підлягають скасуванню на підставі пункту 3 частини третьої статті 310 ГПК України, оскільки суди необґрунтовано відхилили клопотання про витребування доказів, а саме копії висновку кваліфікаційної експерти заявки від 28.05.2019 №m201912554 на реєстрацію знака для товарів і послуг ZRN та клопотання про визнання явки представника ДП "Український інститут інтелектуальної власності" у судове засідання обов`язковою.
Разом з тим зазначає скаржник і про порушення судами пункту 4 частини третьої статті 310 ГПК України, оскільки суди першої та апеляційної інстанцій встановили обставини справи на підставі недопустимих доказів, які були подані до суду з порушенням частини другої статті 80 ГПК України.
Позиція інших учасників справи
Від ДП "Український інститут інтелектуальної власності" надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому останнє підтримує доводи касаційної скарги та зазначає про неправомірність ухвалених судами попередніх інстанцій судових рішень.
Від ТОВ "Завод решіткового настилу" надійшов відзив на касаційну скаргу в якому останнє зазначає про законність та обґрунтованість судового рішення, а касаційну скаргу ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" вважає безпідставною та такою, що не підлягає задоволенню.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Починаючи з 2017 року, позивач - ТОВ "Завод решіткового настилу" здійснює виробництво решіткового настилу, його проектування та монтаж та, як допоміжний вид діяльності, здійснює виготовлення та монтаж арматурної сітки із використанням комерційного найменування ZRN.
Відповідно до умов договору на надання комп`ютерних послуг від 02.07.2017 №0207 для позивача розроблено логотип та посібник з використання фірмового стилю, до складу яких входить комерційне найменування ZRN. У зазначеному посібнику наведено приклади використання комерційного найменування ZRN на візитках, фірмових бланках, конвертах, сувенірній продукції (чашка, прапорець, блокнот, ручка).
За договором від 12.10.2017 №5431 позивач отримав від ТОВ "Компанія Еней" сувенірну продукцію із нанесеним на неї комерційним найменуванням (ділові щоденники, записники).
Відповідно до довідки ТОВ "Хостінг Україна" від 03.12.2020 позивач є реєстрантом доменного імені "zrn.com.ua", до складу якого входить комерційне найменування ZRN.
Комерційне найменування ZRN використовується ТОВ "Завод решіткового настилу" при здійсненні господарської діяльності, зокрема при маркуванні товарів 06 і послуг 40 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.
Також 15.02.2019 набрали чинності технічні умови ТУ У 25.1-41336154-001:2019 "Решіткові настили сталеві зварні типу SР". Сходинки із зварного решіткового настилу типу SPS ZRN, підготовані позивачем та затверджені у передбачений законодавством спосіб. Надалі позивач у комерційній діяльності при реалізації продукції використовував маркування на підставі Технічних умов із зазначенням комерційного найменування позивача.
У лютому 2021 року ТОВ "Завод решіткового настилу" виявило використання ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" доменного імені "zrn.ua", оскільки при переході за посиланням по доменному імені відбувалася переадресація на вебсайт http://chzmk.ua/uk. Згідно з інформацією, отриманою з вебсайту https://hostmaster.ua (розпорядник - ТОВ "ХОСТМАЙСТЕР" веде реєстр доменів), доменне ім`я "zrn.ua" було створене 14.01.2020, реєстрант не зазначений. Надалі представниками позивача подано запит до офіційної бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" за допомогою спеціальної інформаційної системи ДП "Український інститут інтелектуальної власності", яка розміщена в мережі Інтернет, та з`ясовано, що 10.01.2020 за cвідоцтвом України №270187 ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" зареєстровано знак ZRN для товарів і послуг (торговельну марку).
У матеріалах справи також міститься висновок експерта від 28.05.2021 №76-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Петренком С.А. на замовлення позивача у даній справі.
Актом виконаних робіт з надання послуг від 28.05.2021, підписаним ФОП Петренком Сергієм Анатолійовичем та директором ТОВ "Завод решіткового настилу" Ільницьким В.В., підтверджується виконання експертом послуг з проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності та оплата замовником наданих послуг на суму 20 000,00 грн.
Судами також встановлено, що замовлення на проведення експертизи подано представником ТОВ "Завод решіткового настилу" - Фоменко Ю.О., а також наявний акт виконаних робіт, підписаний директором ТОВ "Завод решіткового настилу" Ільницьким В.В.
За результатами проведеного експертного дослідження щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг експертом встановлено, що знак для товарів і послуг ZRN за Свідоцтвом №270187, отриманим ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій", є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням ZRN ТОВ "Завод решіткового настилу", яке використовувалось ним на дату подання заявки №m201912554 (28.05.2019).
У висновку також зазначено, що торговельна марка та комерційне найменування, що порівнюються, використовуються для маркування товарів 06 класу МКТП, які належать до однакових видових груп, товарів виробничо-технічного призначення довготривалого користування - звичайні метали та їхні сплави, руди, металеві матеріали, конструкції металеві, троси і дроти із звичайних металів, дрібні металеві вироби; товари виготовлені з однакових матеріалів - металу, мають однакове призначення - задоволення потреб споживачів; однакове коло споживачів - будівельники, монтажники, слюсарі, спеціалісти з металоконструкцій тощо, мають однакові канали збуту товарів - оптова та роздрібна торгівля (безпосередньо або он-лайн), спеціалізовані центри збуту тощо.
При цьому торговельна марка та комерційне найменування, що порівнюються, використовуються для маркування послуг 40 класу МКТП, які належать до однакових видових груп - матеріальних послуг професійного характеру; мають однакове призначення - задоволення потреб споживачів; однакове коло споживачів - будівельники, монтажники, слюсарі, спеціалісти з металоконструкцій тощо; мають однакові канали надання послуг - оптова та роздрібна торгівля (безпосередньо або он-лайн), спеціалізовані центри збуту товарів 06 класу, допомога спеціалістів з металоконструкцій, будівельників тощо.
Таким чином, за висновком експерта, торговельна марка ZRN за свідоцтвом України №270187 та комерційне найменування призначені для маркування однорідних товарів 06 класу та послуг 40 класу МКТП.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань позивач був зареєстрований 16.05.2017.
При проведенні дослідження експертом встановлено, що виходячи з інформації, що міститься у наданих експерту документах, до 28.05.2019 (дати подання заявки №m201912554 на торговельну марку за свідоцтвом України №270187), позивач використовував у своїй діяльності комерційне найменування ZRN, у зв`язку з чим комерційне найменуванням ZRN позивача по відношенню до торговельної марки за свідоцтвом України №270187 є старшим.
За висновками експерта, знак для товарів і послуг ZRN за Свідоцтвом №270187, отриманим ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій", є схожий настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням ZRN позивача, яке використовувалося ним на дату подання заявки №m201912554 (28.05.2019). Спірні торговельна марка та комерційне найменування є тотожними за фонетичними (звуковими) та смисловими (семантичними) ознаками, а також є схожими за візуальними (графічними) ознаками; такі призначені для маркування однорідних товарів 06 класу та послуг 40 класу МКТП; до дати подання заявки від 28.05.2019 №m201912554, позивач здійснив значну та серйозну підготовку для набуття відомості комерційному найменуванню ZRN, комерційне найменування ZRN було доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено), і його використання пов`язується з конкретною (певною) особою щодо товарів 06 класу і послуг 40 класу МКТП, які є результатом господарської діяльності ТзОВ "Завод решіткового настилу".
Висновок експерта від 28.05.2021 №76-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності відповідає вимогам ГПК України і не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів, що в подальшому були долучені до матеріалів судової справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним обставинам справи. У висновку зазначено, що такий підготовлено для подання до суду, експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України.
Судами також встановлено, що згідно з інформацією, наданою позивачем за період з моменту його створення до моменту подання ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" заявки №m201912554 (28.05.2019), позивачем було реалізовано своїм контрагентам у різних регіонах України товарів та надано послуг на суму понад 200 млн. грн, а також здійснено продаж товарів у режимі експорту на ринки США, Франції, Іспанії, Польщі, Білорусі, росії. Судом також встановлено, що позивач та ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" є прямими та фактично єдиними конкурентами на ринку виготовлення решіткового настилу в Україні, а також вони вступали у господарські правовідносини між собою (договір від 11.10.2019 №89), що підтверджує факт того, що ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" було відомо про комерційне найменування позивача (ZRN).
Таким чином, судами встановлено, що реєстрація ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" знака для товарів і послуг ZRN здійснена з порушенням прав позивача та правової охорони інтелектуальної власності, оскільки знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом №270187, отриманий ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій", є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням ZRN ТОВ "Завод решіткового настилу", яке використовувалося ним на дату подання заявки №m201912554 (28.05.2019). Використання ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" знака для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом №270187 вводить споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції
Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення позовних вимог, зокрема для визнання недійсним оспорюваного Свідоцтва.