ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2022 року
м. Київ
cправа № 910/16653/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Коваленко О.Ю. (ордер від 20.04.2022 №АА0018611)
відповідача 1 - не з`явився
відповідача 2 - не з`явився
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022
за позовом Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH)
до: товариства з обмеженою відповідальністю «Агронта»;
державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії.
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) (далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:
- визнання недійсними належних товариству з обмеженою відповідальністю «Агронта» (далі - Товариство) свідоцтв України:
№219491 на знак для товарів і послуг « », зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);
№222864 на знак для товарів і послуг «», зареєстрований для всіх товарів 01 класу МКТП;
№249242 на знаки для товарів і послуг « », зареєстрований для послуг 35 класу МКТП;
- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
1.2. Позовні вимоги мотивовано тим, що:
- позивач є власником свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг «», зареєстрований для товарів 01 класу МКТП «добривні хімікати для грунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)» та міжнародної реєстрації №394701 на знак для товарів та послуг «», зареєстрований для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)»;
- Міністерством 25.11.2016 зареєстровано свідоцтво України №219491 на знак для товарів і послуг «», 27.02.2017 зареєстровано свідоцтво України №222864 на знак для товарів і послуг «» для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів», та 25.10.2018 зареєстровано свідоцтво України №249242 на знак для товарів і послуг «» для послуг 35 класу МКТП, а саме «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; економічне прогнозування; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп`ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів, медичних товарів та препаратів для сільського господарства; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу»;
- позначення за свідоцтвами України: № 219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг позивача, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
- позначення за свідоцтвами України: № 219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про товар, яке не відповідатиме дійсності, що не виключає можливість введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, що є підставами для відмови у наданні правової охорони згідно з пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
- викладене є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Справа розглядалась господарськими судами неодноразово.
2.2. Рішенням господарського суду міста Києва від 01.06.2020 (суддя О.В. Марченко) у справі № 910/16653/19 позов задоволено; визнано недійсними свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 219491, №222864 та №249242; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864 та №249242 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; стягнуто з Товариства на користь Компанії 11 526,00 грн судового збору.
Судове рішення обґрунтоване тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 та № 249242 не відповідали умовам надання правової охорони на момент подання заявок на їх реєстрацію, оскільки могли ввести в оману щодо особи Компанії - виробника добривних хімікатів для грунту, добривних сумішей, добрива, солі (добрива), а також є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Компанії.
2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 (колегія суддів у складі: Сотніков С.В., Отрюх Б.В., Грек Б.М.) апеляційну скаргу Товариства задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 скасовано; прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову Компанії до Товариства та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864 та № 249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії. Стягнуто з Компанії на користь Товариства 17 289,00 грн витрат зі сплати судового збору.
В обґрунтування підстав для скасування рішення суду першої інстанції та відмови у задоволенні позовних вимог судом апеляційної інстанції зазначено про вірогідність доказів (у тому числі і висновком судової експертизи) на підтвердження відсутності обставин невідповідності спірних торгових марок, належних відповідачу, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Компанії про визнання недійсним оспорюваних свідоцтв. Також суд апеляційної інстанції зазначив, що, оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання Укрпатенту внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію також належить відмовити.
2.4. Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.11.2021 (колегія суддів у складі: Булгакова І.В., Львов Б.Ю., Малашенкова Т.М.) касаційну скаргу позивача задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.
За висновками касаційного господарського суду, зазначаючи, що внаслідок використання оскаржуваних позначень після отримання відповідних свідоцтв вони набули додаткової розрізняльної здатності, суд апеляційної інстанції залишив поза увагою, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг має досліджуватись на відповідність умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
2.5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022 (колегія суддів у складі: Остапенко О.М., Гарник Л.Л., Іоннікова І.А.) апеляційну скаргу Товариства задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 скасовано; прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову Компанії до Товариства та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864 та № 249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії. Стягнуто з Компанії на користь Товариства 17 289,00 грн витрат зі сплати судового збору та 28 634,39 грн витрат на проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. У касаційній скарзі Компанія просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022 та залишити в силі судове рішення суду першої інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. В обґрунтування доводів касаційної скарги Компанія зазначає про застосування судом апеляційної інстанції норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 20.02.2020 у справі № 910/20650/17 щодо оцінки висновків експертів та дотримання вимог приписів статті 104 Господарського процесуального кодексу України (пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).
4.2. Також скаржник вказує на те, що ним оскаржується судове рішення й з підстав, передбачених пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, та зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а саме щодо правильності застосування судом апеляційної інстанції статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII) шляхом їх неправильного тлумачення.
4.3. Посилаючись на пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України та пункт 1 частини третьої статті 310 ГПК України, скаржник зазначає про те, що суд апеляційної інстанції не дослідив зібрані у справі докази, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для її правильного вирішення, а саме не оцінив належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок усіх доказів у їх сукупності шляхом надання оцінки зібраним у справі доказам в цілому та окремо і, відповідно, не мотивував відхилення або врахування кожного доказу.
5. Позиція інших учасників справи. Розгляд клопотань
5.1. Відзиву на касаційну скаргу не надходило.
5.2 Від ТОВ «Агронта» 11.07.2022 на електронну адресу Верховного Суду надійшло клопотання (підписане електронним цифровим підписом) про відкладення розгляду справи та встановлення додаткового процесуального строку для подання відзиву на касаційну скаргу.
5.3. Клопотання про відкладення розгляду справи мотивоване неможливістю забезпечити явку в судове засідання свого представника (адвоката Картушина Д.М.) в зв`язку з призовом його на військову службу в порядку мобілізації.
5.4. Зазначені клопотання про відкладення судового розгляду цієї справи та встановлення додаткового процесуального строку для подання відзиву, касаційною інстанцією залишено без задоволення з огляду на те, що: явка представників учасників у судове засідання обов`язковою не визнавалася; ухвалою від 23.06.2022 розгляд справи відкладався; відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін учасників справи, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні; матеріали справи є достатніми для перевірки правильності застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права. Крім того, юридична особа не позбавлена права і можливості забезпечити за необхідності участь у судовому засіданні іншого представника згідно з § 2."Представники" Глави 4 "Учасники судового процесу" Розділу І "Загальні положення" ГПК України. Неможливість такої заміни представника і неможливість розгляду справи без участі представника підлягає доведенню учасником судового процесу на загальних підставах (статті 13, 74, 80 ГПК України), тоді як на підтвердження таких обставин (неможливості заміни представника) не долучено жодних доказів. Щодо встановлення додаткового строку для подання відзиву, то встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом, зокрема, за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку (частина друга статі 119 ГПК України), проте строк для подання такого клопотання сплинув.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Компанія є володільцем:
- свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг «», зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «добривні хімікати для грунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)»; знак зареєстровано 10.01.2008;
- міжнародної реєстрації №394701 на торговельну марку «», що зареєстрована для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)»; дата поширення реєстрації на територію України - 04.09.2008.
6.2. Товариство є власником таких знаків для товарів і послуг:
- «» за свідоцтвом України №219491, зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів»;
- «» за свідоцтвом України №222864, зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів»;
- «» за свідоцтвом України №249242, зареєстрованого для послуг 35 класу МКТП «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; економічне прогнозування; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп`ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів, медичних товарів та препаратів для сільського господарства; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу».
6.3. Судом першої інстанції встановлено, що 03.06.2015 Товариство звернулося до державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі - Укрпатент) з заявками №m 2015 14923 (стосовно знака для товарів і послуг «») і №m 2015 14924 (щодо знака для товарів і послуг «»), а 16.02.2017 - з заявкою №m 2017 03100 (стосовно знака для товарів і послуг «»).
6.4. Компанією було подано до Укрпатенту заперечення від 03.06.2016 і 23.08.2016 щодо надання правової охорони в Україні торговельним маркам «» і «».
6.5. Укрпатентом 29.09.2016 прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «»; 05.01.2017 - про реєстрацію знака для товарів і послуг «»; 06.09.2018 - про реєстрацію знака для товарів і послуг «».
25.11.2016 зареєстровано знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 219491, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.11.2016 №22.
27.02.2017 зареєстровано знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №222864, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 27.02.2017 №4.
25.10.2018 зареєстровано знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №249242, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.10.2018 №20.
6.6. Також судами встановлено, що позивачем подано суду висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведеного експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України Черненко Людмилою Анатоліївною.
6.7. За результатами експертного дослідження експерт дійшов таких висновків:
- торговельна марка «» за свідоцтвом України №219491 і торговельна марка «» за свідоцтвом України № 222864 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою «» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «» (свідоцтво України №86737) у відношенні товарів 01 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах України №219491 і №222864;
- торговельна марка «» за свідоцтвом України № 219491 і торговельна марка «» за свідоцтвом України № 222864 є такими, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника товару, а саме Компанії, станом на 03.09.2015, з урахуванням того, що відповідно до вказаного представником правовласника - Компанія є всесвітньо відомим виробником добрив під торговельною маркою «» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «» (свідоцтво України №86737), що присутні на ринку України щонайменше протягом останніх 5 років;
- торговельна марка «» за свідоцтвом України № 249242 та торговельна марка «» (міжнародна реєстрація № 394701) і торговельною маркою «» (свідоцтво України №86737) є схожими настільки, що її можна сплутати у відношенні послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України №249242;
- торговельна марка «» за свідоцтвом України № 249242 , правовласником якої є Товариство, є такою, що може ввести в оману щодо особи, а саме Компанії, яка виробляє товари під торговельними марками (знаками для товарів і послуг) «» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «»(свідоцтво України №86737) станом на 16.02.2017.
6.8. У свою чергу, Товариством подано суду висновок експерта від 14.02.2020 №1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Коваленко Тетяною Вікторівною.
6.9. За результатами експертного дослідження експерт дійшов висновків про те, що:
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 щодо однорідних та споріднених товарів;
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 стосовно однорідних та споріднених товарів;
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 щодо споріднених товарів;
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме Компанії;
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 не є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника, а саме Компанії;
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме Компанії.