ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2022 року
м. Київ
cправа № 910/886/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М., Булгакової І.В.,
за участю секретаря судового засідання Малихіної О.В.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» - Прохода Ю.Л., адвокат (ордер від 02.02.2022), Потоцький М.Ю., адвокат (ордер від 07.07.2022),
відповідача - державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» - Запорожець Л.Г. в порядку самопредставництва (трудовий договір від 01.09.2021), Кудрицький Р.П., в порядку самопредставництва (трудовий договір від 01.09.2021),
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про»
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 (головуючий суддя: Гарник Л.Л., судді: Поляков Б.М., Пантелієнко В.О.)
у справі № 910/886/21
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» (далі - Товариство, позивач, скаржник)
до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Підприємство, Укрпатент, відповідач)
про визнання рішення недійсним та зобов`язання вчинити дії.
1. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
Товариство звернулося до Підприємства з позовом про визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566, а також про зобов`язання відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566 та прийняти рішення за заявкою про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: «дистанційне банківське обслуговування».
Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на те, що 04.03.2020 Товариством подано до Укрпатенту заявку № m 2020 04566 про реєстрацію в Україні торговельної марки «NЕОВАNK» для послуг 36 класу МКТП, а саме: «дистанційне банківське обслуговування». Проте Укрпатентом за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи складено висновок від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566. За доводами позивача, рішення відповідача є необґрунтованим, прийнятим з порушенням вимог чинного законодавства та таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки позначення «NЕОВАNК» відповідає умовам надання правової охорони, які передбачені пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Також позивач просив суд зобов`язати відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566 та прийняти рішення за заявкою про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу МКТП, а саме: «дистанційне банківське обслуговування», з посиланням на те, що у випадку визнання рішення Укрпатенту недійсним, відповідач є особою, уповноваженою здійснити державну реєстрацію позначення «NЕОВАNK» та видати відповідне свідоцтво на торговельну марку.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі № 910/886/21 позовні вимоги задоволено частково: визнано недійсним висновок Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NEOBANK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566; в іншій частині у задоволенні позову відмовлено; стягнуто з Підприємства на користь Товариства 2 270,00 грн. судового збору.
Рішення суду мотивовано з посиланням на те, що встановлені судом обставини справи підтверджують необґрунтованість та незаконність оскаржуваного висновку Укрпатенту, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566. Відмовляючи в задоволенні позову в частині вимоги про зобов`язання відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566 та прийняти рішення за заявкою про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу МКТП, а саме: «дистанційне банківське обслуговування», місцевий господарський суд виходив з того, що вказана вимога позивача є прямим втручанням в дискреційні повноваження державного органу.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 зі справи рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення про відмову в позові.
Постанову суду апеляційної інстанції про відмову в позові мотивовано з посиланням на те, що:
- у прийнятті рішення про відмову в державній реєстрації спірної торговельної марки, враховуючи негативний висновок кваліфікаційної експертизи про невідповідність спірного позначення умовам надання правової охорони, Укрпатент, з урахуванням його дискреційних повноважень, діяв на підставі, в межах наданих повноважень та у спосіб, передбачений Законом;
- доводи позивача зводяться до незгоди останнього з висновком кваліфікаційної експертизи Укрпатенту, у зв`язку з чим, надаючи оцінку належності та ефективності обраного позивачем способу захисту, суд виходив з того, що висновок кваліфікаційної експертизи не є правовим актом індивідуальної дії, що виданий органом державної влади і може бути визнаний недійсним або скасований у судовому порядку; задоволення позову в частині визнання недійсним висновку Укрпатенту не призведе до відновлення прав та інтересів позивача, пов`язаних з державною реєстрацією спірної торговельної марки, оскільки прийняття рішення щодо державної реєстрації торговельної марки віднесено до дискреційних повноважень Укрпатенту.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі Товариство, з посиланням на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права, просить суд касаційної інстанції скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення суду першої інстанції залишити в силі.
2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування доводів касаційної скарги скаржник, із посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зазначає про те, що апеляційним господарським судом в оскаржуваному судовому рішенні застосовано норми права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 10.01.2019 у справі № 826/6726/16, від 18.11.2021 у справі № 910/9610/18, від 25.11.2021 у справі № 910/12221/20 від 18.01.2022 у справі № 910/919/20 щодо застосування приписів статей 5, 6, 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у правовідносинах, які стосуються оскарження висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення.
Доводи інших учасників справи
У відзиві на касаційну скаргу (з урахуванням вирішеного Судом у судовому засіданні 16.06.2022 питання про продовження процесуального строку на подання відзиву на касаційну скаргу) Укрпатент просить Суд залишити касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції - без змін, з посиланням, зокрема, на безпідставність доводів касаційної скарги.
У судовому засіданні 16.06.2022 оголошувалася перерва до 07.07.2022.
05.07.2022 від Товариства на електронну пошту Суду та через «Скриню» надійшли додаткові письмові пояснення по справі, в яких Товариство просить Суд скасувати постанову суду апеляційної інстанції зі справи, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.
3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
Товариство 04.03.2020 подало до Укрпатенту заявку № m 2020 04566 про реєстрацію в Україні торговельної марки «NЕОВАNК» для послуг 36 класу МКТП, а саме: «дистанційне банківське обслуговування».
Листом від 18.09.2020 № 100374/3М/20 відповідач повідомив позивача про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566 з тих підстав, що заявлене словесне позначення не має розрізняльної здатності та є описовим, вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг. Заявнику повідомлено, що у випадку незгоди з наведеними підставами, останній має протягом двох місяців від дати отримання цього повідомлення подати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки.
30.11.2021 Товариство надало мотивовану відповідь на вказане повідомлення Укрпатенту разом з додатками.
За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно з приписами статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Укрпатентом складений висновок (від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20) про невідповідність спірного позначення умовам надання правової охорони. Висновок затверджений генеральним директором Укрпатенту Кудіним А.В. з прийняттям рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки.
Вказаний висновок експертизи мотивний тим, що заявлене словесне позначення не відповідає умовам надання правової охорони (пункту 1 статті 5 та статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), оскільки не має розрізняльної здатності; є описовим, вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг.
Не погоджуючись з висновком Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566, позивач звернувся з цим позовом до суду.
У підтвердження заявлених позовних вимог позивачем долучений до матеріалів справи № 910/886/21 висновок експерта від 17.02.2021 № 84-02/21, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності експертом Соповою К.А., відповідно до якого:
- словесне позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку № m 2020 04566 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці послуг або у зв`язку з ними (вказують на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг);
- словесне позначення «NEOBANK» не є таким, що не має розрізняльної здатності на дату подання заявки на торговельну марку № m 2020 04566 (04.03.2020).
Експертом, зокрема, встановлено, що: позначення NEOBANK за заявкою № m 2020 04566 відноситься до асоціативних позначень, які визнаються такими, що мають розрізняльну здатність; у назвах банків, які виконують, зокрема, функцію торговельної марки при використанні для банківських послуг, зазвичай завжди додається елемент БАНК або BANK; відомості з наданих на дослідження матеріалів свідчать про використання позначення NEOBANK, як торговельної марки для послуг 36 класу МКТП та вказують на те, що позначення NEOBANK за заявкою № m 2020 04566 наділене індивідуальними ознаками, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти банківські послуги однієї особи серед таких самих послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо таких послуг; незважаючи на те, що до складу позначення NEOBANK за заявкою № m 2020 04566 входять описові елементи для заявлених послуг, воно містить ознаки, що надають йому в цілому привабливості, виразного та своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню цим позначенням розрізняльної функції; позначення NEOBANK не вказує прямо на банківську послугу, не описує її та не відноситься до назви послуги, а сприймається як назва конкретного банку.
Місцевий господарський суд дійшов висновку про те, що зазначений висновок складений кваліфікованим експертом, який повідомлений про кримінальну відповідальність, висновок містить докладний опис проведених експертом досліджень, складений у порядку, визначеному законодавством, а тому є належним та допустимим доказом по справі № 910/886/21 у розумінні приписів статей 76, 77 ГПК України.
У свою чергу, апеляційний господарський суд, з урахуванням визначених ним підстав для відмови в позові, не здійснював перевірку доводів сторін щодо відповідності спірного позначення умовам надання правової охорони, а також не досліджував надані на підтвердження цих доводів докази, у тому числі, висновок експерта від 17.02.2021 № 84-02/21, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566, а також зобов`язання Укрпатенту повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566 та прийняти рішення про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 № m 2020 04566 в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу МКТП, а саме: «дистанційне банківське обслуговування».
Касаційне провадження у цій справі відкрито, зокрема, на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України, за змістом якого підставою касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку.
Отже, відповідно до положень цих норм касаційний перегляд з указаних мотивів може відбутися за наявності таких складових: (1) суд апеляційної інстанції застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду; (2) спірні питання виникли у подібних правовідносинах.
14.12.2021 у Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено постанову Великої Палати Верховного Суду від 12.10.2021 у справі № 233/2021/19, якою конкретизовано запроваджене раніше тлумачення категорії «подібності правовідносин».
Так, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.10.2021 у справі № 233/2021/19 вказано, що процесуальний закон у визначених випадках передбачає необхідність оцінювання правовідносин на предмет подібності. З цією метою суд насамперед має визначити, які правовідносини є спірними, після чого застосувати змістовий критерій порівняння, а за необхідності - також суб`єктний і об`єктний критерії. З-поміж цих критеріїв змістовий (оцінювання спірних правовідносин за характером урегульованих нормами права та договорами прав і обов`язків сторін спору) є основним, а два інші - додатковими. Суб`єктний і об`єктний критерії матимуть значення у випадках, якщо для застосування норми права, яка поширюється на спірні правовідносини, необхідним є специфічний суб`єктний склад цих правовідносин або їх специфічний об`єкт. Самі по собі предмет позову та сторони справи можуть не допомогти встановити подібність правовідносин за жодним із критеріїв. Не завжди обраний позивачем спосіб захисту є належним й ефективним. Тому формулювання предмета позову може не вказати на зміст і об`єкт спірних правовідносин. Крім того, сторонами справи не завжди є сторони спору (наприклад, коли позивач або відповідач неналежний). Тому порівняння сторін справи не обов`язково дозволить оцінити подібність правовідносин за суб`єктами спірних правовідносин.
Велика Палата Верховного Суду неодноразово зазначала, що таку подібність суд касаційної інстанції визначає з урахуванням обставин кожної конкретної справи (див. постанови від 27 березня 2018 року у справі № 910/17999/16 (пункт 32); від 25 квітня 2018 року у справі № 925/3/17 (пункт 38); від 16 травня 2018 року у справі № 910/24257/16 (пункт 40); від 5 червня 2018 року у справі № 243/10982/15-ц (пункт 22); від 31 жовтня 2018 року у справі № 372/1988/15-ц (пункт 24); від 5 грудня 2018 року у справах № 522/2202/15-ц (пункт 22) і № 522/2110/15-ц (пункт 22); від 30 січня 2019 року у справі № 706/1272/14-ц (пункт 22)). Це врахування слід розуміти як оцінку подібності насамперед змісту спірних правовідносин (обставин, пов`язаних із правами й обов`язками сторін спору, регламентованими нормами права чи умовами договорів), а за необхідності, зумовленої специфікою правового регулювання цих відносин, - також їх суб`єктів (видової належності сторін спору) й об`єктів (матеріальних або нематеріальних благ, щодо яких сторони вступили у відповідні відносини).
Таким чином, конкретизація Великої Палати Верховного Суду полягає у тому, що на предмет подібності слід оцінювати саме ті правовідносини, які є спірними у порівнюваних ситуаціях. Встановивши учасників спірних правовідносин, об`єкт спору (які можуть не відповідати складу сторін справи та предмету позову) і зміст цих відносин (права й обов`язки сторін спору), суд має визначити, чи є певні спільні риси між спірними правовідносинами насамперед за їхнім змістом. А якщо правове регулювання цих відносин залежить від складу їх учасників або об`єкта, з приводу якого вони вступають у правовідносини, то у такому разі подібність слід також визначати за суб`єктним і об`єктним критеріями відповідно. Для встановлення подібності спірних правовідносин у порівнюваних ситуаціях суб`єктний склад цих відносин, предмети, підстави позовів і відповідне правове регулювання не обов`язково мають бути тотожними, тобто однаковими.
У разі, коли Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні в одній зі справ Верховного Суду України, Великої Палати Верховного Суду чи Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об`єднаної палати) касаційного суду, згідно з частиною шостою статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суди враховують висновок, викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду (див. постанови Великої Палати Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 161/12771/15-ц (пункт 88), від 26 червня 2019 року у справі № 761/9584/15-ц (пункт 93), від 1 квітня 2020 року у справі № 520/13067/17 (пункт 27.3), від 23 червня 2020 року у справі № 179/1043/16-ц (пункт 49), від 30 червня 2020 року у справі № 264/5957/17 (пункт 43), від 29 вересня 2020 року у справі № 712/5476/19 (пункт 43), від 25 травня 2021 року у справі № 149/1499/18 (пункт 31), від 15 червня 2021 року у справі № 922/2416/17 (пункт 7.20) тощо).
При цьому, слід враховувати, що підставою для касаційного оскарження є неврахування висновку Верховного Суду саме щодо застосування норми права, а не будь-якого висновку, зробленого судом касаційної інстанції в обґрунтування мотивувальної частини постанови. Саме лише зазначення у постанові Верховного Суду норми права також не є його правовим висновком про те, як саме повинна застосовуватися норма права у подібних правовідносинах.
Отже, для касаційного перегляду з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, наявності самих лише висновків Верховного Суду щодо застосування норми права у певній справі не достатньо, обов`язковою умовою для касаційного перегляду судового рішення є подібність правовідносин у справі, в якій Верховний Суд зробив висновки щодо застосування норми права, з правовідносинами у справі, яка переглядається.
В обґрунтування доводів касаційної скарги скаржник зазначає про те, що апеляційним господарським судом в оскаржуваному судовому рішенні застосовано норми права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 10.01.2019 у справі № 826/6726/16, від 18.11.2021 у справі № 910/9610/18, від 25.11.2021 у справі № 910/12221/20 від 18.01.2022 у справі № 910/919/20 щодо застосування приписів статей 5, 6, 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у правовідносинах, які стосуються оскарження висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення.
За доводами скаржника, висновок Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, який (висновок) набув статусу рішення, може бути оскаржений і визнаний недійсним у разі доведення невідповідності вимогам закону.
Так, у справі № 826/6726/16, на яку посилався скаржник, позивач звернувся до суду з позовом, зокрема, про визнання протиправними та скасування рішень Укрпатенту про відмову в реєстрації знаків, які (рішення) оформлені у вигляді висновків про невідповідність позначень умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційних експертиз за заявками позивача. За результатом розгляду спору по суті позов задоволено. Судові рішення попередніх інстанцій про задоволення позову залишені без змін згідно з постановою Верховного Суду від 10.01.2019 зі справи № 826/6726/16.
У справі № 910/9610/18 предметом спору, який розглянутий судами по суті було, зокрема, питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою позивача.
У справі № 910/12221/20, на яку посилався скаржник, предметом спору було, зокрема, питання щодо визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою позивача. У цій справі Верховний Суд дійшов висновку, зокрема, про те, що спір, який виник між сторонами, з огляду на предмет і підстави поданого позову, пов`язаний із захистом прав інтелектуальної власності у приватноправових відносинах про таке право, у зв`язку з чим його вирішення віднесено до юрисдикції господарських судів, а суди попередніх інстанцій, розглядаючи такий спір по суті, діяли як «суд, встановлений законом».