ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2022 року
м. Київ
cправа № 911/3338/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Колос І.Б.,
за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,
представників учасників справи:
позивача - компанії "Опулент Консултантс Лімітед" (далі - Компанія, позивач, скаржник) - Бродська К.О. (адвокат),
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Медікал" (далі - Товариство, відповідач) - Прохоренко Ю.О. (адвокат),
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: приватного підприємства "Максіма Хелс Рісьоч" (далі - Підприємство, третя особа) - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 (головуючий - суддя Пантелієнко В.О., судді Гарник Л.Л., Поляков Б.М.),
у справі №911/3338/20
за позовом Компанії
до Товариства
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Підприємство
про заборону використання торговельної марки та стягнення 109 941 євро 64 євроцентів.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
ВСТУП
Причиною звернення до Верховного Суду є використання відповідачем торговельних марок позивача без укладення ліцензійного договору та наявності відповідного дозволу.
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Компанія звернулася до суду з позовом про захист права інтелектуальної власності, шляхом заборони Товариству здійснювати реалізацію, зберігання, пропонування для продажу торговельної марки продукції MDмил® ФКУ-3 та стягнення збитків.
1.2. Позов мотивовано тим, що відповідач незаконно використав належні позивачу торговельні марки, чим завдав Компанії збитків.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням Господарського суду Київської області від 01.09.2021 у справі №911/3338/20 позов задоволено повністю; визнано використання Товариством торговельних марок, належних Компанії в період з 2016 року по 2020 рік включно, протиправним та таким, що порушує право інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів і послуг: міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123696; міжнародна реєстрація від 15.04.2003 №803529; міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123695; свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 24.06.2016 №213406 (заявка від 05.03.2015 №m201502940); заборонено відповідачу здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку знаками для товарів і послуг: міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123696; міжнародна реєстрація від 15.04.2003 №803529; міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123695; свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 24.06.2016 №213406 (заявка від 05.03.2015 №m201502940); стягнуто з Товариства на користь Компанії 109 941 євро 64 євроцентів збитків, 40 156,74 грн витрат на проведення експертизи, 129 383,60 грн витрат на професійну правничу допомогу та 57 482,74 грн судового збору.
2.2. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 апеляційні скарги Товариства та Підприємства задоволено; рішення Господарського суду Київської області від 01.09.2021 у справі № 911/3338/20 скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмолено повністю.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. Компанія, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права, просить суд касаційної інстанції оскаржувану постанову скасувати та залишити без змін рішення суду першої інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. На обґрунтування своєї правової позиції Компанія вказує, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних відносинах, а саме щодо застосування абзацу третього пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) у випадках:
- використання торговельної марки шляхом її нанесення на будь-який товар, упаковку, вивіску, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, за відсутності договору про передачу права власності на торговельну марку та/або ліцензійного договору, укладеного у письмовій формі і підписаного ліцензіаром (власником свідоцтва) і ліцензіатом;
- введення в цивільний оборот харчового продукту спеціального дієтичного дитячого споживання.
4.2. Судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні неправильно застосовано до спірних правовідносин норму матеріального права, а саме абзац третій пункту 6 статті 16 Закону.
5. Позиція інших учасників справи
5.1. У відзиві на касаційну скаргу Товариство заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване судове рішення без змін.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Компанія є власником виключних прав на торговельні марки, які захищені на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) від 14.04.1981 (далі - Мадридська угода), та законодавства України, а саме:
- міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123696 на позначення зареєстрованого для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо;
- міжнародна реєстрація від 15.04.2003 №803529 на позначення зареєстрованого для товарів 05 класу МКТП - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо;
- міжнародна реєстрація від 28.04.2012 №1123695 на позначення зареєстрованого для товарів 05 класу МКТП - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо;
- свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 24.06.2016 №213406 (заявка від 05.03.2015 №m201502940) на позначення зареєстрованого для товарів 05 класу МКТП - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо.
6.2. В обґрунтування заявленого позову Компанія зазначала, що: за період з 2016 року по 2020 рік включно, імпортовано та здійснено подальше комерційне розповсюдження на території України продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку торговельними марками згідно із зазначеним вище переліком (далі - ТМ "МDмил"), що підтверджується такими документами:
- інвойс від 28.09.2016, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 000 євро;
- експортна декларація від 05.10.2016 №MRN16DE740146793288EO, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 000 євро;
- експортна декларація від 17.12.2016 №MRN16NL1FF49B23O4FC98, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 366 євро (посилання на інвойс від 13.12.2016);
- інвойс від 13.12.2016, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 366 євро; експортна декларація від 17.02.2017 №MRN17NLIZ9SLYAMYKWD50, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 187 758 євро (посилання на інвойс від 13.02.2017);
- інвойс від 13.02.2017, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 187 758 євро;
- експортна декларація від 02.06.2017 №MRN17NLJ3FY61A3ZGWD52, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 120 048 євро (посилання на інвойс від 29.05.2017);
- інвойс від 29.05.2017, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 120 048 євро; експортна декларація від 29.06.2018 №MRN18NLJIZLYGAA7JWD54, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 122 244 євро (посилання на інвойс від 21.06.2018);
- експортна декларація від 03.10.2018 №MRN18NLJMT7THAXLAWD52, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 121 146 євро (посилання на інвойс від 10.09.2018); інвойс від 28.03.2019, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 151 131,90 євро;
- експортна декларація від 27.11.2019 №MRN19NLK3H23ZAQXBWD50, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 163 140 євро;
- експортна декларація від 15.06.2020 №MRN2ONLKBG6T6A1W4WD54, вантажовідправник - Delta Medical Promotions AG, вантажоодержувач - Galaxy Pharm LLC, вартість товару 142 436,64 євро.
6.3. Загальна вартість ввезеної на територію України продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку ТМ "МDмил" без згоди позивача як правоволодільця вказаних торговельних марок становить 1 374 270,54 Євро.
6.4. На думку позивача, такими діями порушено виключні права інтелектуальної власності Компанії на відповідні товарні знаки (торговельні марки), що мають правову охорону на території України особою, вказаною вантажоодержувачем (декларантом) в експортних деклараціях та інвойсах, а саме товариством з обмеженою відповідальністю "Галаксі Фарм" (далі - ТОВ "Галаксі Фарм"), в зв`язку з чим 09.10.2020 Компанією направлено на адресу останнього претензію про порушення прав інтелектуальної власності.
6.5. ТОВ "Галаксі Фарм" листом від 21.10.2020 №13-63 повідомило про те, що надає послуги митного брокера та послуги з тимчасового розміщення товарів, які належать замовникам таких послуг, на митному складі. Відносно продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку знаків для товарів і послуг "МDмил", ТОВ "Галаксі Фарм" зазначило, що послуги митного брокера та зберігання надавались на замовлення власника товарів - Delta Medical Promotions AG (Швейцарія).
6.6. Державною митною службою України надано митні декларації (форма МД-2), з яких вбачається, що особою, яка впродовж 2016 - 2020 років була одержувачем, а також відповідальною за фінансове врегулювання поміщення (оформлення) у митний режим імпорту продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку ТМ "МDмил", є Товариство.
6.7. Отже, як вважає позивач, відповідач у період з 2016 року по 2020 рік включно протиправно, не маючи відповідного дозволу власника на використання торговельних марок, належних Компанії, використало ТМ "МDмил", а саме: імпортувало на територію України та здійснило подальше комерційне розповсюдження на території України продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку торговельними марками "МDмил", чим порушило виключні права інтелектуальної власності позивача на вказані товарні знаки (торговельні марки), що мають правову охорону на території України.
6.8. За твердженням Компанії, умовами доставки продукції під назвою "МDмил®ФКУ-3" із нанесеними на її етикетку ТМ "МDмил", зазначено: СІР-Вишневе за умовами Інкотермс 2010, умова СІР - фрахт/перевезення і страхування оплачені до (...назва місця призначення). Умова фрахт/перевезення і страхування оплачені до означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику, причому саме покупець зобов`язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно, усі митні формальності для імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни.
6.9. Товариством імпортовано на територію України товару на загальну суму 1 376 990,18 євро шляхом 29 поставок (оформлення товару в митному режимі імпорту). У переміщенні і введенні в цивільний оборот товару, як вказував позивач, брали безпосередню участь відповідач, а опосередковану - Delta Medical Promotions AG (Швейцарія), представництво Дельта Медікал Промоушнз АГ (Україна), ТОВ "Галаксі Фарм" і Підприємство.
6.10. Відповідач не заперечував, що протягом 2016-2020 років здійснював розповсюдження на території України товару. Однак повідомляв, що при цьому товар не виготовлявся ним самостійно, а придбавався у компанії Delta Medical Promotions AG, що підтверджується даними вантажних митних декларацій.
6.11. Товар постачався (продавався) компанією Delta Medical Promotions AG Товариству з тимчасовим зберіганням на митному складі первісного відповідача у справі - ТОВ «Галаксі Фарм». Участь у створенні та розробленні етикеток товару приймало Підприємство на замовлення представництва Delta Medical Promotions AG.
6.12. Виготовлявся товар заводом-виробником Hero Espana S.A. (Іспанія), a офіційним дистриб`ютором заводу-виробника, який здійснював замовлення товару для подальшого продажу третім особам, є компанія TJS Trading Limited (адреса: Printing House 66 Lower Road HARROW, HA2 ODH United Kingdom; ідентифікаційний код: 09877060; директор: пані ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 )). Вищезазначене підтверджується авторизаційним листом заводу-виробника Hero Espana S.A. (Іспанія) від 29.02.2016, який наявний в матеріалах справи.
6.13. Компанія Delta Medical Promotions AG придбала товар безпосередньо у офіційного дистриб`ютора заводу-виробника - компанії TJS Trading Limited. Тобто, введення в цивільний оборот товару (купівля на заводі-виробника та поставка компанії Delta Medical Promotions AG) здійснювалось компанією TJS Trading Limited.
6.14. Відповідно до Виписки із Торгового реєстру Великобританії, директором компанії TJS Trading Limited є пані ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ). Відповідно до Виписки із Торгового реєстру Великобританії пані ОСОБА_1 є також директором позивача.
6.15. Пані ОСОБА_1 (директор позивача та одночасно директор компанії TJS Trading Limited) надала Товариству авторизаційні листи заводу-виробника від 01.07.2016 та від 27.09.2016, відповідно до яких відповідач мав право продавати "МDмил®ФКУ-3" на території України. Зазначені авторизаційні листи направлені пані ОСОБА_1 електронною поштою та в оригіналах направлялись кур`єрською службою. У електронному листуванні пані ОСОБА_1 використовувала електронні адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Зокрема, директор позивача пані ОСОБА_1 погоджувала текст маркування товару, в якому зазначено, що відповідач є імпортером та дистриб`ютором товару на території України.
6.16. Зазначені авторизаційні листи направлені пані ОСОБА_1 , зокрема, співробітнику відповідача ОСОБА_6 електронною поштою, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи від 03.08.2021 №21/4 КТ-40.
6.17. Вищезазначені листи підтверджують, що директору позивача з липня 2016 року було відомо про те, що на території України продавцем товару є Товариство. Також ці листи підтверджують, що директор Компанії безпосередньо брала участь у підготовці та наданні відповідачу документів, необхідних останньому для продажу спірного товару на території України.
7. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
7.1. Ухвалою Верховного Суду від 03.02.2022 у справі №911/3338/20, зокрема на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Компанії на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 у справі № 911/3338/20; призначено розгляд касаційної скарги у засіданні Верховного Суду Касаційного господарського суду на 03 березня 2022 року.
7.2. Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.
7.3. Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 14 березня 2022 року №133/2022 частково змінено статтю 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.
7.4. Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 18 квітня 2022 року №259/2022 частково змінено статтю 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.
7.4. З урахуванням режиму воєнного стану та можливості повітряної тривоги в місті Києві у Верховному Суді встановлено особливий режим роботи й запроваджено відповідні організаційні заходи.
7.5. Судове засідання у справі №911/3338/20, призначене на 03 березня 2022 року не відбулося з причин незалежних від Суду та учасників справи.
7.6. Справу розглянуто у розумні строки, ураховуючи вищевказані обставини та факти.
7.7. Відповідно до частини першої статті 300 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
7.8. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
8. Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
8.1. Щодо підстави касаційного оскарження, зазначеної у пункті 4.1 цієї постанови, Верховний Суд зазначає таке.
8.2. Відповідно до приписів пункту 3 частини третьої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у випадку якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.
8.3. Отже, по-перше, слід з`ясувати відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а по-друге, наявність/відсутність подібності правовідносин та наявність/відсутність неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
8.4. Слід зазначити, що висновок Верховного Суду щодо питання застосування саме абзацу третього пункту 6 статті 16 Закону у випадках: використання торговельної марки шляхом її нанесення на будь-який товар, упаковку, вивіску, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, за відсутності договору про передачу права власності на торговельну марку та/або ліцензійного договору, укладеного у письмовій формі і підписаного ліцензіаром (власником свідоцтва) і ліцензіатом; введення в цивільний оборот харчового продукту спеціального дієтичного дитячого споживання, відсутній.
8.5. З огляду на відсутність такого висновку, необхідно з`ясувати наявність або відсутність неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
8.6. Відповідно до статті 1 Закону торговельна марка - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
8.7. Згідно з пунктом 3 статті 5 Закону набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.
Пунктом 4 цієї ж статті Закону передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.