Постанова
Іменем України
12 квітня 2022 року
м. Київ
справа № 760/15604/16-ц
провадження № 61-16593св20
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Луспеника Д. Д.,
суддів: Воробйової І. А., Коломієць Г. В., Лідовця Р. А., Черняк Ю. В. (суддя-доповідач),
учасники справи:
позивач - Акціонерне товариство "Фармак",
відповідачі: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_1,
треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору: Міністерство охорони здоров`я України, Публічне акціонерне товариство "Вітаміни",
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Акціонерного товариства "Фармак" на постанову Київського апеляційного суду від 21 вересня 2020 року у складі колегії суддів: Шкоріної О. І., Поліщук Н. В., Соколової В. В.,
ВСТАНОВИВ:
1. Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
У вересні 2016 року Публічне акціонерне товариство "Фармак" (далі - ПАТ "Фармак"), правонаступником якого є Акціонерне товариство "Фармак" (далі - АТ "Фармак"), звернулося до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1, Товариства з обмеженою відповідальністю "СБ-Фарма" (далі - ТОВ "СБ-Фарма"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармат ЛТД" (далі - ТОВ "Фармат ЛТД"), Державного підприємства "Державний експортний центр Міністерства охорони здоров`я України" про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.
Позовну заяву ПАТ "Фармак" мотивовано тим, що ПАТ "Фармак" є власником зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України від 30 вересня 1996 року № НОМЕР_2 (номер заявки m93052264, дата подання - 31 травня 1993 року), від 17 лютого 2003 року № НОМЕР_3 (номер заявки m2001031534, дата подання - 14 березня 2001 року), від 15 квітня 2003 року № НОМЕР_4 (номер заявки m2001031535, дата подання - 14 березня 2001 року).
Свідоцтво України № НОМЕР_2 зареєстровано для товарів 05 класу "Хіміко-фармацевтичні препарати" МКТП; свідоцтво України № НОМЕР_3 зареєстровано для товарів 05 класу "Фармацевтичні препарати" МКТП; свідоцтво України № НОМЕР_4 зареєстровано для товарів 05 класу "Фармацевтичні препарати" МКТП.
Наказом Державної служби інтелектуальної власності від 18 березня 2016 року № 122-н на підставі рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 13 лютого 2016 року за заявкою номер m201418450 (дата подання - 24 грудня 2014 року) зареєстровано знак для товарів 05 класу "Фармацевтичні препарати; засоби антигістамінні; препарати та речовини фармацевтичні протиалергійні; лініменти (рідки мазі); фармацевтичні для лікування алергії; препарати фармацевтичні для лікування алергічних ринітів; таблетки на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати" МКТП і видано свідоцтво України від 25 травня 2016 року № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 .
Позивач вважає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим з належними йому знаками за свідоцтвами України № № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 настільки, що їх можна сплутати, та може ввести в оману споживача відносно дійсного виробника товарів 05 класу МКТП, оскільки може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов`язані із певною якістю товарів іншого виробника та з його особою, а саме ПАТ "Фармак".
Враховуючи викладене, ПАТ "Фармак" просило суд:
- визнати недійсним знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ;
- заборонити ОСОБА_1 використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_4, зобр.", зареєстроване відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25 травня 2016 року, шляхом нанесення вказаного позначення на упаковку лікарського засобу, етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним позначенням з метою пропонування для продажу, введення в господарський оборот лікарських засобів під торговою назвою "ІНФОРМАЦІЯ_4, зобр.", продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет;
- зобов`язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 13 вересня 2016 року відмовлено ПАТ "Фармак" у відкритті провадження в порядку цивільного судочинства в частині вимог до ТОВ "СБ-Фарма", ТОВ "Фармат ЛТД", ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про визнання недійсним висновку про реєстрацію лікарського засобу та зобов`язання вчинити дії. Відкрито провадження у справі за позовом ПАТ "Фармак" до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності, треті особи: Міністерство охорони здоров`я України, ПАТ "Вітаміни", про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.
У квітні 2017 року ОСОБА_1 звернувся до суду із зустрічним позовом до Державної служби інтелектуальної власності, ПАТ "Фармак" про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.
Зустрічний позов ОСОБА_1 мотивовано тим, що станом на відповідні дати подання заявок 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 були такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами.
ОСОБА_1 вважає, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_5, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 не відповідають умовам надання правової охорони, а тому підлягають визнанню недійсними в судовому порядку.
ОСОБА_1 просив суд:
- визнати недійсними свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;
- зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 29 листопада 2018 року позов ПАТ "Фармак" задоволено. Визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 . Зобов`язано Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1 до ПАТ "Фармак" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії відмовлено.
Додатковим рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 01 лютого 2019 року заборонено ОСОБА_1 використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_4, зобр.", зареєстрованого відповідно до свідоцтва України від 25 травня 2016 року № НОМЕР_1, шляхом нанесення вказаного позначення на упаковку лікарського засобу, етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним позначенням з метою пропонування для продажу, введення в господарський оборот лікарських засобів під торговою назвою "ІНФОРМАЦІЯ_4, зобр.", імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет.
Рішення суду першої інстанції мотивовані тим, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожою до ступеня змішування з раніше зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відносно всіх товарів 05 класу МКТП, та існує можливість введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє такі товари.
В основу судового рішення суд першої інстанції поклав висновок експерта № 1143 від 14 березня 2017 року.
Відмовляючи у задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1, суд виходив із недоведеності позовних вимог щодо тривалого використання позначень "ІНФОРМАЦІЯ_2", " ІНФОРМАЦІЯ_4" "ІНФОРМАЦІЯ_3" для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками станом на дату подання заявок, тобто 31 травня 1993 року, 14 березня 2001 року та 14 березня 2001 року. Суд дійшов висновку, що слово "ІНФОРМАЦІЯ_1" вживається як позначення назви конкретного антигістамінного препарату.
Короткий зміст постанови апеляційного суду
Постановою Київського апеляційного суду від 21 вересня 2020 року апеляційні скарги ОСОБА_1, подані адвокатом Жухевичем О. В., задоволено частково, рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 29 листопада 2018 року та додаткове рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 01 лютого 2019 року скасовано та ухвалено у справі нове судове рішення про відмову у задоволенні позовів АТ "Фармак" та ОСОБА_1 . Вирішено питання про розподіл судових витрат.
Постанову апеляційного суду мотивовано тим, що згідно з висновком експертів, складеним за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30 квітня 2020 року № 21714/21715/19-53 на виконання ухвали Київського апеляційного суду, знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_3, № НОМЕР_2, № НОМЕР_4. Знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є таким, що може ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар.
Зважаючи на те, що комісійна експертиза була проведена двома експертами однієї спеціальності, кожний з яких проводить дослідження в повному обсязі, і вони спільно аналізують отримані результати, саме їх висновок як більш об`єктивний має бути покладено в основу рішення суду, а висновок експерта № 1143, складений за результатами проведення під час розгляду справи в суді першої інстанції судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14 березня 2017 року, підлягає відхиленню як такий, що суперечить висновку комісійної експертизи.
Оскільки підстави для визнання свідоцтва України № НОМЕР_1 недійсним відсутні, позовна вимога ПАТ "Фармак" про заборону ОСОБА_1 використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_4, зобр." з огляду на її похідний характер також не підлягає задоволенню.
Знаки за свідоцтвами України № № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду, та є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами, що підтверджується, у тому числі, висновком комісійної експертизи, проведеної під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції.
Водночас рішенням Господарського суду міста Києва від 24 травня 2019 року, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 01 жовтня 2019 року та постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 28 січня 2020 року, визнано недійсними свідоцтва України № НОМЕР_2 від 30 вересня 1996 року, № НОМЕР_3 від 17 лютого 2003 року, № НОМЕР_4 від 15 квітня 2003 року. На виконання цього рішення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесені відомості про визнання свідоцтв України № НОМЕР_2 від 30 вересня 1996 року, № НОМЕР_3 від 17 лютого 2003 року, № НОМЕР_4 від 15 квітня 2003 року недійсними, що підтверджується бібліографічними даними.
Оскільки оспорювані ОСОБА_1 свідоцтва України, які зареєстровані на ім`я ПАТ "Фармак", визнані недійсними на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, порушене право ОСОБА_1 як власника свідоцтва України № НОМЕР_1 є поновленим, а дія свідоцтв України № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, власником яких було ПАТ "Фармак", припинена. Підстави для повторного визнання указаних свідоцтв недійсними відсутні.
Короткий зміст вимог касаційної скарги та її доводів
У листопаді 2020 року АТ "Фармак" звернулося до Верховного Суду із касаційною скаргою на постанову Київського апеляційного суду від 21 вересня 2020 року, в якій, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просило скасувати оскаржуване судове рішення, а рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 29 листопада 2018 року та додаткове рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 01 лютого 2019 року залишити в силі.
Касаційну скаргу мотивовано тим, що суд апеляційної інстанції проігнорував встановлені судом першої інстанції обставини, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25 травня 2016 року № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи-виробника товарів 05 класу МКТП - АТ "Фармак". Зазначене підтверджується, зокрема, рішенням апеляційної палати Міністрества розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11 вересня 2020 року, а також висновком комісійної експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 17 липня 2020 року № 19/23/2-1/16-СЕ/19, які всупереч вимогам статей 13, 89, 367 ЦПК України суд не долучив до матеріалів справи та не надав їм відповідну правову оцінку.
З огляду на це суд апеляційної інстанції неправильно застосував до спірних правовідносин положення статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.
Крім того, апеляційний суд помилково врахував наявність судових рішень у справі № 910/20564/16, якими вже визнано недійсними свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, оскільки указана справа розглядалась до прийняття рішення апеляційною палатою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11 вересня 2020 року, а також до складення висновку комісійної експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 17 липня 2020 року № 19/23/2-1/16-СЕ/19.
Крім того, у касаційній скарзі АТ "Фармак" порушує питання про заміну неналежного відповідача у справі з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
Короткий зміст позиції інших учасників справи
У відзиві на касаційну скаргу, поданому до суду у листопаді 2020 року, ОСОБА_1 просив залишити касаційну скаргу АТ "Фармак" без задоволення, а постанову Київського апеляційного суду від 21 вересня 2020 року - без змін.
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09 листопада 2020 року справу призначено судді-доповідачу Кузнєцову В. О.
Ухвалою Верховного Суду від 13 листопада 2020 року відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою АТ "Фармак" на постанову Київського апеляційного суду від 21 вересня 2020 року, витребувано із Солом`янського районного суду міста Києва цивільну справу № 760/15604/16-ц.
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18 січня 2021 року справу призначено судді-доповідачу Черняк Ю. В. та визначено суддів, які входять до складу колегії: Воробйова І. А., Лідовець Р. А.
Ухвалою Верховного Суду від 24 січня 2022 року справу призначено до судового розгляду.
Фактичні обставини справи
Відповідно до свідоцтв України від 30 вересня 1996 року № НОМЕР_2 (номер заявки - m93052264; дата подання - 31 травня 1993 року), від 17 лютого 2003 року № НОМЕР_3 (номер заявки -m2001031534; дата подання - 14 березня 2001 року) від 15 квітня 2003 року № НОМЕР_4 (номер заявки - m2001031535; дата подання - 14 березня 2001 року) АТ "Фармак" є власником зареєстрованих знаків для товарів і послуг.
Так, свідоцтво України № НОМЕР_2 зареєстровано для товарів 05 класу "Хіміко-фармацевтичні препарати" МКТП; свідоцтво України № НОМЕР_3 зареєстровано для товарів 05 класу "Фармацевтичні препарати" МКТП; свідоцтво України № НОМЕР_4 зареєстровано для товарів 05 класу "Фармацевтичні препарати" МКТП.
Наказом Державної служби інтелектуальної власності від 18 березня 2016 року № 122-н на підставі рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 13 лютого 2016 року зареєстровано за заявкою номер m201418450 (дата подання - 24 грудня 2014 року) знак для товарів 05 класу "Фармацевтичні препарати; засоби антигістамінні; препарати та речовини фармацевтичні протиалергійні; лініменти (рідкі мазі); препарати та речовини медичні; препарати та речовини фармацевтичні; препарати фармацевтичні для лікування алергії; препарати фармацевтичні для лікування алергічних ринітів; таблетки на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні потреби); хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати" МКТП і видано свідоцтво України від 25 травня 2016 року № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 .
Згідно з висновком експерта № 1143, складеним 14 березня 2017 року атестованим судовим експертом Петренком С. А., за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності: 1) Знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4 _ СБ_ФАРМА" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № № НОМЕР_3, НОМЕР_2 та № НОМЕР_4; 2) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо товару та/або особи, яка виробляє товар, а саме щодо ПАТ "Фармак".
За змістом висновку експертів від 30 квітня 2020 року № 21714/21715/19-53, зробленим за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_3, № НОМЕР_2, № НОМЕР_4. Знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є таким, що може ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар.
Висновок експертів від 30 квітня 2020 року № 21714/21715/19-53 мотивовано тим, що: "знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_3, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 не є схожими за фонетичними ознаками в цілому; знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 в цілому є схожим із графічними ознаками із знаком для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та не є схожим за графічними ознаками із знаком для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та знаком " ІНФОРМАЦІЯ_3" за свідоцтвом України № НОМЕР_4 ; знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4", який є комбінованим знаком та має розрізняльну частину комерційного (фірмового) найменування - "СБ-ФАРМА", та словесні знаки за свідоцтвами України № № НОМЕР_3, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4, в цілому не є схожими за семантичними (смисловими) ознаками. Крім того, у висновку зазначено про те, що знак, який містить у своєму складі назву лікарського засобу антигістамінної групи та розпізнавальну частину фірмового комерційного найменування "СБ-ФАРМА", стосовно товарів 05-класу МКТП, не є оманливим, або таким, що може ввести в оману щодо товарів, для яких він зареєстрований".