ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2021 року
м. Київ
справа № 916/1500/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Булгакової І.В., Колос І.Б.
за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,
представників учасників справи:
позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронг продукт ЛТД" (далі - ТОВ "Стронг продукт ЛТД", позивач) - не з`явились,
відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" (далі - ТОВ "АБК Дніпро", відповідач-1)-Коломієць Є.В. (адвокат),
відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Склянний альянс" (далі - ТОВ "Склянний альянс", відповідач-2) - Коломієць Є.В. (адвокат),
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" (далі - ТОВ "Буклет-Юг") - не з`явились,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги ТОВ "АБК Дніпро" та ТОВ "Склянний альянс"
на рішення Господарського суду Одеської області від 04.11.2020 (головуючий - суддя Малярчук І.А.) та
постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 08.06.2021 (головуючий - суддя Філінюк І.Г., судді: Бєляновський В.В., Богатир К.В.)
у справі №916/1500/19
за позовом ТОВ "Стронг продукт ЛТД"
до ТОВ "АБК Дніпро", ТОВ "Склянний альянс",
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача -ТОВ "Буклет-Юг"
про зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки; зобов`язання усунути схожі промислові зразки з мережі Інтернет; зобов`язання вилучити з цивільного обігу та знищити промислові зразки; заборону здійснювати без дозволу власника майнових прав на промислові зразки реалізацію скляних пляшок.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1.Короткий зміст позовних вимог
1.1. ТОВ "Стронг продукт ЛТД" (попередня назва - ТОВ "Стронгдрінк", що підтверджується наданими позивачем Витягом з ЄДРПОУ від 04.08.2021) звернулось до суду із зазначеним позовом.
1.2. Позовні вимоги (з урахуванням заяви про відмову від частини позовних вимог від 07.09.2020) мотивовано тим, що позивач є суб`єктом господарювання з виробництва алкогольних напоїв під ТМ "ХЛІБНА СЛЬОЗА" з використанням промислових зразків згідно з патентами України на промислові зразки, право власності на які належить третій особі - ТОВ "Буклет-Юг". Позивач, уклавши з ТОВ "Буклет-Юг" ліцензійну угоду, отримав виключну ліцензію на використання промислових зразків №№18202, №34551 (з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу, продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі зазначених промислових зразків, а також застосування способу, який охоплюється патентами) в межах строку дії патентів на території України. Позивачу стало відомо, що відповідач - ТОВ "АБК Дніпро" розпочав виробництво та реалізацію в Україні горілчаних напоїв під ТМ "ПЕТРИКІВСЬКА" з використанням схожої пляшки, етикетки та емблеми, що є промисловими зразками, що підтверджується фотографічними знімками даної продукції, інформацією щодо пропонування до продажу продукції алкогольного напою "ПЕТРИКІВСЬКА", яка міститься на сайті відповідача-1 у мережі Інтернет. Позивач вказує, що відповідач-1 використовує промислові зразки "ПЛЯШКА" за патентами України №18058 від 25.12.2008; №18059 від 25.12.2008; №18202 від 12.01.2009; №18907 від 12.05.2009; №34551 від 10.05.2017 на ринку саме у якості пляшки, форми етикетки та емблеми для власної алкогольної продукції.
2. Короткий зміст рішень судів попередніх інстанцій
2.1. Рішенням Господарського суду Одеської області від 04.11.2020, залишеним без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 08.06.2021, позовні вимоги задоволено.
3. Короткий зміст вимог касаційних скарг
3.1. Доводи касаційної скарги ТОВ "АБК Дніпро":
3.1.1. із посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) скаржник вказує, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми матеріального права, що регулюють правові підстави та порядок набуття і переходу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, зокрема, суди неправильно застосовали норму частини другої статті 1113 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), що регулює правовідносини за ліцензійними договорами, у зв`язку з переходом виключних майнових прав інтелектуальної власності до іншої особи. При цьому висновок Верховного Суду щодо застосування вказаної норми права у подібних правовідносинах - відсутній;
3.1.2. суди попередніх інстанцій порушили норми процесуального права, зокрема правила виключної підсудності, що передбачено пунктом 6 частини першої статті 310 ГПК України та підпадає під визначення випадку, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 287 цього Кодексу.
3.1.3. ТОВ "АБК Дніпро", посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення Господарського суду Одеської області від 04.11.2020 та постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 08.06.2021 у справі № 916/1500/19; прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.
3.2. Доводи касаційної скарги ТОВ "Склянний альянс":
3.2.1. із посиланням на пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України у взаємозв`язку з пунктом 6 частини першої статті 310 цього Кодексу скаржник вказує, що суд першої інстанції розглянув справу з порушенням норм процесуального права, зокрема з порушенням правил виключної підсудності та правил об`єднання позовних вимог, а апеляційний суд не надав вказаному порушенню належної правової оцінки.
3.2.2. ТОВ "Склянний альянс", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права, просить скасувати рішення Господарського суду Одеської області від 04.11.2020 та постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 08.06.2021 у справі № 916/1500/19; справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції за встановленою підсудністю.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. ТОВ "Стронг продукт ЛТД" та ТОВ "Буклет-Юг" у відзивах на касаційні скарги ТОВ "АБК Дніпро" та ТОВ "Склянний альянс" заперечують проти доводів скаржників, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просять скарги залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення без змін.
5. РУХ ТА РОЗГЛЯД СПРАВИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ
До Верховного Суду 14.09.2021 надійшла заява позивача про зміну його назви з ТОВ "Стронгдрінк" на ТОВ "Стронг продукт ЛТД" із залученою копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. На підтвердження того, що правоволодільцем на знак для товарів і послуг №23494 (зображення знака "Хлібна сльоза"), промислові зразки №18058 (комплект етикеток для горілки), №18059 (емблема), №18202 (пляшка), №18907 (пляшка до горілки), №18908 (пляшка), №34551 (пляшка) є ТОВ "Буклет-Юг" позивач подав до справи роздруківки із сайту Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 21.02.2019.
6.2. ТОВ "Буклет-Юг" подало до справи у копіях патенти на промисловий зразок №№18058, 18059, 18907, 18908, 34551, патент на винахід №31473, патент на корисну модель №129542, виписки з Державного реєстру патентів України на промислові зразки №№842, 843, 845, 846 від 14.12.2016, від 12.12.2016.
6.3. Відповідно до договору від 01.08.2016 ТОВ "Буклет-Юг" отримало від ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" у власність майнові права на патенти на промисловий зразок №№6785, 18058, 18059, 18202, 18907, 18908, 20930, 23332, 23372, 23462, 26263, 27742, 29601.
6.4. Згідно з договором про передачу права власності на знак для товарів і послуг "Хлібна сльоза" за свідоцтвом №23494 від 09.10.2014, договорів про передачу прав власності на промислові зразки від 09.10.2014, договору про передачу права власності на винахід від 09.10.2014, ОСОБА_1 передав ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" право власності на знак "Хлібна сльоза" за свідоцтвом №23494, на промислові зразки згідно з патентами №№18058, 18059, 18202, 18907, 18908, на винахід згідно з патентом №31473.
6.5. Відповідно до ліцензійних договорів №п18058 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, №п18059 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, №п18907 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, №п18202 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, №п18908 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, укладеними ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" (ліцензіар) та ТОВ "Царичанський консервний завод" (ліцензіат) (правонаступником якого є ТОВ "АБК Дніпро" внаслідок зміни назви товариства), останній отримав на строк дії вказаних патентів на безоплатній основі невиключну ліцензію на використання промислових зразків на території України, з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу, в тому числі через Інтернет, продажу та іншого введення в господарський оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.
6.6. За ліцензійним договором від 23.05.2017, укладеним ТОВ "Буклет-Юг" (ліцензіар) та ТОВ "Стронгдрінк" (ліцензіат), останній на строк дії договору отримав виключне право на користування знаками для товарів і послуг, виконаними згідно з копіями свідоцтв на знаки для товарів і послуг, перелік яких встановлений у додатку до договору, для позначення товарів, що виготовляються, і/або реалізуються: алкогольні напої. У пункті 1.8. ліцензійного договору від 23.05.2017 сторони передбачили, що, якщо треті особи порушать права, які надані за цим договором ліцензіату, то ліцензіат має право самостійно (без обов`язкового залучення ліцензіара) захищати свої права у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. За умовами пункту 5.1. договору строк його дії сторони встановили до 31.12.2022. До договору сторони склали та підписали реєстр знаків для товарів і послуг, в якому, зокрема, зазначено свідоцтво на знак для товарів і послуг №23494.
6.7. ТОВ "Буклет-Юг" (ліцензіар) та ТОВ "Стронгдрінк" (ліцензіат) 16.11.2017 укладено ліцензійну угоду №11/1, відповідно до якої ліцензіар, будучи власником патентів згідно з додатком №1 до цього договору, передав, а ліцензіат отримав виключну ліцензію на використання промислових зразків в межах строку дії патентів на території України. Ліцензіат отримує на умовах цього договору ліцензію на використання промислових зразків, на які одержано патенти, з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу, продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі зазначених промислових зразків, а також застосування способу, який охоплюється патентами. Цей договір набуває чинності з 01.01.2018 та діє до 31.12.2018 з автоматичною його пролонгацією на кожен наступний рік за відсутності заперечень сторін проти цього (пункти 1.1, 1.2, 11.1 ліцензійної угоди).
6.8. До ліцензійної угоди №11/1 від 16.11.2017 сторонами укладено додаткові договори №1 від 26.12.2017, від 01.08.2018, №2 від 01.10.2018, №3 від 02.01.2019, які містять наступні номери патентів №№18202, №34551.
6.9. Також за ліцензійною угодою №12/5 від 01.12.2017, укладеною ТОВ "Буклет-Юг" та ТОВ "Стронгдрінк", останнє отримало виключну ліцензію на використання винаходів в межах строку дії патентів №№31473, 81200 на території України, а саме щодо композиції інгредієнтів для горілки особливої "Хлібна сльоза", "Катеринославська".
6.10. Позивач надсилав відповідачам листи-заборони №№1, 2 від 18.02.2019 щодо порушення прав на промислові зразки №№18202, 34551, на що отримав листи відповідачів №2202/01 від 22.02.2019, №0404/02 від 04.04.2019, №81 від 11.03.2019 із вказанням про непідтвердження позивачем правоволодіння на вказані об`єкти інтелектуальної власності.
6.11. Пляшки для горілчаних напоїв на замовлення ТОВ "Стронгдрінк" виготовляє ТОВ "Склянний альянс" згідно з укладеним ними договором №СА/86 від 30.03.2017 пляшки: "Хлебная слеза-П-43-500 (б), Пляшка Хлебная слеза-П-43-1000 (б)" за промисловим зразком, захищеним патентом України №34551 від 10.05.2017. Вказаний договір згідно з пунктами 11.1, 11.2. укладено на строк до 31.12.2017, але за умови мовчазної згоди сторін договір продовжується на 1 рік без обмеження кількості таких продовжень. До договору №СА/86 його сторонами підписано додаткові угоди №1 від 11.12.2017, №2 від 28.12.2018.
6.12. Також, ТОВ "АКТИВ ЕСТЕЙТ" та ТОВ "Стронгдрінк" укладено договір оренди №3/1ООБ від 02.10.2017, за яким, зокрема, надано право користування наступним майном: формокомплект (прес-форма) для виготовлення скляної пляшки "ХЛІБНА СЛЬОЗА" місткістю 0,5л (пляшка Хлібна сльоза-П-43-500); формокомплект (прес-форма) для виготовлення скляної пляшки "ХЛІБНА СЛЬОЗА" місткістю 1,0л (пляшка Хлібна сльоза-П-43-1000). Право власності на вказане майно перейшло до ТОВ "АКТИВ ЕСТЕЙТ" на підставі передавального акту майна, прав та обов`язків ТОВ "БУДЕН ЕСТЕЙТ", що припиняється шляхом злиття від 29.06.2017. Попередній власник ТОВ "БУДЕТ ЕСТЕЙТ" набув право власності на вказане майно на підставі розподільчого балансу про передачу частини майна, прав та обов`язків ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" до ТОВ "БУДЕН ЕСТЕЙТ" від 10.02.2017. Первинним власником вказаного майна було ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" (яке раніше було і власником патенту №18202), яке набуло право власності на вказане майно на підставі договорів купівлі-продажу №080415 від 08.04.2015 та №150115 від 15.01.2015. Згідно з довідкою TOB "СВКЗ" про місцезнаходження майна №1 від 23.02.2017 на момент набуття права власності на вказані формокомплекти ТОВ "БУДЕН ЕСТЕЙТ" (23.02.2017 згідно з актом прийому-передачі №2 від 23.02.2017) вказані формокомплекти зберігались та використовувались ТОВ "Склянний Альянс" для виготовлення скляних пляшок (умовна назва "Хлібна сльоза") для ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" за договором №СА/5 від 01.11.2015. Згідно з довідкою ТОВ "БУДЕН ЕСТЕЙТ" про місцезнаходження майна №1 від 29.06.2017. На момент набуття права власності на вказані формокомплекти ТОВ "АКТИВ ЕСТЕЙТ" (29.06.2017 згідно акту №1 прийому-передачі до передавального акту від 29.06.2017) зберігається у ТОВ "Склянний Альянс" за адресою Дніпропетровська область, м. Вольногірськ, вул. Промислова, 31 та використовується (використовувалось) останнім для виготовлення скляної тари: для ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" за договором №СА/5 від 01.11.2015; для ТОВ "СТРОНГДРІНК" за договором №СА/86 від 30.03.2017.
6.13. Господарським судом м. Києва у справі №910/8842/19 за позовом ТОВ "АБК Дніпро" до ТОВ "Буклет-Юг", Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1, - ТОВ "Стронгдрінк", ОСОБА_1 про визнання недійсними патентів постановлено рішення від 05.11.2019, яким позов задоволено у повному обсязі.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2020 по справі №910/8842/19, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 05.03.2020, рішення Господарського суду м. Києва від 05.11.2019 скасовано, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено у повному обсязі.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2020 у справі №910/8842/19 встановлено, що на дату подання заявки №s200801704 від 05.09.2008 на видачу патенту на промисловий зразок "Пляшка" (№18202), заявки №s200900257 від 03.03.2009 на видачу патенту на промисловий зразок "Пляшка до горілки" (№18907), заявки №s2009002578 від 03.03.2009 на видачу патенту на промисловий зразок "Пляшка" (№18908) та заявки №s201700560 від 05.04.2017 на видачу патенту на промисловий зразок "Пляшка" (№34551), останні відповідали умовам надання правової охорони, встановленим статтею 6 Закону, а саме промислові зразки були новими.