У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Суб'єкти комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань для здійснення такого використання повинні укласти договір про виплату винагороди з відповідною уповноваженою організацією колективного управління.

Підприємство (уповноважена організація колективного управління) звернулося до господарського суду з позовом про зобов'язання Товариства укласти з ним договір про виплату винагороди за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов висновку про необов'язковість укладення сторонами зазначеного договору за рішенням суду після добровільного укладання відповідачем відповідного договору з іншою організацією колективного управління - суб'єктом суміжних прав.

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення попередніх судових інстанцій, Вищий господарський суд України зазначив таке.

Відповідно до частини третьої статті 179 Господарського кодексу України укладення господарського договору є обов'язковим для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов'язком для суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо обов'язковості укладення договору для певних категорій суб'єктів господарювання чи органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

Згідно з частиною першою статті 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права" допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників: а) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її примірника; б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, в ефір; в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель).

Частинами другою і третьою цієї ж статті встановлено, що збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними установою уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, порядок та умови її виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

За приписами абзацу першого пункту 4 розділу II Розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71, суб'єкти комерційного використання зобов'язані до початку здійснення комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань укласти з уповноваженою організацією колективного управління, що визначена в установленому порядку, договір про виплату винагороди (роялті) за пряме або опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань.

Отже, позивач як уповноважена організація колективного управління незалежно від наявності чи відсутності у нього договорів з суб'єктами суміжних прав має право на збір винагороди (роялті) за пряме або опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань на підставі договору, обов'язковість укладення якого встановлена чинним законодавством (постанова Вищого господарського суду України від 31.08.2010 № 39/29).

2. Відповідно до приписів статей 1 і 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права" телерадіокомпанія підпадає під визначення суб'єкта комерційного використання фонограм і відеограм, яке відбувається у формі публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) шляхом ретрансляції відповідних телепрограм.

Підприємство (уповноважена організація колективного управління) звернулося до господарського суду з позовом про зобов'язання Телерадіокомпанії укласти з ним договір про виплату винагороди (роялті) за публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) зафіксованих у фонограмах, відеограмах виконань, фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, та їх примірників.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, в задоволенні позову відмовлено.

Скасовуючи судові рішення зі справи та передаючи останню на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

За змістом статей 450, 452, 453, 454 Цивільного кодексу України , статей 36, 37, 39, 40, 42, 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон): право на використання об'єкта суміжних прав (зокрема, виконання, фонограми, відеограми тощо) належить відповідному правовласнику (виконавцеві, виробникові фонограми та/або відеограми чи особі, якій відповідні права передані у встановленому порядку); використання об'єктів суміжних прав здійснюється за згодою правовласників; у випадках, передбачених законом, допускається пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників без згоди відповідних правовласників, але з виплатою їм винагороди; збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються уповноваженими організаціями колективного управління.

Відповідно до приписів статей 1, 43 Закону і розділу II Розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71, Телерадіокомпанія підпадає під визначення суб'єкта комерційного використання фонограм і відеограм, яке відбувається у формі публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) шляхом ретрансляції відповідних телепрограм.

Обов'язковість укладення суб'єктом комерційного використання фонограм і відеограм відповідного договору про виплату винагороди встановлена частиною третьою статті 179 Господарського кодексу України , статтею 43 Закону і пунктом 4 розділу II названого Розміру (у чинній редакції).

З огляду на те, що відповідач є суб'єктом комерційного використання фонограм і відеограм, а позивач - організацією колективного управління, уповноваженою на збір відповідної винагороди, то такий збір має здійснюватися на підставі договору, укладення якого згідно з приписами чинного законодавства є обов'язковим.

Водночас попереднім судовим інстанціям потрібно було з'ясувати, зокрема, наявність у Телерадіокомпанії дозволів правовласників (виконавців, виробників фонограм/відеограм) на публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань; позиції відповідача щодо змісту запропонованого позивачем проекту договору, у тому числі й щодо його істотних умов (постанова Вищого господарського суду України від 07.12.2010 № 10/123-09/6).

3. При визначенні суми компенсації за порушення майнових авторських прав позивача, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний врахувати, зокрема, обсяг порушення та (або) наміри відповідача.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову Товариства про стягнення з Компанії сум компенсації (за публічне виконання музичних творів без отримання дозволу) та штрафу відмовлено з мотивів недоведеності факту порушення відповідачем майнових авторських прав позивача.

Скасовуючи судові рішення у цій справі та приймаючи нове рішення про часткове задоволення позову, Вищий господарський суд України зауважив таке.

Попередніми судовими інстанціями на підставі наявних у справі доказів встановлено обставини, які свідчать про порушення відповідачем майнових авторських прав позивача: у приміщенні кафе, власником якого є Компанія, використовувався шляхом публічного виконання музичний твір, виключні майнові авторські права на який належать Товариству; відповідач не подав суду доказів наявності у нього необхідного дозволу суб'єкта майнових авторських прав або договору з організацією колективного управління.

Згідно зі статтею 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) при порушеннях будь-якою особою авторського права, передбачених статтею 50 цього Закону, чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права, такі суб'єкти мають право звертатися до суду з позовом, зокрема, про стягнення компенсації.

У пункті "г" частини другої статті 52 Закону зазначено, що суд має право постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу. При цьому частиною третьою названої статті Закону передбачено, що при визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний у встановлених пунктом "г" цієї частини межах визначити розмір компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.

Виходячи з того, що Компанією вчинено одне порушення майнових авторських прав позивача - неправомірно використано музичний твір з текстом, а розмір мінімальної заробітної плати на дату фіксації порушення становив 625 грн., Вищий господарський суд України дійшов висновку, що загальний розмір компенсації, яка підлягає стягненню з відповідача, має становити 10 мінімальних заробітних плат (виходячи з приписів статті 52 Закону), що дорівнює 6250 грн.

Крім того, з урахуванням приписів частини третьої статті 52 Закону суд касаційної інстанції вирішив стягнути з Компанії в доход державного бюджету України й суму штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача (постанова Вищого господарського суду України від 09.11.2010 № 28/196/09-11/152/10).

4. У випадку, якщо організація колективного управління звертається до суду на захист прав фізичних осіб, такий спір розглядається в порядку цивільного судочинства.

Позовні вимоги Підприємства до Корпорації про стягнення компенсації за порушення виключних майнових авторських прав обґрунтовано тим, що відповідачем в ефірі телеканалу було здійснено публічне сповіщення концерту, під час якого публічно сповіщено музичні твори, виключні майнові авторські права на які знаходяться в колективному управлінні позивача згідно з угодою, укладеною з автором - фізичною особою.

Ухвалою господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, припинено провадження в даній справі на підставі пункту 1 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України .

За результатами перегляду судових рішень з відповідної справи суд касаційної інстанції зазначив, зокрема, таке.

Згідно зі статтею 45 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто; через свого повіреного; через організацію колективного управління.

У пункті "г" частини першої статті 49 Закону зазначено, що організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень вчиняти дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів.

Разом з тим така організація, подавши позов, не є позивачем, оскільки вона звертається до суду за захистом прав суб'єктів авторського і (або) суміжних прав, а не своїх прав. Позивачем у таких випадках буде суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав, на захист інтересів якого звернулася організація.

У випадку, якщо організація колективного управління звертається на захист прав фізичних осіб, такий спір вирішується в порядку цивільного судочинства. Якщо ж вона звертається на захист юридичних осіб, то, залежно від суб'єктного складу, спір розглядається в порядку господарського судочинства. При цьому не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства (абзаци четвертий і п'ятий пункту 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав" ).

Як встановлено попередніми судовими інстанціями, автором - фізичною особою за угодою передано в колективне управління позивача виключні майнові авторські права на спірні музичні твори. Отже, з огляду на наведене, місцевим господарським судом правомірно припинено провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з тим, що даний спір підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства (постанова Вищого господарського суду України від 08.02.2011 № 39/257-20/354).

5. Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 Цивільного кодексу України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування (зокрема, стосовно зазначення організаційно-правової форми підприємства).

Товариство звернулося до господарського суду Запорізької області з позовом про зобов'язання Підприємства припинити використання тотожного найменування шляхом внесення змін до установчих документів та вилучення з них спірного найменування.

Товариство заявлені позовні вимоги обґрунтовувало:

- наявністю з боку відповідача акта недобросовісної конкуренції, що полягає в неправомірному використанні спірного словосполучення як складової частини комерційного найменування, яке більше 10 років використовується позивачем у господарській діяльності на території України;

- порушенням Підприємством прав Товариства на промисловий зразок за патентом України.

Прийняті судові рішення про відмову у задоволенні позову мотивовано, зокрема, дотриманням відповідачем правил державної реєстрації щодо найменування юридичної особи.

Скасовуючи судові рішення у цій справі та передаючи останню на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

Згідно з частинами першою і другою статті 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності; право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

За приписами частини четвертої цієї статті особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Частиною першою статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" встановлено, що неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Водночас чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 Цивільного кодексу України ), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування (зокрема, стосовно зазначення організаційно-правової форми підприємства).

За таких обставин попередні судові інстанції для правильного вирішення даного судового спору, беручи до уваги призначення комерційного найменування як засобу індивідуалізації, який не потребує державної реєстрації та має правову охорону з моменту його першого використання, на підставі оцінки поданих сторонами і додатково витребуваних доказів мали встановити:

- чи має Товариство комерційне найменування, яке саме та з якого моменту воно його використовує;

- чи використовує Підприємство спірне найменування в господарській діяльності, в якій формі та стосовно яких товарів і послуг;

- чи є позначення, яке використовує Підприємство, тотожним або схожим із комерційним найменуванням Товариства та чи може використання відповідачем спірного позначення ввести в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються (постанова Вищого господарського суду України від 31.08.2010 № 22/284/08-28/289/09).

6. Питання використання у спірному виробі всіх суттєвих ознак відповідного промислового зразка є питанням факту, потребує спеціальних знань та належить до компетенції судових експертів. Разом з тим, питання щодо форми (способу) та суб'єктів подальшого використання спірних виробів мають вирішуватися господарським судом.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності в діях відповідачів порушення прав позивача як власника запатентованих промислових зразків.

Попередні судові інстанції, грунтуючись, зокрема на висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, зазначили про встановлення факту введення у цивільний обіг відповідачами виробів з використанням належних позивачу промислових зразків за патентами України.