У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти промислової власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Право попереднього користування корисною моделлю виникає виключно за наявності умов, передбачених частиною першою статті 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до господарського суду з позовом про заборону Підприємцю виробництва товарів з використанням корисної моделі за деклараційним патентом України.

Задовольняючи позовні вимоги, місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов висновку щодо використання відповідачем у виготовленні своєї продукції кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули корисної моделі за відповідним патентом.

Водночас були відхилені доводи відповідача про наявність у нього права попереднього користування технічним вирішенням, тотожним зареєстрованій корисній моделі, виходячи, зокрема, з того, що:

- для здійснення значної та серйозної підготовки до використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, відповідач повинен був володіти спеціальними знаннями, тобто мати технічну освіту, досвід та стаж роботи у відповідній сфері, проте доказів на підтвердження цього позивачем не подано;

- відсутні дані про те, що таке виробництво здійснювалося за наявності дозволів відповідних державних органів, тобто добросовісно.

Переглядаючи в касаційному порядку судові рішення попередніх судових інстанцій, Вищий господарський суд України зазначив таке.

Відповідно до частини першої статті 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленій корисній моделі, чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання корисної моделі, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.

Отже, для виникнення у особи права попереднього користування корисною моделлю необхідне виконання нею таких умов, як добросовісне, в інтересах своєї діяльності та з комерційною метою використання технічного вирішення, тотожного корисній моделі, або ж значна та серйозна підготовка до такого використання, що мають відбуватися до дати подання іншою особою заявки на реєстрацію такої корисної моделі. При цьому законодавством не передбачено будь-яких інших умов набуття права попереднього користування, як-от: технічна освіта, досвід і стаж роботи, наявність повного пакету дозвільних документів для здійснення виробництва певної продукції та ін. (постанова Вищого господарського суду України від 14.07.2009 N 16/59-08 ).

2. Особливості фактичного використання позначення, яке є об'єктом знака для товарів і послуг, не впливають на державну реєстрацію такого позначення як торговельної марки.

Компанія звернулася до господарського суду з позовом, зокрема, про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство, щодо товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).

Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції про задоволення позову скасовано і прийнято нове рішення, яким Компанії відмовлено в задоволенні позову з посиланням на безпідставність тверджень позивача про невідповідність торговельної марки відповідача умовам надання правової охорони у зв'язку з неврахуванням специфіки спірних товарів та шляхів їх розповсюдження.

Скасовуючи постанову апеляційного господарського суду зі справи та залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду, суд касаційної інстанції зазначив таке.

Пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Попередніми судовими інстанціями у розгляді справи встановлено, що висновки проведених у справі судових експертиз співпадають у частині однорідності (спорідненості) товарів 5 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки Компанії та Товариства.

При цьому рід (вид) товарів, їх призначення, умови та канали збуту, коло споживачів мають бути враховані саме під час встановлення однорідності товарів (пункт 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг) .

У свою чергу, особливості фактичного використання знаків для товарів і послуг [зовнішній вигляд упаковки (поза зображенням торговельної марки) товару, ціна товару, місце виробництва, шляхи розповсюдження тощо] не впливають на державну реєстрацію заявленого позначення як торговельної марки, не є незмінними ознаками (з огляду на динамічність підприємницької діяльності) та не визначають правил використання зареєстрованих торговельних марок (постанова Вищого господарського суду України від 15.09.2009 N 12/371).

3. Використання позначення, схожого до ступеня змішування із знаком, зареєстрованим для товарів і послуг такого ж класу, є порушенням прав на торговельну марку, незважаючи на наявність авторського права на таке позначення.

Причиною касаційного оскарження судових рішень у справі було питання щодо правомірності використання відповідачем у господарській діяльності позначення для товарів і послуг, що є схожим до ступеню змішування зі знаком, як об'єкта авторського права.

Пунктом 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, зокрема, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Господарськими судами попередніх інстанцій було встановлено, що відповідач використовує позначення на підставі ліцензійного договору, укладеного ним з фізичними особами як авторами відповідного твору.

Згідно з пунктом "а" частини першої статті 15 Закону України "Про авторське і суміжні права" виключне право на використання твору належить до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право).

Водночас відповідно до частин першої та другої статті 13 Цивільного кодексу України особа здійснює цивільні права у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. У здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

На підставі наведеного судові інстанції, не заперечуючи в цілому прав відповідача на використання позначення як об'єкта авторського права, правильно взяли до уваги правовий зміст поняття торговельної марки (зокрема, в частині її призначення) та обсяг її правової охорони і, встановивши факт використання відповідачем позначення, схожого до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг позивача, зареєстрованим для товарів такого ж класу, дійшли обґрунтованого висновку щодо наявності з боку відповідача порушення прав позивача на торговельну марку та правомірно задовольнили позов (постанова Вищого господарського суду України від 15.09.2009 N 5/57).

4. Протягом п'яти років з дати державної реєстрації лікарського засобу забороняється використовувати реєстраційну інформацію стосовно безпечності та ефективності, що міститься в заяві та додатках до неї, зареєстрованого лікарського засобу для подання заяви про державну реєстрацію іншого лікарського засобу, крім випадків, коли право посилатися або використовувати таку інформацію одержано в установленому законодавством порядку.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, відповідача зобов'язано припинити використання об'єктів інтелектуальної власності, пов'язаних з виробництвом препаратів на основі діючої хімічної речовини, зокрема, виробництво, збереження, продаж, пропонування до продажу лікарського засобу.

За результатами перегляду судових рішень з відповідної справи Вищий господарський суд України зазначив, зокрема, таке.

Відповідно до пункту 2.32 Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.08.2005 N 426 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2005 за N 1069/11349, експертиза матеріалів на лікарський засіб - це перевірка, аналіз та спеціалізована оцінка реєстраційних матеріалів та матеріалів додаткових експертиз (випробувань) лікарського засобу з метою підготовки вмотивованих висновків для прийняття рішення про його державну реєстрацію (перереєстрацію) або відмову в державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу.

Пунктом 3.1 Порядку передбачено обов'язок заявника надати органу експертизи відомості про те, чи захищений лікарський препарат патентами на винахід, корисну модель або промисловий зразок, дія яких розповсюджується на Україну.

Відповідно до пунктів 3-2 і 3-3 Порядку забороняється протягом п'яти років з дати державної реєстрації лікарського засобу (незалежно від строку чинності будь-якого патенту, який має відношення до лікарського засобу) використовувати реєстраційну інформацію стосовно безпечності та ефективності, що міститься в заяві та додатках до неї, зареєстрованого лікарського засобу для подання заяви про державну реєстрацію іншого лікарського засобу, крім випадків, коли право посилатися або використовувати таку інформацію одержано в установленому законодавством порядку від особи чи організації, яка надала інформацію, або інформація підготовлена заявником чи для заявника.

Для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об'єктів інтелектуальної власності, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає копію патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу, і лист, в якому зазначається, що права третьої сторони, захищені патентом, не порушуються у зв'язку з реєстрацією лікарського засобу.

З огляду на наведене попередні судові інстанції належним чином оцінили матеріали справи і встановили, що: з реєстраційного досьє відповідача вбачається, що лікарський засіб виготовлено на основі хімічної речовини, що охороняється згідно з патентами України, права на які належать позивачу; подані позивачем докази свідчать про діяльність відповідача з виготовлення продукту із застосуванням запатентованих позивачем винаходів, а також з введення в господарський обіг (пакування, збереження, пропонування до продажу) лікарського засобу, чим порушуються майнові права інтелектуальної власності позивача на діючу хімічну речовину.

Отже, задоволення вимог позивача щодо зобов'язання припинити використання об'єктів інтелектуальної власності, пов'язаних з виробництвом препаратів на основі діючої хімічної речовини, зокрема, виробництво, збереження, продаж, пропонування до продажу лікарського засобу, було цілком правомірним (постанова Вищого господарського суду України від 06.10.2009 N 19/459-08).

5. По закінченні п'яти років від дати міжнародної реєстрації знака ця реєстрація стає незалежною від національного знака, попередньо зареєстрованого в країні походження.

Постановою апеляційного господарського суду визнано недійсною повністю на території України міжнародну реєстрацію на знак для товарів і послуг, що належить Підприємству, та зобов'язано Департамент сповістити про це Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Постанову апеляційного суду обґрунтовано тим, що рішеннями судових органів Латвії визнано недійсним правочин, за яким суб'єкт господарювання, від якого Підприємство одержало права на знак для товарів і послуг, отримав права на даний знак за національною реєстрацією, що була підставою для здійснення міжнародної реєстрації.

Скасовуючи судові рішення зі справи та передаючи останню на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

У частинах другій - четвертій статті 6 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків зазначено, що по закінченні строку в п'ять років від дати міжнародної реєстрації ця реєстрація стає незалежною від національного знака, попередньо зареєстрованого в країні походження, з урахуванням такого.

Охорона, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації знака, незалежно від того, була вона предметом передачі прав чи ні, не може бути затребувана повністю або частково, якщо протягом п'яти років від дати міжнародної реєстрації національний знак, раніше зареєстрований в країні походження відповідно до статті 1, вже не користується повністю або частково правовою охороною у даній країні. Це положення застосовується також для випадку, коли правова охорона припиняється пізніше внаслідок порушення судової справи, початої до закінчення п'ятирічного строку.

У разі виключення знака з національного реєстру, здійсненого на прохання заявника чи ex officio, відомство країни походження буде вимагати від Міжнародного бюро виключити знак з Міжнародного реєстру; Бюро здійснить цю операцію. В разі порушення судової справи згадане відомство пересилає Міжнародному бюро ex officio або на вимогу позивача копію позовної заяви чи будь-якого іншого документа, який підтверджує цей позов, а також остаточне рішення суду; Бюро робить відмітку про це в Міжнародному реєстрі.

Отже, попереднім судовим інстанціям потрібно було з'ясувати, зокрема, чи виключено знак Підприємства з національного реєстру; чи вимагало відомство країни походження виключити торговельну марку Підприємства за міжнародною реєстрацією з Міжнародного реєстру та чи здійснено таке виключення (постанова Вищого господарського суду України від 30.03.2009 N 20/23).

6. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Рішення місцевого господарського суду, яким свідоцтво на знак для товарів і послуг України визнано недійсним у частині словесного елементу, мотивовано тим, що словесний елемент спірної торговельної марки є складовою частиною фірмового найменування Товариства, що може ввести споживачів в оману стосовно особи, яка надає туристичні послуги.

Скасовуючи це рішення з передачею справи на новий розгляд, Вищий господарський суд України зазначив таке.

Згідно з частинами першою і другою статті 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності; право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

У свою чергу, відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.