У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти промислові власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Обставинами, які входять до предмету доказування зі спору про право виставкового пріоритету є, зокрема, питання щодо статусу відповідної виставки, її адміністрацію чи оргкомітет та участь в ній особи.

Підприємство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності та Товариства з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Рішенням місцевого господарського суду в задоволенні позову відмовлено. Вказане рішення з посиланням на приписи статей 5, 6, 9, 10, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), статті 494 Цивільного кодексу України мотивовано тим, що заявка Товариства на одержання правової охорони для знака, об'єктом якого є словесне позначення "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА", має більш ранню дату подання до Установи, ніж заявка Підприємства, в силу виставочного пріоритету.

Постановою апеляційного господарського суду скасовано рішення місцевого господарського суду з цієї справи; позов задоволено: визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг, зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності виключити свідоцтво з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені. Постанову суду апеляційної інстанції з посиланням на вимоги статті 33 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано тим, що на підставі перевірки наявних та додатково витребуваних доказів встановлено відсутність виставочного пріоритету у Товариства згідно з поданою цим відповідачем заявкою від 10.11.2003 на одержання оспорюваного свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Товариство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання про наявність права виставочного пріоритету у Товариства. Ця обставина має значення для правильного вирішення спору з даної справи, оскільки свідоцтво України на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство і правомірність якого оспорюється Підприємством, видано на підставі встановленого Установою виставочного пріоритету.

Відповідно до статті 11 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року країни Союзу надають відповідно до свого внутрішнього законодавства тимчасову охорону патентоспроможних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а також товарних знаків для продуктів, що експонуються на офіційних чи офіційно визнаних міжнародних виставках, які організовані на території однієї з цих країн.

Відповідно до частини 1 статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Згідно з пунктом 6 статті 5 Закону право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 9 Закону:

"1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

2. Пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати".

У пункті 2.1.29 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 N 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 N 72, визначено:

"Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до пункту 2 статті 9 Закону, то разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання, необхідно подати заяву про пріоритет та документ, що підтверджує показ заявленого знака на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці. Документ засвідчується адміністрацією або оргкомітетом виставки. Переклад документа українською мовою подається разом із заявою або на повідомлення Відомства у строки, зазначені у повідомленні.

Документ має містити найменування особи, яка експонувала товари і/або послуги, зображення знака, перелік товарів і/або послуг, які експонувались під цим знаком та дату початку відкритого показу товарів і/або послуг на виставці".

З огляду на викладені приписи чинного законодавства України обставинами, що входять до предмету доказування у цій справі, є дані про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "SIA 2003", про адміністрацію або оргкомітет цієї виставки, а також про участь у цій виставці Товариства. У встановленні цих обставин судовими інстанціями порушено визначені у статті 43 ГПК України правила оцінки доказів, оскільки не здійснено їх належної перевірки в судовому процесі з огляду на вимоги закону.

Питання про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "SIA 2003" можливо вирішити, керуючись положеннями Конвенції про міжнародні виставки (Париж, 22 листопада 1928 року), до якої Союз РСР приєднався 02.11.1935, а Україна є його правонаступником в силу статті 7 Закону України "Про правонаступництво України", а також приписами Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 N 459-р, та Положення про Раду з питань виставкової діяльності в Україні, затвердженої розпорядженням Президента України від 27.03.2001 N 74/2001-рп.

Відповідно до статті 1 Конвенції про міжнародні виставки розглядається як міжнародна офіційна або офіційно визнана виставка усякий показ, яким би не було його найменування, до участі в якому інші країни запрошуються дипломатичним шляхом, який має в якості загального правила неперіодичний характер, головну мету якого становить визначення успіхів, досягнутих різними країнами в одній чи декількох галузях виробництва і на час якого по суті при вході у приміщеннях виставки не робиться ніякої різниці між покупцями і відвідувачами.

Згідно з розділом 4 Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності рішення про надання виставці статусу міжнародної, національної або міжрегіональної приймає Рада з питань виставкової діяльності в Україні на основі документів, поданих організатором (організаторами) заходу, після проведення аудиту статистичних даних та результатів сертифікації.

Відповідно до Положення про Раду з питань виставкової діяльності в Україні ця Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

Враховуючи викладені положення Конвенції та розпоряджень Президента України та Кабінету Міністрів України фактичні дані про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "SIA 2003" та адміністрацію або оргкомітет цієї виставки можливо достовірно з'ясувати лише шляхом їх витребування в Раді з питань виставкової діяльності в Україні на підставі статей 30 та 38 ГПК.

Питання про участь Товариства в 11-му Київському Міжнародному автосалоні "SIA 2003" як експонента або субекспонента можливо достовірно з'ясувати в адміністрації або оргкомітеті цієї виставки після встановлення їх особи.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові рішення зі справи скасував, а справу передав на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

2. Право попереднього користувача виникає не лише у випадку використання торговельної марки, яка є тотожною із зареєстрованою торговельною маркою, а й у випадку використання торговельної марки, яка є схожою із зареєстрованою торговельною маркою.

Товариство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Заводу про зобов'язання припинити дії, які порушують права позивача як власника свідоцтва від 15.02.2001 N 18139 на знак для товарів і послуг "Ротокан", а також зобов'язання відповідача усунути з товару - лікарських засобів - незаконно використаний знак "Ротокан". В подальшому позивач збільшив позовні вимоги та просив суд стягнути з відповідача 7054000,80 грн. майнової шкоди.

Рішенням господарського суду в задоволенні позову відмовлено з мотивів наявності у відповідача права попереднього користувача спірним знаком для товарів і послуг.

Постановою апеляційного господарського суду назване рішення місцевого господарського суду змінено; позов задоволено частково; відповідача зобов'язано припинити дії, які порушують право Товариства як власника свідоцтва від 15.01.2002 N 18139 на знак для товарів і послуг "Ротокан"; в частині позовних вимог про зобов'язання усунути з товару незаконно використаний знак відмовлено; позовні вимоги про відшкодування збитків у сумі 7054000,80 грн. залишено без розгляду. У прийнятті названої постанови суд апеляційної інстанції виходив з того, що передбачене статтею 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) право попереднього користувача поширюється лише на використання знака, тотожного зі спірним торговельним знаком, у зв'язку з чим застосування відповідачем у господарській діяльності торговельної марки "Ротокан" є неправомірним. Крім того, оскільки заяву про збільшення позовних вимог було подано неповноважною особою, вимоги щодо стягнення з Заводу 7054000,80 грн. матеріальної шкоди підлягають залишенню без розгляду на підставі пункту 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Завод звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову суду апеляційної інстанції з даної справи та відмовити у задоволенні позовних вимог Товариства.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Причиною спору зі справи стало питання щодо правомірності використання відповідачем знака для товарів і послуг "Ротокан", якому надано правову охорону згідно із свідоцтвом від 15.02.2001 N 18139.

Відповідно до частин першої, другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі статтею 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є:

- право на використання торговельної марки;

- виключне право дозволяти використання торговельної марки;

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Разом з тим, частиною шостою статті 16 Закону передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позов у частині заборони відповідачеві використовувати спірну торговельну марку, апеляційний господарський суд виходив з того висновку, що право попереднього користування виникає лише у випадку використання знака, який є тотожним із зареєстрованою торговельною маркою, та не поширюється на випадки застосування схожого знака для товарів і послуг. Проте, на думку Вищого господарського суду України, відповідна правова оцінка обставин справи є невірною, виходячи з такого.

Згідно зі статтею 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, оскільки з огляду на наведені приписи закону використанням знака є також застосування схожої з таким знаком торговельної марки, місцевий господарський суд з урахуванням встановлених ним обставин справи дійшов вірного висновку про наявність у відповідача права попереднього користувача на позначення "Ротокан".

З огляду на правомірність використання Заводом спірної торговельної марки позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 7054000,80 грн. майнової шкоди не підлягають задоволенню.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України постанову апеляційного господарського суду з даної справи скасував, а рішення місцевого господарського суду залишив без змін.

3. У вирішенні спору зі справи судові інстанції правомірно визнали за позивачем права інтелектуальної власності на відповідні знаки для товарів і послуг.

Товариство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Підприємства про визнання майнових прав на знаки для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв.

Рішенням зазначеного суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково: за Товариством визнано майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "OSV", заявка N 2003033147 від 28.03.2003, та майнові права інтелектуальної власності на графічний знак для товарів і послуг, свідоцтво N 14162 від 29.12.1999. У частині зобов'язання Державного департаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України знаків для товарів і послуг, вказавши власником графічного знака для товарів і послуг (свідоцтво на знак N 14162 від 29.12.1999) Товариство, позов залишено без розгляду.

Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило судові рішення першої та апеляційної інстанцій скасувати і в позові відмовити.

У своїй касаційній скарзі Державний департамент інтелектуальної власності зазначає, що провадження у справі підлягало припиненню.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Причиною спору зі справи стало питання про належність позивачу прав на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Пунктом 7 статті 16 Закону передбачено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Крім того, пунктом 9 цієї статті передбачено, що договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Пунктом 1 статті 16 Закону також передбачено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Згідно з пунктом 5 статті 10 Закону заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. Порядок внесення таких змін передбачено Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 N 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 N 72.

Судовими інстанціями встановлено, що перехід права власності на знаки для товарів і послуг згідно із свідоцтвом N 14162 та заявкою від 28.03.2003 N 2003033147 відбувся на підставі договору та належним чином зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності. Зазначені дії сторін не суперечать чинному законодавству та відповідають приписам статей 422, 427 Цивільного кодексу України, відповідно до приписів яких можлива передача майнових прав інтелектуальної власності на підставі договору, який передбачає умови такої передачі.

Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України захист цивільних прав у суді передбачений також шляхом визнання права. Крім того, статтею 21 Закону передбачено, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про встановлення власника свідоцтва. Таким чином, судові інстанції правомірно визнали за позивачем права інтелектуальної власності на відповідні знаки для товарів і послуг.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові рішення зі справи залишив без змін.

4. Судові інстанції не дослідили питання про те, чи отримано відповідачем патент на промисловий зразок (етикетку) і чи відмінні позначення, які є об'єктами цього промислового зразка та конкуруючої торговельної марки позивача, що стало підставою для скасування судових рішень зі справи.

Закрите акціонерне товариство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Споживчого товариства та Акціонерного товариства про:

- зобов'язання Споживчого товариства припинити порушення прав власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг N 9526;

- заборону Споживчому товариству використовувати без дозволу Закритого акціонерного товариства позначення "МИРГОРОДСЬКА N 2", яке є схожим з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України N 9526;

- зобов'язання Акціонерного товариства припинити порушення прав власника свідоцтв України N 9526 та N 22522;

- зобов'язання Акціонерного товариства усунути з пляшок мінеральної води "МИРГОРОДСЬКА N 2" позначення "МИРГОРОДСЬКА N 2", що є схожим з торговельними марками Закритого акціонерного товариства за свідоцтвами України NN 9526 і 22522 настільки, що їх можна сплутати;

- заборону Акціонерному товариству використовувати без дозволу Закритого акціонерного товариства позначення "МИРГОРОДСЬКА N 2", що є схожим з торговельними марками позивача за свідоцтвами України NN 9526 і 22522 настільки, що їх можна сплутати;

- зобов'язання Акціонерного товариства знищити виготовлені зображення позначення "МИРГОРОДСЬКА N 2", що є схожими з торговельними марками Закритого акціонерного товариства за свідоцтвами України NN 9526 і 22522 настільки, що їх можнасплутати;

- зобов'язання Акціонерного товариства припинити недобросовісну конкуренцію.

Причиною спору зі справи стало питання щодо правомірності:

- використання Акціонерним товариством в рекламуванні мінеральної води та в етикетці позначення "МИРГОРОДСЬКА N 2", яке, на думку позивача, є схожим з торговельними марками Закритого акціонерного товариства за свідоцтвами України NN 9526 і 22522;

- розповсюдження Споживчим товариством мінеральної води з використанням позначення "Миргородська N 2".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, в позові відмовлено. Судові рішення мотивовано тим, що Ленінський районний суд м. Полтави у розгляді цивільної справи за позовом громадянина Б. до Акціонерного товариства дійшов висновку про "відмінність позначень", що використовуються Закритим акціонерним товариством і Товариством. За рішенням названого районного суду "дії Акціонерного товариства не є такими, що в розумінні ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" кваліфікуються як "неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки".

Господарські суди першої та апеляційної інстанцій послалися на те, що рішення суду з цивільної справи набрало законної сили, а тому воно відповідно до статті 35 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) є обов'язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору.

Закрите акціонерне товариство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило судові рішення зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до господарського суду першої інстанції. Скаргу мотивовано тим, що судовими інстанціями у розгляді справи порушено норми матеріального і процесуального права, а саме приписи статей 33, 41, 43 ГПК України і статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки". У скарзі також зазначено, що місцевий та апеляційний господарські суди не досліджували матеріали заявки N 2004030323 на промисловий зразок і не з'ясовували питання щодо прав Акціонерного товариства на даний промисловий зразок, а апеляційний господарський суд не надав належної оцінки поданим позивачем доказам стосовно оскарження в апеляційному порядку рішення суду в цивільній справі, а отже не з'ясував, чи набрало воно законної сили.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги, скасування судових рішень, прийнятих по суті даної справи, та передачі її на новий розгляд до суду першої інстанції з урахуванням такого.

05.07.2004 Ленінським районним судом м. Полтави прийнято рішення з цивільної справи, яким громадянину Б. відмовлено в задоволенні позову до Акціонерного товариства про відшкодування моральної шкоди. Зазначеним рішенням встановлено, що:

з початку 2004 року Акціонерне товариство для позначення своєї продукції (мінеральної води) використовує виготовлену на плівці етикетку з написом "Миргородська N 2";

зазначена етикетка (промисловий зразок) зареєстрована Державним департаментом інтелектуальної власності за заявкою N 2004030323;

дана етикетка являє собою оновлений варіант знака для товарів і послуг за свідоцтвом України N 32005, зареєстрованого Акціонерним товариством для товарів 05, 32 класів МКТП;

Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса проведено експертизу, за висновком якої промисловий зразок - етикетка "МИРГОРОДСЬКА N 2" відповідає таким критеріям надання охорони, як "новизна" та "промислова придатність";

воду, яку виробляє Акціонерне товариство, в 1975 році було внесено під назвою "МИРГОРОДСЬКА N 2" до Республіканського стандарту РСТ УССР 878-76, а в 1993 році - до Державного стандарту ДСТУ 878-93;

промисловий зразок - етикетка "МИРГОРОДСЬКА N 2" Акціонерного товариства та етикетка "МИРГОРОДСЬКА" Закритого акціонерного товариства спільною рисою мають використання однакових кольорів, але, зважаючи на різне композиційне вирішення, однакові кольори не створюють однакового візуального враження. Окремі художні елементи зображення етикетки "МИРГОРОДСЬКА N 2" (заявка N 2004030323) не співпадають з жодним з окремих художніх елементів позначення, зареєстрованого як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 9526. За загальним зоровим враженням вказані етикетки сприймаються як різні;

рекламний проспект мінеральної води "МИРГОРОДСЬКА N 2" містить інформаційні матеріали, які за своїм змістом та посиланням не є такими, що можуть ввести споживача в оману. В рекламному матеріалі також використано фрагмент промислового зразка - етикетки "МИРГОРОДСЬКА N 2" Акціонерного товариства.

Судові інстанції не дали оцінки твердженням позивача про те, що торговельна марка за свідоцтвом України N 22522 не була предметом розгляду в цивільній справі, і рішення Ленінського районного суду м. Полтави від 05.07.2004 не містить з цього приводу жодних висновків.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Згідно з пунктами 2, 6 статті 5 цього Закону об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб; обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Пунктом 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачено, що патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу (в даному випадку - етикетки) із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Згідно з пунктом 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Вирішуючи спір, місцевий та апеляційний господарські суди не дослідили питання щодо того, чи отримано Акціонерним товариством патент на промисловий зразок (етикетку) і чи опубліковано відомості про видачу такого патенту.

Згідно зі статтею 35 ГПК України рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є обов'язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору.

Відповідно до частини першої статті 231 Цивільного процесуального кодексу України рішення суду, якщо воно не було оскаржене, набирає чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження або на апеляційне подання. У разі подання апеляційної скарги рішення суду набирає чинності після розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Попередні судові інстанції, зазначаючи, що рішення Ленінського районного суду м. Полтави від 05.07.2004 набрало законної сили 05.08.2004, не дослідили питання про те, чи оскаржувалося зазначене рішення в апеляційному порядку. До того ж апеляційний господарський суд не дав належної юридичної оцінки наданому позивачем доказу, а саме копії апеляційної скарги Закритого акціонерного товариства на рішення суду з цивільної справи.

Таким чином, місцевий господарський суд та апеляційний господарський суд у прийнятті оскаржуваних рішень припустилися порушення частини першої статті 4-7 ГПК України щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові рішення зі справи скасував, а справу передав на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

5. Для правильного вирішення спору про визнання патентів недійсними суд мав керуватися законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Підприємство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності та Товариства з позовом про визнання недійсними:

- патенту від 17.12.2001 N 5491 на промисловий зразок "Упаковка для сигарет "Прима 2000";

- патенту від 15.04.2002 N 5874 на промисловий зразок "Упаковка для сигарет "Прима робоча".

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено: патент N 5492 на промисловий зразок "Упаковка для сигарет "Прима 2000" та патент N 5874 на промисловий зразок "Упаковка для сигарет "Прима рабочая" визнано недійсними з дати подання заявок; Державний департамент інтелектуальної власності зобов'язано внести відомості про визнання недійсними патентів N 5492 та N 5874 на промислові зразки до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та повідомити про визнання цих патентів недійсними в офіційному бюлетені "Промислова власність". Зазначені рішення судових інстанцій у цій справі з посиланням на підпункт "в" пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (у редакції Закону України від 22.05.2003 N 850-IV мотивовано тим, що оспорювані патенти на промислові зразки видано внаслідок подання заявки Товариством з порушенням виключних авторських прав Підприємства.

Державний департамент інтелектуальної власності звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову апеляційного господарського суду і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Мотивами касаційної скарги зазначено те, що:

оспорювані патенти на промислові зразки визнано недійсними на підставі припису підпункту "в" пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а ця норма з'явилася пізніше від дати подання заявок на одержання цих патентів; судовими інстанціями помилково не застосовано до спірних відносин сторін припис пункту 8 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Товариство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило скасувати судові рішення зі справи і прийняти нове рішення, яким відмовити у позові. Касаційну скаргу мотивовано тим, що оспорювані патенти на промислові зразки визнано недійсними на підставі припису підпункту "в" пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а ця норма з'явилася пізніше від дат видачі цих патентів та дат подання заявок на їх одержання.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційних скарг з огляду на таке.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання про правомірність видачі Товариству патентів від 17.12.2001 N 5491 та від 15.04.2002 N 5874, за якими промисловим зразкам "Упаковка для сигарет "Прима 2000" та "Упаковка для сигарет "Прима рабочая" надано правову охорону.

Судовими інстанціями з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмету доказування у справі, однак цим обставинам дано неправильну юридичну оцінку. У рішеннях судових інстанцій зі справи правовою підставою для задоволення позову Підприємства зазначено припис підпункту "в" пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (у редакції Закону України від 22.05.2003 N 850-IV, відповідно до якого патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Однак судовими інстанціями у вирішенні спору про визнання патенту недійсним не враховано припис абзацу шостого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 N 3770-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", відповідно до якого встановлено, що патент України може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Вживаний у цьому приписі термін "умови охороноспроможності" є більш ємним поняттям, ніж термін "умови патентоспроможності", визначення якого наведено у статті 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон). За своїм змістом умови охороноспроможності означають сукупність усіх визначених законом ознак, необхідних для реєстрації як промислових зразків результатів творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, зокрема, ескізів. До складу умов охороноспроможності включаються не лише умови патентоспроможності, але й усі інші ознаки, необхідні для одержання патенту, зокрема, умови про автора, чиєю творчою працею створено промисловий зразок, підстави для визнання патенту недійсним тощо. Ознаки умов охороноспроможності визначено не лише у статті 6 Закону, а й в усіх інших нормах Закону. А отже, судові інстанції у цій справі для правильного вирішення спору про визнання патентів недійсними мали керуватися законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Стаття 25 Закону, що визначає правові підстави для визнання патенту недійсним повністю чи частково, зазнала змін на час процесу одержання відповідачем оспорюваних патентів. Зокрема, припис підпункту "в" пункту 1 статті 25 Закону було внесено як зміну до цієї статті згідно із Законом України від 22.05.2003 N 850-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності". До набрання чинності Законом України від 22.05.2003 N 850-IV стаття 25 Закону діяла у редакції Закону України від 21.12.2000 N 2188-III, і за редакцією цього Закону не було передбачено такої підстави для визнання патенту недійсним, як подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Для правильного застосування статті 25 Закону з урахуванням дії цієї норми у часі суди мали виходити з дати подання заявок Товариством на одержання оспорюваних патентів на промислові зразки. Оскільки судовими інстанціями з'ясовано дату подання Товариством заявок на одержання оспорюваних патентів на промислові зразки, а саме - 08.06.2001 та 14.11.2001, до спірних відносин сторін з цієї справи підлягає застосуванню стаття 25 Закону в редакції Закону України від 21.12.2000 N 2188-III. Оскільки у зазначеній редакції статті 25 Закону не передбачено такої підстави для визнання патенту недійсним, як подання заявки з порушенням прав інших осіб, у судових інстанцій не було підстав для задоволення позову Підприємства.

З огляду на викладене Вищий господарський суд судові рішення місцевого та апеляційного господарських судів зі справи скасував, у задоволенні позову відмовив.

6. Чинним законодавством України передбачено можливість одночасної реалізації виключних майнових прав власника свідоцтва на торговельну марку та здійснення іншою особою права попереднього користування цією торговельною маркою, тому останнє не може вважатися об'єктивною причиною невикористання власником свідоцтва такої марки.

Підприємство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Товариства та Державного департаменту інтелектуальної власності про припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг "Buoncaffe" від 15.05.2001 N 19433.

Рішенням цього господарського суду позов задоволено частково:

достроково припинено дію названого свідоцтва в частині надання правової охорони на товарний знак "Buoncaffe" для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП) та зобов'язано Департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Назване рішення суду мотивовано невикористанням ТОВ "Італманія" спірного товарного знака протягом трьох років після реєстрації останнього, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).

Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого господарського суду з даної справи скасовано; в позові відмовлено. У прийнятті названої постанови суд апеляційної інстанції виходив з наявності об'єктивних обставин, які перешкоджали використанню Товариством товарного знака "Buoncaffe", що виключає можливість дострокового припинення дії спірного свідоцтва.

Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України з скасаційною скаргою, в якій просило скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення місцевого господарського суду з даної справи залишити без змін, посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права та невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи. Зокрема, скаржник зазначає про факт невикористання Товариством товарного знака "Buoncaffe" протягом трьох років навіть після укладення ліцензійного договору, а також про фіктивність поданих відповідачем доказів.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для скасування рішень місцевого та апеляційного господарських судів та передачі справи на новий розгляд з урахуванням такого.

Обґрунтовуючи задоволення позовних вимог щодо дострокового припинення дії спірного свідоцтва для товарів класу 30 МКТП, місцевий господарський суд послався на недобросовісне користування Товариством правами, що випливають із спірного свідоцтва, оскільки протягом 2000-2004 років відповідач не використовував спірний товарний знак, що підтверджується листом державного підприємства "Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 24.06.2004 N 1-10/8-3584.

Згідно з абзацом першим пункту 4 статті 18 Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, з урахуванням наведених у Законі способів використання знака для товарів і послуг відсутність реєстрації сертифікатів відповідності Товариства на каву під торговим знаком "Buoncaffe" протягом 2000-2004 років може свідчити лише про те, що відповідачем не здійснювалася сертифікація кави із застосуванням цього товарного знака, проте не може підтверджувати невикористання відповідачем спірного знака для товарів 30 класу МКТП у названий період.

Таким чином, у суду першої інстанції не було належних підстав для задоволення позову щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів у послуг від 15.05.2001 N 19433 в частині надання правової охорони на товарний знак "Buoncaffe" для товарів 30 класу МКТП та похідної від неї вимоги про зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний господарський суд зазначив як мотив відмови у позові неможливість використання Товариством товарного знака "Buoncaffe" в зв'язку з використанням останнього позивачем без одержання відповідного дозволу відповідача як власника свідоцтва, за яким надано правову охорону цьому знакові.

Статтею 17 Закону передбачено обов'язок власника свідоцтва добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Відповідно до абзацу другого пункту 4 статті 18 Закону дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Отже, з огляду на наведений припис закону наявність поважної причини невикористання товарного знака передбачає існування об'єктивно непереборних обставин, які ускладнюють або роблять неможливим використання власником свідоцтва такого знака.

Разом з тим, згідно з частиною першою статті 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже, оскільки чинним законодавством України передбачено можливість одночасної реалізації виключних майнових прав власника свідоцтва на товарний знак та здійснення іншою особою права попереднього користування цією торговельною маркою, останнє не може вважатися об'єктивною причиною невикористання власником свідоцтва такого знака.

Таким чином, у даному випадку для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про наявність поважних причин, які перешкоджали використанню Товариством спірного товарного знака, господарські суди повинні були дослідити питання щодо наявності у підприємства права попереднього користувача на товарний знак "Buoncaffe".

Проте назване питання попередніми судовими інстанціями з'ясовано не було, що призвело до неповного дослідження ними обставин, які входять до предмету доказування в даній справі.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові рішення місцевого та апеляційного господарських судів зі справи скасував, а справу передав на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

7. Існування права попереднього користувача на торговельну марку не залежить від припинення договору, на підставі якого виникло це право. Юридичне значення має сам факт виникнення права попереднього користувача або можлива наявність цього факту.

Акціонерне товариство (далі - АТ) звернулося до місцевого господарського суду з позовом до акціонерного товариства закритого типу (далі - АТЗТ) та відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ) про припинення порушень прав на торговельну марку "Реналган", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (далі - Державний департамент інтелектуальної власності).

ВАТ звернулося з зустрічним позовом до АТ та Державного департаменту інтелектуальної власності про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку "Реналган".

Рішенням господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено: АТЗТ та ВАТ заборонено здійснювати будь-яке використання торговельної марки "Реналган" за свідоцтвом України N 15785; АТЗТ та ВАТ зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Реналган" за свідоцтвом України N 15785 без відповідного дозволу АТ. У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю. Рішення судових інстанцій про задоволення первісного позову з посиланням на приписи статей 16 та 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі - Закон) мотивовано тим, що АТ належить право використовувати торговельну марку "Реналган", а також виключні права дозволяти використання цієї торговельної марки та перешкоджати неправомірному використанню названої торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 15.09.2000 N 15785. Крім того, мотивом рішення суду першої інстанції зазначено те, що ВАТ не доведено наявності у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Реналган", оскільки відповідач недобросовісно використовував це словесне позначення. Суд апеляційної інстанції мотивував відсутність у ВАТ права попереднього користувача на цю торговельну марку тим, що стаття 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) не застосовується до спірних відносин сторін, оскільки спільна діяльність АТ та ВАТ за договором від 20.10.1995 була припинена в зв'язку з його розірванням 28.03.2002. Рішення судових інстанцій про відмову в задоволенні зустрічного позову однаково мотивовано тим, що наявними доказами у справі підтверджується використання АТ торговельної марки "Реналган", зокрема, у 2002 році.